CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Nextinteractivemedia contre Whoiscontactprotection.com / Free Vox SA

LITIGE NO. D2013-1803

1. Les parties

Le Requérant est Nextinteractivemedia de Paris, France, représenté par Markplus International, France.

Le Défendeur est Whoiscontactprotection.com de Malgrat de Mar, Espagne / Free Vox SA de Lausanne, Suisse, représenté par Kasser Schlosser Avocats, Suisse.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <01-telecharger.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est 10dencehispahard, S.L. (ci-après désignée “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 octobre 2013. En date du 22 octobre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 octobre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 octobre 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 octobre 2013.

Le 24 octobre 2013, le Centre a informé les parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’espagnol. Le même jour, le Requérant a confirmé au Centre son choix de la langue française comme langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 30 octobre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Le 7 novembre 2013, le Centre a informé les parties qu’en raison d’une erreur technique, la Notification de la plainte et du commencement de la procédure envoyée par le Centre le 30 octobre 2013, semble ne pas avoir été reçu par les parties. Par conséquent, la plainte a été re-notifiée le 7 novembre 2013. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 novembre 2013.

Suite à une demande de prolongation du délai pour déposer la Réponse, le Centre a accordé la prorogation du délai jusqu’au 29 novembre 2013. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 29 novembre 2013.

En date du 9 décembre 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Flip Jan Claude Petillion. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est Nextinteractivemedia, une société française qui offre le téléchargement de logiciels en ligne.

Le Requérant est titulaire de marques comprenant le terme “télécharger” ou “01”, y compris les marques suivantes qu’il utilise dans le cadre de ses activités commerciales:

- TÉLÉCHARGER, marque verbale, enregistrée comme marque française auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (“INPI”) sous le numéro 99.817.112, déposée en date du 4 octobre 1999 et dûment renouvelée dans les classes 35, 38 et 42;

- TELECHARGER.COM, marque verbale, enregistré comme marque française auprès de l’INPI sous le numéro 05/3.352.217 déposée en date du 11 avril 2005 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42;

- 01NET, marque verbale, enregistré comme marque française auprès de l’INPI sous le numéro 11/3.830.502, et déposé en date du 11 mai 2011 en classes 9, 16, 35, 38, 40, 41 et 42.

Le nom de domaine litigieux <01-telecharger.com> a été créé le 19 novembre 2012 et est enregistré par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux dirige l’internaute vers un site web offrant le téléchargement de logiciels.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à des marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour entretenir un risque de confusion avec les sites bien connus du Requérant. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur soutient que les marques invoquées par le Requérant sont dépourvues de caractère distinctif et que les signes dont le nom de domaine litigieux est composé ne sont pas susceptibles de bénéficier de la protection conférée aux marques. Le Défendeur soutient également qu’il exploite un service de téléchargement en ligne et qu’il a donc un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. Finalement le Défendeur soutient que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait enregistré ou utiliserait le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

6. Discussion et conclusions

A. A titre liminaire:

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

Cependant, il convient en premier lieu de résoudre la question de la langue de la procédure dans la mesure où le Requérant souhaite voir la procédure se dérouler en français, en dépit du fait que le contrat d’enregistrement est rédigé en espagnol.

B. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

En l’espèce, le Requérant a démontré que le Défendeur comprend le français, le nom de domaine litigieux étant principalement composé du verbe français “télécharger”, le site web auquel le nom de domaine litigieux renvoie étant en français et le Requérant étant une société suisse qui communique en français. D’ailleurs, le Défendeur a répondu à la plainte en français sans soulever la question de la langue de la procédure.

La Commission administrative considère que dans ces circonstances, le Défendeur ne s’oppose donc pas à l’utilisation du français comme langue de la procédure et qu’il est préférable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

C. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Le Requérant a démontré qu’il est le titulaire des marques françaises TÉLÉCHARGER, TELECHARGER.COM et 01NET, le Requérant a par conséquent établi qu’il existe des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Le fait que la marque TÉLÉCHARGER est identique à un verbe français et l’argument du Défendeur que les marques du Requérant seraient dépourvus de caractère distinctif ne sont pas pertinents pour l’examen du premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative n’étant pas compétente pour statuer sur la validité de droits de marques enregistrées auprès de l’INPI.

La Commission administrative ne considère pas que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant comprenant les chiffres “01” (tel que 01NET). Aucune de ces marques ne contient le terme “telecharger”, terme que la Commission administrative considère comme l’élément dominant du nom de domaine litigieux, ou semblable à ceci.

Néanmoins, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <01-telecharger.com> est semblable aux marques du Requérant en ce que le nom de domaine litigieux comprend la marque TELECHARGER.COM du Requérant dans son intégralité, auquel est simplement ajouté les chiffres “01”, ainsi qu’un trait d’union entre les chiffres et le reste du nom de domaine (voir SAP AG v. Domains by Proxy, Inc. / Sales, Litige OMPI No. D2009-0264 et Swarovski Aktiengesellschaft v. A. S., Litige OMPI No. D2012-0629).

Puisque le nom de domaine litigieux est semblable à une marque dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

D. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (“prima facie”) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour déplacer la charge de la preuve au Défendeur (voir Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant apporte la preuve de l’enregistrement de marques comprenant le mot “télécharger”. Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur. Le Requérant considère que le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux seulement pour entretenir un risque de confusion avec les sites bien connus “www.telecharger.com” et “www.01NET.com” et en conséquence détourner les utilisateurs d’Internet à des fins commerciales.

Néanmoins, la Commission administrative considère que le Requérant ne démontre pas que le site “www.telecharger.com” ou la marque TÉLÉCHARGER soient notoires. Puisque le nom de domaine litigieux ne prête pas à confusion avec la marque 01NET du Requérant, la Commission administrative considère qu’il n’est pas plausible que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux pour entretenir un risque de confusion avec le site “www.01NET.com”.

De plus, la Commission administrative, au vu de la réponse du Défendeur, considère que le Défendeur a un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. En effet, le Défendeur exploite un service de téléchargement en ligne. La Commission administrative considère qu’il est par conséquent logique que le Défendeur ait enregistré un nom de domaine composé de termes génériques qui décrivent ce service. La Commission administrative observe que le Requérant lui-même fait référence au caractère générique du mot “télécharger”, lorsqu’elle demande que la procédure se déroule en français.

Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant n’a pas démontré que le Défendeur ne possède pas de droits ou d’intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est donc pas rempli.

E. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Vu la décision que le Défendeur a un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, il n’est pas nécessaire pour la Commission administrative de s’attarder sur la question de la mauvaise foi, puisque les trois critères des Principes directeurs doivent être remplis cumulativement pour supprimer ou transférer le nom de domaine litigieux.

7. Décision

Les conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs n’étant réunies, la Commission administrative, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, ordonne le rejet de la plainte.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 19 décembre 2013