Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Prensa Popular S.A.C. v. Victor Hugo
Caso No. DTV2011-0022
1. Las Partes
La Demandante es Prensa Popular S.A.C., con domicilio en Lima, Perú, representada por Allende & Garcia Abogados, Perú.
El Demandado es Víctor Hugo, con domicilio en Lima, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <trome.tv>.
El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de diciembre de 2011. El 28 de diciembre de 2011, el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta desvelando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales diferían del nombre del Demandado y los datos de contacto consignados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 11 de enero de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el mismo día.
El 11 de enero de 2012, el Centro informó a las partes que la Demanda había sido presentada en castellano mientras que el idioma del acuerdo de registro está en inglés, emplazando a las partes para que presentaran sus respectivos argumentos. La Demandante envió dos comunicaciones electrónicas en fecha 12 de enero de 2012 solicitando que el castellano fuera el idioma del procedimiento así como aportando unos correos electrónicos intercambiados entre las partes en los que el Demandado afirmaba querer continuar el procedimiento en castellano. Sin embargo, el Demandado no presentó ante el Centro ningún argumento en este sentido.
En fecha 16 de enero de 2012, la Demandante solicitó al Centro vía correo electrónico la suspensión del procedimiento. En fecha 15 de febrero de 2012, la Demandante solicitó al Centro vía correo electrónico el restablecimiento del procedimiento, el cuál fue formalmente restablecido el 17 de febrero de 2012.
El 20 de febrero de 2012, el Centro notificó a la Demandante las deficiencias formales en la Demanda y Demanda enmendada, las cuales fueron subsanadas el 21 de febrero de 2012.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de febrero de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de marzo de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de marzo de 2012.
El Centro nombró a Ana María Pacón como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de marzo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma de procedimiento
La Demanda fue presentada en castellano. Si bien el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, debe tenerse en cuenta que tanto la Demandante como el Demandado son de nacionalidad peruana y residen en Perú, que ambos desarrollan sus actividades laborales y profesionales en territorio peruano, que el contenido de la página Web del nombre de dominio en disputa está en castellano y que las marcas afectadas por el registro del mencionado nombre de dominio en disputa han sido registradas en Perú. Por tanto, el idioma común de las partes es el castellano. Adicionalmente, la Demandante ha solicitado al Centro que el idioma del presente procedimiento sea el castellano y el Demandado en comunicación privada a la Demandante ha accedido a ello. El Centro tomó nota de este hecho con fecha 16 de enero de 2012.
En vista de las consideraciones anteriores y atendiendo a lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el Experto considera que el idioma del procedimiento de la presente disputa debe ser el castellano.
5. Antecedentes de Hecho
5.1. La Demandante
La Demandante es una de las empresas del Grupo El Comercio, constituida el 3 de mayo de 2001. Su actividad principal es la generación de contenidos en general, incluyendo la producción y edición de contenidos periodísticos orientados al público en general. La empresa es la propietaria del diario "Trome", un diario de corte familiar, de lenguaje claro, corto y directo dirigido a los sectores C y D de la población peruana (grupos demográficos).
La Demandante también tiene registrado el nombre de dominio <trome.pe>.
5.2. El Demandado
El Demandado es una persona natural, con domicilio en el Perú.
5.3. El nombre de dominio en disputa
El nombre de dominio en disputa <trome.tv> se encuentra registrado desde el 21 de junio de 2011 a favor del Demandado. El registro se encuentra vigente hasta el 21 de junio del 2012.
El Experto ha podido comprobar personalmente que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa <trome.tv> está en situación de pasividad porque no contiene actividad alguna.
5.4. Las marcas afectadas por el nombre de dominio en disputa
Se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) las siguientes marcas titularidad de la Demandante:
- TROME y logotipo (registro Nº 81959), solicitada el 3 de septiembre de 2001 y vigente hasta el 23 de julio de 2012, para distinguir periódicos, diarios, revistas, catálogos, circulares, impresos, folletos, libros, suplementos, secciones de diarios, papelería en general, artículos de oficina, productos de imprenta, calcomanías, calendarios, fotografías e imágenes, prospectos y publicaciones de la clase 16 de la Nomenclatura Internacional.
- TROME y logotipo (registro N° 28257), solicitada el 13 de septiembre de 2001 y vigente hasta el 15 de enero de 2012 (actualmente en trámite de renovación), para distinguir servicios de publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales, distribución de prospectos o muestras directamente o por correo; informes de negocios; servicios de reagrupamiento de productos, de la clase 35 de la Nomenclatura Internacional.
- TROME y logotipo (registro N° 28258), solicitada el 13 de septiembre de 2001 y vigente hasta el 15 de enero de 2012 (actualmente en trámite de renovación), para distinguir servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones prestados a través de redes de datos públicas o privadas especialmente transmisión, recepción, acceso y conexión a mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía redes mundiales informáticas de comunicaciones, de la clase 38 de la Nomenclatura Internacional.
- TROME.PE y logotipo (registro N° 2949), solicitada el 8 de abril de 2011 y vigente hasta el 12 de agosto de 2021, para distinguir periódicos, diarios, revistas, folletos, libros, suplementos, secciones de diarios, prospectos y publicaciones en general; papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, de la clase 16 de la Nomenclatura Internacional.
- TROME.PE y logotipo (registro N° 2949), solicitada el 8 de abril de 2011 y vigente hasta el 12 de agosto de 2021, para distinguir servicios de comunicaciones y/o telecomunicaciones; transmisión y difusión de programas de televisión, difusión de programas radiofónicos, servicios de radiodifusión y comunicaciones radiofónicas; servicios de telecomunicación prestados a través de redes de datos públicas o privadas, especialmente transmisión recepción, acceso y conexión a blogs, chats, mensajes y/o avisos a través de redes mundiales de datos y/o vía redes mundiales informáticas de comunicación, de la clase 38 de la Nomenclatura Internacional.
- TROME.PE y logotipo (registro N° 2949), solicitada el 8 de abril de 2011 y vigente hasta el 12 de agosto de 2021, para distinguir servicios de suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; publicación de libros y de textos que no sean publicitarios; organización de concursos y sorteos; educación y formación; producción de radio y televisión, de la clase 41 de la Nomenclatura Internacional a favor de Prensa Popular S.A.C. con domicilio en Lima, Perú.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones sostenidas por la Demandante en su escrito de demanda son básicamente las siguientes:
- Prensa Popular S.A.C. es una de las empresas del Grupo El Comercio, constituida el 3 de mayo de 2001, cuya actividad principal es la generación de contenidos en general, incluyendo la producción y edición de contenidos periodísticos orientados al público en general.
- La Demandante es propietaria del diario "Trome", un diario de corte familiar, de lenguaje claro, corto y directo dirigido a los sectores C y D de la población peruana.
- “Trome” es el diario de mayor lectoría en Perú, alcanzando diariamente 1.966.436 de lectores, de conformidad con los informes de Kantar Media Perú (compañía de investigación de medios).
- Es titular en Perú de varias marcas TROME y logotipo en las clases 16, 35 y 38 de la Nomenclatura Internacional, así como de varias marcas TROME.PE y logotipo en las clases 16, 38 y 41 de la Nomenclatura Internacional.
- El nombre de dominio en disputa incluye íntegramente el elemento denominativo de las marcas registradas TROME y logotipo, así como de las marcas TROME.PE y logotipo.
- El Demandado ha copiado la forma de la letra “t” de las marcas registradas de la Demandante, así como el fondo de color negro y los círculos naranjas.
- Lo anterior induce a error al consumidor que pensará que la página Web del Demandado es de propiedad de Prensa Popular S.A.C, la Demandante.
- El Demandado no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa y se está aprovechando de la reputación que tienen ganadas las marcas registradas de su propiedad.
- Sus marcas se encuentran registradas desde el año 2002 y desde hace unos años, el diario ”Trome” es líder en ventas y en lectoría en el mercado peruano, por lo que la única intención del Demandado al registrar nueve años después el nombre de dominio en disputa es lucrar indebidamente a través del aprovechamiento de la reputación que tienen las marcas registradas de la Demandante.
La Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
7. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante deberá probar los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe.
Conforme el párrafo 15(a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
La Demanda ha sido notificada formalmente al Demandado por correo electrónico y por servicio de mensajería. Pese al envío de estas comunicaciones el Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.
El Experto considera que para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada en la dirección que figura en el registro. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Demandado no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así, bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.
En este caso, el Demandado ha sido emplazado correctamente y no ha contestado a la Demanda. Además, el Demandado, ha estado en contacto con la Demandante por correo electrónico, tal y como la Demandante ha puesto en conocimiento del Centro, utilizando para tal efecto, la dirección de correo electrónico al que el Centro notificó la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (Ver Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafin Rodríguez Rodríguez, Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Movil, S.A. v. Miguel Menéndez, Caso OMPI No. D2001-1479; Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI No. D2002-1088; y Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López, Caso OMPI No. DES2008-0039).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante es titular de las marcas TROME y logotipo así como de las marcas TROME.PE y logotipo, tal como se ha acreditado en los Antecedentes de Hecho.
En virtud de lo anterior, debe determinarse si entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <trome.tv> existe identidad o semejanza al grado de producir confusión.
En la medida que el sufijo “.tv” sólo indica que el nombre de dominio está registrado bajo este ccTLD y no tiene carácter distintivo, el Experto constata que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante TROME.
Igualmente, existe identidad entre las marcas registradas TROME.PE y el nombre de dominio en disputa <trome.tv>, en la medida que el sufijo “.pe” sólo hace referencia a un ccTLD y – como se acaba de indicar – el sufijo en relación a un ccTLD carece de carácter distintivo. Pues es bien sabido que estas diferencias no tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca (Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López, Caso OMPI No. DES2008-0039).
Por las consideraciones antes expuestas, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con acreditar con el primer requisito establecido en el párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El segundo de los requisitos establecido en el párrafo 4(a) de la Política se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Política establece una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas por el Demandado, aunque sólo sea una de ellas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, a saber: i) que, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado haga uso, o haya hecho preparativos para utilizar, el nombre de dominio correctamente en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o ii) que el Demandado haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, iii) finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o empañar de cualquier manera la marca en cualquier forma.
El Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para difundir una serie de contenidos informativos, tal como se ha acreditado en la Demanda.
No se ha demostrado que el Demandado sea corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa.
Con relación a la tercera circunstancia establecida en la Política para considerar que existen derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, no se tiene conocimiento que el Demandado esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio en disputa.
Adicionalmente, de las alegaciones de la Demandante y de las pruebas aportadas se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca TROME y/o TROME.PE o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa <trome.tv>. Por el contrario, la Demandante ha aportado documentación que acredita que requirió al Demandado para que cesara en el uso y transfiriera el nombre de dominio en disputa a la Demandante (comunicaciones sostenidas entre la Demandante y el Demandado entre el 29 de diciembre de 2011 y 4 de enero de 2012).
El Demandado al no contestar a la Demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Tampoco en los correos electrónicos cursados con la Demandante ha alegado sus razones para justificar el registro del nombre de dominio en disputa <trome.tv>. Por el contrario, el propio Demandado ha reconocido su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa en uno de los correos electrónicos remitido a la Demandante en el que accede a transferirle el nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, el Experto concluye, que no se ha demostrado la existencia de un derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Finalmente, debe apreciarse si el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, circunstancias que son acumulativas.
Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Demandante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Demandante una especie de probatio diabolica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito.
En este sentido, para facilitar los medios de prueba a la Demandante, la Política enumera en el párrafo 4(b) - de forma no exhaustiva - diversos supuestos en los que entiende que existe mala fe en el registro y uso del nombre de dominio, a saber:
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
La Demandante alega que el registro se hizo de mala fe porque dada la notoriedad de sus marcas TROME en el rubro de periódicos y diarios, el Demandado debió conocer que la Demandante era la titular de estas marcas, especialmente, porque reside en el Perú y la audiencia a la cual estuvo dirigido la página Web del Demandado era peruana.
En opinión del Experto, ciertamente, es difícil comprender que el Demandado tomara literalmente la denominación TROME con las mismas características de la forma de las letras, los colores y el logotipo que acompaña a estas denominaciones, característicos de las marcas de la Demandante, por las que es conocida desde hace diez años, y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo de la misma y su prestigio. Esta afirmación viene reforzada por el hecho que el Demandado tiene su domicilio en Lima y el contenido de su página Web era también informativo o incluía noticias sobre el acontecer diario en el Perú y en el extranjero. En este sentido, es práctica reiterada entre los expertos de la UDRP establecer en determinadas circunstancias que el registro de un nombre de dominio puede ser considerado como realizado de mala fe si el Demandado lo hizo conociendo la existencia previa de una marca (Ver Facebook Inc. v. Usta Cafer, Caso OMPI No. DES2009-0006; Caso Autocontrol Cederroth Ibérica S.A.U. v. Jesús Vidriales Francho; y Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L., Caso OMPI No. DES2010-0009).
Por lo anterior, todo hace pensar que el Demandado quiso aprovecharse de una denominación conocida y notoria en el sector de periódicos y diarios, conociendo que la Demandante no tenía un nombre de dominio bajo el código genérico “.tv”.
El Demandado no ha negado que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se produjeron con la intención de atraer a los usuarios de Internet a un sitio con contenidos similares a los de la Demandante, y por lo tanto con la finalidad de desviarlos del sitio original o autorizado de la Demandante y aprovecharse del mismo de alguna manera. Este tipo de conducta también ha sido calificada por expertos UDRP como un acto de mala fe.
Finalmente, el hecho que actualmente el nombre de dominio en disputa esté en situación de pasividad porque no contiene actividad alguna, no es razón para negar la mala fe del Demandado (Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273). En efecto, la existencia en vigor del nombre de dominio en disputa no hace sino entorpecer la actividad de la Demandante que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el código genérico “.tv”.
Por tanto, el Experto concluye que ha existido mala fe en el registro así como en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el párrafo 4(a) de la Política.
8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <trome.tv> sea transferido a la Demandante.
Ana María Pacón
Experto Único
Fecha: 11 de abril de 2012