Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRE

Automobile Club di Brescia v. Liu Yiming

Caso No. DPE2018-0001

1. Las Partes

La Reclamante es Automobile Club di Brescia, con domicilio en Brescia, Italia, representada por Barzanò & Zanardo Milano SpA, Italia.

La Titular es Liu Yiming, con domicilio en Guiyang, Guizhou, China.

2. El Nombre de Dominio y el Administrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <millemiglia.pe>, registrado con NIC.PE (el “nombre de dominio en disputa”).

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de febrero de 2018. El 9 de febrero de 2018 el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de febrero de 2018, NIC.PE envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud la Titular, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2018. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 20 de marzo de 2018. La Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 26 de marzo de 2018.

El Centro nombró a Enrique Bardales Mendoza como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 17 de abril de 2018 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite el 27 de abril de 2018 trasladando el caso a estado de resolución.

4. Antecedentes de hecho

La Reclamante es una entidad pública italiana, titular de la marca MILLE MIGLIA. Por medio de su empresa controlada denominada 1000 Miglia S.r.l., organiza todos los años la competición automovilística denominada “Mille Miglia”, que se realiza anualmente en el mes de mayo y que fue organizada por la primera vez en el año 1927, la cual tenía el recorrido de ida y vuelta desde Brescia hasta Roma.

La Reclamante administra el sitio web “www.millemiglia.it”, que es su principal presencia en la red para la promoción a nivel internacional. El sitio web de la reclamante tiene más de 750.000 visitantes cada año en más de 170 países, con más de 4 millones de páginas visualizadas.

La Reclamante es titular de diversas marcas nacionales, europeas e internacionales MILLE MIGLIA o 1000 MIGLIA y que cubren más de 100 jurisdicciones. La Reclamante es titular en el Perú de las siguientes marcas: (i) MILLE MIGLIA, registrada el 4 de julio de 2013 con el Certificado N° 203287; (ii) 1000 MIGLIA y logotipo, registrada el 21 de enero de 2016, con el Certificado N° 233920; (iii) 1000 MIGLIA, registrada con el Certificado N. 186773, el 12 de diciembre de 2008; todas ellas para productos en la clase 14, por la Dirección de Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”).

La Reclamante posee además 80 nombres de dominio que incluyen la marca MILLE MIGLIA bajo diferentes dominios de nivel superior (por sus siglas en inglés “TLD” (Anexo 4 de la solicitud)) y está presente en varias redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube, etc.

El nombre de dominio en disputa es <millemiglia.pe> el cual fue registrado el 27 de febrero de 2017. El nombre de dominio en disputa aloja un sitio web con enlaces patrocinados o pay-per-click (PPC), el cual contiene además una leyenda informando de que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta por USD 5.000.

5. Alegaciones de las Partes

A. Reclamante

Las alegaciones sostenidas por la Reclamante en su solicitud son básicamente las siguientes:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MILLE MIGLIA, registrada en el Perú el 4 de julio de 2013 con el Certificado N° 203287.

- El nombre de dominio en disputa es además muy similar a las marcas: 1000 MIGLIA y logotipo, registrada el 21 de enero de 2016, con el Certificado N° 233920; y 1000 MIGLIA, registrada con el Certificado N° 186773, ya que la palabra “mille” es la traducción en italiano del número 1000. Es claro por lo tanto que 1000 MIGLIA (en ambas versiones, figurativa y literal) es similar al nombre de dominio en disputa formado por “mille miglia”.

- Los anteriores grupos de expertos han también evidenciado que el TLD (por ejemplo “.pe”) generalmente es ignorado en base al test de confundibilidad (por tratarse de un requisito técnico de registro).

- Gracias a su continua utilización y a las enormes inversiones promocionales y publicitarias, la marca MILLE MIGLIA es notoriamente conocida. Anteriores expertos en otros procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”) han considerado la marca MILLE MIGLIA como una marca que goza de notoriedad (por ejemplo, Automobile Club di Brescia v. Li Fanglin, Caso OMPI No. D2015-0975, en la que se dijo que: “La notoriedad de la marca MILLE MIGLIA hace que sea extremamente falso el hecho que la Demandada declare que no tenía conocimiento del registro de los Nombres de Dominio en Disputa violarían los derechos de la Demandante” ).

- El nombre de dominio en disputa presenta una similitud tal capaz de generar confusión respecto a las anteriores marcas notoriamente conocidas de la Reclamante.

- En el presente caso, la Titular no es un revendedor autorizado, agente, distribuidor, mayorista o minorista de la Reclamante. La Reclamante no ha autorizado a la Titular a incluir su marca notoriamente conocida MILLE MIGLIA en el nombre de dominio en disputa, ni a utilizar de ninguna manera su marca.

- La Reclamante confirma también de no disponer ni de tener conocimiento de la existencia de prueba alguna que pueda demostrar que la Titular sea comúnmente conocida a través del nombre de dominio en disputa, como persona física, empresa u otra organización.

- Por lo demás, la Reclamante no posee las marcas mixtas MILLE MIGLIA que le podrían conceder el derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

- La Titular no es comúnmente conocido a través del nombre de dominio en disputa.

- En la actualidad el nombre de dominio en disputa conduce a un sitio Web que contiene enlaces con otros sitios web relativos a distintos sectores en evidente competencia con la actividad efectuada por la Reclamante.

- La marca MILLEMIGLIA es utilizada no solamente para distinguir las marcas notoriamente conocidas sino también el merchandising oficial relativo a la competición, que incluye el vestuario.

- Ninguno de dichos enlaces está vinculado con el significado indicado por el diccionario de “mille miglia” y, en consideración del gran número de sectores a los que se refieren los enlaces, es evidente que el nombre de dominio en disputa es utilizado para aprovecharse de la reputación y el lanzamiento de la marca de la Reclamante.

- Anteriores expertos han constatado que el uso de un nombre de dominio para albergar una página estacionada que incluye enlaces PPC no representa una oferta de buena fe ni un uso legítimo o correcto del nombre de dominio en disputa, si dichos enlaces son en competencia con o vuelvan a su propio beneficio la reputación y el lanzamiento de la marca de la Reclamante o de lo contrario confundan a los usuarios de Internet.

- Es muy probable que la Titular obtenga ganancias de los enlaces de la página web y dicha circunstancia excluye además cualquier uso legítimo o correcto del nombre de dominio en disputa.

- El hecho que el nombre de dominio en disputa corresponda totalmente a la marca de la Reclamante, excluye ulteriormente un uso correcto del nombre de dominio en disputa.

- Con respecto a la registración de mala fe, el nombre de dominio impugnado contiene una marca de terceras partes sumamente notorio sin la autorización del titular. La notoriedad mundial de la marca MILLE MIGLIA hace que sea extremamente falso el hecho que la Titular declare que no tiene conocimiento que el registro del nombre de dominio en disputa habría violado los derechos de la Reclamante.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Reclamante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Reclamante es titular en el Perú de las marcas MILLE MIGLIA y 1000 MIGLIA, tal y como ha quedado expuesto en la sección 4 de la presente Decisión.

Debe analizarse si entre las marcas MILLE MIGLIA de la Reclamante y el nombre de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el grado de causar confusión.

El Experto considera que en el caso de la marca registrada conformada por la denominación MILLE MIGLIA es idéntica al nombre de dominio en disputa <millemiglia.pe>, en la medida que el dominio “.pe” hace referencia a un ccTLD, el cual generalmente carece de carácter distintivo a efectos de la Política. En efecto, en la línea de numerosas decisiones previas emitidas por expertos bajo la Política, este elemento por lo general no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca registrada.

En ese sentido, la identidad precedente radica en la inclusión de MILLE MIGLIA en el nombre de dominio en disputa.

Por lo que el Experto constata que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <millemiglia.pe> y la marca MILLE MIGLIA de la Reclamante.

En el caso de las marcas conformadas por 1000 MIGLIA, el Experto considera que, si bien no es posible establecer una identidad con el nombre de dominio en disputa debido a la presencia del elemento numeral “1000” en vez de “mille”, los mismos sí son similares hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio en disputa.

Por las consideraciones antes expuestas, el Experto considera que la Reclamante ha acreditado el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que la Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que la Reclamante debe demostrar prima facie que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, y una vez establecido un caso prima facie por la Reclamante, corresponde a la Titular del nombre de dominio en disputa rebatir dicho caso prima facie probando su tenencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, en el presente proceso la Reclamante, además de presentar pruebas fehacientes de sus derechos marcarios sobre – entre otras- la marca MILLE MIGLIA, registrada en el Perú bajo el Certificado número 203287, ha establecido un caso prima facie sobre la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Contrariamente la Titular no ha contestado las alegaciones de la Reclamante ni ha acreditado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Respecto a los derechos o intereses legítimos que puede tener la Titular en relación al nombre de dominio en disputa, la Política establece en el artículo I.i una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, permiten acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos de un titular en el nombre de dominio, a saber:

“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:

i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre del reclamante con ánimo de lucro.”

De la revisión del caso, la no contestación de la Titular respecto de las alegaciones hechas por la Reclamante no permite determinar que exista algún derecho o interés legítimo de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto ha tenido a la vista, de acuerdo a los medios probatorios que obran en el presente expediente, la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa y ha podido comprobar que la misma no sólo incluye una leyenda ofreciendo para su venta el dominio en disputa por USD 5.000, sino que además aloja una página de PPC con enlaces patrocinados, algunos relacionados con la Demandante, con el único objetivo de obtener ingresos de publicidad derivados de las visitas de los usuarios de Internet.

Por lo tanto, el Experto no considera lo expuesto precedentemente como un uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Adicionalmente, como consecuencia de la no contestación por parte de la Titular de las alegaciones de la Reclamante, tampoco se ha podido demostrar que la Titular sea conocida de manera regular y común por el nombre de dominio en disputa.

Finalmente, el Experto considera igualmente que el nombre de dominio en disputa puede producir confusión por asociación entre la Reclamante y la Titular. Ello es así puesto que no sólo el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca MILLE MIGLIA de la Reclamante, sino que además la misma se halla presente sin autorización para ello dentro de la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa, siendo el mismo prácticamente idéntico (a excepción de su dominio de nivel superior) al nombre de dominio <millemiglia.it> utilizado por la Reclamante.

Por las consideraciones anteriores, el Experto considera que la Reclamante ha acreditado el segundo de los requisitos establecidos en artículo I.a.2 de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Según el artículo I.a.3 de la Política, el Experto deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:

a) Mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa; o

b) Uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.

La Política, de manera enunciativa y no taxativa, resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:

“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;

ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o

iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.’’

Ahora bien el apartado de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el Experto puede tomar en cuenta en su valoración final, pero no es obligatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del Experto.

La Reclamante alega que la marca MILLEMIGLIA es utilizada no solamente para distinguir las marcas notoriamente conocidas sino también el merchandising oficial relativo a la competición, que incluye el vestuario. Asimismo señaló que ninguno de dichos enlaces mostrados en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa está vinculado con el significado indicado por el diccionario de la palabra mille miglia y, en consideración del gran número de sectores a los que se refieren los enlaces, es evidente que el nombre de dominio en disputa es utilizado para aprovecharse de la reputación y el lanzamiento de la marca de la Reclamante.

Señaló además que el hecho que el nombre de dominio en disputa corresponda totalmente a la marca de la Reclamante, excluye ulteriormente un uso correcto del nombre de dominio y que el nombre de dominio en disputa contiene una marca de terceras partes sumamente notorio sin la autorización del titular. La notoriedad mundial de la marca MILLE MIGLIA hace que sea extremamente falso el hecho que el Titular no tiene conocimiento que el registro del nombre de dominio en disputa habría violado los derechos de la Reclamante.

En opinión del Experto, si bien no se han presentado medios probatorios que acrediten la notoriedad de la marca MILLE MIGLIA, el nombre de dominio en disputa no sólo reproduce íntegramente la marca MILLE MIGLIA de la Reclamante, sino que además la misma se halla presente sin autorización para ello dentro del sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, siendo el mismo prácticamente idéntico (a excepción de su dominio de nivel superior) al nombre de dominio <millemiglia.it> utilizado por la Reclamante. Por estos motivos, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que ha quedado demostrado, conforme al contenido alojado bajo el mismo, que la Titular, conocedora de que la Reclamante no tenía un nombre de dominio bajo el código de país “pe”, ha generado confusión por asociación en el público consumidor a través del nombre de dominio en disputa toda vez que el ingreso al sitio web hacía creer que se trata de una página creada y promovida por la Reclamante cuando ello no es así en la realidad. El Experto ha observado que en la documental aportada por la Reclamante el nombre de dominio en disputa redirige a un sitio web en el que se ha puesto en venta por 5.000 USD el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el Experto ha observado que en la actualidad el nombre de dominio en disputa dirige una página web de parking con contenido PPC con enlaces relacionados con la Reclamante, lo que constituye claramente un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Cabe precisar que la Titular no ha contestado las alegaciones hechas por la Reclamante. Este tipo de conducta si bien no puede ser calificada en principio como un acto de mala fe, contribuye a cuestionar la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular.

En consecuencia, queda claro que el nombre de dominio en disputa <millemiglia.pe> ha sido utilizado para atraer al usuario de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos de la Reclamante lo que demuestra la mala fe de la Titular en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, por las consideraciones anteriores, el Experto considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el tercer requisito establecido en el artículo I.a.3 de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <millemiglia.pe> sea transferido a la Reclamante.

Enrique Bardales Mendoza
Experto Único
Fecha: 3 de mayo de 2018

¹“The fame of the MILLE MIGLIA Mark makes it extremely disingenuous for the Respondent to claim that it was unaware that the registration of the Disputed Domain Names would violate the Complainant's rights”.