Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Comisión Federal de Electricidad c. Eduardo Rodriguez Sanz

Caso No. DMX2021-0023

1. Las Partes

La Promovente es Comisión Federal de Electricidad, México, internamente representada.

El Titular es Eduardo Rodriguez Sanz, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <cferecibodeluz.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de septiembre de 2021. El 3 de septiembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de septiembre de 2021 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de octubre de 2021. El Titular envió una comunicación informal al centro el 17 de septiembre de 2021. Con fecha de 17 de septiembre de 2021, el Centro envió a las Partes una comunicación para explorar un posible acuerdo al cual las Partes no contestaron. De conformidad con el párrafo 5(d) de la Política, el Titular solicitó mediante una comunicación al Centro, el 5 de octubre de 2021, la extensión de plazo para presentar la Contestación. El Centro fijó la nueva fecha de Contestación el 17 de octubre de 2021. El Titular no presentó una Contestación. Con fecha de 18 de octubre de 2021, el Centro procedió al nombramiento del Grupo de Expertos.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de octubre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una Empresa Productiva del Estado Mexicano fundada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto de1937, que tiene como finalidad prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México:

El nombre de dominio en disputa <cferecibodeluz.com.mx> fue registrado el 9 de agosto de 2019 y redirige automáticamente al nombre de dominio <recibodeluzmexico.com.mx>. Conforme a la evidencia presentada junto a la Solicitud, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web con información los servicios de la Promovente tales como el recibo de la luz.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que la Promovente, es una Empresa Productiva del Estado (México) que tiene como finalidad la transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, en todo el territorio nacional y es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas a nivel internacional.

Que el 24 de agosto de 1937, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley de su creación, donde se estableció que la Promovente tendría como finalidad organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que la Promovente es titular de varios registros para la marca CFE, así como otros que incluyen la denominación “CFE”, por lo menos desde el año 2005, los cuales son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado en el año 2019.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad, sin autorización de la Promovente, la marca CFE.

Que la marca CFE, goza de prestigio a nivel nacional e internacional.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de aprovecharse de la fama de la Promovente, lo cual se acredita con la descripción realizada por el Titular en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa en el apartado “quién es la CFE”.

Que el nombre de dominio en disputa incorpora los términos “recibo”, “de” y “luz”, los cuales no le otorgan distintividad, ya que el elemento relevante o dominante es CFE, lo cual crea confusión con las marcas registradas por la Promovente.

Que la confusión se confirma con las preguntas o comentarios realizados por los consumidores o clientes de CFE en el apartado denominado “deja un comentario” del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, por lo que se induce a los consumidores a creer erróneamente que el Titular del nombre de dominio en disputa tiene alguna relación con la Promovente.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que no existe ningún acto jurídico entre el Titular y la Promovente, por lo que el Titular no tiene autorización para usar las marcas CFE.

Que el Titular hace uso de la marca CFE en el sitio asociado al nombre de dominio en disputa, lo cual induce a error o engaño al público consumidor, quienes supondrán que el servicio ofrecido a través de dicho sitio web proviene de la Promovente o bien, que hay una relación entre el Titular y la Promovente, lo cual es equivocado. Que el titular del nombre de dominio en disputa pretende valerse de la fama de la marca CFE.

Que la Promovente tiene derechos sobre la marca CFE, desde antes que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene concedido ningún registro de marca, aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos al uso exclusivo con la denominación “CFE”, y que por lo tanto, ante la falta de un derecho o interés legítimo, el Titular no se encontraba autorizado para usar la marca CFE en el nombre de dominio en disputa.

Que la marca CFE es famosa en México, por lo que resulta imposible que el Titular sea conocido bajo la denominación “CFE”.

III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa, al integrar en éste la marca famosa CFE, sin autorización de la Promovente, lo cual constituye una conducta indebida, por aprovecharse de la reputación de dicha Promovente.

Que, en el sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve, se usan diversas marcas de la Promovente, lo cual indica que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia y de los derechos que tiene la Promovente sobre la marca CFE, lo cual configura un registro de mala fe.

B. Titular

El Titular envió una comunicación informal al Centro el 17 de septiembre de 2021, solicitando más información sobre el procedimiento.

Finalmente, el día 4 de octubre de 2021, el Titular solicitó al Centro mediante correo electrónico una extensión para efecto de poder presentar su Contestación. Así, el Centro concedió dicha extensión hasta el 17 de octubre de 2021. El 5 de octubre de 2021, el Titular acusó recibo de dicha extensión, no obstante, el Titular no presentó una Contestación.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292).

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones emitidas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

La Promovente ha probado contar con registros para la marca CFE en México, por lo menos desde 2005, en varias clases.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca CFE de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad.

Derivado de que la Promovente es una Empresa Productiva del Estado, la cual genera y distribuye la mayor parte de la electricidad en México, y de la continua publicidad de que la marca CFE ha sido objeto, este Panel considera que dicha marca es famosa (ver Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee, Caso OMPI No. DMX2015-0031 y Comisión Federal de Electricidad c. Adel Passh, Caso OMPI No. DMX2018-0031).

La inclusión de las palabras “recibo”, “de” y “luz” no impide concluir que existe la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.

La adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” en conjunto con el dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés “DNS”), por lo cual, estos elementos carecen de relevancia a la hora de valorar la similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente afirma que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa y que éste nunca ha estado asociado con la Promovente o su marca CFE. La Promovente también asegura que el Titular no es ni ha sido conocido como CFE, ni tiene relación alguna con ésta. Además, la Promovente afirma que el uso que el Titular ha hecho del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como de buena fe, legítimo o leal. Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.

Tomando en consideración el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, se deduce que el Titular conocía a la Promovente, sus actividades y su marca CFE cuando registró el nombre de dominio en disputa, ya que dicho sitio web hace alusión directamente a la Promovente. Si bien el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa parece ser principalmente de carácter informativo, e incluye una leyenda señalando que “Este portal informativo no es oficial de la CFE”, así como un texto bajo el logotipo de la Promovente en el que se indica “Portal Informativo No Oficial”, el Experto considera que dichos textos en el sitio web no impiden que se produzca una confusión por asociación que se deriva de la propia composición del nombre de dominio en disputa. En este sentido, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca CFE junto con los términos “recibo”, “de” y “luz” que hacen referencia a los servicios de la Promovente, creando dicha composición en sí misma un riesgo implícito de confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Promovente.

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

Como se mencionó anteriormente, con base en la presencia y publicidad de la marca CFE en México, este Experto considera que ésta es famosa (ver Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee, supra y Comisión Federal de Electricidad c. Adel Passh, supra). Tomando en consideración que la marca CFE es famosa, la composición del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión, puesto que se trata de palabras directamente relacionadas con la actividad de la Promovente (ver America Online, Inc. c. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; MoneyGram Payment Systems Inc. c. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506; Gestmusic Endemol, S.A. c. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

Los registros que la Promovente ha obtenido para su marca CFE preceden por mucho a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Como también se mencionó en el apartado anterior, el hecho de que el Titular haya registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca famosa CFE, hace evidente que el Titular conocía a la Promovente, su marca y sus servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación en relación con la Promovente y su negocio (ver Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh, Caso OMPI No. D2001-0763; ALSTOM c. Domain Investments LLC, Caso OMPI No. D2008-0287 y Nutricia International BV c. Eric Starling, Caso OMPI No. D2015-0773).

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <cferecibodeluz.com.mx>, sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 16 de Noviembre de 2021