Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La Promovente es titular del nombre de dominio <fundhepa.org>, registrado el 9 de junio de 2020.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de julio de 2020. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página activa en la que se hacen pasar por la Promovente pero ponen a disposición contenidos con contenido sexual explícito.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:

Que la Promovente es una asociación fundada en 1998 con el objeto de promover la salud hepática en México, difundiendo información sobre la importancia del hígado y sobre la prevención, el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades hepáticas.

Que la Promovente ha influido en la creación de políticas de salud pública que promueven la atención a problemas de salud hepática.

Que la Promovente es miembro de la World Hepatitis Alliance desde el año 2011 y que tiene acuerdos de colaboración con una amplia red de instituciones académicas, científicas, de asistencia pública y privada, así como con la industria farmacéutica.

Que, en los últimos 22 años, la Promovente ha impactado en el desarrollo de la hepatología en México al desarrollar prácticas para promover la salud hepática, crear conciencia sobre la importancia del hígado y buscar equidad en el acceso a la salud al fomentar que un mayor número de personas tengan acceso a los avances médicos disponibles.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la Promovente cuenta con registros para la marca FUNDHEPA en México, principalmente para proteger servicios de la clase 44 internacional.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a las marcas FUNDHEPA (y diseño) y FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA (y diseño) de la Promovente, lo cual tiene incidencia en el público respecto de la procedencia u origen de los servicios que pudieran ofrecerse a través del nombre de dominio en disputa.

Que el hecho de que el nombre de dominio en disputa tenga las extensiones “.org” y “.mx”, obedece a cuestiones técnicas que no pueden ser valoradas como elementos que lo distingan de las marcas de la Promovente.

Que, no obstante que sus marcas incluyen un diseño, la comparación de éstas con el nombre de dominio en disputa debe realizarse a partir de sus elementos nominativos, dada la naturaleza de los nombres de dominio.

Que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa hace referencia a servicios que están relacionados con aquellos distinguidos por las marcas de la Promovente, pero que a su vez busca desprestigiar a la Promovente al mencionar que dichos servicios son auspiciados por donaciones de páginas con contenido pornográfico.

II. Derechos o intereses legítimos

Que la Titular no cuenta con registro marcario alguno que sea idéntico o similar al nombre de dominio en disputa.

Que no hay evidencia de que la Titular sea conocida comúnmente, o que se ostente ante el público con la palabra FUNDHEPA.

Que el nombre de la Titular no coincide ni tiene relación alguna con el nombre de dominio en disputa.

Que no existe ninguna relación comercial o de negocios entre la Titular y la Promovente, ni se ha autorizado u otorgado licencia a la Titular para utilizar las marcas de la Promovente.

Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es utilizado por la Titular con la intención de engañar al público y desprestigiar a la Promovente al agregar hipervínculos que resuelven a páginas que ofrecen contenido pornográfico.

Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es una muestra de páginas de alojamiento (o “parking pages”) que tiene por objeto mantener un enlace con otras páginas web a cambio de un pago para la Titular del nombre de dominio en disputa, cada vez que un usuario sea redirigido a alguna de las páginas a las que resuelven los hipervínculos dispuestos, resultando en un actuar que, además de desprestigiar a la Promovente, implica un ánimo de lucro.

Que no hay evidencia alguna de un posible uso legítimo del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular.

III. Registro o uso de mala fe

Que las marcas de la Promovente ya se encontraban registradas y eran conocidas con hasta nueve años de antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que los datos de la Titular del nombre de dominio en disputa son falsos dada su generalidad, la cual se presume ha sucedido con el ánimo de que no se pueda establecer un contacto con dicha Titular, resultando en un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que hace referencia a las actividades de la Promovente pero que a la vez las vincula con páginas web que ofrecen contenido pornográfico, lo cual resulta en mala fe pues las marcas de la Promovente no se relacionan en forma alguna con dichos contenidos.

Que la Titular carece de interés legítimo pues no cuenta con derechos de propiedad intelectual que incluyan la denominación de las marcas de la Promovente.

Que la Titular conocía de la existencia de la Promovente y sus marcas pues su registro y uso se realizó de mala fe y con el fin de desprestigiar a la Promovente.

Que la Titular del nombre de dominio en disputa no ha desarrollado un sitio web específico para ofrecer productos o servicios por ella, sino que solo se ha dedicado a desprestigiar a la Promovente al vincular sus marcas con contenido pornográfico y desviar el tráfico de usuarios a páginas con dicho contenido.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1. a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP.

El Experto también considera apropiado tener en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Debido a que la Titular no ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013; Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

La Promovente ha probado ser titular de los registros de marca FUNDHEPA y FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA en México, país en donde la Titular ha manifestado tener su domicilio.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FUNDHEPA dado que la reproduce en su totalidad, y semejante en grado de confusión a la marca FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA, puesto que incorpora el elemento más distintivo de esta última.

La adición del código de país de nivel superior (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” en conjunto con el dominio de segundo nivel (“SLD”) “.org”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”), por lo cual, estos elementos carecen de relevancia a la hora de valorar la similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

La comparación entre un nombre de dominio en disputa frente a las marcas vulneradas de una promovente debe realizarse con base en los elementos nominativos de éstas. Esto es así cuando tomamos en cuenta la naturaleza de los nombres de dominio pues la arquitectura de los mismos no permite incorporar diseño alguno (ver la sección 1.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Asset Loan Co. Pty Ltd v. Gregory Rogers, Caso OMPI No. D2006-0300; Dreamstar Cash S.L. v. Brad Klarkson, Caso OMPI No. D2007-1943; American Public University System, Inc. v. Toby Schwarzkopf / Kyle Kupher / Domains by Proxy, LLC / DreamHost, LLC, Caso OMPI No. D2017-0070)

En el caso concreto, debido a que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FUNDHEPA y semejante en grado de confusión a la marca FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA de la Promovente, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) la Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente afirma que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, alegando que la Titular no posee derecho de propiedad intelectual alguno sobre el mismo. La Titular no ha desvirtuado esta acusación.

No se comprenden en el expediente del caso pruebas que indiquen que la Titular haya conocida como FUNDHEPA o FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA. La marca FUNDHEPA de la Promovente no corresponde a un término que pertenezca al idioma español y por tanto no es una palabra de diccionario, el hecho de que la Titular haya escogido incorporar totalmente la marca FUNDHEPA en el nombre de dominio en disputa no es producto de la casualidad, sino que indica una intención expresa de referirse directamente a la Promovente y sus marcas.

Además, la Promovente afirma que la Titular está usando el nombre de dominio en disputa en un esquema de estacionamiento de página web (parked pages), y que los hipervínculos desplegados en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa redirigen el tráfico de los usuarios a páginas web con contenido pornográfico, lo cual, en ausencia de pruebas en contrario, actualiza un caso del tipo PPC (pay-per-click). Dada la ausencia de una respuesta por parte de la Titular que explique esta conducta, y en vista de las pruebas que obran en el expediente, estas afirmaciones se consideran debidamente acreditadas.

En ese sentido, el Experto acepta las alegaciones de la Promovente en el sentido de que la Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. A efecto de verificar lo anterior, este Experto se basa en los medios probatorios exhibidos por la Promovente, pero además consta que al ingresar al sitio web que resuelve el nombre de dominio en disputa se aprecia la existencia de dos hipervínculos, el primero bajo la leyenda “sitio porno mexicano”, y el segundo “argentinas xxx”, ambos enlazando con dominios externos al nombre de dominio en disputa y con contenido sexual explícito que no guarda relación alguna con las marcas de la Promovente. Consecuentemente, no es dable concluir que la Titular tenga derechos o intereses legítimos (véase: Everlast Roofing, Inc. v. Rips&Hits y Brendon Nath, Caso OMPI No. D2012-0034; OLX, Inc. y OLX S.A. c. Play Escorts (SROW-2056867), Caso No. D2012-1270)

De la misma manera, lo anterior lleva a concluir que en este caso se materializa un incidente del tipo PPC, el cual no puede conformar una oferta de buena fe de productos o servicios, pues a través de los hipervínculos desplegados en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa la Titular se aprovecha de la reputación de la Promovente y sus marcas, induciendo a error a los usuarios de Internet al hacerlos creer que dicha Promovente se encuentra relacionada con los citados hipervínculos, ocasionando su desprestigio (ver la sección 2.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Merck Sharp & Dohme Corp. v. Domain Administrator, PrivacyGuardian.org / George Ring, DN Capital Inc., Caso OMPI No. D2017-0302; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Caso OMPI No. D2007-0267; Paris Hilton v. Deepak Kumar, Caso OMPI No. D2010-1364)

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando la titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

La Promovente ha probado que sus marcas FUNDHEPA y FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA se encuentran registradas hace más de más de nueve años en México, país en el que la Titular ha declarado estar domiciliada. Ello le otorga a la Promovente una prelación indubitable sobre el registro del nombre de dominio en disputa.

Considerando que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FUNDHEPA y semejante en grado de confusión a la marca FUNDHEPA FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD HEPÁTICA, y a que el contenido de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa alude directamente a la Promovente, sus marcas y los servicios que ésta presta, es dable deducir que la Titular conocía a la Promovente, sus servicios y sus marcas al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ello se traduce en un registro de mala fe (ver las secciones 3.2.1 y 3.12 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, así como los casos Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022; V&V Supremo Foods, Inc. v. pxlchk1@gmail.com, Caso OMPI No. D2006-1373).

La Promovente ha probado que la Titular registró el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de sus marcas y reputación al hacer alusión a ellas no solo en el cuerpo del nombre de dominio en disputa, sino también en el contenido desplegado en el sitio web al que éste resuelve. Esta conducta indica que la Titular registró el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a distintos sitios web a los que llevan los hipervínculos que se incorporan en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, actualizándose así el supuesto del párrafo 1.b) (iv) de la Política y conformándose una conducta de confusión por asociación en cuanto a una supuesta afiliación o patrocinio de la fundación de la Promovente en relación con la Titular (ver Caledonia Motor Group Limited v. Amizon, WIPO Case No. D2001-0860; The Perfect Potion v. Domain Administrator, Caso OMPI No. D2004-0743; ver también LEGO Juris A/S v. pcmaniabg, Paisiy Aleksandrov, Caso OMPI No. D2010-1965; Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp, Caso OMPI No. D2018-1367; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Rojeen Rayaneh, Caso OMPI No. D2004-0488; 201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. v. John Kirkpatrick, Caso OMPI No. D2014-1359).

Asimismo, la conducta de mala fe que se desprende del actuar de la Titular va más allá de provocar una confusión por asociación, puesto que además los materiales con los que ésta pretende asociar a la Promovente y sus marcas son de contenido sexual explícito. Ello conforma una agravante en el caso concreto, máxime que la Titular también ha mencionado expresamente en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa que la Promovente se encuentra financiada por donativos provenientes de dichas páginas web (ver la sección 3.12 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, también véase: Christian Dior Couture v. Identity Protection Service / Tom Birkett, Caso OMPI No. D2014-1053; Guccio Gucci S.p.A. v. Lin Shi Jiang, Caso OMPI No. D2013-2164; Guccio Gucci S.p.A. v. Lin Shi Jiang, Caso OMPI No. D2013-2164; Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Vektel Trade S.L., Caso OMPI No. DES2010-0046)

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <fundhepa.org.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 10 de diciembre de 2020