Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La Promovente es titular, entre otros, de los nombres de dominio <backmarket.com>, <backmarket.com.mx>, <thebackmarket.mx> y <back-market.mx>.

Los datos proporcionados por Registry .MX muestran que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de agosto de 2018; no obstante, la Promovente proporcionó evidencia que indica que el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa aproximadamente el 29 de marzo de 2020. El nombre de dominio en disputa no resuelve a una página web activa y solamente despliega la siguiente información: “backmarket.mx was successfully registered. There is no content yet.” (backmarket.mx fue registrado exitosamente. Aún no hay contenido).

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la Promovente es una empresa fundada en 2014, la cual ha sido pionera en la reventa de productos electrónicos usados o remanufacturados con garantía y control de calidad.

Que la Promovente es la empresa más grande a nivel mundial en dicho mercado y que en 2019 ha sido reconocida en el prestigioso ranking “las empresas más innovadoras del mundo” elaborado por Fastcompany, obteniendo el segundo lugar dentro de la categoría “Europa”.

Que la Promovente tiene presencia en 8 países del mundo, tales como Alemania, Austria, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido con más de 1.000 distribuidores certificados.

Que la Promovente cuenta con registros para la marca BACK MARKET en más de 30 jurisdicciones, incluidos diversos países de Europa, Estados Unidos, Brasil y México, principalmente para productos y servicios de las clases 9, 35 y 37.

Que la marca BACK MARKET ha sido constantemente elogiada por diversos medios de comunicación con prestigio a nivel mundial y es notoriamente conocida en relación con el sector de los productos electrónicos remanufacturados o de segunda mano.

Que el nombre de dominio es idéntico a la marca BACK MARKET de la Promovente ya que la incorpora en su totalidad.

Que el hecho de que la marca de la Promovente tenga un espacio entre sus elementos “back” y “market” es irrelevante, ya que los nombres de dominio no pueden incorporar espacios entre palabras.

Que la adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” es irrelevante para efectos de la determinación de la similitud entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa.

II. Derechos o intereses legítimos

Que la Promovente no ha autorizado ni otorgado licencia al Titular para utilizar su marca BACK MARKET o para registrar cualquier nombre de dominio que incorpore dicha marca.

Que no hay evidencia de que el Titular esté haciendo un uso no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa.

Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no tiene contenido alguno y que solamente muestra la información “backmarket.mx was successfully registered. There is no content yet.”

Que el Titular pretende capitalizar de forma ilegítima la reputación asociada con la marca BACK MARKET de la Promovente o desviar tráfico a su propia página web.

Que el nombre del Titular no coincide ni tiene relación alguna con el nombre de dominio en disputa.

Que no hay evidencia alguna de un posible uso legítimo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

III. Registro o uso de mala fe

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de agosto de 2018, fecha en la cual la marca BACK MARKET ya estaba registrada en México.

Que el primer titular del nombre de dominio en disputa fue [ … ], y que posteriormente el nombre de dominio fue transferido al Titular el 29 de marzo del 2020.

Que el 29 de octubre de 2019 la Promovente se puso en contacto con el primer titular ya que detectó que éste registró el nombre de dominio <backmarket.pl> y le hizo saber que la marca BACK MARKET se encuentra registrada en la Unión Europea.

Que el primer titular respondió el 7 de noviembre de 2019, alegando una infundada legitimidad en el uso y registro del nombre de dominio <backmarket.pl>.

Que el 30 de enero y el 9 de febrero de 2020 la Promovente envió un segundo y tercer comunicados de advertencia al primer titular, debido a que se detectaron más nombres de dominio que contenían la marca BACK MARKET de la Promovente con diversos dominios genéricos de nivel superior (gTLD, por sus siglas en inglés).

Que la Promovente pidió al primer titular la transferencia de los nombres de dominio que contienen la marca BACK MARKET de los cuales era titular.

Que el 16 de febrero de 2020, el primer titular supuestamente ofreció a la venta los diversos nombres de dominio que incorporan la marca BACK MARKET, a través de la plataforma “sedo.com”.

Que el 27 de febrero de 2020 la Promovente notificó al primer titular que iniciaría acciones legales y que el 30 de marzo de 2020 el primer titular informó que varios nombres de dominio ya habían sido vendidos a través de la plataforma mencionada anteriormente.

Que la Promovente nunca encontró dichos nombres de dominio disponibles en la plataforma “sedo.com”.

Que el primer titular exigió la cantidad de EUR 48,000.00 por sus distintos nombres de dominio registrados bajo diversos ccTLDs tales como “.fi”, “.dk” y “.sk”, cantidad que supera por mucho los costos documentados que están relacionados directamente con el registro de los nombres de dominio.

Que el hecho de que la Promovente nunca pudo detectar la supuesta oferta del nombre de dominio en disputa en la plataforma <sedo.com> genera un indicio de que la transferencia se dio en forma directa entre el primer titular y el Titular el día 29 de marzo de 2020.

Que, según el perfil personal del primer titular en LinkedIn, éste es un conferencista en diversos foros en Berlín, en temas relacionados con tecnología, medios digitales y emprendedores en estos ámbitos.

Que el perfil del Titular y del primer titular tienen coincidencias en cuanto a su ámbito profesional (marketing digital, tecnología, emprendimiento) y geográfico (Alemania).

Que la Promovente es titular de por lo menos 295 nombres de dominio bajo distintos ccTLDs y TLDs, que incorporan la marca BACK MARKET y sus variantes.

Que una simple búsqueda en Internet del término “backmarket” le habría arrojado al Titular varios resultados que evidencian la enorme presencia digital que tiene la Promovente y su asociación directa con la marca BACK MARKET.

Que es factible concluir que el Titular conocía la existencia de los derechos previos que tiene la Promovente sobre la marca BACK MARKET.

Que el Titular cuenta con certificaciones y educación en desarrollo de sitios web, por lo que necesariamente su trayectoria profesional y académica le debieron haber conducido a revisar algún motor de búsqueda en relación con el término “backmarket”.

Que los resultados de las búsquedas en Internet realizadas a través de los principales motores de búsqueda, tanto en México, como en los Estados Unidos, donde supuestamente se encuentra el domicilio del Titular, arrojan en la totalidad de los resultados generados referencias a la marca BACK MARKET y los sitios web de la Promovente.

Que el Titular adquirió el nombre de dominio que contiene la marca BACK MARKET de la Promovente con la adicción de ccTLD “.in”, a saber <backmarket.in>, sin tener vínculo alguno con India.

Que todo lo anterior lleva a concluir que el Titular conocía la existencia de la marca BACK MARKET al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que el 6 de agosto de 2020 la Promovente le hizo saber al Titular, mediante notificación enviada a éste por correo electrónico, la existencia del registro Internacional No. 1415150 para la marca BACK MARKET, en la que México está designado como país en donde dicha marca goza de protección.

Que la Promovente ha obtenido resoluciones favorables en diversos procedimientos de disputa de nombres de dominio sobre la marca BACK MARKET.

Que en estas decisiones se ha afirmado que la marca BACK MARKET de la Promovente cuenta con notoriedad y prestigio en diversas partes del mundo.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

(i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

(iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Este Experto considera apropiado tomar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés). Esto atiende a que la LDRP está basada en, y es una variante de la UDRP.

El Experto también considera apropiado tener en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Debido a que el Titular no ha presentado un Escrito de Contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0013; Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

Antes de pasar al estudio de los elementos de la Política, es necesario considerar la fecha en que el Titular registró el nombre de dominio en disputa. Dicha evaluación se basará en la información disponible públicamente en la base de datos WhoIs, así como en las pruebas presentadas por la Promovente y en las circunstancias del caso que sean relevantes para este procedimiento (ver mith & Nephew plc v. Wesley Perkins, Smith and Nephew Trading, Caso OMPI No. D2008-1029; Capitalmatch Pty Ltd v. Registrar Technician, BestRegistrar.Com, Caso OMPI No. D2015-2165).

De acuerdo con los datos proporcionados por Registry .MX al Centro, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de agosto de 2018. Por otro lado, la Promovente presentó como prueba un informe elaborado por DomainTools el 23 de junio de 2020, que muestra que el nombre de dominio en disputa históricamente ha estado en manos de 2 personas diferentes.

Según la información contenida en dicho informe, el nombre de dominio en disputa fue primero registrado el 26 de agosto de 2018 por [ … ] en Austria, y estuvo en su poder al menos hasta el 18 de febrero de 2020. Además, de acuerdo con este informe, el nombre de dominio en disputa fue transferido al Titular por lo menos desde el 29 de marzo de 2020; de acuerdo con la base de datos WhoIs, la dirección del Titular está en Estados Unidos.

Cabe destacar que diversos expertos nombrados bajo la UDRP han establecido que la transferencia de un nombre de dominio en disputa a un nuevo registrante, con distintos datos de contacto, se considera un nuevo registro (ver Vita-Cos-Med Klett-Loch GmbH v. Perfect Privacy, LLC / MVB & Associates, Inc. and Theresa Wainright, Caso OMPI No. D2014-0978; riskmethods GmbH v. LEVEL2 LLC / Lever 10 Inc., Caso OMPI No. D2019-0286; Capitalmatch Pty Ltd v. Registrar Technician, BestRegistrar.Com, Caso OMPI No. D2015-2165).

A la luz de lo anterior, para efectos de este procedimiento, se tomará como fecha de adquisición del nombre de dominio por parte del Titular el 29 de marzo de 2020 y por consiguiente, ésta será considerada su fecha de registro, con base en los precedentes emitidos conforme a la UDRP (ver BMEzine.com, LLC. v. Gregory Ricks / Gee Whiz Domains Privacy Service, Caso OMPI No. D2008-0882).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos

La Promovente ha probado ser titular de diversos registros que amparan la marca BACK MARKET en Brasil, Estados Unidos, Francia y México, los cuales han sido otorgados con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por el Titular.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BACK MARKET de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad. La única diferencia entre dichos signos es la falta de espacio entre las palabras “back” y “market” en el nombre de dominio en disputa. Debido a la arquitectura del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”), es imposible incorporar espacios en la cadena alfanumérica que conforma a los nombres de dominio. Por tanto, la ausencia de ese espacio es irrelevante en el presente caso (ver VUR Village Trading No. 1 Limited t/a Village Hotels v. Puneet Malhotra, Caso OMPI No. D2019-0831; Six Continents Hotels, Inc. v. Contact Privacy Inc. Customer 0151534653 / ewMark Serrano, Crowne Plaza / Crown Plaza, Crowne Plaza, Caso OMPI No. D2018-2872).

La adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del DNS, por lo cual, este elemento carece de relevancia al momento de valorar la identidad entre la marca BACK MARKET y el nombre de dominio en disputa (ver Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia, Caso OMPI No. DMX2019-0010, American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente asegura que no ha autorizado ni otorgado licencia al Titular para utilizar su marca BACK MARKET o para registrar nombres de dominio que incorporen dicha marca. Además, la Promovente afirma que el Titular no tiene relación alguna con el nombre de dominio en disputa, ni vinculación comercial o profesional con México. La Promovente también alega que el Titular no está haciendo un uso legítimo, no comercial del nombre de dominio en disputa. Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.

El Experto considera que la Promovente ha establecido un caso prima facie de que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia alguna en el expediente del presente caso que demuestre que el Titular esté relacionado con la Promovente. Tampoco hay prueba de que el Titular sea, o haya sido alguna vez licenciatario de la Promovente o que la Promovente haya permitido al Titular registrar o usar su marca BACK MARKET, o de que el Titular sea comúnmente conocido como “Backmarket”.

Además, actualmente el nombre de dominio en disputa no resuelve a un sitio web activo y solo muestra la información: “backmarket.mx was successfully registered. There is no content yet.” Cabe destacar que tampoco hay información alguna que demuestre que el Titular haya utilizado el nombre de dominio en disputa, o que o tuviera planes de usarlo. Por lo tanto, no existe un uso o preparativos de uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, conforme a la Política (ver Capitalmatch Pty Ltd v. Registrar Technician, BestRegistrar.Com, Caso OMPI No. D2015-2165, Piotr Wojciech Pawelec, JPT Investment Partners Limited y Tech Mind Mexico, S. de R.L. de C.V. c. Roberto Enrique De la Cruz Lamas, Caso OMPI No. DMX2016-0024).

A la luz de lo anterior, el Experto considera que el Titular ha intentado aprovecharse de la reputación de la Promovente, desviando tráfico originalmente dirigido hacia el sitio web de aquella a su propia página web, creando el riesgo de inducir a los usuarios de Internet a error o confusión. Tal uso del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como un uso legítimo y leal o no comercial y, por lo tanto, no puede conferirle derechos o intereses legítimos al Titular (ver Yusuf A. Alghanim & Sons W.L.L. v. Anees Salah Salameh, Caso OMPI No. D2018-1231).

Dado que el Titular no presentó una Contestación, ni pruebas que demuestren la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, este Experto determina que la Promovente ha satisfecho el segundo elemento de la Política (ver sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también JCM Germany GmbH v. John C. McClatchey Jr., Caso OMPI No. D2004-0538; y World Publications, Inc. v. World Pen, Seattle Pen, Inc., and Seattle Pen, Inc. d/b/a World Pen, Caso OMPI No. D2000-0736)

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea.

La Promovente ha presentado pruebas que demuestran que su marca BACK MARKET se encuentra registrada en distintas partes del mundo con fechas anteriores a la del registro del nombre de dominio en disputa por el Titular. Además, la Promovente ha proporcionado evidencia que permite al Experto concluir que la marca BACK MARKET, así como las actividades que se llevan a cabo al amparo de la misma, son reconocidas a nivel internacional, particularmente en Europa y Estados Unidos. Asimismo, el Experto concuerda con el experto que decidió JUNG S.A.S. v. Yvonne van Zadelhoff, Caso OMPI No. DNL2020-0013, en el sentido de que la marca BACK MARKET goza de reconocimiento a nivel mundial.

Además, es importante destacar, que la Promovente es titular, entre otros, de los nombres de dominio <backmarket.com>, <backmarket.com.mx>, <thebackmarket.mx> y <back-market.mx>.

Tomando en cuenta lo anterior, el Experto considera que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de su marca BACK MARKET al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. A falta de respuesta del Titular o de explicación sobre su conducta, este Experto opina que dicha conducta sugiere el registro del nombre de dominio en disputa de mala fe, de manera oportunista (ver la sección 3.2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Ipsen Pharma S.A.S. v. Admin - This Domain is for sale on Godaddy.com Escrow.com, Trnames Premium Name Services, Caso OMPI No. D2018-0089; Aviva Brands Limited v. Domain Administrator, See PrivacyGuardian.org / Domain Admin, Caso OMPI No. D2018-0632).

La determinación de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa es suficiente para que se cumpla el tercer elemento de la Política. Sin embargo, considerando las condiciones de este caso, el Experto procederá a analizar el uso del nombre de dominio en disputa.

Cabe destacar que grupos de expertos han emitido decisiones que señalan sistemáticamente que la falta de uso de un nombre de dominio (incluyendo una página en blanco o una página con la leyenda que diga “coming soon” o “próximamente”) no impide una determinación de mala fe bajo la doctrina de la tenencia pasiva. (ver la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003 and “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc., Caso OMPI No. D2017-0246).

En particular, deben tomarse en cuenta los siguientes hechos:

- La marca BACK MARKET de la Promovente es reconocida a nivel mundial, incluyéndose en los Estados Unidos, donde el Titular ha declarado estar domiciliado.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BACK MARKET de la Promovente.
- El Titular registró otro nombre de dominio que contiene la marca de la Promovente, a saber <backmarket.in>.
- El Titular no ha presentado pruebas que expliquen por qué registró el nombre de dominio en disputa, o si tenía planes de usarlo con fines legítimos.

Bajo estas circunstancias, no es posible concebir algún uso plausible del nombre de dominio en disputa que no sea ilegítimo según la Política (ver Telstra -supra; CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen, Caso OMPI No. D2000-0400; Trek Bicycle Corporation v. Ecoesportiva S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2012-0003).

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <backmarket.mx> sea transferido a la Promovente.

Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 6 de noviembre de 2020