Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. c. Manuel Cabrera Chavarria
Caso No. DMX2015-0028
1. Las Partes
El Promovente es Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. con domicilio en Querétaro, México, representada por Langlet, Carpio y Asociados, S.C., México.
El Titular es Manuel Cabrera Chavarria con domicilio en Panamá.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <libertad-com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NICMéxico y el Agente Registrador es Akky (una división de NIC Mexico).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre de 2015. El 7 de octubre de 2015, el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2015, NIC-México remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de octubre de 2015. De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de noviembre de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de noviembre de 2015.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de noviembre de 2015, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En términos del artículo 13.A del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto estima que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente comenzó actividades en 1960 como caja popular y a partir del 1 de septiembre de 2009 ha venido operando como sociedad financiera popular. Entre los servicios financieros que ofrece al público se encuentran los de banca electrónica, ahorro e inversión y transferencias electrónicas interbancarias.
El Promovente tiene registradas en México las marcas LIBERTAD desde 1991 (Reg. No. 395236), y LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS desde 2007 (Reg. No. 1016524), en la clase 36 internacional, con relación a transacciones financieras, negocios bancarios, préstamos con garantía, consultoría financiera, inversión de fondos, entre otros servicios. Estos registros de marca se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 4 de diciembre de 2014. El Promovente exhibe una captura de pantalla que dice haber tomado del sitio Web del Titular, en la que se incluyen las siguientes referencias: “libertad financiera y finanzas personales”, “Libernet Mexico”, “Santiago de Querétaro”, entre otras. En la actualidad, el sitio Web vinculado al mismo indica un error que se explica por alguna de las siguientes causas: problema de configuración del servidor, cambio de servidor, o cambio de dirección IP.
Sin mediar requerimiento o notificación previa, el Promovente dio inicio al procedimiento administrativo previsto en la Política.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente aduce lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas del Promovente, toda vez que aquel reproduce íntegramente las marcas LIBERTAD de este último, sin que los sufijos “com.mx” desvirtúen en lo más mínimo dicha identidad;
ii. El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa ya que actualmente no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación LIBERTAD, como puede corroborarse en el sistema de consulta externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
iii. El Titular registró el nombre de dominio en disputa veinticuatro años después de la fecha de solicitud de registro de la marca LIBERTAD en México y utiliza dicha marca sin la autorización de su legítimo titular;
iv. El Titular no puede demostrar ninguno de los supuestos de derechos o intereses legítimos previstos en el artículo 1.c de la Política;
v. De acuerdo con la Política, para que proceda la transferencia o cancelación de un nombre de dominio basta demostrar que este fue registrado de mala fe, o bien que se utiliza de mala fe;
vi. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y/o usado de mala fe al impedirse que el Promovente, quien utiliza la dirección electrónica “www.libertad-com.mx” refleje su marca LIBERTAD en un nombre de dominio correspondiente, pues ello causa confusión entre los cibernautas;
vii. El sitio Web del Titular invitaba al público a inscribirse a un curso y registrarse en su página, con lo que pretendía engañar al público usuario para obtener un beneficio bajo el uso no autorizado de las marcas LIBERTAD, cometiendo así el ilícito cibernético conocido como “phishing”.
B. Titular
El Titular no contestó la Solicitud.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio “UDRP”, el Experto juzga pertinente referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP, salvo por lo que hace a las cuestiones en que la Política y la UDRP se apartan.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en la marca LIBERTAD, registrada en México el 17 de mayo de 1991, la cual se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos.
Al comparar la marca LIBERTAD sobre la que el Promovente tiene derechos, con “libertad-com”, que es la porción relevante del nombre de dominio en disputa para fines del requisito en estudio, se advierte que el identificador en estudio incluye en su totalidad la marca registrada del Promovente.
Ni el fragmento “-com”, que para este Experto funciona como extensión genérica (“gTLD”) “.com”, ni el sufijo “.mx” que acompañan la denominación “libertad”, son aptos para disociar el nombre de dominio en disputa de la marca que reproduce.
De lo anterior se impone concluir la semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada del Promovente.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política en vista de que a) no cuenta con un registro de marca propio sobre la denominación “libertad”; b) no usa el nombre de dominio en disputa ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con respecto a una oferta de buena fe de productos o servicios; y c) no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.
Aun cuando estas afirmaciones pudieran ser suficientes prima facie para revertir la carga de la prueba al Titular con relación a la ausencia de derechos o intereses legítimos que le imputa el Promovente, ello no implica que la falta de contestación a la Solicitud conduzca necesariamente al éxito de la pretensión del Promovente. Ver párrafo 4.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis 2.0”) (si bien el grupo de expertos puede inferir consecuencias negativas de la falta de contestación a la demanda, es necesario que el demandante sustente sus asertos con pruebas a fin de que el grupo de expertos tenga la posibilidad de acceder a su pretensión).
A la luz de esta premisa y después de analizar las constancias que integran el expediente, el Experto estima que las pruebas y argumentos aportados por el Promovente no son suficientes para tener por acreditado el segundo requisito del artículo 1.a de la Política, atento a las siguientes consideraciones:
En primer lugarel Promovente pasa por alto, a pesar de que ya le había sido desestimada una demanda UDRP promovida con base en la misma marca LIBERTAD que ahora opone (Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P. v. Telepathy, Inc., Caso OMPI No. D2011-16351 ), que esta última corresponde a un término extremadamente común, máxime que se trata de una sola palabra y no de varios términos genéricos o descriptivos que en conjunto pudiesen tener cierta distintividad. Para este Experto, un promovente no puede asumir que por el solo hecho de tener una marca registrada que contenga un término de uso común, goce de un derecho preferente sobre terceros que hayan adoptado como nombre de dominio dicho término común, el cual tiene primordialmente una connotación no marcaria2 . Ver PC Mall, Inc. v. NWPCMALL LLC, Caso OMPI No. D2007-0420 (“while a common or descriptive phrase may be a registered trademark and its owner surely may invoke the Policy based upon such a mark … that mark owner bears a heavier burden to establish that use of a similar phrase by another is illegitimate under paragraph 4(a)(ii) or in bad faith under 4(a)(iii)”; y Allglass Confort Systems, S.L. v. Semi, Arirang C&T, Caso OMPI No. D2015-0423 (reconociendo la posibilidad de que el demandado, quien no contestó la demanda, pudiera tener intereses legítimos en el nombre de dominio <todocristal.com> en vista de la genericidad del mismo, vis-a-vis la marca TODOCRISTAL ALLGLASS del demandante).
La genericidad del término “libertad” se pone de manifiesto con la existencia de un sinnúmero de sitios Web que incluyen dicho término. De entre los portales operados por terceros a los que pudo ingresarse se pudo constatar que su contenido es legítimo y coincidente con la definición conceptual del término “libertad”, entre ellos <libertad.com>, <libertad.org>, <libertadfinanciera.com>, <libertadfinancieraeninternet.com>, con independencia de los muchos otros nombres de dominio actualmente reservados que incluyen dicho término.
En segundo lugar, el Promovente no acredita el uso de su marca LIBERTAD en forma aislada. Entre las constancias que obran en el expediente se aprecia una fotografía que muestra uno de los establecimientos del Promovente. En el letrero principal de dicho establecimiento figura el signo “Libertad Servicios Financieros”, de ahí que no pueda sostenerse que el Promovente sea conocido simplemente como LIBERTAD ya que en realidad se ostenta en el comercio con su marca LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, la cual coincide con su denominación social.
En tercer lugar, este Experto advierte que el Promovente tiene presencia en un reducido número de entidades federativas de la república mexicana, sin que el propio Promovente haya aportado pruebas referentes al número de clientes con que cuenta, su participación de mercado y otros indicadores similares que informaran al Experto sobre la penetración, canales de distribución y difusión de su marca LIBERTAD en México. Ver párrafo 2.2 de la Sinopsis 2.0. (El estatus y la fama de una marca son factores atendibles al momento de valorar la existencia de intereses legítimos conforme a la Política). Por su parte, el Titular aparece domiciliado en Panamá, y por tanto no puede inferirse que debía conocer al Promovente o los servicios que este presta en México bajo su marca LIBERTAD.
En razón de todo lo anterior, el Experto determina que no se surte la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los tres requisitos del artículo 1.a de la Política, deviene irrelevante ocuparse de los argumentos del Promovente con relación a este elemento. No obstante dicha irrelevancia, el Experto estima conveniente abordar los argumentos y pruebas ofrecidos por el Promovente en relación a este elemento, para fines de exhaustividad.
El Promovente alega que el Titular incurrió en una presunta práctica de obtención de datos personales con fines ilícitos (práctica conocida como “phishing”) al ofrecer un curso mediante su sitio Web.
En apoyo a tal afirmación, el Promovente exhibe como Anexo 8 de la Solicitud un par de hojas con fondo blanco en las que aparecen sobrepuestas dos capturas de pantalla supuestamente tomadas del sitio Web del Titular el 25 de marzo de 2015. En dichas reproducciones se incluye el encabezado “libertad financiera y finanzas personales” así como referencias a “Libernet Mexico” y una dirección en “Santiago de Querétaro”, México.
La referida probanza no genera convicción alguna en el Experto sobre su contenido y menos aún sobre las consecuencias que el Promovente pretende darle. Ello debido a que, en primer lugar, la documental privada en cuestión tiene poca nitidez, lo que dificulta su lectura; en segundo lugar, porque se trata de una prueba preparada por el propio Promovente sin que exista certeza de haberse tomado del sitio Web del Titular, ni de la fecha que aparece en el ordenador utilizado por el Promovente. Esta certeza pudo haberse obtenido con la intervención de un fedatario público, lo que no ocurrió aquí. En tercer lugar, porque se trata de una sola captura de pantalla obtenida en un solo momento y no de distintas documentales que tuviesen por objeto acreditar un uso continuo de mala fe del nombre de dominio en disputa desde la fecha en que supuestamente se tomó la captura de pantalla, hasta la fecha de presentación de la Solicitud, lapso en el que transcurrieron más de seis meses. En cuarto y último lugar, porque este Experto no pudo corroborar la veracidad de la prueba en comento en los archivos de Internet (accesibles en “http://archive.org/web/”), los cuales no contienen ninguna entrada sobre el portal del Titular.
Aun suponiendo que la única documental exhibida por el Promovente con respecto al contenido del sitio Web del Titular sea fidedigna, este Experto determina que la misma acredita un hecho efímero, o lo que es lo mismo una conducta transitoria de suyo insuficiente para concluir que el nombre de dominio en disputa “se utiliza” (nótese el empleo del tiempo “presente”) de mala fe, como precisa el artículo 1.a.iii de la Política.
En suma, el Experto concluye que no se actualiza el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 13 de enero de 2016
1 En el cual la mayoría del Grupo de Expertos hizo los siguientes comentarios a propósito del secuestro a la inversa del nombre de dominio por parte del hoy Promovente: “On the one hand, the case was always very dubious because the disputed domain name consists of the essentially common word “libertad” in the Spanish language, the equivalent of “liberty” in the English language, a word that invokes the very notion of liberty that the Internet has promoted. As such, it was always an uphill battle to show that a domain name adopting such a generic notion could ever be found to be abusive.”
2 Piénsese por ejemplo en términos semejantes a libertad como democracia, derecho, persona, trabajo, propiedad, etc. No es de esperarse racionalmente que alguien piense en estos como marcas al momento de registrar un nombre de dominio que coincida con uno de esos términos.