Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
FCA US, LLC (anteriormente Chrysler Group LLC) v. Raul Macazaga y Ramírez de Arellano
Caso No. DMX2015-0020
1. Las Partes
El Promovente es FCA US, LLC (anteriormente Chrysler Group LLC) con domicilio en Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos de América ("EE.UU"), representado por Langlet Abogados, S.C., México.
El Titular es Raul Macazaga y Ramírez de Arellano, con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por sí mismo.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ram.com.mx>
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México. El Agente Registrador es Informática Cosmos.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de julio de 2015. El 24 de julio de 2015 el Centro envió a NIC México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de julio de 2015 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de identificación y localización de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 11 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 31 de agosto de 2015. La Contestación fue presentada el 29 de agosto de 2015.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de septiembre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 11 de septiembre de 2015, el Centro recibió un escrito suplementario no solicitado en el que el Promovente realiza diversas manifestaciones a manera de réplica al escrito de contestación del Titular. El 17 de septiembre de 2015, el Centro recibió un escrito suplementario no solicitado en el que el Titular refuta las alegaciones suplementarias del Promovente.
Habiendo examinado los escritos, comunicaciones procesales y constancias que obran en el expediente, el Experto que suscribe hace constar que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es el brazo estadounidense de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), quien es el séptimo fabricante de automóviles a nivel mundial.
El Promovente comercializa sus vehículos bajo las marcas CHRYSLER, JEEP, DODGE, RAM, FIAT y ALFA ROMEO.
El Promovente tiene registradas en México las marcas RAM (desde el 11 de agosto de 1980), RAM 1500, RAM 2500, RAM 3500, RAM 4000, RAM 6500, RAM 7000 (desde el 12 de julio de 1996), RAM 5500 (desde el 29 de octubre de 2001), DODGE RAM 4500, DODGE RAM CUSTOM (desde el 30 de septiembre de 1999) y RAM HEV (desde el 26 de junio de 2001). Estos registros se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos.
El Titular, por su parte, es uno de los cinco socios fundadores de RAM Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida el 16 de febrero de 1990 ante la fe del licenciado Erick Salvador Pulliam Aburto, Notario Público No. 196 del Distrito Federal.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de septiembre de 2005 y desde entonces se mantuvo inactivo hasta mediados de 2012, año en que se hizo referencia a la página web de Cosmos Online, y desde mediados de 2013 el nombre de dominio en disputa ha vuelto a caer en desuso.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente aduce lo siguiente:
i. Al 19 de diciembre de 2014 en que se realizó una fe pública de hechos a solicitud del Promovente, Cosmos Administración de Dominios era el titular del nombre de dominio en disputa y este último no desplegaba contenido alguno;
ii. El mismo día en que se llevó a cabo la notificación de una interpelación extrajudicial por parte del Promovente, el nombre de dominio en disputa pasó a manos del Titular, manteniéndose a Cosmos Administración de Dominios como contacto administrativo, técnico y de pago;
iii. El nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas vigentes RAM del Promovente, sin que los sufijos ".com.mx" ni el uso de letras minúsculas o mayúsculas en uno u otro signo influyan en el análisis de identidad o confusión entre ambos;
iv. El Titular no cuenta con ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación RAM como pudo corroborarse en el sistema de consulta externa del instituto mexicano de la propiedad industrial;
v. El Titular no es conocido en ningún ámbito como RAM toda vez que dicha denominación no forma parte de su nombre comercial;
vi. El Titular carece de derechos o intereses legítimos que puedan demostrar los supuestos previstos en el artículo 1.c de la Política;
vii. El Titular no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa y por lo tanto no puede prevalerse de ninguna de las defensas del artículo 1.c) de la Política;
viii. Las marcas RAM del Promovente son reconocidas en todo el territorio mexicano, en Norteamérica y en Europa, por lo que no hay manera en que el Titular pudiera alegar que desconocía los productos o servicios que presta el Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;
ix. El Titular registró el nombre de dominio en disputa con el objeto de impedir que el Promovente reflejara su marca famosa y renombrada en un nombre de dominio correspondiente;
x. De acuerdo con la Política, basta con que se demuestre, como lo ha hecho el Promovente, que un nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe para que proceda su transferencia o cancelación.
B. Titular
En resumen, el Titular alega lo siguiente:
i. El deseo de contar con el nombre de dominio en disputa se origina en que el nombre del Titular contiene el fonema RAM como abreviación de RAúl Macazagua por una parte, y por otra su apellido RAMírez coincide con el nombre de dominio que registró;
ii. Con el mismo deseo del Titular de reflejar su nombre y apellidos en una de sus actividades económicas, este formalizó ante fedatario público la constitución de una persona moral denominada Ram Computación, Sociedad Anónima de Capital Variable;
iii. A diferencia del Promovente, cuya actividad se refiere al sector automotriz, la actividad del Titular se limita al sector de las tecnologías de la información;
iv. Entre las diversas acepciones del acrónimo "RAM" se encuentra la relativa a Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio), como se demuestra con la lista de 122 significados que acompaña el Promovente sobre el acrónimo "RAM", todos los cuales se refieren a productos, servicios, personas y organizaciones distintas a los camiones que comercializa el Promovente bajo su marca RAM;
v. A pesar de ser una marca notoria, resulta que en todo el mundo se está usando el término "RAM" como nombre de dominio para fines distintos a los del Promovente;
vi. El Titular aporta una búsqueda del contenido de la web a la que dirigía el nombre de dominio en disputa del 8 de junio de 1997 al 13 de agosto de 2013, el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa ha contado con contenido diverso como el relativo a tarjetas de memoria ram para computadora, sin referirse a camiones;
vii. A partir del 6 de junio de 2012 y hasta la fecha, se aporta evidencia de contenido alusivo a tarjetas de memoria como parte de una estrategia de apoyo al portal Cosmos Online a través de la web "cosmos.mx", a la que redirigía el nombre de dominio en disputa;
viii. Contrario a lo señalado por el Promovente, el Titular registró el nombre de dominio en disputa sin conocer los productos o servicios del Promovente, sin saber que el Promovente tenía registrada la marca RAM, y en una época en que el acrónimo "RAM" era de uso común;
ix. El Titular no ha impedido que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente puesto que el Promovente cuenta con el nombre de dominio <camionesram.com.mx>;
x. El Titular solicita que se declare el secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa en virtud de que el Promovente no reveló que su representante en este procedimiento es un experto del Centro, quien debía conocer la existencia de herramientas que muestran el contenido en diversas fechas de la página web vinculada al nombre de dominio en disputa.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos bajo la UDRP.
B. Escritos suplementarios no solicitados
La Política y el Reglamento establecen un procedimiento sumario que prevé un solo intercambio de escritos entre las partes. El párrafo 12 del Reglamento señala que es facultad exclusiva del Grupo de Expertos requerir a su entera discreción, la presentación de promociones adicionales a la Solicitud y el Escrito de Contestación.
Los escritos suplementarios que presentaron las partes sin mediar requerimiento del Experto contienen manifestaciones hechas a modo de réplica, dúplica y alegatos, ninguno de los cuales está previsto en la Política.
No obstante lo anterior, a fin de hacer efectivo plenamente el principio de contradicción en este procedimiento, el Experto resuelve admitir los escritos suplementarios de las partes.
C. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba con relación a los tres requisitos siguientes:
i El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos requisitos en el caso concreto.
D. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión a dilucidar bajo este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o auditiva si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
El Promovente funda su solicitud en diversos registros marcarios mexicanos que contienen la denominación RAM, ya sea de manera exclusiva o en combinación con otras denominaciones o números. El registro primigenio fue concedido en 1980.
Al comparar la marca RAM con el nombre de dominio <ram.com.mx>, se advierte que ambos identificadores son indistinguibles entre sí, salvo por los sufijos ".com.mx" y la diferencia de tamaño en los caracteres que conforman un signo con respecto al otro.
Ninguno de estos factores es atendible para diferenciar el nombre de dominio en disputa, de la marca del Promovente.
De lo anterior se impone concluir la identidad gráfica y fonética de los signos en conflicto.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el umbral del artículo 1.a.)i) de la Política.
E. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa, u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."
En resumidas cuentas, el Promovente alega que el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política ya que no puede demostrar que se surte en su favor alguna de las hipótesis defensivas del artículo 1.c) de la Política.
El Titular por su parte aduce que la elección del nombre de dominio en disputa obedeció a una correspondencia de este con las iniciales de su nombre y apellidos. El Experto estima inverosímil esta justificación ya que no existe prueba alguna en el expediente que acredite que el Titular es conocido por el término "Ram" en algún círculo. Ver Wal-Mart Stores, Inc. c. Héctor Ramírez, Caso OMPI No. DMX2014-0026 (el experto rechaza la explicación del titular para haber adoptado el nombre de dominio <wamart.com.mx> toda vez que no demuestra ser conocido como "Wamart" en ningún ámbito).
El Titular alega asimismo que el nombre de dominio en disputa se justifica por la denominación social de la persona moral que aquel constituyó para realizar una de sus actividades económicas. Sin embargo, el Experto considera que esta circunstancia no resulta suficiente para demostrar que el Titular posea derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política, ya que, como expresa el Titular en su escrito suplementario, el nombre de dominio en disputa no tenía por finalidad la comercialización de productos de la sociedad RAM Computación, S.A. de C.V.
Por último el Titular manifiesta que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con relación a la venta de tarjetas de memoria RAM (random access memory) para computadoras. Añade el Titular que en la web a la que dirigía el nombre de dominio en disputa estuvieron albergados banners publicitarios de terceros.
Este Experto no pudo corroborar a través de las evidencias aportadas, que el Titular haya utilizado de manera real y efectiva el nombre de dominio en disputa para comercializar tarjetas de memoria. En las evidencias aportadas por el Titular solo existen un par de fotografías del sitio web del Titular durante 2013. En dichas fotografías aparece únicamente un formulario de solicitud de cotización para tarjetas de memoria por parte de Cosmos Online. Asimismo, llama la atención al Experto que el nombre de dominio en disputa se ha mantenido inactivo durante nueve de sus casi diez años de existencia, incluyendo los últimos dos. Atendiendo a la ausencia de uso actual y a la falta de evidencias de un uso legítimo, no se puede concluir que el Titular tenga derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
En estas condiciones, el Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos al tenor de la Política.
Así se cumple el segundo requisito del artículo 1.a.) de la Política.
F. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, más no limitativa, diversos supuestos indicativos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
Como bien señala el Promovente, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
Sin embargo, la falta de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa no acarrea necesariamente la mala fe en su registro o uso.
El Promovente afirma que su marca RAM es famosa y renombrada, sin que a juicio de este Experto hubiera aportado pruebas pertinentes y suficientes para acreditar dicha afirmación. Tampoco aclara el Promovente si la pretendida fama que atribuye a su marca RAM alcanza a México.
No obstante lo anterior, el Experto toma nota de la admisión que hace el Titular en la página 4 de su escrito de contestación:
"en otras palabras, a pesar, DE SER UNA MARCA NOTORIA, resulta que en todo el mundo se está usando RAM como nombre de dominio, insistiendo en que se usa para fines diferentes a los del promovente".
Si el Titular registró el nombre de dominio en disputa bajo el entendimiento de que RAM era una marca registrada en México, dicho registro fue hecho de mala fe en términos de la Política.
Aún y cuando no hubiese existido mala fe al momento del registro del nombre de dominio en disputa, al realizar el análisis del uso del mismo, el Experto advierte que el Titular no ha usado durante nueve años el nombre de dominio en disputa en relación a uno de los muchos significados que invoca del término RAM, y que actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
De lo expuesto hasta ahora, el Experto destaca los siguientes indicios que están acreditados o se infieren del expediente:
i) la tenencia pasiva del nombre de dominio por nueve años;
ii) la falta de uso del nombre de dominio en disputa durante los últimos dos años;
iii) la falta de intereses legítimos bajo la Política como resultado del uso transitorio del nombre de dominio en disputa durante 2013;
iv) la falta de correspondencia entre el significado que tiene el término RAM en el ámbito informático, y el uso real y efectivo que se ha dado al nombre de dominio en disputa;
v) el registro de la marca RAM en México desde 1980;
vi) el registro de la marca RAM en los Estados Unidos de América desde 2010;
vii) el registro de la marca RAM en la Unión Europea desde 2005;
viii) el uso de la marca RAM en una industria de carácter multinacional como lo es la automotriz;
ix) la comercialización pública y continua en México, Estados Unidos y otros países de vehículos de la marca RAM; y
x) la admisión del Titular respecto del carácter notorio de la marca RAM del Promovente.
Al concatenar estos indicios se concluye que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe en el contexto de la Política.
De esta forma, a juicio del Experto se cumple con el supuesto del artículo 1.a.)iii) de la Política.
7. Secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa
El Titular considera que la presentación de la Solicitud constituye un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa (por sus siglas en inglés "reverse domain name hijacking"), tal y como dicho concepto ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la normativa UDRP (ver, entre otras, la decisión Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc, Caso OMPI No. D2004-0242).
El Experto resalta que, a diferencia de la UDRP, la Política no contempla la posibilidad de que el Titular reconvenga al Promovente por haber promovido la Solicitud de mala fe. Aun de haberse contemplado dicha posibilidad, la señalada reconvención no prosperaría en el contexto de la UDRP cuando el Promovente hubiere prevalecido en su acción de transferencia como ocurrió aquí.
En estas circunstancias, el Experto declara improcedente la pretensión del Titular para condenar al Promovente por secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.
8. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ram.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 21 de octubre de 2015