Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Decisión del Grupo de Expertos

Party City Corporation c. Registration Private, DomainsByProxy.com, LLC

Caso No. DMX2015-0019

1. Las Partes

La Promovente es Party City Corporation con domicilio en Rockaway, New Jersey, Estados Unidos de América, representada por Time Lex, Bélgica.

El Titular es Registration Private, DomainsByProxy.com, LLC, con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <partycity.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México. El Agente Registrador es GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de julio de 2015. El 23 de julio de 2015 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de julio de 2015 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 17 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de septiembre de 2015. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 9 de septiembre de 2015.

El Centro nombró al Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de octubre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de Estados Unidos de América, dedicada a diseñar, fabricar, distribuir y comercializar herramientas, vajillas, mantelería cubertería, cristalería y objetos relacionados para fiestas y otros eventos especiales (bodas, graduaciones, cumpleaños y celebraciones).

La Promovente opera tiendas especializadas en productos para fiestas en los Estados Unidos de América y Canadá, principalmente, bajo las marcas PARTY CITY y HALLOWEEN CITY, así como sitios web de comercio electrónico fundamentalmente a través del nombre de dominio <partycity.com>.

La Promovente otorga franquicias a terceros a lo largo de los Estados Unidos de América, principalmente bajo la marca PARTY CITY.

La Promovente es la legítima poseedora de múltiples nombres de dominio que incluyen la marca comercial PARTY CITY, la cual ha sido registrada en los Estados Unidos de América y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea.

La Promovente es la legítima titular de diversos registros de marca alrededor del mundo que amparan la denominación PARTY CITY. Este experto ha constatado la existencia de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Promovente cuenta con el derecho exclusivo de utilizar y explotar comercialmente la marca PARTY CITY en México, en relación con servicios de tiendas de venta al menudeo de artículos para fiestas.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 24 de febrero de 2014.

El registro de marca mexicano No. 912300 PARTY CITY, fue concedido el 2 de diciembre de 2005, es decir, con 9 años de anticipación a la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa no es un sitio propiamente activo. El sitio contiene una pestaña nominada "Party City", que direcciona al usuario a diversas páginas de Internet propiedad de terceros, en las que se ofertan bienes relacionados a los artículos para fiestas comercializados por la Promovente. Ejemplo: las páginas "www.efavorement.com", "www.sulily.com".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente hizo valer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PARTY CITY, cuyos derechos sobre la misma son disfrutados de manera legítima y exclusiva por la Promovente, tanto en México, como en diversos países del mundo.

Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos o intereses legítimos sobre el mismo, ya que no tiene ningún derecho sobre la marca PARTY CITY y que la Promovente nunca le ha concedido ninguna licencia al Titular para utilizar la marca de manera alguna, incluyendo un nombre de dominio.

Que con base en los precedentes del Centro la Promovente no tiene necesidad de probar la ausencia de un acuerdo de licencia con el Titular, en tanto que "si una regla contiene un elemento negativo se entiende como regla general que es suficiente que la Promovente, al afirmar que el elemento negativo no ha sido dado, provee evidencia prima facie para este elemento negativo" (negativa non sunt probanda) (ver INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, Caso OMPI No. D2000-1467).

Que el nombre de dominio en disputa no es usado por el Titular en conexión con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni hay indicación alguna de que el Titular sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Que los registros de marca de la Promovente en México y alrededor de mundo son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.

Que el localizador de recursos uniforme (URL) <www.partycity.com.mx> es el que efectivamente resuelve al servidor donde se encuentra alojado el sitio web que incluye los enlaces patrocinados. Omitiendo el subdominio "www" el servidor devuelve el código de estado HTTP 404, lo que significa que dicho servidor está activo, pero ahí no se encuentra ninguna página web.

Que el nombre de dominio ha sido registrados o se utiliza de mala fe, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en línea .

Que la pantalla del sitio web al que resuelve el nombre de dominio <partycity.com.mx> muestra claramente que el Titular usa el nombre de dominio en disputa para atraer usuarios de Internet al sitio web que contiene una lista de vínculos a otros sitios web, todas páginas resueltas por el nombre de dominio <imptestrm.com>. Estos sitios web contienen listas de anuncios (de los llamados en inglés "pay-per click") que dirigen a otras páginas web, incluyendo las de competidores de la Promovente, tales como Party Ark.

Que el Titular pretende crear una relación de negocios con la marca de la Promovente, con la intención de confundir a los usuarios de Internet y obtener una ganancia cada vez que los usuarios den click en los vínculos patrocinados.

Que el Titular ha ocultado su identidad al registrar el nombre de dominio de manera anónima. Con base en anteriores decisiones es claro que tomar medidas activas para ocultar su identidad lleva a la conclusión de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe (ver Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Domain Admin, Caso OMPI No. DMX2014-0016).

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009) .

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):

"(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

(ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe."

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <partycity.com.mx> registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada PARTY CITY sobre la cual tiene derechos la Promovente. Los códigos de país (por sus siglas en inglés "ccTLD" y "ccSLD") ".com.mx" son un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país correspondiente a México y no constituyen una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

"(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).

En el caso de estudio, del contenido de la página de Internet que se despliega al entrar al nombre de dominio en disputa, se desprende que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios.

Asimismo, dado que el Titular al parecer ha ocultado su identidad al registrar el nombre de dominio de manera anónima, puede inferirse que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Como sea, el nombre del Titular en nada corresponde con el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca PARTY CITY, no sólo en México, sino en distintos países del mundo, con fecha muy anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca PARTY CITY de la Promovente.

Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra propiamente activo, siendo que se limita a enlaces que direccionan al usuario a otras páginas de Internet de terceros, que promocionan productos competidores de la Promovente, a saber, comercializadores de artículos para fiestas.

De todo lo anterior, se desprende que no se ha probado la existencia de derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que la Promovente cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

"(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea."

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la Promovente ha probado ser titular de la marca PARTY CITY, la cual fue registrada en México, con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que teniendo la marca de la Promovente amplia presencia a nivel internacional en el mercado relevante de artículos de fiestas, tal como surge de las constancias del caso, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca PARTY CITY antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.

Que dado que el Titular al parecer ha ocultado su identidad al registrar el nombre de dominio de manera anónima, es plausible considerar esto como evidencia adicional del registro del nombre de dominio de mala fe (ver Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Domain Admin, Caso OMPI No. DMX2014-0016; y Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (haciendo negocios como Nissan Motor Co., Ltd.) v. Priv Reg, Caso OMPI No. DMX2013-0011).

Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente a su página web, la cual contiene anuncios de competidores de la Promovente, con sus correspondientes enlaces de Internet ("links"). Es decir, el sitio web del Titular genera una ganancia indebida a los competidores de la Promovente y/o al propio Titular, direccionados desde la página del Titular, lo que les genera tráfico en sus sitios web, al capitalizar indebidamente el reconocimiento y prestigio de la Promovente con su clientela potencial.

Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de especular comercialmente con el mismo, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <partycity.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 16 de octubre de 2015