Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Franklin Covey Co. c. Sthepen Covey y/o Fabián Sepúlveda López
Caso No. DMX2015-0015
1. Las Partes
El Promovente es Franklin Covey Co.,con domicilio en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de América ("EE.UU"), representada internamente.
El Titular es Sthepen Covey y/o Fabián Sepúlveda López con domicilio en Culiacán, Sinaloa, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <franklincovey.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México. El Agente Registrador es InterNetX GmbH.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de junio de 2015. El 11 de junio de 2015 el Centro envió a NIC México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de junio de 2015, NIC México proporcionó al Centro, por igual vía, el nombre del registrante y los datos de contacto registrados para el nombre de dominio en disputa, los cuales diferían del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 19 de junio de 2015, suministrando el registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador y notificándole una serie de deficiencias formales en la Solicitud. El 23 de junio de 2015, el Centro informó a las Partes que la Solicitud enmendada había sido presentada en inglés, siendo el español el idioma del procedimiento. El Centro pidió al Promovente realizar una de las siguientes acciones: (1) exhibir prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el inglés; o (2) a falta de acuerdo entre las partes, remitir la Solicitud en español; o (3) presentar una solicitud para que el inglés sea el idioma del procedimiento. En fecha 28 de junio de 2015, el Promovente presentó la Solicitud traducida al español.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada y la Solicitud traducida al español cumplieran con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
En observancia a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando inicio al procedimiento el 3 de julio de 2015. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de julio de 2015. El 13 y 14 de julio de 2015, el Titular, mediante correo electrónico desde la dirección de email del Titular confirmada por NIC México, se identificó ante el Centro como Fabián Sepúlveda López y el 23 de julio de 2015, Fabián Sepúlveda López negó la procedencia de la Solicitud. El 25 de agosto de 2015, el Titular envió nuevamente un correo electrónico informal al Centro.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 4 de agosto de 2015, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De acuerdo con el artículo 13.A del Reglamento, el idioma del procedimiento es el español.
Con fecha 25 de agosto de 2015, el Centro notificó a las partes la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la cual el Experto requirió al Promovente la presentación de copias de los certificados de registro de: a) las marcas estadounidenses referidas en el Anexo 1 de la Solicitud; y b) las marcas mexicanas referidas en el Anexo 2 de la Solicitud. El término para atender el requerimiento se fijó el 1 de septiembre de 2015 para el Promovente y el 7 de septiembre de 2015 para el Titular. El Promovente atendió el requerimiento del Experto antes de la fecha límite. El Titular no se pronunció al respecto de la Orden de Procedimiento.
Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto estima que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
Desde 1984, el Promovente se dedica a la consultoría y capacitación en materia de liderazgo y productividad para ejecutivos y empresas.
Para identificar y distinguir los servicios que presta mediante cursos y seminarios, así como sus materiales educativos, el Promovente tiene registrada la marca FRANKLINCOVEY en los EE. UU desde 2001, así como en México, entre otros países.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 30 de agosto de 2014. De acuerdo a la evidencia presentada por el Promovente, el nombre de dominio en disputa se encontraba activo ofreciendo servicios y productos de igual naturaleza que el Promovente. Actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra redirigido al sitio Web "www.alivioparaelherpes.com".
Al estimar vulnerados sus derechos al uso exclusivo de su marca registrada, el Promovente recurrió al procedimiento administrativo previsto en la Política.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
En resumen, el Promovente alega lo siguiente:
i. El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca del Promovente pues únicamente añade los sufijos ".com.mx";
ii. Dada la fama de la marca FRANKLINCOVEY en los EE.UU con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, sería difícil para el Titular establecer cualquier derecho o interés legítimo en el uso de un nombre de dominio que es confusamente similar a la marca del Promovente;
iii. Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular nunca ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa;
iv. El Titular nunca ha sido autorizado por el Promovente para usar la marca FRANKLINCOVEY en cualquier forma;
v. El Titular no usa el nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, ni para un uso legítimo o no comercial;
vi. En vista de la fama y distintividad de la marca FRANKLINCOVEY, el Titular debió conocer la marca del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa;
vii. El Titular sabía de los derechos marcarios del Promovente ya que el nombre de dominio en disputa ofrece productos y servicios de igual naturaleza a los que ofrece el Promovente;
viii. El Titular usa el nombre de dominio en disputa de mala fe al atraer intencionalmente con fines de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, generando confusión en cuanto a la fuente, afiliación o patrocinio del sitio Web del Titular y los servicios que ahí se ofrecen.
B. Titular
El Titular no contestó formalmente a la Solicitud. El 23 de julio de 2015, el Titular envió un correo electrónico al Centro negando lisa y llanamente la procedencia de la Solicitud.
6. Debate y conclusiones
A. Preliminar
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), el Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos emitidas bajo la UDRP.
B. General
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres supuestos normativos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A continuación se procede al estudio de cada uno de estos supuestos en el caso concreto.
C. Identidad o semejanza en grado de confusión
La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa por sí misma se confunde lo suficiente con la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de la cancelación o transferencia solicitada, con independencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa confunda o no a los usuarios de Internet. Ver Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (el uso que se le da al nombre de dominio en el sitio Web respectivo es irrelevante para los fines de un análisis de confusión en el contexto de la UDRP).
El Promovente funda su Solicitud en diversos registros marcarios mexicanos y estadounidenses que comprenden la denominación "Franklincovey". El primer registro marcario del Promovente es anterior al nombre de dominio en disputa por casi trece años.
Al comparar la marca FRANKLINCOVEY con la porción relevante del nombre de dominio "franklincovey", se advierte este último es indistinguible de aquella.
Como alega con razón el Promovente, los sufijos ".com.mx" no tienen ningún impacto en el estudio del presente requisito pues la presencia de dichos elementos preestablecidos obedece a razones técnicas y por tanto no pueden servir para disociar un nombre de dominio de una marca. Ver Weatherford/Lamb Inc. c. Cecilia lvonne Delgado, Caso OMPI No. DMX2014-0019 (las extensiones ".com" y ".mx" cumplen una función meramente técnica por lo que no son aptas para diferenciar al nombre de dominio en disputa de la marca del promovente).
De lo anterior se impone concluir la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Promovente.
Por las razones expuestas, el Experto estima superado el primer umbral del artículo 1.a de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El artículo 1.c. de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos en un nombre dominio:
i. "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro."
A decir del Promovente, el Titular no posee derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política puesto que a) el nombre de dominio en disputa ofrece productos y servicios de igual naturaleza a los que ofrece el Promovente, desviando tráfico de Internet a un competidor del Promovente; b) no es conocido corrientemente por la denominación "Franklincovey"; y c) no tiene derechos de marca propios en México sobre el término "Franklincovey".
Ante la falta de oposición formal a la pretensión del Promovente, es de presumirse que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
En opinión del Experto, la falta de derechos e intereses legítimos en el caso concreto se evidencia por el reenvío automático del sitio Web del Titular al sitio Web "www.alivioparaelherpes.com", ya que ello supone un aprovechamiento indebido de la marca del Promovente, al captarse tráfico de Internet dirigido originalmente al Promovente, para luego desviarlo a un portal que no justifica en modo alguno la elección del nombre de dominio en disputa.
La adopción del nombre de dominio en disputa para confundir o engañar a los usuarios de Internet sobre el origen, patrocinio, o asociación del sitio Web del Titular, con el Promovente, no da lugar a derechos o intereses legítimos en el marco de la Política. Ver Advance Magazine Publishers Inc. v. Moniker Privacy Services, Registrant, Registrant info@fashionid.com / Registrant, Caso OMPI No. D2009-0801 (El experto considera que el portal bajo el nombre de dominio <detailsmagazine.com> fue creado con ánimo de lucro al inducir a los consumidores a creer erróneamente que el mismo era publicado o patrocinado por el demandante. Tal uso no constituye un uso legítimo del nombre de dominio.)
En estas circunstancias se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.
E. Registro o uso de mala fe
El artículo 1.b de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversas causales de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:
i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.
A diferencia de la UDRP, la Política no exige más que la comprobación, aún de forma indiciaria o presunta, de que el nombre de dominio en disputa fue registrado o se ha utilizado de mala fe.
Si bien "Franklincovey" corresponde en principio a un nombre propio, dicho término ha adquirido distintividad y reconocimiento gracias al uso que el Promovente le ha dado en el comercio. Ver Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia, Caso OMPI No. DMX2014-0028 (la expresión "Vanity Fair" no fue ideada por el Promovente pero es este quien le ha dado difusión y notoriedad al acuñarla como marca).
En vista del registro preexistente de la marca FRANKLINCOVEY en México, así como del uso de dicha marca dentro y fuera de México, el Experto determina que el Titular podía y debía saber de la existencia de esta al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual constituye un indicio de mala fe registral en términos de la Política. Ver Salvamento Automotriz, S.A de C.V. v. Diana Cano, Caso OMPI No. DMX2010-0016 (el término "abimerhi" es un apellido poco común, y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el Promovente).
A juicio del Experto, la conducta del Titular actualiza el supuestos de mala fe descrito en los incisos (iii) y (iv) del artículo 1.b) de la Política, pues el uso del nombre de dominio en disputa para la oferta de productos y servicios de igual naturaleza a los que ofrece el Promovente, y el posterior re-direccionamiento del mismo al portal Web "www.alivioparaelherpes.com", responde a una acción deliberada del Titular en perturbar la actividad mercantil del Promovente y captar tráfico a expensas de la confusión generada con la marca del Promovente.
Al concatenar los indicios y hallazgos arriba referidos, el Experto no tiene duda de que el nombre de dominio en disputa fue registrado y ha venido usándose de mala fe en el contexto de la Política.
La mala fe que aquí se reprocha al Titular se corrobora por la provisión de datos de contacto falsos, según refiere la empresa de mensajería exprés contratada por el Centro para hacerle llegar al Titular, sin éxito, copia en papel de la Solicitud previamente remitida por correo electrónico.
En estas condiciones se colma el supuesto del artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
En mérito de lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 1.g.ii de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <franklincovey.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 10 de octubre de 2015