Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Hologic, Inc. c. Yuichi Yoshida
Caso No. DES2019-0033
1. Las Partes
La Demandante es Hologic, Inc., Estados Unidos de América, representada por Casas Asin, S.L., España.
El Demandado es Yuichi Yoshida, Japón.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <hologic.es>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio es Key-Systems GmbH.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2019. El 15 de noviembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de noviembre de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 17 de diciembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una corporación de nacionalidad estadounidense constituida en el año 1990, que opera a nivel internacional en el sector de la tecnología médica relativa a la detección y tratamiento oncológico del cáncer de mama, así como en la fabricación de soluciones de diagnóstico de enfermedades óseas y de cirugía ginecológica. La Demandante está presente en 36 países (entre ellos España), contando con más de 6.000 empleados y una facturación en el año 2018 de más de USD 3.2 billones. En España es líder en el área de la citología clínica.
La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus productos mediante la marca coincidente con su denominación social HOLOGIC, sola o unida a otros elementos denominativos o gráficos, que ha registrado a nivel europeo e internacional. En concreto, son suficientemente representativos a los efectos del presente caso, los siguientes registros de marca:
Marca de la Unión Europea No. 003361383 HOLOGIC, denominativa, registrada el 27 de enero de 2005, para productos de la clase 10;
Marca de la Unión Europea No. 006954069 HOLOGIC, denominativa, registrada el 28 de julio de 2009, para productos de las clases 5, 9 y 10;
Marca Internacional No. 1258186 HOLOGIC THE SCIENCE OF SURE, figurativa, registrada el 30 de marzo de 2015, para productos y servicios de las clases 37, 41, 42 y 44, que designa, entre otras jurisdicciones, a la Unión Europea.
Marca Internacional No. 1282627 HOLOGIC, denominativa, registrada el 30 de marzo de 2015, para productos de las clases 1, 5, 9 y 10, que designa, entre otras jurisdicciones, a la Unión Europea.
Marca Internacional No. 1354551 HOLOGIC, denominativa, registrada el 9 de agosto de 2016, para productos y servicios de las clases 9, 37, 41, 42 y 44, que designa, entre otras jurisdicciones, a la Unión Europea.
Asimismo, la Demandante opera en Internet a través de varios nombres de dominio relativos a su denominación social y marca HOLOGIC, siendo el principal <hologic.com>, registrado el 10 de septiembre de 1995, que alberga su sitio web corporativo en lengua inglesa, a través del cual difunde sus productos y servicios, con secciones que redireccionan a sus sitios web relativos a diversos países (como Alemania, Canadá, China, Francia, Italia, Japón y Países Bajos), no conteniendo ninguna sección relativa a España ni en idioma castellano.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de septiembre de 2019. En la fecha de esta decisión, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, redireccionando a una página de error del servidor que indica que “no se puede acceder a este sitio web, no se ha podido encontrar la dirección IP del servidor” y/o el mensaje “es posible que la página web http://www.hologic.es/ esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección”. Sin embargo, con arreglo a las evidencias presentadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encontraba ligado a una página web en idioma japonés que ofertaba la descarga de una aplicación financiera para teléfonos móviles, que, según indicaba, funcionaba de forma similar a una tarjeta de crédito, permitiendo pagos o transferencias instantáneas de dinero entre teléfono móviles inteligentes u ordenadores, así como respecto a cajeros automáticos, para la extracción del dinero en efectivo, con un límite de JPY 300.000.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que, debido al uso continuado en el tiempo, elevadas inversiones publicitarias y el buen hacer de la Demandante, la marca HOLOGIC goza de reputación, acreditada por sus resultados económicos. La Demandante cotiza en la bolsa, concretamente en Wall Street, y su cifra global de negocio representa unos USD 1.000 millones, de los cuales 250 millones proceden de la Unión Europea (incluida España). Los medios de prensa españoles se han hecho eco del desarrollo y expansión de la Demandante en España. Se aportan artículos de prensa de El País Digital, así como otros artículos de prensa especializada en el sector médico.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca HOLOGIC de la Demandante, reproduciendo de forma idéntica la denominación prioritaria de su denominación social y de sus marcas (“hologic”), con la intención de aprovecharse indebidamente de la reputación y prestigio de la Demandante. La mera adición del código de país de nivel superior (o “ccTLD” por siglas en inglés) “.es”, debido a su carácter técnico, no es suficiente para distanciar denominativamente el nombre de dominio en disputa de la marca de la Demandante. Existe, por tanto, un alto riesgo de confusión y asociación, que refuerza el hecho de que la Demandante utilice un nombre de dominio similar al nombre de dominio en disputa (<hologic.com>) para identificar su página web corporativa.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que carece de autorización, permiso o licencia para el uso de la marca HOLOGIC y no es posible establecer una relación denominativa entre el Demandando y la denominación que compone el nombre de dominio en disputa. EL nombre de dominio en disputa pertenecía originariamente a un empleado de la Demandante ([…], empleado de la misma desde el 18 de julio de 2005 hasta el 28 de septiembre de 2016, ostentando el cargo de gerente de cuentas de diagnóstico), quien también ostenta todavía (en la fecha de la Demanda) la titularidad del nombre de dominio <hologic.com.es>. Este exempleado de la Demandante procedió a la transferencia capciosa y malintencionada del nombre de dominio en disputa en favor del Demandado. Se aporta una comunicación remitida por la Demandante al mencionado empleado de fecha 31 de agosto de 2015, informándole de su violación de los derechos de la Demandante.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Dado el uso y prestigio de la marca de la Demandante a nivel mundial, no es posible que el Demandando desconociera su existencia, además, posiblemente exista algún tipo de relación entre éste y el anterior titular del nombre de dominio en disputa. La Demandante y su marca HOLOGIC tienen fuerte presencia en Internet, como corrobora una búsqueda de la denominación “hologic” en uno de los buscadores de Internet (Google), revelando más de 4 millones de resultados relativos a éstos. Además, corrobora la mala fe del Demandado el hecho de que resulte materialmente imposible acceder al contenido del nombre de dominio en disputa. Se ha intentado acceder a la página web ligada al nombre de dominio en disputa desde tres buscadores diferentes, sin que haya sido posible. Sin embargo, a través de la copia de la misma guardada en Crome se aprecia que el nombre de dominio en disputa se encontraba ligado a una página web en idioma japonés que ofertaba la descarga de una aplicación financiera para teléfonos móviles. La falta de uso o passive holding actual del nombre de dominio en disputa acredita la mala fe del Demandado, que pretende aprovecharse del buen hacer y fama adquirida por la Demandante, así como perturbar su actividad comercial como empresa líder del sector médico.
La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:
1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, en la que el Reglamento se inspira, y de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)..
A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
En primer término, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento.
La definición de Derechos Previos del artículo 2 del Reglamento es más amplia que la recogida en la Política, en la que aquél se inspira. Entre otras categorías de Derechos Previos, el Reglamento incluye expresamente los “nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”.
La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas internacionales que designan, entre otras jurisdicciones, a la Unión Europea, así como varias marcas europeas, todas ellas registradas, consistiendo en la denominación “hologic”, sola o unida a otros elementos gráficos o denominativos. Estas marcas se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento.
Es importante precisar que el ccTLD “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Recordemos además que en los casos en los que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la demandante o un elemento dominante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, éste es considerado normalmente confusamente similar a los efectos del Reglamento. Véase en este sentido la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera que el distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado, comercializar sus productos y prestar sus servicios, HOLOGIC, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro elemento, a excepción del ccTLD “.es”, siendo, por tanto, directamente reconocible en el nombre de dominio en disputa. Por ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico con la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, a juicio del Experto, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Corresponde por tanto al Demandado acreditar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, mediante las evidencias oportunas.
El Demandado no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, las pruebas y alegaciones presentadas, no determinando automáticamente una decisión a favor de la Demandante. No obstante, al no contestar a la Demanda, no se ha acreditado por el Demandado la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
De acuerdo a la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encontró temporalmente ligado a una página web en idioma japonés referida a una aplicación financiera para teléfonos móviles que según se indicaba permitía la realización de pagos o trasferencias. Sin embargo, en la fecha en que se analiza el caso por el Experto y se redacta esta decisión, el nombre de dominio en disputa parece haber sido dejado sin contendido no siendo posible acceder a la mencionada página. Al intentar acceder a la misma se muestra un error del servidor, señalando en concreto, que “no se puede acceder a este sitio web, no se ha podido encontrar la dirección IP del servidor” y/o el mensaje “es posible que la página web http://www.hologic.es/ esté temporalmente inactiva o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección”. Esta circunstancia indica, a juicio del Experto, que la reacción del Demandado ante la notificación de la Demanda ha sido abstenerse de aclarar sus posibles derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, procediendo, simplemente, a dar de baja el contenido al que el mismo se encontraba ligado.
El Experto nota, además, que no parece que el Demandado sea comúnmente conocido por la denominación “hologic”, ya que el nombre del Demandado no parece estar relacionado con esta denominación, ni se han podido encontrar marcas pertenecientes al Demandado que contengan esta denominación, vigentes en España, la Unión Europea, ni Japón (donde el Demandado se encuentra domiciliado según los datos de registro del nombre de dominio en disputa). El Experto, haciendo uso de sus facultades generales articuladas inter alia en el artículo 18 del Reglamento, ha consultado la base de datos TM-View en este punto. Tampoco, según ha comprobado igualmente el Experto, una búsqueda en Internet sobre el Demandando en relación a la denominación “hologic” revela ningún resultado. En relación a las facultades generales del Experto véase la sección 4.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto nota igualmente que la página web a la que el nombre de dominio en disputa se encontró temporalmente ligado estaba íntegramente redactada en japonés, no conteniendo ninguna sección redactada en castellano. Esta circunstancia revela una falta de punto de conexión con el mercado español, que contrasta con el uso del ccTLD “.es”, circunstancia que contribuye a considerar que no existe una justificación plausible que determine la existencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.
Por último, un factor esencial para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la naturaleza del nombre de dominio en disputa implica un fuerte riesgo de asociación con la marca de la Demandante HOLOGIC, dada la completa identidad entre el nombre de dominio en disputa y esta marca. La inclusión de la marca HOLOGIC de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el ccTLD “.es”, implica en sí misma un alto riesgo de asociación, creando la falsa impresión de que existe algún tipo de conexión entre el titular del nombre de dominio en disputa y la Demandante o se trata de un nombre de dominio y una página web oficial de la misma (posiblemente referida al público japonés).
Todas estas circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y/o esté siendo utilizado de forma legítima y leal o no comercial, estimado que el Demandado no ha podido desvirtuar la acreditación prima facie presentada por la Demandante. En consecuencia, el Experto estima cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.
Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio.
El Experto nota que las evidencias presentadas por la Demandante en relación al alegado carácter notorio de su marca HOLOGIC, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa, permiten considerar que esta marca era conocida de forma notoria, al menos, dentro del sector médico, en el ámbito de las pruebas diagnósticas oncológicas, en el momento en el que se procedió al registro o adquisición del nombre de dominio en disputa por el Demandado. Así mismo, el Experto ha podido comprobar la fuerte presencia en Internet de la marca HOLOGIC y de la Demandante, circunstancia que, unida las publicaciones digitales españolas relativas a éstas aportadas por la Demandante, hacen probable su conocimiento por un público más general y por los usuarios de Internet. Es por tanto factible considerar que el Demandado, a pesar de su localización en Japón según los datos de registro del nombre de dominio en disputa, conociera o debiera conocer la existencia de la marca HOLOGIC; una simple búsqueda en Internet revela múltiples referencias a la misma. Véase en este sentido la sección 3.2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Otras circunstancias relevantes a los efectos del análisis del tercer requisito del Reglamento son: (i) la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, completamente idéntico a la marca de la Demandante, siendo ésta una marca que consiste en una denominación de fantasía acuñada por la Demandante (“hologic”), que carece de significado tanto en idioma español como en japonés; así como (ii) la elección del ccTLD “.es”, que se encuentra desconectado del Demandado y su mercado natural, relativo al público japonés, según el idioma empleado en el contenido ligado temporalmente al nombre de dominio en disputa.
La Demandante ha alegado, además, que el nombre de dominio en disputa fue registrado, en principio, por uno de sus empleados (ahora exempleado), señalando que su transferencia en favor del Demandado fue probablemente “capciosa y malintencionada”. El Experto no considera que existan pruebas suficientes en el expediente que permitan apreciar esta última circunstancia. Sin embargo, el Experto ha podido comprobar, a través de la herramienta de Internet Archive Wayback Machine, que el nombre de dominio en disputa estuvo ligado a la Demandante, albergando su página web relativa al mercado español, desde, al menos, enero de 2016 hasta junio de 2019. Este uso continuado en relación a la marca de la Demandante, así como la completa identidad entre nombre de dominio en disputa y la marca HOLOGIC, determinan que, a juicio del Experto, exista una alta probabilidad de que el Demandado conociera la existencia de la marca de la Demandante cuando procedió a la adquisición del nombre de dominio en disputa.
Igualmente, corrobora la mala fe del Demandado la circunstancia de que éste haya elegido no contestar a la Demandada, no presentando alegación ni acreditación alguna en relación a sus posibles derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, siendo su única reacción ante la Demanda, retirar la página web a la que el mismo se encontraba ligado.
La actuación posterior del Demandado de uso pasivo o passive holding respecto al nombre de dominio en disputa, corrobora igualmente la posible existencia de mala fe por su parte. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En este caso, además, dada la completa identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, la actividad del Demandado ha impedido sin duda que la Demandante utilice su marca HOLOGIC como nombre de dominio, como venía haciendo durante, al menos, los últimos tres años, para promocionar sus productos y servicios en relación al mercado español, generando un claro riesgo de confusión y de asociación con la misma, al estar acostumbrados sus clientes a encontrar la página web de la Demandante al acceder al nombre de dominio en disputa, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.
Todas estas circunstancias permiten concluir, que todo apunta a que el registro o adquisición y el uso del nombre de dominio en disputa, a juicio del Experto, se efectuó de mala fe, considerando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <hologic.es> sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 1 de enero de 2020