Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
MSL Technology S.L. c. Iván García Estébanez
Caso No. DES2015-0040
1. Las Partes
La Demandante es MSL Technology S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por Santos Propiedad Industrial, S.L., Madrid, España.
El Demandado es Iván García Estébanez con domicilio en Oviedo, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <guiadeporteparatodos.es>.
El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es SCIP.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de noviembre de 2015. El 24 de noviembre de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de noviembre de 2015, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 23 de diciembre de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de diciembre de 2015.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 15 de enero de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, MSL Technology, S.L., es la empresa encargada por el Comité Paralímpico Español para el registro, gestión y renovación de sus nombres de dominio, entre los que se cuentan, entre otros, los siguientes: <guiadeporteparatodos.com>, <guiadeporteparatodos.net> y <guiadeporteparatodos.org>. Asimismo, la Demandante era titular desde el año 2010, y hasta el 3 de agosto de 2015, además de los anteriores, del nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado apenas días después por el Demandado, aprovechando un descuido en la renovación por parte de la Demandante.
La Demandante viene utilizando en los últimos tiempos el término no registrado “guía deporte para todos”, para la difusión a través de internet de su oferta de actividades lúdico-deportivas para personas con discapacidad en España.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 14 de agosto de 2015. Del contenido de la Web asociada al nombre de dominio en disputa puede leerse, entre otros, lo siguiente: “¿Qué contenido pornográfico se consume en España?” o “¿Qué porno ven los minusválidos?”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante actúa bajo el mandato del Comité Paralímpico Español en el registro, gestión y mantenimiento de sus nombres de dominio.
- La Demandante es titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una marca notoria no registrada GUIA DEPORTE PARA TODOS con efectos en España, además de una serie de nombres de dominio idénticos todos ellos al nombre de dominio en disputa.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa siendo totalmente consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante sobre la marca notoria no registrada GUIA DEPORTE PARA TODOS, y aprovechándose de un descuido de ésta en la renovación del nombre de dominio en disputa.
- El Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, ofreciendo en el mismo contenido que nada tiene que ver con el deporte y que, sin embargo, pretende relacionarse con el colectivo de discapacitados físicos bajo reclamos tales como “Qué porno ven los minusválidos”.
- El Demandado fue informado de que el nombre de dominio en disputa infringía los Derechos Previos de la Demandante a través de una carta de cese y desistimiento, que fue respondida por el Demandado en términos desfavorables para los intereses de la Demandante, indicándole que el registro era lícito y que, en todo caso, “quizás podamos llegar a algún acuerdo, ya que tanto el registro, el tiempo y demás requieren de una inversión”.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP” en sus siglas en inglés), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.
Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento. Asimismo, y en atención a que Demandante y Demandado tienen su lugar de residencia en España, se tendrá en consideración será de aplicación también la normativa española vigente en materia marcaria.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.
Pues bien, alega la Demandante, al objeto de fundamentar su pretensión, ostentar Derechos Previos sobre la base de la existencia de la marca notoria no registrada GUIA DEPORTE PARA TODOS, así como de una serie de registros de nombres de dominio idénticos al nombre de dominio en disputa.
A este respecto cabe recordar que las marcas notoriamente conocidas gozan de protección en España contra los signos que se consideren reproducción, imitación o traducción de dichas marcas, siempre y cuando corran el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a los que constituyen la base de su reputación. Así, numerosos países y, entre ellos, España -lugar de residencia de las partes - protegen las marcas notoriamente conocidas que no estén registradas de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
En España, tal protección se instrumenta principalmente como una prohibición de registro de las marcas idénticas o similares a “las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París” (art. 6.2d) Ley Española de Marcas).
Dicho lo anterior, resulta de importancia valorar si la marca no registrada alegada por la Demandante goza en realidad de carácter notorio. A tal efecto, resulta de interés manifestar que no existe en el ordenamiento jurídico español una lista de requisitos como tal que permitan de manera automática calificar una marca como notoria o no, sino que tal concepto se ha ido configurando en los últimos años por la jurisprudencia, tanto comunitaria como nacional, y se pueden resumir en los siguientes:
- “La marca notoria debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella” (STJUE, asunto C-375/97).
- “Para determinar el carácter distintivo de la marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca…la cuota de mercado…la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso…la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios” (STJUE, asunto C-342/97).
- “El juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla” (STJUE, asunto C-301/07).
- “Que la marca sea conocida y lo sea en círculos interesados relevantes: (i) Los consumidores reales o potenciales, (ii) Los que participan en los canales de distribución, (iii) Los círculos comerciales” (Sentencia 505/2012 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 23 Jul. 2012, Rec. 64/2010).
Adicionalmente, conviene tener en cuenta las Recomendaciones conjuntas OMPI/CUP respecto de la notoriedad de las marcas:
“A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida. En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:
1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca”.
Por todo lo anterior, y sobre la base de los elementos exhibidos por la Demandante en su Demanda, a juicio del Experto, ha quedado acreditada en el presente procedimiento la notoriedad de la marca no registrada de la Demandante y, por ende, la protección que el ordenamiento jurídico le confiere. No en vano, aporta la Demandante abundante documentación tanto propia (contratos, memorias, etc.) como generada por medios de comunicación (revistas, sitios Web, etc.) donde de manera indubitada se infiere la magnitud del alcance de la marca no registrada en los colectivos paralímpico y minusválido. Así, los propios medios de comunicación hacen referencia a la GUÍA DEPORTE PARA TODOS en entrecomillado, referencia clara a su carácter distintivo notorio. La abundante documentación aportada en el Escrito de Demanda despeja cualquier duda que pudiera albergarse del hecho consistente en que la marca notoria de la Demandante está compuesta en realidad por una perífrasis de términos que, a primera vista, podrían parecer genéricos o incluso descriptivos. Y es que tanto de la documentación aportada de los medios de comunicación, como de acuerdos suscritos con entidades terceras queda claro, a juicio de este Experto, que las que originariamente podían haberse consideradas palabras genéricas, gozan de distintividad suficiente para distinguir la marca GUÍA DEPORTE PARA TODOS de cualquier producto o servicio de similares características que pudieran existir en el mercado.
Adicionalmente, es titular la Demandante de una serie de registros de nombres de dominio, idénticos al nombre de dominio en disputa, en los que la Demandante utiliza de manera recurrente su marca no registrada, que ahondan en el entendimiento del Experto sobre la existencia en la Demandante de Derechos Previos sobre el nombre de dominio en disputa.
Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.
En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con un evidente el riesgo de confusión entre sendos términos. Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <guiadeporteparatodos.es> se revela idéntico a los Derechos Previos de la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual probatio diabólica, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <guiadeporteparatodos.es>, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
En este sentido, se hace preciso indicar que en el marco de la Política UDRP se han venido identificando tres supuestos en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.
A lo anterior, se suma el hecho de que el Demandado no ha contestado a la Demanda, perdiendo de este modo la ocasión de haber alegado hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa o rebatido las alegaciones contra él manifestadas por la Demandante.
Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.
A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Y, entre ellas, que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer usuarios a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante. En este sentido, y aunque la presentación inicial del sitio Web alojado por el Demandado en el nombre de dominio en disputa no se configura como una página con enlaces pay per click o similar que pudieran inferir de manera directa el ánimo de lucro del Demandado, lo cierto es que el uso de una marca notoria en el nombre de dominio en disputa difícilmente podría tener en el Demandado otra intencionalidad que la de obtener, de una u otra manera, un lucro en la explotación futura del nombre de dominio en disputa.
Cabe destacar también que la respuesta del Demandado a la petición de cese y transmisión del nombre de dominio en disputa por la Demandante se traduce en una petición, aun indirecta, de una cantidad económica a cambio de acceder a tal pretensión. Como es sabido, y aunque en el presente supuesto no existe una petición directa de dinero a cargo del Demandado, la insinuación realizada por éste en la correspondencia intercambiada entre las partes, ponen a juicio del Experto al Demandado en la situación de obtener una cantidad superior a los costes documentados, lo cual se constituye como un indicio de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado (artículo 2.1) del Reglamento). Así, Compagnie Gervais Danone SA v. José Gregorio Hernández Quintero, Caso OMPI No. DES2009-0032: “la oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas Heineken España, S.A. c. Rubén Omar García Mantecón, Caso OMPI No. DES2008-0008)”.
A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <guiadeporteparatodos.es> se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca no registrada de la Demandante. Esta circunstancia, notoriedad de la marca, constituye una situación que debe calificarse como prueba de mala fe en el registro del nombre de dominio, dadas las circunstancias del presente caso.
A la vista de estas circunstancias, debe concluirse que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio del signo distintivo de la Demandante. Y es que no puede olvidarse a estos efectos que el primer contenido publicado por el Demandado en el momento inmediatamente posterior al registro del nombre de dominio en disputa es de referencia pornográfica y dirigido al mismo colectivo al que se dirige la Demandante, esto es, el colectivo minusválido, lo cual es una muestra inequívoca del conocimiento por el Demandado de los Derechos Previos de la Demandante sobre su marca notoria GUÍA DEPORTE PARA TODOS. Esta circunstancia serviría para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso del nombre de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que las primeras publicaciones del Demandando en el nombre de dominio en disputa hacen referencia a contenido pornográfico consumido por el colectivo de minusválidos entre los que la marca notoria de la Demandante es conocida.
De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado formalmente a la Demanda. La mala fe del Demandado se refuerza, por lo demás, con la insinuación del ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <guiadeporteparatodos.es> sea transferido al Demandante.
Alejandro Touriño
Experto
Fecha: 30 de enero de 2016