Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Moroccanoil Israel, Ltd. v. Hassan El Bakrioui
Caso No. DES2014-0011
1. Las Partes
La Demandante es Moroccanoil Israel, Ltd. con domicilio en Israel, representada por Elzaburu, España.
El Demandado es Hassan El Bakrioui con domicilio en Girona, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <moroccan-oil.es>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. Y el Agente Registrador es CDMON (10DENCEHISPAHARD S.L.)
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2014. El 23 de abril de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de abril de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de mayo de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de mayo de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de junio de 2014.
El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 11 de junio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía israelí dedicada a la comercialización de productos de cuidado capilar y corporal de alta gama que identifica con la marca MOROCCANOIL.
La Demandante es titular de tres Marcas Comunitarias, en pleno vigor en la actualidad, números: 006492185, MOROCCANOIL, denominativa, depositada el 6 de diciembre de 2007; 008729519, MOROCCANOIL, figurativa, depositada el 17 de noviembre de 2009; y 009015496, MOROCCANOIL, figurativa, depositada el 9 de abril de 2009.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de noviembre de 2013.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma que es una compañía israelí conocida fundamentalmente por la comercialización de productos de cuidado capilar y corporal de alta gama, que se distribuyen en exclusiva a través de salones de belleza, bajo la marca MOROCCANOIL.
Sus productos son ampliamente difundidos en su propia página Web “www.morocanoil.com”, así como en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Pinterest) y en el canal de vídeos de YouTube. También es difundida en periódicos generalistas españoles y en revistas del sector de belleza (Vogue, Bazaar, Marie Claire, Elle). En el buscador Google, la denominación “Moroccanoil” hace referencia inequívoca a la Demandante.
La Demandante afirma que es titular de tres Marcas Comunitarias, a las que se ha hecho referencia en los Antecedentes de Hecho y dadas todas las circunstancias mencionadas considera que se trata de una marca notoria en España.
Respecto a la existencia de identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio en disputa, razona que el elemento principal del nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, no siendo relevante, a los efectos de establecer una diferencia que elimine el riesgo de confusión, el hecho de que el nombre de dominio en disputa contenga un “guión” que separe la denominación “moroccan” del término “oil”, como han sostenido decisiones del Centro en otros casos. A pesar del “guión” la pronunciación fonética es idéntica y los usuarios no lograrán distinguir la marca original del nombre de dominio del Demandado.
La falta de derechos o intereses legítimos la basa la Demandante en el hecho de que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste es conocido por tal nombre, tampoco existen marcas registradas a favor del Demandado con esa denominación.
Además, afirma que las actividades del Demandado no están relacionadas con el sector de la belleza en el que despliega su actividad la Demandante.
Argumenta que el registro de un nombre de dominio no es título que habilite la existencia de derechos e intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio.
Finalmente, asegura que la elección del nombre de dominio en disputa <moroccanoil.es> no puede ser fruto de la casualidad, dada la notoriedad y reputación de la marca de la Demandante en el sector de la belleza.
En cuanto a la existencia de mala fe en el registro o el uso, afirma la Demandante que su marca y su página Web tiene una importante presencia en los medios españoles, lo que hace suponer el conocimiento previo de dicha marca por el Demandado que actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, consciente de que se estaba apropiando de la denominación notoria de la Demandante. Esta actitud ha sido calificada por expertos en decisiones previas bajo el Reglamento y bajo la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés) como de mala fe.
Por último, la falta de uso del nombre de dominio <moroccan-oil.es> es un indicativo más de la mala fe del Demandado pues la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha sido considerada por decisiones bajo el Reglamento y la UDRP como una circunstancia a añadir a la acreditación de la mala fe.
La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa <moroccan-oil.es> le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, el Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
Antes de proceder a dicho análisis, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la UDRP, que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0005 y Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A., Caso OMPI No. DES2006-0014).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos
Se requiere en primer lugar determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. Según el artículo 2 del Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.
En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de diversas Marcas Comunitarias, MOROCCANOIL, todas ellas en vigor en la actualidad. La primera de ellas es la No 006492185, MOROCCANOIL, denominativa, depositada el 6 de diciembre de 2007.
Resulta por tanto obvio que la Demandante es titular de un Derecho Previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.
Además, ha de señalarse que el artículo 34 de la Ley española de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, otorga al titular de una marca el derecho a prohibir que terceros, sin autorización, utilicen la misma en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.
Puede afirmarse que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca de la Demandante puesto que el Demandado lo único que ha hecho es introducir un “guión” entre las denominaciones “moroccan” y “oil” con la intención de fragmentar la marca pero su pronunciación fonética sigue siendo la misma. Por tanto, el “guión” no puede considerarse como un elemento que evite el riesgo de confusión respecto al elemento principal del nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Como cita la Demandante, así lo ha afirmado la decisión Cartucho Mundo S.L. vs Antonio Colello González, Caso OMPI No. DES2010-0032.
Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” puede no considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, mutatis mutandi, Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI No. D2001-1425; Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562; Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L., Caso OMPI No. DES2009-0053.
Por tanto, el Experto considera cumplida por la Demandante la condición establecida en el artículo 2(i) del Reglamento.
B. Derechos o intereses legítimos
La estimación por el Experto de la posible concurrencia de dicho requisito debe ser realizada atendiendo a las alegaciones y documentación aportadas en el procedimiento tanto por la parte demandante como por la parte demandada, con la particularidad de que en aquellos casos en los que el demandado no conteste a la demanda - como en este caso - la carga de dicha prueba será soportada por la demandante.
Realmente, lo que sucede en estos supuestos es que se está imponiendo a la demandante la prueba de un hecho negativo, lo cual resulta prácticamente imposible, tratándose de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica, por lo que debe considerarse suficiente que la demandante, con los limitados medios de prueba que tiene a su alcance para probar dicho requisito, aporte indicios que demuestren prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos.
Y precisamente así se estima en numerosas decisiones, entre las cuales podemos citar, a mero título de ejemplo, EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017; Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI No. D2002-1037; Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-0001; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kuchora, Kal, Caso OMPI No. D2006-0033; Jaguer Land Rover LTD v Jean Ronchi Baptiste, Caso OMPI No. DES2013-0041.
En consonancia con lo anterior, el Experto ha examinado los diferentes indicios alegados por la Demandante en su escrito de Demanda, habiendo podido verificar que:
- El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado.
- El Demandado tampoco es conocido por dicho nombre.
- El Demandado no tiene registradas a su favor marcas con esa denominación.
- No consta que la Demandante haya autorizado al Demandado a registrar su marca como nombre de dominio en disputa.
- No consta que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa asociado a una página Web.
Por otra parte, la existencia del registro de un nombre de dominio no es título que conceda derechos o intereses legítimos sobre el mismo a su titular. No en vano en los acuerdos de registro siempre se hace constar que el solicitante del nombre de dominio afirma no vulnerar derechos de propiedad intelectual de terceros, lo que significa que la concesión del nombre de dominio se hace sin perjuicio de tercero y podrá ser atacada por quien demuestre la existencia de derechos previos a su favor que resulten vulnerados con el registro del nombre de dominio, como es el caso.
Finalmente, hay que añadir que si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, seguramente habría contestado a la Demanda exponiendo sus argumentos y razones; lo cual no ha sucedido en este caso.
Dadas estas circunstancias, el Experto no puede sino concluir que la Demandante ha cumplido con la exigencia contenida en el artículo 2(ii) del Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.
El Experto acoge las alegaciones de la Demandante respecto a la mala fe del Demandado en el registro del nombre de dominio en disputa.
En efecto, la Demandante ha probado la notoriedad en España de la marca MOROCCANOIL. Tiene una extensa y activa página Web; la marca es difundida en España en las revistas más prestigiosas del sector de la belleza; está presente en las redes sociales más conocidas y en los vídeos de YouTube. Estas circunstancias hacen plausible el hecho de afirmar que el Demandado tenía o debía tener conocimiento de la marca de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa ya que no es creíble que sea fruto de la casualidad la elección de dicho nombre de dominio sin conocimiento de la marca de la Demandante.
Hay que recodar, además, la doctrina sentada por numerosas decisiones respecto a que cuando un nombre de dominio comprende la totalidad de una marca notoria, no puede haber sido registrado de buena fe. Así, a modo de ejemplo, pueden citarse las decisiones del Centro dictadas en el marco de la UDRP, General Electric Company v. C PIC NET and Hussain Syed, Caso OMPI No. D2001-0087; Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273.
En este caso, ya se ha afirmado que el hecho de que el nombre de dominio en disputa introduzca un “guión”, fragmentando la marca, no significa que no esté comprendida en su totalidad la marca de la Demandante.
Por todo ello, el Experto concluye que en el registro del nombre de dominio en disputa existió mala fe.
Además, el Experto desea referirse al uso del nombre de dominio en disputa, aunque no sea éste un requisito acumulativo en el Reglamento. La falta de uso del nombre de dominio en disputa pone de manifiesto para el Experto que el Demandado ostenta una mera tenencia pasiva que sólo sirve para obstaculizar la presencia de la marca de la Demandante y sus derechos bajo el código territorial “.es”. Son numerosas las decisiones que así lo han considerado. Como ejemplo, pueden citarse Intel Corporation v. The Pentium Group, Caso OMPI No. D2009-0273, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2009-0003.
Hay que añadir que el registro de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo y de mala fe, no puede originar un uso de buena fe, como también han razonado las decisiones como Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017.
En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante la condición establecida en el artículo 2(iii) del Reglamento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <moroccan-oil.es> sea transferido a la Demandante.
María Baylos Morales
Experto
Fecha: 20 de junio de 2014