WIPO Arbitration and Mediation Center
EXPERTENENTSCHEID
Trikora AG v. A.S.
Verfahren Nr. DCH2021-0018
1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist Trikora AG, Schweiz, vertreten durch Swissberg AG, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist A.S., Georgia.
2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <trikora.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH, Schweiz.
3. Verfahrensablauf
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 28. Juni 2021 per E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.
Am 29. Juni 2021 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 1. Juli 2021 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 21. Juli 2021.
Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 22. Juli 2021 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Zentrum seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht hat. Die Gesuchstellerin wurde vom Zentrum über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen, und beantragte diese am 23. Juli 2021.
Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 5. August 2021 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin wurde 2009 im Handelsregister eingetragen und vermarktet Werbeartikel. Das Kennzeichen TRIKORA wurde schon vom Rechtsvorgänger der Gesuchstellerin, das Einzelunternehmen «Trikora Jürg Siegrist» seit 1979 verwendet.
Die Gesuchstellerin bietet ihre Produkte und Dienstleistungen insbesondere unter dem Domain Namen <trikora.com>.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke TRIKORA (Nr. P-505391) für Produkte und Dienstleistungen in den Klassen 14, 16, 18, 21, 22, 24, 35, 28, 34 und 35. Diese Marke wurde am 15. Juli 2002 hinterlegt und am 11. Dezember 2002 eingetragen.
Der Domain-Name wurde am 5. Juli 2016 registriert. Die Webseite, die unter dem Domain-Namen abrufbar ist, verweist unter anderem auf Werbeartikel-Plattformen von Dritten.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:
Die Marke TRIKORA der Gesuchstellerin ist für Werbeartikel in der Schweiz bekannt, da sie von der Gesuchstellerin bzw. ihres Rechtsvorgängers seit Jahrzehnten gebraucht.
Die Webseite, die unter dem Domain-Namen abrufbar ist, verweist unter anderem auf Werbeartikel-Plattformen von schweizerischen und deutschen Konkurrenten der Gesuchstellerin. Dadurch werden die Markenrechte und die sonstigen Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin in der Schweiz klarerweise verletzt. Die Marke TRIKORA wurde identisch übernommen, und der country-code Top-Level Domain («ccTLD»), «.ch» schaffe einen direkten Bezug zur Schweiz, und so zu einer Verletzung der älteren Rechte der Gesuchstellerin in der Schweiz.
Dabei versucht der Gesuchsgegner den Domain-Namen zu Geld zu machen: je mehr Klicks er erhält, umso mehr verdient er.
Es handle sich dabei um Domaingrabbing, denn als die Gesuchstellerin den Gesuchsgegner auf ihre Rechte aufmerksam gemacht habe, habe er geantwortet, dass man diesen Domain Namen ja kaufen könne.
Dadurch, dass der Gesuchsgegner unter dem Domain-Namen Werbeartikel von Konkurrenten der Gesuchstellerin angeboten habe, habe er die Marke TRIKORA der Gesuchstellerin verletzt. Damit habe der Gesuchsgegner Art. 13 Markenchutzgesetz («MSchG») verletzt.
Der Gesuchsgegner habe zudem den Firmenschutz (Art. 956 Abs. 1 OR) und Namenschutz (Art. 29 Zivilgesetzbuch («ZGB»)) der Gesuchstellerin verletzt und unlauteren Wettbewerb betrieben (Art. 3 lit. d Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb («UWG»)), da er den Domain-Namen in irreführender Weise benutzt habe und damit eine Verwechslungsgefahr geschaffen habe.
B. Gesuchsgegner
Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht.
6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Zuteilung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
A. Bestand von Kennzeichenrechten
Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie Inhaberin der schweizerischen Marke TRIKORA (Nr. P-505391) für Produkte und Dienstleistungen in den Klassen 14, 16, 18, 21, 22, 24, 35, 28, 34 und 35. ist. Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand von Markenrechten dargetan.
Aufgrund des Gebrauchs des Zeichens TRIKORA im Geschäftsverkehr kann sich die Gesuchstellerin zudem auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 lit. d UWG).
B. Klare Verletzung von Kennzeichenrechten
Markenrecht
Gemäss Artikel 13 des MSchG verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Artikel 13 MSchG gewaärt Schutz gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher Zeichen durch Dritte zwecks Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Ware oder Dienstleistungen (Artikel 3 MSchG in Verbindung mit Artikel 13 MSchG). Das Vorliegen einer durch einen Domain-Namen geschaffene Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung der bezeichneten Website und der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (BGer v. 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – riesen.ch). Eine Verwechslungsgefahr besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts, sobald „mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen des Sites geschaffen wird“ (vgl. BGE 128 III 403; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2, Domain-Namen, Rz. 655 u. 664).
Der Experte ist der Meinung, dass zwischen den für die Marke der Gesuchstellerin beanspruchten Waren und Dienstleistungen einerseits und den vom Gesuchsgegner unter dem Domain Namen angebotenen Waren und Dienstleistungen Dritter Gleichartigkeit besteht. Sodann ist die Ähnlichkeit bzw. Identität zwischen der Marke TRIKORA und dem Domain-Namen gegeben.
Es liegt somit eine klare Verletzung der Marke TRIKORA der Gesuchstellerin vor. Da eine Wiederholungsgefahr besteht, ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.
Unlauterer Wettbewerb
Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245).
Die Gesuchstellerin geniesst lauterkeitsrechtliche Priorität in der Schweiz, da sie belegt hat, dass sie das Zeichen TRIKORA viele Jahre vor dem Gesuchsgegner benutzt hat.
Die Registrierung des Kennzeichens der Gesuchstellerin und dessen Benutzung, um Internetbenutzer auf die eigene Webseite bzw. auf die Webseite von Konkurrenten der Gesuchstellerin zu leiten, stellt eine Rufausbeutung dar und verletzt Art. 2 UWG (Mondini/Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2, Domain-Namen, Rz. 680 mit weiteren Hinweisen). Es liegt somit auch eine klare Verletzung von Art. 2 UWG vor. Da eine Wiederholungsgefahr besteht, ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.
Die Registrierung und Benutzung des strittigen Domainnamens verstösst somit gegen Artikel 13 MSchG sowie Artikel 2 UWG. Angesichts der klaren Verletzung des MSchG und des UWG muss nicht weiter untersucht werden, ob auch das Namensrecht oder der Firmenschutz der Gesuchstellerin beeinträchtigt sind.
7. Entscheidung
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <trikora.ch> an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 10. August 2021