WIPO Arbitration and Mediation Center

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Facebook, Inc. e Instagram LLC v. B. V. M. O.

Caso No. DBR2021-0001

1. As Partes

As Reclamantes são Facebook, Inc. e Instagram LLC, ambas dos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representadas por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

O Reclamado é B. V. M. O., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <curtidasnofacebook.com.br>, <instabrasil.com.br>, <instafitness.com.br>, <instagam.com.br>, <instagrambrasil.com.br>, <instagramer.com.br>, <instagrammer.com.br>, <instagrammers.com.br>, <instagrampro.com.br> e <seguidoresinstagram.com.br>, todos registrados perante o NIC.BR, aqui denominados os “Nomes de Domínio”.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 9 de março de 2021. Em 10 de março de 2021, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os Nomes de Domínio. Em 11 de março de 2021, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos Nomes de Domínio, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 22 de março de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de abril de 2021. O Centro recebeu uma comunicação informal do Reclamado no dia 22 de março de 2021 perguntando sobre a possibilidade de acordo. Tendo em vista que não houve qualquer tipo de acordo entre as partes, deu-se continuidade ao procedimento administrativo.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 22 de abril de 2021. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

As Reclamantes são líderes mundiais em serviços de rede social/mídia social e de mensagens por dispositivos móveis, tendo conquistado rapidamente uma notoriedade mundial, principalmente no Brasil, país no qual o Reclamado se encontra. Seus sites disponíveis em “www.facebook.com” e “www.instagram.com” estão atualmente classificados em 7º e 26º lugares, respectivamente, no mundo, bem como em 29º e 130º no Brasil, de acordo com a empresa de informação Alexa. Disponíveis em aparelhos celulares, Facebook e Instagram estão entre os cinco melhores aplicativos, de acordo com “Annie’s Top Apps Worldwide Rankings in 2020”.

O Instagram é uma subsidiária integral da Facebook. Como tal, as duas entidades têm um interesse legal comum suficiente nas marcas FACEBOOK e INSTAGRAM incluídas nos Nomes de Domínio para apresentar uma reclamação conjunta.

As Reclamantes possuem diversos registros de marcas para os termos ”Facebook”, “Instagram” e “Insta” em muitas jurisdições em todo o mundo, incluindo no Brasil. Esses registros de marca incluem, mas não estão limitados aos seguintes:

- Marca registrada no Brasil nº 829480501, FACEBOOK, registrada em 21 de agosto de 2012;
- Marca registrada nos Estados Unidos nº 3041791, FACEBOOK, registrada em 10 de janeiro de 2006;
- Marca registrada internacional nº 1075807, FACEBOOK, registrada em 16 de julho de 2010;
- Marca registrada no Brasil nº 840060980, INSTAGRAM, registrada em 5 de janeiro de 2016;
- Marca registrada nos Estados Unidos nº 4146057, INSTAGRAM, registrada em 22 de maio de 2012;
- Marca registrada internacional nº 1129314, INSTAGRAM, registrada em 15 de março de 2012;
- Marca registrada no Brasil nº 910298033, INSTA, registrada em 19 de dezembro de 2017; e
- Marca registrada nos Estados Unidos nº 5061916, INSTA, registrada em 18 de outubro de 2016.

Refletindo seu alcance global, as Reclamantes são proprietárias de vários nomes de domínio, constituídos pelos termos FACEBOOK ou INSTAGRAM, sob vários domínios genéricos de primeiro nível (“gTLDs”), bem como sob muitos domínios de primeiro nível de código de país (“ccTLDs”).

Os Nomes de Domínio, seguidos das respectivas datas de registro, são <curtidasnofacebook.com.br> (09/07/2017); <instabrasil.com.br> (16/06/2017); <instafitness.com.br> (09/07/2017); <instagam.com.br> (19/06/2016); <instagrambrasil.com.br> (20/04/2019); <instagramer.com.br> (09/07/2017); <instagrammer.com.br> (10/07/2017); <instagrammers.com.br> (09/07/2017); <instagrampro.com.br> (19/06/2016); <seguidoresinstagram.com.br> (23/07/2020).

Seis Nomes de Domínio redirecionam para os sites “seguidores.com.br” ou “bigfollow.net” e quatro nomes de domínio estão inativos.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

As marcas FACEBOOK e INSTAGRAM foram registradas muito antes do registro dos Nomes de Domínio, estando os termos FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA fortemente associados às Reclamantes. O termo “Insta” também é comumente conhecido como a abreviatura de Instagram.

As Reclamantes são líderes mundiais em serviços de rede social/mídia social e de mensagens por dispositivos móveis, tendo conquistado rapidamente uma notoriedade mundial, principalmente no Brasil, país no qual o Reclamado se encontra, sendo proprietárias de várias marcas e nomes de domínio, constituídos pelos termos ”Facebook”, “Instagram” e “Insta”, sob vários domínios genéricos de primeiro nível (“gTLDs”), bem como sob muitos domínios de primeiro nível de código de país (“ccTLDs”).

As Reclamantes informam que suas marcas FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA também são protegidas pela disposição de marcas notoriamente conhecidas nos termos do artigo 6bis da Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é membro, e artigo 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial Brasileira), tendo em vista os aplicativos Facebook e Instagram têm, respectivamente, 2,7 bilhões e 1 bilhão de usuários mensais, o que os torna dois dos aplicativos de rede social mais populares em todo o mundo.

Os termos “Facebook” e “Instagram ”são também os nomes das empresas e nomes comerciais da Reclamantes desde 2004 e 2010, respectivamente.

Os Nomes de Domínio registrados pelo Reclamado compreendem os termos ”Facebook”, “Instagram” e “Insta” idênticos às marcas registradas das Reclamantes, não havendo qualquer tipo de autorização ou motivo que justifique tal uso.

Nesse cenário, as Reclamantes requerem que ao final do processo os Nomes de Domínio em sejam transferidos da seguinte forma: <curtidasnofacebook.com.br> para o Facebook e os demais Nomes de Domínio para o Instagram.

B. Reclamado

O Reclamado foi informado da instauração deste procedimento administrativo, via e-mail, no dia 22 de março de 2021. O Reclamado respondeu o e-mail informando que caso recebesse USD 1.200 transferiria os Nomes de Domínio para as Reclamantes. Não tendo havido acordo entre as partes, foi dada continuidade no procedimento administrativo.

6. Análise e Conclusões

Ao se realizar a análise dos fatos deverá ser observado o quanto previsto nas letras “a”, “b” e “c” do art. 3 do Regulamento, abaixo descritos:

Art. 3 A Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação aos nomes de domínio objetos do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual a Reclamante tenha anterioridade.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Os Nomes de Domínio incorporam em sua totalidade o termo FACEBOOK, INSTAGRAM ou INSTA. Decisões anteriores concluíram, em consonância com o Regulamento, que quando um nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade é suficiente para que se configure uma identidade irregular ou confusa semelhança, assim como determinado pelo requisito do artigo 3º do Regulamento, conforme Laboratoires M&L e L’Occitane International SA v. Hebe Leite, Caso OMPI No. DBR2017-0001.

Dos dez Nomes de Domínio registrados pelo Reclamado seis diferem das marcas registradas FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA das Reclamante apenas pela adição dos termos genéricos “curtidas”, “no”, “brasil”, “fitness”, “pro” e “seguidores”. Os nomes de domínio <instagramer.com.br>, <instagrammer.com.br> e <instagrammers.com.br> diferem da marca registrada INSTAGRAM das Reclamantes pela adição dos sufixos “er”, “mer” e “mers”. Por fim, o Nome de Domínio <instagam.com.br> é um erro de digitação da marca INSTAGRAM das Reclamantes pela omissão da letra “r”. A mera adição de termos descritivos ou sufixos sem carga semântica ou omissão de uma letra não impede que as notoriamente conhecidas marcas registradas das Reclamantes sejam reconhecidas no Nomes de Domínio. Decisões anteriores, em casos semelhantes, determinaram que esses nomes de domínio são confusamente similares conforme Nutrition Investment Company vs. Silvania de Souza Silva, Caso OMPI No. DBR2011-0002; Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. Luzia Candido da Silva, Caso OMPI No. DBR2012-0003 e OLX, Inc. v. Alfredo Carlos Queiros da Silva, Caso OMPI No. DBR2014-0012.

É amplamente aceito que a extensão ”.com.br” é irrelevante ao avaliar se um nome de domínio é idêntico ou confusamente semelhante a uma marca, uma vez que é um elemento funcional.

É indiscutível, portanto, que os Nomes de Domínio demonstram similaridade suficiente para criar confusão com as marcas FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA de propriedade das Reclamantes. Em decorrência, este Especialista conclui que o primeiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

As Reclamantes apresentaram argumentos convincentes e forneceram evidências suficientes dos seus direitos exclusivos sobre as marcas FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA.

Não existem dúvidas de que as marcas FACEBOOK e INSTAGRAM são notoriamente conhecidas, não podendo a Reclamada alegar que desconhecia as atividades empreendidas no Brasil pelas Reclamantes, que são referências internacionais nos seus ramos de atuação.

O Reclamado não é um licenciado das Reclamantes, bem como não foi permitido pelas Reclamantes fazer qualquer uso das marcas registradas das Reclamantes, seja em nome de domínio ou de qualquer outra forma. Nas decisões anteriores, em consonância com o Regulamento, foi considerado que tais circunstâncias são fortes indícios de falta de direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio conforme UNIK S.A. v. Sara Lisboa Luna Rocha, Caso OMPI No. DBR2014-0003.

A pesquisa realizada pelas Reclamantes revelou que o Reclamado não garantiu ou mesmo procurou garantir quaisquer direitos de marca registrada aos termos FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA. Além disso, o Reclamado não pode afirmar de forma concebível que é comumente conhecido pelos Nomes de Domínio ou pelas marcas registradas das Reclamantes, de acordo com o art. 7(b)(i)(2) das Regras, dada a notoriedade das Reclamantes e o fato de que os termos FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA estão intimamente associados às Reclamantes.

O Reclamado não pode afirmar que fez ou está fazendo atualmente um uso legítimo não comercial ou justo dos Nomes de Domínio, sem a intenção de lucro comercial para desviar consumidores enganosamente ou manchar as marcas em questão, de acordo com o art. 7(b)(i)(3) das Regras, visto que o Reclamado nos sites ”bigfollow.net” e “seguidores.com.br”, está usando os Nomes de Domínio com o objetivo de aumentar o tráfego para seus websites que vendem “curtidas”, “comentários” e “seguidores”.

Desta forma, diante do fato de a Reclamada não ter apresentado argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação aos Nomes de Domínio, e em face das evidências e provas apresentadas pelas Reclamantes, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre os Nomes de Domínio.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Diante de todas as evidências apresentadas leva-se a crer que os registros dos Nomes de Domínio foram realizados de má-fé pelo Reclamado, tendo em vista que caracterizam manifesta reprodução ou imitação das marcas FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA das Reclamantes.

No momento em que o Reclamado registrou os Nomes de Domínio entre 2016 e 2020, as Reclamantes já haviam registrado e usado extensivamente suas marcas registradas FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA e adquirido renome e reputação substanciais em todo o mundo, incluindo o Brasil. Portanto, o Reclamado não poderia ter ignorado os direitos das Reclamantes no momento do registro dos Nomes de Domínio. Conforme já decidido em Instagram, LLC v. Commerce of Carnes Donau Ltda - EPP, Caso OMPI No. DBR2016-00053 e Instagram, LLC v. Omer Ulku, Caso OMPI No. D2018-17004. Assim, as Reclamantes afirmam que não há dúvida de que o Reclamado registrou os Nomes de Domínio tendo pleno conhecimento dos direitos anteriores das Reclamantes FACEBOOK, INSTAGRAM e INSTA.

O conteúdo dos websites do Reclamado em ”seguidores.com.br” e ”bigfollow.net” para os quais seis dos Nomes de Domínio se redirecionam, demonstra claramente que o Reclamado conhece as Reclamantes e suas marcas, visto que esses websites fazem múltiplas referências às Reclamantes. As marcas registradas das Reclamantes são termos consolidados, intimamente associados às Reclamantes e às suas plataformas de mídia social. Decisões anteriores consideraram que tal conhecimento constitui forte evidência de má fé conforme Laboratoires M&L e L’Occitane International SA v. Hebe Leite, Caso OMPI No. DBR2017-0001.

O Reclamado está usando seis Nomes de Domínio (<curtidasnofacebook.com.br>, <instabrasil.com.br>, <instagam.com.br>, <instagrampro.com.br>, <instagramer.com.br> e <instafitness.com.br>) de má-fé para “intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante”, respectivamente em conformidade com a alínea (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento.

O uso dos seis Nomes de Domínio pelo Reclamado para promover sites que comercializam “curtidas” e/ou “seguidores” falsos é claramente de má-fé, pois o Reclamado está usando as marcas registradas das Reclamantes para aumentar o tráfego de seus sites a fim de obter ganho comercial derivado da boa reputação da marca registrada das Reclamantes (“com objetivo de lucro”). Por exemplo, no site associado aos Nomes de Domínio <curtidasnofacebook.com.br>, <instabrasil.com.br>, <instagam.com.br> e <instagrampro.com.br>, os usuários da Internet podem comprar por exemplo 1.000 “curtidas” pelo valor de R$ 67,00 ou 500 “seguidores” por R$ 47,00.

O fato de quatro dos Nomes de Domínio estarem inativos não impede a constatação de má-fé.

Finalmente, o e-mail do Reclamdado informando que caso recebesse USD 1.200 transferiria os Nomes de Domínio para as Reclamantes é mais uma evidência de má fé.

Em decorrência, este Especialista conclui que o terceiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3, parágrafo único do Regulamento. Consequentemente, o Reclamado deve ser considerado como tendo registrado e utilizado os Nomes de Domínio de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <curtidasnofacebook.com.br>, <instabrasil.com.br>, <instafitness.com.br>, <instagam.com.br>, <instagrambrasil.com.br>, <instagramer.com.br>, <instagrammer.com.br>, <instagrammers.com.br>, <instagrampro.com.br> e <seguidoresinstagram.com.br> sejam transferidos para as Reclamantes¹ .

José Pio Tamassia Santos
Especialista
Data: 5 de maio de 2021
Local: São Paulo, Brasil

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.