Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
ELECNOR, S.A. c. Tomas Tobajas Romero
Caso No. D2021-0586
1. Las Partes
La Demandante es ELECNOR, S.A, España, representada por Clarke, Modet y Cia. S.L., España.
El Demandado es Tomas Tobajas Romero, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <elecnor.online>. El registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS SE.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de febrero de 2021. El 25 de febrero de 2021 el Centro envió al registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de marzo de 2021 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 18 de marzo de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 22 de marzo de 2021.
El Centro envió una comunicación a las Partes en español e inglés el 18 de marzo de 2021 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda traducida al español en fecha 22 de marzo de 2021. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de marzo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de abril de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de abril de 2021.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de mayo de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una corporación española con presencia en más de cincuenta países. Con unos 15.000 trabajadores su actividad se centra en negocios de infraestructura y negocios de concesiones. Las acciones de Elecnor cotizan en el Mercado Continuo (SIBE).
La Demandante es titular de numerosas marcas en numerosas jurisdicciones de las que destacamos las siguientes:
ELECNOR con número de registro: 9496746 con fecha de presentación el 4 de noviembre de 2010 y registrada el 4 de abril de 2011 ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO).
ELECNOR con número de registro: 10572857, fecha de presentación el 19 de enero de 2012, registrada el 15 de junio de 2012 ante la EUIPO.
ELECNOR con número de registro 1159100, con fecha de presentación el 29 de agosto de 1.986 y con fecha de registro 5 de junio de 1987 ante Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de abril de 2020. El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo en la actualidad.
La Demandante ha intentado contactar con el Demandado a través del Registrador a fin de solucionar el incidente sin que haya habido respuesta.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca ELECNOR de su propiedad. Además, la Demandante alega ser propietaria de numerosos nombres de dominio en relación al término “elecnor” en los que únicamente cambia el dominio de nivel superior. Sin embargo, al tratarse de un requisito estándar de registro, considera que no debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el mismo. Por ello considera cumplido este primer requisito.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, la Demandante fundamenta su pretensión en el hecho de que el Demandado nunca ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa. Tampoco es el Demandado titular de derechos de marca que correspondan con el nombre de dominio en disputa. Niega, por lo demás, haber mantenido relación de algún tipo con el Demandado o, haberle dado permiso o licencia para usar sus marcas en un nombre de dominio. Igualmente, la Demandante destaca su intento de solucionar el incidente a través de las comunicaciones remitidas a través del Registrador.
Finalmente, mantiene la Demandante que existe un alto riesgo de afiliación implícita debido a la identidad entre el nombre de dominio <elecnor.online> y la marca ELECNOR.
Por todo lo anterior, considera la Demandante que prima facie el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Para concluir, la Demandante considera que el Demandado, con el registro del nombre de dominio en disputa, ha intentado aprovecharse del reconocimiento y reputación de la marca ELECNOR o, ha perseguido generar algún tipo de asociación entre las partes cuando ésta no existe.
Que a la vista de su reputación empresarial y la fuerte presencia en Internet, es poco probable que el Demandado no conociera la marca de la Demandante. Por ello, considera que es difícil imaginar que el Demandado haya optado por el registro de forma casual, sin tener en cuenta la marca de la Demandante. En fin, considera que se trata de un registro idéntico a una marca registrada, realizado por una persona sin conexión con esa marca lo que puede calificarse como registro de mala fe “oportunista”.
Respecto del uso, la Demandante alega la falta de uso alguno a pesar del tiempo transcurrido desde el registro del nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.
El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud confusa
Es más que evidente la íntegra reproducción de la marca de la Demandante, ELECNOR, en el nombre de dominio en disputa objeto del presente procedimiento <elecnor.online>. A tal efecto, tiene en cuenta el Experto la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 y, consecuentemente considera que existe identidad a los efectos de este primer requisito.
Hacemos notar que los dominios de primer nivel (en inglés “TLD”) no son normalmente tenidos en cuenta en la comparación que se realiza bajo el primer elemento. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.
En estas circunstancias y, habiendo demostrado suficientemente la Demandante sus derechos marcarios sobre ELECNOR, el Experto debe concluir con el cumplimiento del primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Con sus alegaciones y evidencias la Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Así es, y como ha podido comprobar el Experto, el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa <elecnor.online> según resulta de los resultados en los buscadores de Internet como “google” y, tampoco dispone de signos distintivos sobre el término “elecnor” en las bases de datos de marcas. Además, tal y como manifiesta la Demandante, no existe licencia o autorización de uso de las marcas de la Demandante en favor del Demandado.
Adicionalmente, y como bien plantea la Demandante, los nombres de dominio idénticos a una marca comercial de terceros conllevan un alto riesgo de afiliación o de asociación. En este sentido el Experto se remite a la Sinopsis 3.0 de la OMPI sección 2.5.1 y a The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited v. Identity Protection Service, Identity Protect Limited / Martin Clegg, WM Holdings, Caso OMPI No. D2016-2290.
Tiene en cuenta el Experto el silencio del Demandado quien renunció a presentar las alegaciones o evidencias que pudieran avalar posibles derechos o intereses legítimos a su favor, quedando sin rebatir el caso prima facie de la Demandante. Asimismo, se tiene en cuenta la inexistencia de evidencias en el expediente que pudieran sustentar tales derechos o intereses del Demandado para mantener el registro del nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, la Demandante ha demostrado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa a satisfacción de la Política, párrafo 4(a)(ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
A los efectos de la Política, la Demandante debe probar que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.
La Demandante ha demostrado ser titular de una marca reconocida en el sector de su actividad. En este sentido nota el Experto la cotización en bolsa de sus acciones y la larga trayectoria nacional e internacional de la Demandante, como el uso continuado de la marca ELECNOR. Siendo así y, habida cuenta de la exacta reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa, entiende el Experto que el registro no fue casual sino por razón del conocimiento previo de la marca de la Demandante por el Demandado. Por tanto, el Demando conocía o debía conocer la marca ELECNOR al momento del registro. Ver Philip Morris Products S.A. v. Contact Privacy Inc. Customer 0150128648 / Chen Yu Chen, HeatShopUSA, Caso OMPI No. D2018-0601.
Además, nota el Experto que esa reproducción íntegra de la marca de la Demandante, junto con el TLD “.online”, refuerza el riesgo de asociación o afiliación entre las partes en la medida que sugiere al navegante encontrarse ante la vertiente digital de la actividad de la Demandante.
Por lo demás, la falta de uso del nombre de dominio en disputa determina la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva. Para ello, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003. De esta manera el uso de mala fe se apoya en lo siguiente: el grado de reputación y conocimiento de la marca ELECNOR, la falta de respuesta del Demandado y por ello la ausencia pruebas que apoyen su buena fe y en general la inexistencia de indicios que pudieran sustentar un uso del nombre de dominio de buena fe.
Por ello, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <elecnor.online>, sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 28 de mayo de 2021