Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V. v. Fernando Santana, Santanas com
Caso No. D2020-3352
1. Las Partes
La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.
El Demandado es Fernando Santana, Santanas com, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio en Disputa <rotoplas-ofertas.com>.
El Registrador del Nombre de Dominio en Diputa es PDR Ltd., también conocido como PublicDomainRegistry.com
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de diciembre de 2020. El 10 de diciembre de 2020, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2020, el Registrador remitió al Centro, por igual vía, su respuesta confirmando el nombre del registrante y transmitiendo la información de contacto que aparece en WhoIs. El 17 de diciembre de 2020, el Centro envió a las Partes una comunicación en la que hizo notar que la Demanda se presentó en español mientras que el Acuerdo de Registro del nombre de dominio en disputa está redactado en inglés, según informa el Registrador. La Demanda incluye una solicitud para que el procedimiento se conduzca en español y no en inglés. El Demandado no se pronunció con respecto a dicha solicitud dentro del plazo fijado por el Centro, que venció el 22 de diciembre de 2020.
El Centro verificó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de enero de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de febrero de 2021. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de febrero de 2021.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 9 de marzo de 2021, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa mexicana que fabrica y comercializa en México tanques de almacenamiento de agua (tinacos), cisternas, sistemas hidroneumáticos, bombas de agua, filtros, purificadores, biodigestores, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros productos, y ofrece soluciones de captación, almacenamiento, reutilización y purificación de agua. La Demandante opera también en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú.
La Demandante tiene registrada en México la marca ROTOPLAS desde el 28 de marzo de 1994 (Reg. No. 4554071 ) para aplicarse a “tanques de almacenamiento y tinacos para agua” comprendidos en la clase 19 del nomenclador internacional.
La Demandante tiene también registrada su marca ROTOPLAS en Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, y Uruguay.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 2 de octubre de 2020. La dirección de correo electrónico “[…]@rotoplas-ofertas.com”, la dirección del sitio Web que corresponde al Nombre de Dominio en Disputa, y la marca ROTOPLAS de la Demandante, han sido usadas en correspondencia comercial del Demandado para hacerse pasar por Rotoplas, S.A. de C.V., empresa filial de la Demandante, con el fin de defraudar a los consumidores mexicanos. Al momento de dictarse esta Decisión, el sitio Web vinculado al Nombre de Dominio en Disputa está inactivo.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. Existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas ROTOPLAS y el Nombre de Dominio en Disputa, desde luego excluyendo el dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” y el término “ofertas”, en tanto que estos son elementos descriptivos;
ii. El término “ofertas” no solo es descriptivo sino que fomenta la confusión de forma calculada e intencional haciendo creer a los usuarios de Internet que la Demandante opera el sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa y los contenidos de este;
iii. El nombre “Fernando Santana” no está ni nunca ha estado asociado con la Promovente ni con la marca ROTOPLAS, como lo confirma una búsqueda en el motor de búsqueda Google efectuada el 8 de diciembre de 2020;
iv. El Demandado no es titular de ningún registro de la marca ROTOPLAS ni es licenciatario de dicha marca registrada de la Demandante;
v. El Demandado ha enviado cotizaciones apócrifas a nombre de Rotoplas, S.A. de C.V., filial de la Demandante, utilizando sin autorización la marca y el logotipo de la marca ROTOPLAS y el domicilio real de dicha empresa filial de la Demandante;
vi. El Demandado ni siquiera vende los productos que muestra en su sitio Web sino que utiliza este para realizar conductas presuntamente delictivas al solicitar anticipos o pagos completos de los productos cotizados y posteriormente no entregarlos y no responder ninguna comunicación con el cliente defraudado;
vii. Al hacerse pasar por Rotoplas, S.A. de C.V., el Demandado creó un escenario de inminente confusión y presunto fraude con la marca ROTOPLAS en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web, su contenido y la actividad comercial que se lleva a cabo en este.
B. Demandado
El Demandado no contestó la Demanda.
6. Debate y conclusiones
A. Idioma del Procedimiento
El Registrador confirmó al Centro que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está redactado en inglés.
La Demandante en su Demanda solicita que el procedimiento se substancie en español por las siguientes razones:
a) El nombre de domino en disputa incluye la palabra en español “ofertas”;
b) La cotización apócrifa exhibida por la Demandante está escrita en español y los supuestos precios de los productos están denominados en pesos mexicanos;
c) El contenido del sitio Web del Demandado que estuvo disponible antes de su inactividad actual está en español.
De conformidad con el párrafo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
El Experto advierte que el Demandado eligió intencionalmente un término en español como lo es “ofertas” al momento de crear el nombre de dominio en disputa. El Experto también nota que el Demandado facilitó una dirección aparentemente en México (donde el idioma oficial es el español) para los datos del WhoIs correspondientes al nombre de dominio en disputa, si bien dicha dirección parecería ser falsa. Ver sección E infra.
Por otra parte, el Experto toma nota de que la cotización enviada por el Demandado y exhibida por la Demandante está redactada totalmente en español, como se refiere a continuación: “Descripción: Cisterna Rotoplas 5000 L Básica; Precio Unitario, Importe, Sub total, Descuento, Total, Diecisiete mil tres pesos 86/100 M.N., incluye envío, precio unitario ya incluye descuento, cotización vigente al día 23/10/2020, nuestra planta entrega a domicilio, tiempo de entrega de 1-2 días hábiles después de efectuar pago, precios de promoción cambian sin previo aviso, hasta agotar existencias, envío gratis, precio de fabricante”. En esta cotización el Demandado señala un domicilio en la Ciudad de México (donde se habla español) que corresponde al domicilio de Rotoplas, S.A. de C.V., empresa filial de la Demandante.
Todos estos factores justifican, a juicio del Experto, el cambio de idioma del procedimiento, de inglés a español, como solicita la Demandante, quien se ha visto afectado por el engaño que en idioma español se ha hecho a sus clientes por parte del Demandado. Ver secciones D y E infra.
B. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
C. Identidad o similitud confusa
De acuerdo con el párrafo 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar al cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa, más no así con respecto a la forma en que dicho signo identificador se usa dentro del portal correspondiente.
Al comparar los signos en pugna, el Experto reconoce de inmediato la marca ROTOPLAS de la Demandante dentro del nombre de dominio en disputa <rotoplas-ofertas.com>, a pesar de que este último incluye el término “ofertas”, lo que supone similitud confusa para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa se satisface el primer requisito de la Política, a pesar de que dicha marca esté acompañada de términos genéricos o descriptivos).
El sufijo “.com” es intrascendente a efectos del presente análisis de similitud confusa. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 ”, donde se da cuenta que los gTLD son requisitos de registro estándar y por tanto no deben ser tomados en cuenta para determinar la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca del demandante.
De lo anterior se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca ROTOPLAS de la Demandante.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política.
D. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Ante la falta de contestación a la Demanda, el Experto está facultado para inferir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
En todo caso, incumbe a la Demandante acreditar prima facie que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones de la Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan. Ver Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo, Caso OMPI No. D2017-0667 (la demandante requiere alegar que prima facie el demandado no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
La Demandante alega que el Demandado no posee ningún registro de marca propio sobre el término “rotoplas” ni es licenciatario de la marca ROTOPLAS de la Demandante.
Asimismo, la Demandante exhibe una cotización apócrifa supuestamente enviada por su filial Rotoplas, S.A. de C.V., que incluye una dirección electrónica de contacto que corresponde al nombre de dominio en disputa, así como el domicilio real de la filial de la Demandante, y el diseño de la marca registrada ROTOPLAS sin autorización de la Demandante.
Este uso engañoso del nombre de dominio en disputa, que sirvió para suplantar la identidad de la filial de la Demandante, acredita fehacientemente la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado en el contexto de la Política. Ver sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (el uso del nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad de una persona no puede nunca conferir derechos o intereses legítimos en términos de la Política).
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
E. Registro y uso de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone a la Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del demandante. Ver sección 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 .
La Demandante refiere que el tinaco de plástico es su producto estrella y que la marca ROTOPLAS se ubica en la mente del 77% por ciento de los consumidores de tinacos en México. En opinión del Experto, la marca ROTOPLAS es ampliamente conocida en México ya que los tanques de almacenamiento de agua conocidos comúnmente como tinacos son utilizados por un gran número de viviendas y edificios en México.
En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Demandado, quien aparece domiciliado en México, se apropió indebidamente de un nombre de dominio que reproduce una marca ampliamente reconocida en México como lo es ROTOPLAS, cuyos derechos de uso en el comercio le corresponden exclusivamente a la Demandante.
A mayor abundamiento, el término “ofertas”, que se reproduce en el nombre de dominio en disputa junto con la marca ROTOPLAS, está relacionado con la venta de bienes a precios de descuento, y en esa medida, su inclusión en el nombre de dominio en disputa refuerza la confusión por asociación con los productos de la marca ROTOPLAS de la Demandante.
Por otro lado, el expediente da cuenta de que el Demandado se ostentó falsamente como Rotoplas, S.A. de C.V. en la cotización apócrifa de productos ROTOPLAS que la Demandante aportó como prueba a este procedimiento, y en la que se incluye una dirección electrónica de contacto asociada al nombre de dominio en disputa.
La cotización apócrifa de referencia revela el obvio propósito de defraudar a consumidores potenciales de productos de la marca ROTOPLAS fabricados y distribuidos por la Demandante. Este uso del nombre de dominio en disputa con fines fraudulentos es prueba concluyente de mala fe en el sentido de la Política. Ver sección 3.4 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 (el uso del nombre de dominio en disputa para actividades ilegales, tales como suplantación de identidad, fraude, uso indebido de datos personales, distribución de virus informáticos, etc. configura mala fe en términos de la Política).
El Experto toma nota de que en el ciberespacio2 se pueden encontrar diversas denuncias de fraude presuntamente cometido a través del portal del Demandado, en los siguientes términos: “Me estafaron desde esta página https://rotoplas-ofertas.com”; Evite experiencias desagradables. No haga compras en la página www.rotoplas-ofertas.com; Me estafaron en este link: https://rotoplas-ofertas.com”
Por último, no pasa inadvertido que la dirección de contacto proporcionada por el Demandado al momento de registrar el nombre de dominio en disputa es falsa, como lo corrobora el reporte3 de la empresa de mensajería empleada por el Centro, lo que constituye un dato adicional que confirma la mala fe.
Atento a todo lo cual, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, y se ha venido utilizando de mala fe.
En consecuencia, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto dispone que el nombre de dominio <rotoplas-ofertas.com> sea transferido a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 2 de abril de 2021
1 Entre otros registros de fecha posterior que amparan la marca ROTOPLAS en las clases internacionales 6, 11, 19 y 20.
2 “https://www.facebook.com/pg/RotoplasAgroMX/posts/”; “https://www.facebook.com/pg/DistribuidorTanquesyCisternas/posts/”; “http://www.findglocal.com/MX/Mexico-City/208205992777/Rotoplas”; “https://www.foodbevg.com/MX/Mexico-City/208205992777/Rotoplas”
3 Del 1 de febrero de 2021, que indica “bad address”.