Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Proteína Animal, S.A. de C.V. c. Leticia Licona
Caso No. D2020-2180
1. Las Partes
La Demandante es Proteína Animal, S.A. de C.V., México, representada internamente.
La Demandada es Leticia Licona, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <huevo-sanjuan.com> y
<huevos-sanjuan.com>.
El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de agosto de 2020. El 19 de agosto de 2020 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de agosto de 2020, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 24 de agosto de 2020, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 24 de agosto de 2020.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 24 de agosto de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 25 de agosto de 2020. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de septiembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de septiembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de septiembre de 2020.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de octubre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Conforme a lo afirmado en la demanda y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Demandante:
1.- Es una Sociedad, fundada en 1954 existente bajo las leyes de la República Mexicana, misma que se constituyó bajo la denominación Multiplicadora Proan, S.A. de C.V.
2.- Está ubicada en una zona reconocida por su producción avícola, ganadera y en particular por la calidad de sus lácteos y todos sus derivados.
3.- En la década de los cincuentas se inicia con la crianza de 500 pollitas de huevo para plato, en la década de los sesentas mejora el sistema de producción de huevo y en los setentas inicia la protección pecuaria, así como la producción de huevo en granjas elevadas, crianza de pollitas en jaulas y la construcción de la primera granja porcina de ciclo completo. En la década de los noventas se realizan las primeras pruebas para la producción de huevo en jaulas tipo batería de seis niveles y para el dos mil queda instalado y funcionando el Parque Industrial Proan. La empresa cuenta con un total de 25.2 millones de gallinas ponedoras en producción, por lo que se coloca entre las más grandes del mundo.
4.- Es titular de diversas marcas siendo la de HUEVO SAN JUAN una de las marcas líder en el mercado de huevo fresco. Con esta marca también se produce y comercializa, productos tales como claras de huevo, huevo cocido y huevo light, con altos beneficios nutricionales y producido bajo estrictas normas sanitarias.
5.- Es titular en México de los siguientes registros de marca:
a. Registro No. 746626 – SAN JUAN y Diseño, solicitada el 25 de abril del 2001, otorgada el 13 de mayo del 2002, vigente hasta el 25 de abril del 2021 para distinguir productos de la clase 29 internacional.
b. Registro No. 1085214 – SAN JUAN y Diseño, solicitada el 23 de enero del 2009, otorgada el 17 de febrero del 2009, vigente hasta el 23 de enero del 2029 para distinguir productos de la clase 29 internacional.
c. Registro No. 581670 – SAN JUAN y Diseño, solicitada el 12 de noviembre de 1991, otorgada el 6 de julio de 1998, vigente hasta el 12 de noviembre del 2021 para distinguir productos de la clase 29 internacional.
d. Registro No. 1004197 – SAN JUAN y Diseño, solicitada el 27 de julio del 2007, otorgada el 26 de septiembre de 2007, vigente hasta el 27 de julio del 2027 para distinguir productos de la clase 29 internacional.
Asimismo, la Demandante es titular en Estados Unidos de América de los siguientes registros marcarios:
a. Registro No. 5018973 SAN JUAN y Diseño, solicitada el 16 de junio del 2015, otorgada el 9 de agosto de 2016, vigor hasta el 9 de agosto del 2026 para distinguir productos de la clase 29 internacional.
b. Registro No. 3898977 – SAN JUAN LIGHT y Diseño, solicitada el 12 de enero del 2010, otorgada el 4 de enero del 2011, vigor hasta el 4 de enero del 2021 para distinguir productos de la clase 29 internacional.
6.- Es titular de los nombres de dominio <huevosanjuan.com.mx> registrado el 18 de octubre de 2001 y <huevosanjuan.com> registrado el 27 de agosto de 2010. De acuerdo con la investigación en WhoIs, estos fueron registrados por Consorcio Consultivo Empresarial, S.C. La Demandante exhibió un Contrato de Servicios Profesionales de fecha 1 de enero del 2009, celebrado con Consorcio Consultivo Empresarial, S.C., así como una carta firmada en nombre de esa empresa por virtud de la cual se asienta que los nombres de dominio <huevosanjuan.com> y <huevosanjuan.com.mx> fueron registrados bajo encargo de Proteína Animal, S.A. de C.V. y por tanto reconoce que los derechos de titularidad le pertenecen al Demandante.
7.- El nombre de dominio en disputa <huevo-sanjuan.com> fue registrado el 26 de julio de 2020 y el nombre de dominio en disputa <huevos-sanjuan.com> fue registrado el 13 de agosto de 2020.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en sus alegaciones que:
1) Los nombres de dominio en disputa son idénticos hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante y fueron registrados con posterioridad a las solicitudes de registro de las marcas de la Demandante, así como del uso que ha hecho de sus marcas, desde 1954.
2) La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, ni es comúnmente conocida en el mercado a través de los mismos. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso de los nombres de dominio en cuestión.
3) No tiene conocimiento o pruebas de que haya realizado o haya utilizado o efectuado preparativos demostrables y serios para la utilización de los nombres de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los servicios que ampara la marca.
4) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados y utilizados de mala fe, puesto que la Demandada debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca SAN JUAN, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho su titular de la misma a través de la comercialización de los productos amparados por la misma.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés. La Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español dado que ambas partes se encuentran domiciliadas en México y el contenido de las páginas web a la que dirigen los nombres de dominio en disputa. La Demandada, guardó silencio sobre la cuestión.
De acuerdo con dichos antecedentes, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español teniendo en cuenta principalmente la composición de los nombres de dominio en disputa y las evidencias presentadas por la Demandada.
De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la Demandante tiene derechos;
ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Demandada no presentó contestación en tiempo y forma a la Demanda promovida por la Demandante, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15.a) del Reglamento; es decir, resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
En este orden de ideas, y puesto que la Demandada no presentó contestación a las alegaciones de la Demandante, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Demandada.
A. Identidad o similitud confusa
Los nombres de dominio en disputa <huevo-sanjuan.com> y <huevos-sanjuan.com> son confusamente similares a la marca SAN JUAN, lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente la denominación “San Juan” amparada por los registros de marca de la Demandante.
La inclusión de los términos “huevo” o “huevos”, no evita concluir que los nombres de dominio en disputa sean confusamente similares a la marca SAN JUAN, sin perjuicio de que los términos “huevo” o “huevos” sean términos descriptivos que no inciden en evitar una conclusión de similitud confusa de los nombres de dominio en disputa con la marca de la Demandante.
Cabe señalar que el uso de los dominios con los sufijos “.com” responde a requisitos de carácter técnico y carecen de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Demandante demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre los nombres de dominio en disputa.
En este orden de ideas, la Demandada no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Demandada con la marca de la Demandante; (ii) que la Demandada no es conocida por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en los nombres de dominio en disputa; y (iii) que la Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
Al no contestar la Demandada las afirmaciones de la Demandante, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.
De acuerdo con las alegaciones y la evidencia presentada por la Demandante, los nombres de dominio en disputa han sido registrados y utilizados con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores o perjudicar por completo la marca de la Demandante aprovechándose de su amplia reputación. Por otra parte, no se encontraron evidencias en el expediente de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Asimismo, el Experto nota que, los nombres de dominio en disputa conllevan un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante, dado que intenta suplantarla y lo que acredita con el acta No. 1533 libro de registro, volumen 1, expedida por el Corredor Público No. 13 Víctor M. Delgadillo de la Cerna, Plaza Aguascalientes por virtud de la cual asienta (a Fojas 14 del Instrumento, Décima Séptima Pantalla), respecto del nombre de dominio en disputa <huevo-sanjuan.com> lo siguiente:
“En relación a los medios de contacto que se observan, precisó mi solicitante que tanto los correos electrónicos, como el número de teléfono que se muestran en la página anteriormente visualizada no son los que su representada ha designado para la venta de huevo, aunado al hecho de que no tiene autorizado a ningún tercero ajeno a su organización para comercializar sus productos, por lo que se trata de una evidente suplantación de identidad comercial en perjuicio de su representada y su clientela.”
En la Foja 16 del mismo instrumento Décima Novena Pantalla, se señala lo siguiente:
“Antes de continuar, mi solicitante, hizo una pausa y reiteró que tanto las direcciones de correo electrónico […]@huevo-sanjuan.com y […]@huevo-sanjuan.com así como el número de teléfono 3951 3204 47 no tienen relación alguna con su representada, mientras que el domicilio […], que se indica en la página, sí corresponde al de su representada, de tal suerte que quien o quienes realizaron dicha página en internet, combinan datos falsos, es decir que no tienen relación alguna con su representada, con verdaderos – que sí pertenecen a su representada – para engañar al público y suplantar comercialmente a su representada.”
Sin perjuicio de lo anterior, en la página de la Demandante se aprecia un anuncio advirtiendo a los consumidores de las prácticas presumiblemente fraudulentas de la Demandada.
A juicio del Experto, tomando en cuenta las constancias del expediente, le permiten suponer que la Demandada tenía pleno conocimiento de la existencia de la marca SAN JUAN, de su alto renombre y prestigio de la Demandante. Por lo que solicitó el registro de los nombres de dominio en disputa, con la intención de engañar al público consumidor, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados y estén siendo utilizados de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de dicho demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio; o
ii) se han registrado los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se han registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se han utilizado los nombres de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Demandante y la falta de contestación de la Demandada, a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa fueron registrados y utilizados por la Demandada de mala fe.
El hecho que los nombres de dominio en disputa reproduzcan íntegramente la marca de la Demandante y se registraran en fecha posterior al registro de la marca, (esto es, la marca se registró antes de la fecha del registro de los nombres de dominio en disputa), acredita la mala fe con la que se registraron los nombres de dominio en disputa sobre la base de que la Demandada tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la marca de la Demandante. Por otra parte, los nombres de dominio en disputa reproducen en su integridad las marcas de la Demandante junto con el término “huevo” que es uno de los productos que comercializa la Demandante. El Experto considera que la Demandada ha actuado de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa intentando crear una confusión por asociación en los usuarios de Internet con las marcas de la Demandante.
Asimismo, el Experto nota que, como señala la Demandante, en ocasiones los nombres de dominio en disputa no resuelven a una página web activa, en relación con la tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa, este Experto considera que, ante la ausencia de contestación por parte de la Demandada, esto no impide una conclusión de mala fe.
La Demandada ha incurrido en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el párrafo 4(a)(iii) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa <huevo-sanjuan.com> y <huevos-sanjuan.com> sean transferidos a la Demandante.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 19 de octubre de 2020