Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. 1&1 Internet Inc. / Fernanda Montes, Franquicias de México S.A. de C.V.
Caso No. D2020-1378
1. Las Partes
La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representada por Arochi & Lindner., México.
La Demandada es 1&1 Internet Inc., Estados Unidos de América / Fernanda Montes, Franquicias de Mexico S.A. de C.V., México.
2. El Nombre de Dominio y el/los Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <rotoplasdistribuidor.com>.
El Registrador del nombre de dominio en diputa es 1&1 IONOS Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de mayo de 2020. El 2 de junio de 2020 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de junio de 2020, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 10 de junio de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 12 de junio de 2020.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada satisficieran los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de julio de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de julio de 2020.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de julio de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa mexicana que fabrica y comercializa en México tanques de almacenamiento de agua (tinacos), cisternas, sistemas hidroneumáticos, bombas de agua, filtros, purificadores, biodigestores, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros productos, y ofrece soluciones de captación, almacenamiento, reutilización y purificación de agua. La Demandante opera también en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú.
La Demandante tiene registrada en México la marca ROTOPLAS desde el 28 de marzo de 1994 (Reg. No. 4554071) para aplicarse a “tanques de almacenamiento y tinacos para agua” comprendidos en la clase 19 del nomenclador internacional.
La Demandante tiene también registrada su marca ROTOPLAS en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, y Uruguay.
La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 4 de mayo de 2020. Hasta antes de la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa albergó un sitio Web que se hizo pasar como portal de la Demandante, cuya marca y logotipo figuraban de manera prominente en el sitio Web de la Demandada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
Las alegaciones de la Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. Existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas ROTOPLAS y el nombre de dominio en disputa, desde luego excluyendo el dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” y el término “distribuidor”, en tanto que estos son elementos descriptivos;
ii. El término “distribuidor” no solo es descriptivo sino que fomenta la confusión de forma calculada e intencional haciendo creer a los usuarios que la Demandante administra el sitio Web de la Demandada y los contenidos que ahí se despliegan;
iii. La combinación de términos descriptivos como “dealers”, con una marca automotriz, fomentan la confusión entre la marca AUDI del demandante y el nombre de dominio disputado <audidealers.com>, tal como lo estableció el experto en Volkswagen Group of America, Inc. v. Moniker Privacy Services / Mainstream Advertising, Nathan Joseph, Caso OMPI No. D2014-0528;
iv. La Demandada engaña a los usuarios de Internet cuando señala que la Demandante es la titular de los derechos de autor sobre los contenidos del sitio Web de la Demandada;
v. La Demandada no es distribuidor de la Demandante ni tiene relación alguna con la Demandante;
vi. La Demandada reproduce sin autorización imágenes, banners y layouts que toma del sitio oficial del distribuidor autorizado de la Demandante Dinámica en Soluciones (Disoin) “www.distribuidornacional.com”, e incluye enlaces que dirigen a canales de comunicación y redes sociales de dicha empresa, como si fueran de la Demandada;
vii. La Demandada ni siquiera vende los productos que muestra en su sitio Web sino que utiliza este para realizar conductas presuntamente delictivas al solicitar anticipos o pagos completos de los productos cotizados y posteriormente no entregarlos y no responder ninguna comunicación con el cliente defraudado;
viii. La dirección de contacto de la Demandada es falsa ya que la Avenida Do Brasil no existe en la Ciudad de México sino en Lisboa, Portugal;
ix. El sitio Web de la Demandada incluye las mismas imágenes de los productos de la Demandante que las que se mostraban en el portal asociado al nombre de dominio <rotoplasplanta.com>, que fue transferido a la Demandante en Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Abraham Montes Cristo, Caso OMPI No. D2019-0921.
B. Demandado
La Demandada no contestó la Demanda.
6. Debate y conclusiones
A. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
B. Identidad o similitud confusa
De acuerdo con el párrafo 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar al cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto de la cadena alfanumérica que configura el nombre de dominio en disputa, más no así con respecto a la forma en que dicho signo identificador se usa dentro del portal correspondiente.
Al comparar los signos en pugna, el Experto reconoce de inmediato la marca ROTOPLAS de la Demandante dentro del nombre de dominio en disputa <rotoplasdistribuidor.com>, aun cuando este último incluye el término “distribuidor”, que es descriptivo, lo que supone similitud confusa para efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política. Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 (cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa se satisface el primer requisito de la Política, a pesar de que dicha marca esté acompañada de términos genéricos o descriptivos).
El término “distribuidor” no disipa la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Ver Grupo Rotoplas, S.A.B. DE C.V. c. Lucrecia Gomez Gomez, Caso OMPI No. D2019‑1919 (las palabras “distribuidorautorizado” se refieren a la relación comercial que se da entre el titular de la marca y quien distribuye sus productos mediando autorización).
El sufijo “.com” es intrascendente a efectos del presente análisis de confusión. Ver sección 1.11.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0”, donde se da cuenta que los gTLD son requisitos de registro estándar y por tanto no deben ser tomados en cuenta para determinar el nombre de dominio en disputa se confunde o no con la marca del demandante.
De lo anterior se impone concluir que el nombre de dominio en disputa es similar, hasta el punto de crear confusión, con la marca ROTOPLAS de la Demandante.
Por consiguiente, se estima superado el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Ante la falta de contestación a la Demanda, el Experto está facultado para inferir que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).
En todo caso, incumbe a la Demandante acreditar prima facie que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en la Política, para lo cual deben tomarse en cuenta las alegaciones de la Demandante que resulten verosímiles y razonables al Experto, así como las pruebas que en su caso se ofrezcan. Ver Columbia Viajes S.A.C.I.A.I. y F c. Luis Albertazzo, Caso OMPI No. D2017-0667 (la demandante requiere alegar que prima facie el demandado no posee derechos o intereses legítimos. Una vez alegada tal circunstancia, es al demandado a quien corresponde aportar pruebas para establecer que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).
La Demandante alega que la Demandada no posee ningún registro de marca propio sobre el término “rotoplas” ni es licenciatario de la marca ROTOPLAS de la Demandante.
Asimismo, la Demandante demuestra con impresiones del sitio Web de la Demandada, que esta se hizo pasar por la Demandante, para lo cual utilizó la denominación social de la Demandante, el diseño registrado de la marca ROTOPLAS de la Demandante, imágenes de los productos que comercializa la Demandante, el Aviso de Privacidad de la Demandante, entre otros elementos literales y gráficos de la Demandante.
Este uso engañoso del nombre de dominio en disputa, que sirvió para suplantar la identidad de la Demandante, acredita fehacientemente la falta de derechos e intereses legítimos de la Demandada al amparo de la Política. Ver sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En estas condiciones, el Experto estima satisfecho el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
D. Registro y uso de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone a la Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
La Demandante refiere que el tinaco de plástico es su producto estrella y que la marca ROTOPLAS se ubica en la mente del 77% por ciento de los consumidores de tinacos en México. En opinión del Experto, la marca ROTOPLAS es ampliamente conocida en México ya que los tanques de almacenamiento de agua conocidos comúnmente como tinacos son utilizados en un gran número de viviendas mexicanas.
En este orden de ideas, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque la Demandada, quien está domiciliada en México, se apropió indebidamente de un nombre de dominio que reproduce una marca ampliamente reconocida en México como lo es ROTOPLAS, cuyos derechos de uso exclusivo le corresponden a la Demandante. Ver sección 3.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 (la mala fe se produce cuando el demandado toma ventaja indebida o abusa de la marca del demandante).
Por otro lado, el expediente da cuenta que la Demandada se ostentó falsamente como la Demandante en el sitio Web que albergó el nombre de dominio en disputa, aparentemente con el propósito de defraudar a los consumidores mexicanos que desearan comprar los productos que comercializa la Demandante. Este uso del nombre de dominio en disputa configura mala fe en términos de la Política. Ver Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Maria Téllez Amador, Rotoplásticos de México, Caso OMPI No. D2020-1224 (el nombre de dominio <rotoplasofertas.com> aloja un sitio web en el que se despliegan marcas, derechos de autor y otros derechos exclusivos de la demandante, sin su autorización y con el ánimo de atraer y/o estafar clientes de la demandante).
La conducta de la Demandada actualiza plenamente la causal de mala fe prevista en el párrafo 4(b)(iv) de la Política al crear la falsa apariencia de que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa era operado directamente por la Demandante.
Por último, no pasa inadvertido que la dirección de contacto proporcionada por la Demandada al momento de registrar el nombre de dominio en disputa es falsa, como lo corrobora el reporte2 de la empresa de mensajería empleada por el Centro, lo que constituye un dato de prueba adicional de mala fe.
Atento a todo lo cual, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, y se ha venido utilizando de mala fe.
En consecuencia, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <rotoplasdistribuidor.com> sea transferido a la Demandante.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 3 de agosto de 2020
1 Entre otros registros de fecha posterior que amparan la marca ROTOPLAS en las clases internacionales 6, 11, 19 y 20.
2 Del 23 de junio de 2020, que indica “bad address”.