Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Stone & Concrete, S.L c. Teka Industrial, S.A. / Faustino Torvisco Ontiveros

Caso No. D2019-2902

1. Las Partes

La Demandante es Stone & Concrete, S.L, España, representada por R. Volart Pons, España.

Los Demandados son Teka Industrial, S.A. (“el Primer Demandado”), España representada por Clarke, Modet & Co., España / Faustino Torvisco Ontiveros (“el Segundo Demandado”), España (de manera conjunta e indistintamente, “la Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <buades.com>. El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de noviembre de 2019. El 26 de noviembre de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de noviembre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 3 de diciembre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 5 de diciembre de 2019.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 3 de diciembre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 5 de diciembre de 2019. El Primer Demandado presentó una solicitud para el idioma del procedimiento fuera el español el 5 de diciembre de 2019, mientras que el Segundo Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11 de diciembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de diciembre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de diciembre de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de enero de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante forma parte de un grupo empresarial denominado HBA GROUP. La actividad empresarial consiste, entre otras, en la fabricación y suministro de grifería. Es titular o beneficiaria de las siguientes marcas:

El Primer Demandado Teka Industrial, S.A. tiene como filial a la entidad TEKA SANITARY SYSTEMS,S.A. quien fue titular de una marca española con el elemento denominativo BUADES desde el año 1963 hasta el año 2014. La pérdida de la marca tiene su origen en un procedimiento judicial de caducidad marcaria ya firme.

Las Partes mantienen una disputa judicial en relación a otro signo distintivo ajeno a este procedimiento.

El nombre de dominio en disputa <buades.com> fue registrado el 8 de febrero de 1997. El titular registral del nombre de dominio en disputa es Faustino Torvisco Ontiveros. El nombre de dominio en disputa redirige a la web oficial del Primer Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa reproduce exactamente el elemento dominante de su cartera de marcas. Así pues, dice, el nombre de dominio en disputa <buades.com> es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con las marcas de su titularidad.

Que siguiendo el criterio de decisiones anteriores, al realizar la comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca no debe tenerse en cuenta el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”. Que tampoco debe tenerse en cuenta los elementos gráficos de las marcas.

Con todo, sostiene que en virtud del redireccionamiento que se está efectuando a la página web de la parte Demandada, existe un riesgo claro de confusión o, cuanto menos de asociación en el público consumidor y en los usuarios de internet que pueden creer erróneamente que el nombre de dominio en disputa tiene relación con la demandada.

La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa <buades.com>. La Demandada es conocedora de la pérdida del signo “buades” que sufrió en la medida que en virtud de resolución judicial firme fue desapoderada de ella desde 2015. Por tanto, considera que la parte Demandada no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios.

Tampoco es la parte Demandada titular de cualquier otra marca que incorpore de alguna manera el término “buades” y no existen evidencias de que sea conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

En todo caso, dice la Demandante, que nunca ha concedido licencia o autorización de registro del nombre de dominio en disputa <buades.com>, o a utilizar la marca BUADES como nombre de dominio. Y el uso efectivo pretende desviar a los consumidores de forma equívoca o acaso con el objetivo de empañar el buen nombre de la marca del Demandante.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, la Demandante considera que a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa de fecha lejana ello no impide considerar que el registro y uso se realizó de mala fe. Efectivamente, la Demandante adquiere la titularidad de la marca BUADES a consecuencia del abandono y posterior declaración judicial de la caducidad de la marca. Por tanto, el uso posterior del nombre de dominio en disputa <buades.com> por la Demandada no puede considerarse como legítimo pues ya no es de su propiedad. Es decir, ese uso posterior es de mala fe.

Finalmente, entiende la Demandante que con el uso realizado por la parte Demandada, se está intentando hacer creer erróneamente a los usuarios de internet que el nombre de dominio en disputa está relacionado, de algún modo, con la Demandante. Este objetivo supone un grave perjuicio comercial para la Demandante.

B. Demandada

Considera la parte Demandada que la presente disputa excede del ámbito de competencia de la UDRP al corresponderle a la jurisdicción civil competente. Habida cuenta de que los conflictos subyacentes entre las partes son del ámbito de la competencia desleal entiende que no es posible que este procedimiento pueda ofrecer una solución. Y, en todo caso, considera que el Experto carece de jurisdicción.

Sostiene, además, la parte Demandada que existe falta de legitimación de la Demandante para interponer la presente Demanda. Fundamenta esta alegación en el escrito de Demanda donde se dice que el propietario de las marcas es la entidad “HBA Group” refrendado en la web de la Demandante donde aparece su catálogo de productos y referencias a dicho grupo empresarial.

En relación al primero de los requisitos admite la identidad de la marca mas insiste que la misma fue registrada por el Demandante haciendo uso de información sobre la marca BUADES. Que la adquisición no fue en virtud de cesión de la filial Teka Sanitary Systems, S.A., en su momento titular registral de la marca BUADES a favor de la Demandante. Que la marca se obtuvo después de un procedimiento de caducidad de marca.

Por lo demás, el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a la web oficial de la parte Demandada ocurre con anterioridad al año 2009. Por tanto, no pudo existir mala fe en dicha acción además de ser prueba de la vinculación y asociación del nombre de dominio en disputa con la Demandada. Advierte la parte Demandada que esta práctica la realiza con otros nombres de dominio como <tekagriferia.com>. De esta manera lo único que hace la Demandada es mantener un redireccionamiento ya existente.

Defiende la buena fe de su actuación y considera que la Demandante está utilizando el logo original de la marca con la intención de aprovecharse del reconocimiento de la marca cuando la Demandada era su propietaria. Con esta actuación la Demandante persigue el trasvase de la reputación de la marca BUADES a favor de la Demandante y, por ello, considera que la disputa excede del ámbito de la Política.

La Demandante genera confusión en el mercado así como riesgo de asociación con el origen de los productos, pretendiendo de esta forma beneficiarse del nombre y reputación de la Demandada en el mercado.

Niega la Demandada que se pueda dar por cumplido el tercero de los requisitos. En efecto, la filial de la Demandada registró de buena fe el nombre de dominio en disputa <buades.com> en 1997 cuando era titular de la marcas BUADES y CASA BUADES.

Respecto del uso del nombre de dominio en disputa, culpa a la Demandante de haber intentado aprovecharse de su prestigio como lo demuestra la inclusión de la imagen de la marca cuando era propiedad de la Demandada en los productos que comercializa ahora la Demandante. Por ello concluye que es otro claro ejemplo de actos de competencia desleal.

Finalmente, se remite a la web de la Demandante y a la historia que de la marca BUADES se hace en ella para apuntar que el objetivo de esa parte no era otro que aprovecharse del buen hacer y fama de los productos BUADES que la Demandada había conseguido posicionar en el mercado.

6. Debate y conclusiones

Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Ámbito de aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos

La Política tiene como objetivo la resolución de disputas sobre el uso y registro abusivo de nombres de dominio. Ver Milwaukee Electric Tool Corporation v. Bay Verte Machinery, Inc. d / b / a The Power Tool Store, Caso OMPI No. D2002-0774. En consecuencia, la competencia de este Experto se limita a proporcionar una decisión sobre posibles casos de "registro abusivo de nombres de dominio", también conocido como "ciberocupación". Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, Caso OMPI No. D2000-0187.

En el presenta caso, el titular de la marca BUADES solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa <buades.com> frente a quien tiene este registro. Si bien el Experto nota las alegaciones de la Demandada sobre competencia desleal y sobre la jurisdicción, el Experto nota que el título sobre el registro marcario de la Demandante se encuentra en vigor y que la Demanda se ha presentado de conformidad con la Política. Por tanto, la disputa entre las Partes se considera dentro del ámbito de la Política UDRP.

B. Idioma del procedimiento

La Demanda ha sido presentada en español y la parte Demandada ha solicitado que ese idioma sea el idioma del procedimiento. Por tanto, habida cuenta del acuerdo de las partes, entiende el Experto que el idioma del procedimiento sea el español.

C. Cuestión procesal: sobre los Demandados del procedimiento

El Demandante interpuso Demanda frente a Teka Industrial,S.A. Recibida la verificación del Registrador el Demandante incorporó, además, como parte Demandada a Faustino Torvisco Ontiveros. Nota el Experto que el nombre de dominio en disputa <buades.com> redirige a la web oficial de la primera Demandada y que la filial Teka Sanitary Systems,S.A., titular en su momento de la marca BUADES contaba ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) con la misma dirección postal que el Demandado Faustino Torvisco. Por tanto, todo apunta a que el beneficiario del nombre de dominio en disputa es el Primer Demandado Teka Industrial,S.A. y que Faustino Torvisco se constituye en el registrante “nominal”, figurando también como contacto técnico del nombre de dominio en disputa. Por tanto, en lo sucesivo nos referiremos a ambos como la parte Demandada.

El Experto ha tenido en cuenta tanto las facultades reconocidas para determinar al demandado y la sección 4.4.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por tanto, conforme a los solicitado por el Demandante, Teka Industrial,S.A. y Faustino Torvisco Ontiveros son considerados como la parte Demandada del procedimiento administrativo.

D. Identidad o similitud confusa

El Demandante ha demostrado ser titular de un derecho marcario sobre BUADES. De conformidad con anteriores decisiones bajo la Política, la valoración y análisis se limita a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa. En el presente caso es palmaria la reproducción íntegra de la marca. Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa <buades.com> es idéntico a la marca BUADES del Demandante.

Por lo demás, es admitido de forma unánime en decisiones anteriores bajo la Política que los dominios genéricos de primer nivel (“gTLDs”) son normalmente irrelevantes al valorar el requisito de la identidad o similitud confusa entre la marca y el nombre de dominio.

En estas condiciones el Experto considera que existe identidad por lo que da por cumplido este primer requisito en los términos del párrafo 4(a)(i) de la Política.

E. Derechos o intereses legítimos, así como Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Como nos recuerda el ilustre Grupo Administrativo de Expertos en Pandora A/S v. Linda White, Caso OMPI No. D2019-0130: “Es habitual que los expertos bajo la UDRP consideren las cuestiones de derechos o intereses legítimos y el registro y el uso de mala fe por separado” (traducción del Experto). Sin embargo, admiten que en ocasiones es conveniente su valoración conjunta. Y esa circunstancia la que se da en el presente caso a juicio del Experto.

Efectivamente, ha quedado probado que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa <buades.com> cuando era titular de la marca BUADES. El Experto se remite a la sección 3.8.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0: “Sujeto a los escenarios descritos en 3.8.2 a continuación, cuando un demandado registra un nombre de dominio antes de que se generen derechos de marca registrada del reclamante, los expertos normalmente no encontrarán mala fe por parte del demandado” (traducción del Experto).

Nada en el expediente permite entender que la parte Demandada intentara obtener beneficio de la marca BUADES del Demandante en 1997, al momento del registro del nombre de dominio en disputa, porque no era de la titularidad de la Demandante.

En estas circunstancias se hace imposible dar por cumplida con la exigencia del registro de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 24 de enero de 2020