Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Editorial Planeta, S.A. c. WhoIsGuard, Inc. / anjaji rani
Caso No. D2018-2161
1. Las Partes
La Demandante es Editorial Planeta, S.A., con domicilio en Barcelona, España, representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es WhoIsGuard, Inc. con domicilio en Panamá, Panamá / anjaji rani, con domicilio en Pangkalambung, Kalimantan Tengah, Indonesia.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <planetadelibros.site> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameCheap, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de septiembre de 2018. El 24 de septiembre de 2018 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de septiembre de 2018, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.
El 26 de septiembre de 2018 el Centro envió a las Partes una comunicación en español y en inglés en relación con el idioma del procedimiento, dado que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 28 de septiembre de 2018. El Demandado no realizó petición alguna.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 1 de octubre de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 2 de octubre de 2018.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de octubre de 2018. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de noviembre de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de noviembre de 2018.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de noviembre de 2018. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
1) La Demandante forma parte de un grupo de empresas de capital familiar fundada en España en 1949 y ocupa el primer lugar en el mundo editorial y de comunicación en español y tiene presencia en Francia, Bélgica, Portugal, Argentina, México, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, La Republica Boliviana de Venezuela, Perú y Brasil.
2) La Demandante es una de las empresas líder en el mercado editorial en España, América Latina y Francia y se encuentra entre los 10 primeros del mundo.
3) La Demandante cuenta con más de 100 sellos editoriales de habla española, portuguesa, francesa y catalana que abarcan todos los géneros literarios y lideran una amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la información y el entretenimiento audiovisual.
4) El universo cultural de la Demandante está compuesto aproximadamente por 800 millones de personas en el mundo y su cuota de mercado para el 2015 ascendió a un porcentaje del 25%.
5) La Demandante es titular de derechos (por si misma o a través de empresas del mismo grupo) sobre múltiples registros de marca que comprenden la denominación “Planeta”, de forma independiente o conjuntamente con otros componentes nominativos y/o figurativos que le confieren distintividad tomando en cuenta los productos y/o servicios para los que fue registrada. De los diversos registros citados resultan relevantes los siguientes, Marca Española 1041837 (registrada el 20 de junio de 1984), 1041838, 1041840, Marca de la Unión Europea 001426576, 000269043, Registro Internacional 866842 y 845871, 567609, Registro Mexicano 135186, para distinguir productos y/o servicios de las clases 16 y 41 internacionales y en la clase 38 nacional en lo que se refiere al registro mexicano.
6) El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de febrero del 2018. Es decir, cuando menos 35 años después de que la Demandante solicitó y obtuvo sus marcas, sin perjuicio de la multiplicidad de nombres de dominio de la Demandante en que en todos ellos se incluye la denominación “Planeta” sola o acompañada de otros elementos.
7) El nombre de dominio en disputa resuelve a una página Web, en la cual se pueden descargar libros, revistas, etc.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en su solicitud que: es titular de la marca PLANETA, entre otras, en las siguientes clases 9, 16, 41.
La primera (Registro No.) 1041837, PLANETA y diseño, registrada para:
Clase 9 - Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, De balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o ficha. Maquinas parlantes. Cajas registradoras. Máquinas de calcular y aparatos extintores, exceptuando expresamente cajas de empalmes.
La segunda (Registro No.) 1041838, PLANETA y diseño, registrada para:
Clase 16 - Papel y artículos de papel. Cartón y artículos de cartón. Impresos y publicaciones (periódicos, revistas o libros), artículos de encuadernación, fotografías, papelería. Materiales para artistas. Pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles). Material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos). Naipes. Caracteres de imprenta y cliches
La tercera (Registro No.) 1041840, PLANETA, registrada para:
Clase 41- Servicios de educación y esparcimiento y, en especial, servicios editoriales y de grabaciones audiovisuales y servicios de producciones cinematográficas.
La cuarta (Registro Mexicano No.) 135186, EDITORIAL PLANETA, registrada para:
Clase 16 Int. - solo impresiones y publicaciones.
Clase 38 Nal. - Impresiones y publicaciones
PLANETA ha sido considerada en algunos casos de ciberocupación como una marca notoria, (al respecto véase Editorial Planeta, S.A. v. Domain Admin. Whois Privacy Corp., Caso OMPI No. D2016-1841). Así también se han denegado registros de marca solicitados por terceros que incluyen en su denominación la marca “Planeta” (al respecto véase Resoluciones Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) reconociendo notoriedad en la denegación de las marcas “DEL PLANETA ROJO EDICIONES”, “PREMIOS PLANETA DE LA IMAGEN”, “PLANETAS SEGUROS”, “PLANETA ALVI”, “PLANETA COMICS”, “AUTOESCUELA PLANETA”, “PLANETA HOGAR”, “PLANETA TENNIS”.
La Demandante no ha otorgado su consentimiento o autorización al Demandado para la utilización de sus marcas, careciendo el Demandado de derechos o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido utilizado por el Demandado de mala fe. El nombre de dominio en disputa, se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web alojado bajo el mismo o impedir que la Demandante pudiera registrar el nombre de domino en disputa con la marca PLANETA.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En relación con el idioma del procedimiento, el Experto nota que: el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, la Demandante presentó una solicitud en la que solicita que el español sea el idioma del procedimiento, a la cual el Demandado no contesto. En virtud de ello y tomando en cuenta los documentos presentados y las circunstancias del caso, el Centro decidió: 1) Aceptar la Demanda tal y como fue presentada en español. 2) Aceptar el escrito de contestación en cualquiera de los idiomas español e inglés y nombró un Experto familiarizado con los dos idiomas.
El experto nota las alegaciones de la Demandante respecto de los motivos por los que el español debía ser el idioma del procedimiento que se resumen como sigue:
- La página Web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa está redactada en español y dirigida al público hispano-parlante;
- El nombre de dominio en disputa consiste en términos en español;
De lo anterior, la Demandante concluye que el Demandado conoce, entiende y utiliza el español.
De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, el Experto determina que el español sea el idioma del procedimiento, tomando en cuenta: 1) las consideraciones del caso; 2) la solicitud de la Demandante; 3) y la falta de contestación del Demandado.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Demandado no presentó contestación en tiempo y forma a la Demanda promovida por la Demandante, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 14 de la Política; es decir, resolverá la controversia planteada, basándose en la Demanda, así como en las pruebas aportadas por la Demandante.
En este orden de ideas, y puesto que el Demandado no presentó contestación a las alegaciones de la Demandante, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Demandado.
Por lo anterior, resulta procedente analizar si en el caso concreto se cumplen los elementos establecidos en el párrafo 4(a) de la Política, previamente referidos.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto nota que la Demandante es titular, entre otros, de varios registros de marca consistentes en PLANETA. Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa, compuesto por “planetadelibros”, así como por el sufijo “.site”, reproduce íntegramente los registros de la marca PLANETA de la Demandante.
Cabe señalar que el sufijo “.site” carece de relevancia para el análisis de este elemento, así como también lo carece la expresión “de libros”, puesto que existe una similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, al ser la marca PLANETA reconocible en el nombre de dominio en disputa
A juicio del Experto la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De conformidad con lo establecido en el párrafo 4(c) de la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Demandado no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Demandado con la Demandante y su marca; (ii) que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Demandado no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Al no contestar el Demandado las afirmaciones de la Demandante, ni haber proporcionado el Demandado evidencias de haber hecho uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En términos de lo dispuesto en el párrafo 4(b), de la Política, se consideran pruebas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor del demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) Se han registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
Con base en los argumentos expuestos por la Demandante y la falta de contestación del Demandado, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Demandado de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior a los registros de marca de la Demandante, así como que la marca PLANETA exista en el mercado cuando menos 35 años antes que el nombre de dominio en disputa fuere registrado, sin perjuicio de que la empresa opera desde 1949 en España y tenga presencia en Francia, Bélgica y Portugal, así como en múltiples países Latino Americanos, permite al Experto sostener que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe sobre la base de que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de la Demandante y su marca al momento de solicitar su registro, especialmente considerando que el mismo se compone de la marca de la Demandante junto a la expresión “de libros” y el sufijo “.site” lo que podría contribuir a incrementar la confusión entre los usuarios de Internet entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y sus actividades, pudiendo dar a entender que el nombre de dominio de disputa identifica las actividades de la Demandante, así como el contenido alojado en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa, referido seguidamente.
Asimismo, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto nota la ausencia de pruebas que acrediten la utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
El Demandado ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose así el tercer requisito previsto en la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <planetadelibros.site> sea transferido al Demandante.
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Noviembre 26, 2018