WIPO Arbitration and Mediation Center
İDARİ HAKEM KARARI
Hakan Temiz v. Erdal Kılıç, Birmax
Dava No. D2016-0868
1. Taraflar
Şikayet Eden, İzmir, Türkiye’de yerleşik, Net Koruma Danışmanlık Hizmetleri, Türkiye, tarafından temsil edilen, Hakan Temiz’dir.
Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik, İstanbul Patent A.Ş., Türkiye, tarafından temsil edilen, Erdal Kılıç, Birmax’tır.
2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş
İhtilaflı alan adı <fotomagnet.com>, PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.
3. Usuli İşlemler
Şikayet 29 Nisan 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 29 Nisan 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 30 Nisan 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.
Merkez, Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.
Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 13 Haziran 2016’da başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 3 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap, 28 Haziran 2016 tarihinde sunulmuştur.
Merkez, 6 Temmuz 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.
4. Vakıalar
Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik 2010 yılından bu yana özel fotoğrafların magnet, sticker, takvim ve poster üzerinde baskı çalışması alanında faaliyet gösteren bir şirkettir.
Şikayet Eden, 30 Aralık 2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde, 35 ve 40’ıncı sınıflar için tescil edilmiş 2011/119557 numaralı FOTOMAGNET ibaresinden oluşan hizmet markasının sahibidir.
Ayrıca, Şikayet Eden, 2010 yılından bu yana, markasını içeren <fotomagnet.net> alan adını tescil ettirmiştir ve faaliyet alanına giren ürünlerin pazarlanması için kullanmaktadır.
İhtilaflı alan adı <fotomagnet.com> 17 Mayıs 2004 tarihinde, üçüncü bir kişi tarafından tescil edilmiştir ve Şikayet Edilen adına ilk kez 27 Ocak 2016 tarihinde tescil ettirilmiştir.
Dosyadaki bilgilere göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafindan magnetli fotoğrafların pazarlanması için kullanılmaktadır.
5. Tarafların İddiaları
A. Şikayet Eden
Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.
Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi FOTOMAGNET markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.
Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.
Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı altında özellikle magnetler üzerinde baskılı özel fotoğrafların pazarlanması alanında faaliyet göstermesi, kötü niyetli kullanım olarak değerlendirilmelidir. Şikayet Eden’in iddiasına göre, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile bağlı olan web sitesindeki tasarım ve kullanım şekli haksız rekabet oluşturup, Şikayet Edilen’in özelikle haksız bir ticari gelir elde etme amacını göstermektedir. Bu bağlamda, Şikayet Eden, kendi markasının Şikayet Edilen tarafından, ihtilaflı alan adına bağlı olan web sitesinde kullanıldığını iddia etmektedir.
B. Şikayet Edilen
Şikayet Edilen, Şikayet ’in reddedilmesini talep etmektedir.
Şikayet Edilen, özellikle 2006 yılından bu yana magnet ürünlere ilişkin faaliyetlerde bulunduğunu iddia etmektedir. Özellikle Şikayet Edilen, TPE’nin 10 Mart 2016 tarihli bir kararına dayanarak (E.2016-OE-113196 – EK-2), Şikayet Eden’in FOTOMAGNET markasının, ilgili malların ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten genel bir ibare oldugunu öne sürerek; ihtilafli alan adı ile ilgili hem yasal menfaat ve kullanım hakları olduğunu, hem de kötü niyetli tescil ve kullanım bulunmadığını savunmaktadır.
6. Değerlendirme ve Tespitler
Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem kararını; Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.
Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:
(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu;
ve
(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve
(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.
Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.
Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, bu makul iddiaları İdari Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.
Ayrıca, İdari Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.
A. İdari İşlem Dili
İhtilaflı alan adının tescil dili İngilizce olmasına rağmen, taraflar Merkez’e tüm dilekçe ve belgeleri Türkçe dilinde sunmuşlardır. İdari Hakem, tarafların bu davranışını taraflar arası bir anlaşma olarak değerlendirip, idari işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.
B. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer
Öncelikle, Şikayet Eden FOTOMAGNET ibaresini içeren bir markanın sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türkiye’de FOTOMAGNET hizmet markasını 35 ve 40’ıncı sınıflar için tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.
İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in FOTOMAGNET markasıyla aynı olduğu kanaatine varmıştır.
Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği görüşündedir.
C. Haklar ve Meşru Menfaatler
Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır.
İdari Hakem’in değerlendirmesine göre, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile ilgili bir hakkı veya meşru menfaati olmadığını yeterince ispatlayamamıştır. İdari Hakem, Şikayet Eden ve Şikayet Edilen tarafından öne sürülmüş olan tüm iddiaları ve belgeleri dikkate alarak, Şikayet Edilen’in özellikle bir kullanım hakkının mümkün olabileceğini düşünmektedir.
İdari Hakem, Şikayet Eden’in FOTOMAGNET markasının, özel fotoğraflarla baskılı magnetler için ayırt edici niteliği olsa dahi, bu niteliğin zayıf olduğunu düşünmektedir. İdari Hakem, özellikle TPE’nin 10 Mart 2016 tarihli başka bir FOTOMAGNET marka başvurusu ile ilgili vermiş olduğu kısmi ret kararın gerekçesine katılmaktadır. Karara göre, ilgili FOTOMAGNET marka başvurusu, koruma kapsamına giren malların ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içermektedir. İdari Hakem’in görüşüne göre, TPE’nin yapmış olduğu bu değerlendirme, mevcut idari işlemdeki fotoğraflarla baskılı magnetlerin pazarlanması için kullanılan ve Şikayet Eden’in markasını içeren ihtilaflı alan adı için de geçerlidir.
Böylece, Şikayet Edilen, FOTOMAGNET markasını içeren ihtilalfı alan adını, Şikayet Eden’in marka haklarını ihlal etmeden, pazarladığı ürünler için tanımlayıcı bir şekilde kullanmış olabileceği mümkün görünmektedir. Her halükarda, Şikayet Eden sunmuş olduğu belgelerle, bu durumun aksini yeterince ispatlayamamıştır.
Bu nedenle, Tarafların tüm iddialarını inceleyen İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de öngörülen ikinci şart hakkında, Şikayet Eden’in aleyhine karar vermektedir.
D. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım
İdari Hakem, üstteki değerlendirmeden sonra, Şikayet Edilen’in kötü niyetli olup olmadığını, mevcut idari işlemde ayrıca tartışmanın gerekli olmadığını düşünmektedir. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in öne sürmüş olduğu haksız rekabet iddialarının, Merkez önünde değil; yetkili mahkemeler önünde tartışılması gerektiği kanaatine varmıştır.
7. Karar
Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikayet’in reddine karar vermiştir.
Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 13 Temmuz 2016