Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Consorzio Vini Mantovani, Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa y Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena v. Whois Privacy Service protects this Domain / DOMAINSLAND.COM DOMAINSLAND.COM
Caso No. D2016-0381
1. Las Partes
Las Demandantes son Consorzio Vini Mantovani de Mantova, Italia, Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa de Reggio Emilia, Italia y Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena de Modena, Italia, representada por Jacobacci & Associati, Italia.
La Demandada es Whois Privacy Service protects this Domain de Islas Baleares, España / DOMAINSLAND.COM DOMAINSLAND.COM de Vigo, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lambrusco.wine>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC (el "Registrador").
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de febrero de 2016. El 25 de febrero de 2016 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes en 1 de marzo de 2016 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una enmienda a la Demanda el 2 de marzo de 2016.
El 3 de marzo de 2016, el Centro notificó a las Partes que la Demanda (en inglés) había sido presentada en idioma diferente del idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio. El 3 de marzo de 2016 las Demandantes presentaron una solicitud que el inglés sea el idioma del procedimiento. La Demandada no ha presentado ningún comentario sobre el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de marzo de 2016.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de abril de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
Las Demandantes son tres consorcios domiciliados en Italia cuya finalidad es controlar el uso de la denominación de origen y marca colectiva LAMBRUSCO para vinos.
Las Demandantes son titulares en conjunto de la marca colectiva LAMBRUSCO registrada en Italia. Asimismo las Demandantes son titulares también en conjunto de la marca comunitaria LAMBRUSCO. La marca se encuentra registrada asimismo en numerosas jurisdicciones, incluyendo entre otras a la Argentina, Australia, Brasil, Chile, República de Corea, España y la India.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de enero de 2016. A la fecha de la decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página cuyo contenido es el siguiente: como título figura la frase "LAMBRUCO WINE" (sin la letra S) y una explicación señalando que la página está en elaboración, hay un menú con tres opciones que contienen textos copiados de la Wikipedia relativos a la uva y al vino Lambrusco y varias fotos relacionadas con la industria del vino.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Las Demandantes explican en su Demanda que son las entidades que por ley en Italia están encargadas de administrar la denominación de origen LAMBRUSCO para vinos. Sostienen también en su Demanda que son titulares de la marca colectiva LAMBRUSCO.
Las Demandantes agregan que bajo el derecho italiano, europeo e internacional las denominaciones de origen son reconocidas oficialmente como designaciones de productos originados en ciertos territorios con ciertas características. El derecho a usar esa denominación es controlado por una entidad organizada normalmente en forma de consorcio que tiene la única autoridad para certificar los productos que lleven esa denominación, en el caso se trata de los consorcios que controlan las diferentes variedades del vino conocido como "Lambrusco". Las Demandantes son cotitulares de la marca colectiva LAMBRUSCO, la cual es utilizada de conformidad con la reglamentación para el uso de la marca colectiva LAMBRUSCO que se adjunta anexa a la Demanda.
Las Demandantes adjuntan numerosas publicaciones a los fines de probar la notoriedad de la denominación "Lambrusco" para identificar al vino homónimo.
Además de tener derechos provenientes de normas italianas, las Demandantes alegan el registro de varias marcas con la palabra LAMBRUSCO registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. Entre otras señalan el registro de la marca comunitaria LAMBRUSCO bajo el n. 9298258 para productos de la clase 33 (vinos).
Las Demandantes sostienen que el nombre de dominio en disputa es confundible con las marcas propiedad de las Demandantes.
Las Demandantes señalan que el registrante del nombre de dominio en disputa parece estar localizado en España, país donde las Demandantes han tenido una larga disputa legal hasta finalmente lograr el reconocimiento de parte de la oficina de marcas española acerca de que las Demandantes son las únicas titulares de la marca LAMBRUSCO en España, conforme lo ha decidido el máximo tribunal español en una decisión de fecha 23 de septiembre de 2014. Concluyen que las Demandantes son las titulares de la marca LAMBRUSCO para vinos en España. De acuerdo a la Demanda, cualquier uso de la marca LAMBRUSCO para vinos constituye una infracción a sus derechos marcarios.
Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos, las Demandantes alegan que:
- la Demandada carece de derechos sobre la marca LAMBRUSCO;
- no hay evidencia que la Demandada esté realizando preparaciones para usar el nombre de dominio en disputa para la oferta de bienes o servicios de buena fe;
- la Demandada nunca fue conocida en el curso de sus negocios bajo la marca o el nombre comercial LAMBRUSCO;
- no existe un uso comercial leal (fair use) o de buena fe del nombre de dominio en disputa.
Respecto al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, las Demandantes sostienen que:
- el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe porque no es posible que la Demandada no estuviera al tanto de la existencia de la marca LAMBRUSCO para vinos;
- una simple búsqueda en los buscadores de Internet arroja como primeros resultados menciones de la marca LAMBRUSCO;
- la marca LAMBRUSCO también estaba registrada en la Trademark Clearinhouse, lo cual es un indicio adicional de mala fe;
- el nombre de dominio en disputa resuelve a una página con un video del personaje conocido como Mr. Bean y en cualquier momento podrá usarse con un contenido que afecte los derechos de las Demandantes;
- se invoca uso pasivo con mención a Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.
Las Demandantes solicitan que el nombre de dominio en disputa sea tranferido a una de ellas, en el caso a la Demandante Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, las Demandantes deben probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que las Demandantes tienen derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Idioma del procedimiento
Las Demandantes solicitan que el idioma del procedimiento sea el inglés. Para ello señalan que el contenido del nombre de domino está únicamente en inglés, y que la Demandada tuvo en cuenta una audiencia internacional al registrar el nombre de dominio. Agregan asimismo que la Demandada comprende el idioma inglés por haber incluido contenido en dicho lenguaje en el nombre de dominio en disputa.
De acuerdo con el párrafo 11(a) del Reglamento, "A menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registración, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo".
El espíritu del párrafo 11 del Reglamento es asegurar la ecuanimidad en la selección del idioma teniendo en consideración la capacidad de las partes de comunicarse en cada lengua, los gastos en que se pudieran incurrir, y la posibilidad de retrasos en el procedimiento en el caso de que fueran necesarias traducciones. En el presente caso, no ha mediado acuerdo de partes y la Demandada está localizada en España, al igual que el Registrador, cuyo acuerdo de registro está en idioma español.
Conforme a lo dispuesto por el párrafo 11(a) del Reglamento, y considerando las circunstancias ya mencionadas, el Experto decide aceptar la Demanda presentada en inglés, pero dictar la decisión sobre el fondo en español.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, las Demandantes han hecho una reseña de las marcas de las que son titulares tanto en Italia como en otras jurisdicciones, y han alegado la absoluta identidad entre la marca LAMBRUSCO y el nombre de dominio en disputa <lambrusco.wine>.
Cabe aclarar que la Política admite el uso de marcas colectivas (ver Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La casa del Latte di Bibulic Adriano, Caso OMPI No. D2003-0661; Consorzio per la Tutela dell'Asti v. Mr. Giulio Bennatto, Caso OMPI No. D2004-0350 y Consorzio per la Tutela dell'Asti v. Ms. Stefanella Campo, Caso OMPI No. D2004-0355).
Se recuerda que para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos. En el presente caso el Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <lambrusco.wine> y la marca LAMBRUSCO propiedad de las Demandantes.
La única diferencia existente entre las marcas de las Demandantes y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión ".wine". El añadido de dicha extensión al nombre de dominio en disputa no evita la confusión. Por el contrario, el Experto entiende que dado que la extensión ".wine" está relacionada con la actividad de las Demandantes, el uso de tal extensión en el nombre de dominio en disputa es apto para generar más confusión.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de las Demandantes con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis, a saber:
No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe bajo el nombre de dominio en disputa. Ello es así pues con anterioridad al inicio de la controversia, el nombre de dominio en disputa no estaba en uso, al punto que las Demandantes invocan la doctrina del uso pasivo para demostrar el uso de mala fe. El único contenido bajo el nombre de dominio en disputa era un video de Mr. Bean según consta en un anexo documental de la Demanda.
Con posterioridad al inicio de la Demanda, y a la fecha de adoptar esta decisión, el Experto pudo comprobar que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página que está en elaboración y cuyo contenido es el siguiente: como título figura la frase "LAMBRUCO WINE" (sin la letra S) y una explicación señalando que la página está en elaboración. Asimismo hay un menú con tres opciones ("Home", "History" y "Winers") que contienen textos que citan como fuente a la Wikipedia, relativos a la uva y al vino Lambrusco junto con varias fotos.
En las circunstancias del caso, el Experto tiene la impresión de que el cambio en el uso del nombre de dominio en disputa después del inicio de la Demanda es meramente una tentativa de simular derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, como es analizado más profundamente abajo. Es más, el Experto entiende que ni el uso anterior (video de Mr. Bean) ni el uso actual del nombre de dominio en disputa otorgan ningún derecho o interés legítimo a la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es "Whois Privacy Service protects this Domain/ DOMAINSLAND.COM DOMAINSLAND.COM" y no utiliza a titulo de identificación la marca de las Demandantes.
Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.
El Experto entiende que la totalidad de las circunstancias del caso son demostrativas de la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, teniendo en cuenta lo siguiente:
- La mala fe está demostrada por el cambio del contenido del sitio bajo el nombre de dominio en disputa después del inicio de la Demanda. En efecto, tal como se reseñó más arriba, el contenido del nombre de dominio en disputa con anterioridad al inicio de la Demanda era un video del personaje conocido como Mr. Bean conforme surge de un anexo de la demanda. Una vez que la Demanda fue notificada, la Demandada cambió el contenido del nombre de dominio en disputa. El Experto visitó el sitio el 22 de abril de 2016 y pudo comprobar que contiene fotos genéricas de vendimias, uvas y cuestiones claramente relacionadas con la industria del vino, además de textos descriptivos de la uva y el vino Lambrusco. El Experto pudo comprobar rápidamente que los cambios se hicieron "a las apuradas" puesto que existen errores de tipeo en el contenido que obra en el nombre del dominio en disputa (se escribió LAMBRUCO (sin S) en vez de LAMBRUSCO), y el contenido está copiado de la Wikipedia en inglés. Por otra parte los menues con información están en algunos casos desprovistos de contenido.
- El Experto entiende que el cambio del contenido del sitio bajo el nombre de dominio en disputa no fue casual, sino que justo tuvo lugar después de la notificación de la Demanda. El Experto concluye que este cambio fue un mero pretexto para simular un uso legítimo del nombre de dominio en disputa pues tuvo lugar luego de la notificación de la Demanda, y fue hecho en forma desprolija como lo evidencian las faltas de ortografía o la copia de contenidos de la Wikipedia. Además, el Experto nota que a pesar de haber adoptado los mencionados cambios, la Demandada no ha presentado contestación a la Demanda, lo que señala que el cambio fue un mero pretexto. Todo ello es un elemento más que conlleva a concluir que la totalidad de las circunstancias prueban la mala fe en el presente caso.
- Se tiene en cuenta la identidad y nombre de la Demandada (Whois Privacy Service protects this Domain/ DOMAINSLAND.COM DOMAINSLAND.COM) y que la dirección de registro informada era incorrecta, conforme surge del informe adjunto al caso. En el contexto del caso, tales circunstancias se suman a lo reseñado en los párrafos anteriores.
- Asimismo la Demandada no tiene licencia para usar la marca de las Demandantes, ni es un representante o distribuidor autorizado de las mismas (V&S Vin&Sprit AB v. Karel Hajek, Caso OMPI No. D2004-0960). Tampoco hay evidencia que la Demandada desarrolle actividades en la industria del vino de manera que justifique el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
El Experto concluye, por tanto, que tanto en virtud de la totalidad de las circunstancias analizadas, el registro como el uso del nombre de dominio en disputa han sido efectuados en una violación de mala fe de los derechos marcarios de las Demandantes.
Por estas razones, el Experto concluye que también se cumple el tercer requisito exigido en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <lambrusco.wine> sea transferido a la Demandante Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 29 de abril de 2016