Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Andromedical S.L. v. Alfredo Inga / Roberto Antonio Chinchay García
Caso No. D2015-0474
1. Las Partes
La Demandante es Andromedical S.L., de Majadahonda, España, representada por Eduardo Gómez de Diego, España.
El Demandado es Alfredo Inga / Roberto Antonio Chinchay García, de Lima, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <andropenisperu.com>.
El Registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG (el "Registrador").
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de marzo de 2015. El 18 de marzo de 2015 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo de 2015 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, información sobre el registrante y de contacto para el nombre de dominio en disputa, la que difería de la información sobre el Demandado designado y de la información de contacto contenidas en la Demanda. El 25 de marzo de 2015 el Centro envió a la Demandante, vía correo electrónico, una comunicación proporcionando la información sobre el registrante y de contacto dada a conocer por el Registrador, e invitando a la Demandante a presentar una enmienda a la Demanda. El 26 de marzo de 2015 la Demandante presentó una Demanda enmendada.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada satisfacía los requerimientos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforma de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 20 de abril de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 21 de abril de 2015 el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.
El Centro nombró al Sr. Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 29 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Conforme lo decidido por el Experto en el punto 6.A infra, el idioma del procedimiento es el castellano.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una compañía mercantil unipersonal constituida de acuerdo a las leyes de España.
La Demandante es titular de la marca ANDROPENIS en los siguientes países;
España: Registro No. 2.501.204, concedida el 27 de marzo de 2003, para aparato médico para alargamiento de pene, de la clase internacional 10.
Estados Unidos de América ("EEUU"): Registro No. 3.151.308, concedida el 3 de octubre de 2006, para productos de la clase internacional 10.
Marca Comunitaria: Registro No. 005185434., concedida el 28 de enero de 2008, para productos de la clase internacional 10 y servicios de las clases internacionales 35 y 44.
China: Registro No. 4263295, concedida el 14 de febrero de 2007 para productos de la clase internacional 10, y Registro No. 4263293, concedida el 14 de mayo de 2008, para productos de la clase internacional 28.
Canadá: Registro No. TMA7645.177, concedida el 14 de abril de 2010.
Perú: Registro No. 192099, concedida el 27 de septiembre de 2012, solicitada el 13 de junio de 2012, para productos de la clase internacional 10; Registro No. 73639, concedida el 27 de septiembre de 2012, solicitada el 13 de junio de 2012, para servicios de la clase internacional 35; y Registro No. 73640, concedida el 27 de septiembre de 2012, solicitada el 13 de junio de 2012 para servicios de la clase internacional 44.
El nombre de dominio en disputa se registró el 7 de enero de 2012.
El 5 de mayo de 2015 el Experto se conectó mediante su programa buscador con el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, el que presenta como único contenido una página con el siguiente texto:
"www.andropenisperu.com
Este dominio está en subasta. Si estas interesado en este dominio, realiza una oferta via este formulario. Última oferta de compra: US$ 5,320.
Nombre o seudonimo.
Telefono.
Oferta de compra:
O escribanos a: subasta@andropenisperu.com"
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de la confusión con respecto a una marca sobre la que la Demandante tiene derechos. Como puede apreciarse, el nombre de dominio en disputa es absolutamente similar, salvada la identidad absoluta con la identificación de Perú. El hecho de que el nombre de dominio en disputa y la marca ANDROPENIS coincidan totalmente no puede sino crear una confusión absoluta a los consumidores. El mercado internacional de los extensores peneales es muy agresivo, existiendo un ingente número de copias del producto de la Demandante, casi único en dicho mercado internacional que cuenta con los siguientes méritos: certificado de calidad ISO 13485: 2003 de producto sanitario, y la 9001: 2008, numerosos estudios científicos y con el respaldo de un prestigioso Comité Médico. Todo esto evidencia la absoluta inversión en prestigio y posicionamiento de la marca de la Demandante, y el abuso de quien solicita un nombre de dominio con dicha marca, a sabiendas del prestigio y reconocimiento de la misma,
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Demandado ha realizado y realiza prácticas desleales, como aprovecharse de la marca ANDROPENIS para la venta de copias y falsificaciones. El Demandado carece de la licencia para el uso de la marca ANDROPENIS.
Además la Resolución No. 2801-2013/CSD del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial del Perú (en adelante "INDECOPI") de fecha 2 de octubre de 2013, declara fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por la Demandante Andromedical S.L, de España, contra Roberto Antonio Chinchay García, de Perú, en lo referido a las marcas ANDROPENIS en Perú de la Demandante. La Resolución No. 4661-2014/TPI-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014 confirma el fallo dictado por la Resolución Nº 2801-2013/CSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre de 2013.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado de manera intencionada y mediante engaño atrae, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web "www.andropenisperu.com" creando una situación de confusión a los consumidores, con la marca ANDROPENIS de la Demandante. En dicha página web el Demandado resalta en negrita la marca ANDROPENIS para describir su producto, por lo que el uso de esta marca mediante engaño, de manera intencionada, y con ánimo de lucro, importa mala fe por parte del Demandado.
Se destaca en este punto que en la Resolución No. 4661-2014/TPI-INDECOPI (Anexo 22 de la Demanda) en relación al expediente No. 519482-2013/DSD al que hace referencia el Anexo 2, en los antecedentes de hecho de dicha Resolución, se puede comprobar que durante la diligencia de inspección: Con fecha de 5 de noviembre de 2013, la aquí Demandante Andromedical S.L. solicitó que se dictara una medida cautelar de cese de uso de la denominación "andropenis" en el sitio web "www.andropenisperu.com", así como el cambio de nombre de dicha página, puesto que se utiliza dicha denominación como parte de su nombre.
Mediante la Resolución No. 461-2014/TPI-INDECOPI de fecha 14 de Abril de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual dictó contra el denunciado la medida cautelar consistente en el cese de uso de la denominación "andropenis", incluso dentro de la dirección de su página web, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, para distinguir publicidad vinculada con alargadores de pene, de la clase 10 de la Nomenclatura Oficial y servicios médicos de la clase 44 de la misma Nomenclatura.
La Resolución No. 4661-2014/TPI-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014 en su apartado IV párrafo primero confirma el fallo dictado por la Resolución No. 2801-2013/CSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre de 2013; y en su párrafo segundo deja firme dicha resolución en todo lo demás que contiene. El párrafo cuarto de la decisión de la Comisión en la Resolución No. 2801-2013/CSD-INDECOPI prohíbe a Chinchay García, Roberto Antonio, de Perú, el uso del signo infractor "andropenis" en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente de los colores empleados, para distinguir alargadores de pene de la clase 10 de la Clasificación Internacional.
Lo dictado en ambas resoluciones aún no se ha cumplido, ya que el Demandado continúa usando la denominación ANDROPENIS en su página web "www.andropenisperu.com", tal y como demostró la Demandante en un pantallazo, aportado como Anexo 23 de la Demanda, de fecha 05 de marzo de 2015, lo que determina que con fecha posterior a la notificación de la Resolución No. 46612014/TPI-INDECOPI de fecha 20 de enero de 2015, es decir, habiendo conocido la prohibición del uso de dicha denominación, continúa haciendo uso de la misma, y perjudicando económicamente a la Demandante.
Los hechos descritos constituyen mala fe.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.
6. Debate y Conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Que la demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe.
A. Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento
En su Demanda, la Demandante declara que elige el idioma español para el presente procedimiento, y que ha presentado la Demanda en español por ser el idioma oficial de ambas partes, que por otra parte tienen domicilios en países de habla española.
Por su parte el Demandado no contestó a la Demanda, y en sus únicas comunicaciones en este procedimiento, dos correos electrónicos de fecha 27 de marzo de 2015, utilizó el castellano. Ver subsección B más abajo.
El Centro, teniendo en cuenta que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, solicitó a las Partes que se pronunciaran al respecto. La Demandante decidió entonces presentar una traducción al inglés de la Demanda.
Si bien el acuerdo de registro está redactado en inglés, el Experto considera que en este procedimiento ambas partes han utilizado el castellano, que ambas residen en países donde el castellano es idioma oficial, y que la prueba existente en el expediente y los contenidos del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, inclusive la actual oferta de venta del nombre de dominio en disputa, están en castellano. Por ello, conforme lo faculta el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma del procedimiento sea el castellano.
B. Cuestión preliminar: Identidad del Demandado
Originalmente la Demandante presentó la Demanda nombrando a Roberto Antonio Chinchay García como Demandado. El Centro envió entonces al Registrador una solicitud de verificación de datos relativos al nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo de 2015 el Registrador respondió a la solicitud del Centro indicando que el registrante había solicitado anteriormente el servicio de privacidad que presta el Registrador, por lo que hasta ese momento aparecía como titular del nombre de dominio "1&1 Internet, inc." en la base de datos WhoIs. Al mismo tiempo el Registrador indicó que actualizaba los datos de WhoIs del nombre de dominio en disputa, de los que surgía que el nombre del registrante es Alfredo Inga. El mismo día el Centro comunicó al Demandante el nombre y los datos de contacto del registrante del nombre de dominio en disputa tal como los había recibido del Registrador, e invitó al Demandante a enmendar la Demanda con base en la nueva información relativa al registrante.
El 26 de marzo de 2015 el Demandante procedió a presentar una Demanda enmendada, en la que Alfredo Inga figura como Demandado, indicando que se enviaban copias al Demandado.
Con fecha 27 de marzo de 2015 el Centro recibió un correo electrónico del Sr. Inga con el siguiente texto: "en [SIC] nombre del propietario del dominio es Roberto Antonio Chinchay García."
El mismo día el Centro envió al Sr. Inga un correo electrónico de respuesta que dice: "Estimado Sr. Inga, Acusamos recibo de su email abajo y notamos su indicación del nombre del Titular, pero notamos que el nombre del Titular que aparece actualmente en el WhoIs (y que ha sido confirmado por el Registro) es 'Alfredo Inga.' Atentamente".
El Sr. Inga respondió el mismo día al Centro con un nuevo correo electrónico, con el siguiente texto: "Asi es efectivamente, fue registrado por encargo de Roberto Antonio y su correo es […]."
Teniendo en cuenta estos elementos el Experto considera que corresponde considerar como Demandado tanto al Sr. Inga como a la persona de quien dice haber recibido el encargo de registrarlo, y por cuenta de la cual lo hizo, el Sr. Chinchay García, quien es el que se beneficia (beneficial holder) del nombre de dominio en cuestión.
El Experto considera por tanto que debe indicarse como Demandado a "Alfredo Inga / Roberto Antonio Chinchay García".
C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Mediante la presentación de copias de los respectivos títulos de marca, la Demandante ha probado a satisfacción del Experto sus derechos marcarios sobre la marca ANDROPENIS en varias jurisdicciones. Ver sección 4 supra. El Experto nota que el nombre de dominio en disputa contiene la marca ANDROPENIS en su integridad, a la que se ha adicionado el término "peru" (que por razones técnicas se escribe en minúscula y sin tilde sobre la "u"), y el dominio genérico de nivel superior ".com". El Experto, en coincidencia con numerosos grupos de expertos anteriores, considera que tales agregados no alcanzan para distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca de la Demandante. Ver InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash, Caso OMPI No. D2000-0076 (la mera adición de la palabra "India" es insuficiente para distinguir al nombre de dominio de las marcas de la demandante, dado que muy probablemente parece haberse hecho para inducir a usuarios de Internet a creer que se han conectado con el sitio de un afiliado indio o con algún tipo de "operación india" del demandante); ver también Advance Magazine Publishers Inc. c. Vanilla Limited/ Domain Finance Ltd./ Minakumari Periasany, Caso OMPI No. D2004-1068 (la adición de un modificador geográfico tal como en <floridavogue.com> no elimina ni reduce en modo alguno la probable confusión que surge del registro del nombre de dominio).
El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión con la marca ANDROPENIS de la Demandante.
D. Derechos o Intereses Legítimos
Está bien establecido por los expertos que aplican la Política que es carga del demandante crear al menos una presunción o caso prima facie de que el demandado carece de todo derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez que el demandante cumple con esa carga, toca entonces al demandado presentar alegaciones y evidencia de que tiene, al menos, algún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa.
La Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, que el Demandado ha realizado y realiza prácticas de todo punto desleales, como aprovecharse de la marca ANDROPENIS para la venta de copias y falsificaciones, y que carece de la licencia para el uso de la marca ANDROPENIS. El Experto nota en particular el Anexo 20 a la Demanda en el que figuran las características de los productos no auténticos ofrecidos por el Demandado como prolongadores "andropenis", de lo que el Experto concluye que no puede ser aplicable el párrafo 4(c)(i) de la Política, ya que en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa el Demandado no está haciendo un ofrecimiento de buena fe porque según surge del análisis de comparación del producto original con el ofrecido en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, este último es una imitación o falsificación del primero. Por otra parte, en el mencionado sitio web el Demandado no ofrece exclusivamente los productos distinguidos con la marca de la Demandante, sino también otros que no lo están. Por último, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa no revela en forma precisa y prominente (ni de ninguna otra manera) la relación del titular del nombre de dominio en disputa con el titular de la marca ANDROPENIS. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), párrafo 2.3.
El Experto considera que el párrafo 4(c)(ii) de la Política tampoco resulta aplicable, ya que según la información de que se dispone el Demandado se llama "Alfredo Inga" o "Roberto Antonio Chinchay García". Por otra parte, el Demandado utiliza el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa para ofrecer bajo la marca ANDROPENIS de la Demandante productos no auténticos, lo que no califica como uso leal o no comercial conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política.
Finalmente, se destaca que el Demandado ni ha contestado formalmente a la Demanda, ni ha aportado algún elemento que pudiera resultarle favorable.
Por las razones que anteceden, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Experto nota que el nombre de dominio en disputa se registró en enero de 2012, es decir antes que la Demandante solicitara el registro de la marca ANDROPENIS en el Perú, país de residencia del Demandado. Sin embargo, también se observa que la Demandante tenía registrada su marca ANDROPENIS en otras jurisdicciones desde varios años antes del registro del nombre de dominio en disputa: en España desde marzo de 2003, en EEUU desde octubre de 2006, en la Unión Europea (marca comunitaria) desde enero de 2008, en China desde febrero de 2007, y en Canadá desde abril de 2010. Ver sección 4 supra.
Por otra parte, la Demandante también es titular del nombre de dominio <andropenis.com> desde abril de 2002, y opera el sitio web "www.andropenis.com", en el que se ofrece el prolongador peneal ANDROPENIS desde varios años antes del registro del nombre de dominio en disputa, según lo registra la Wayback Machine del sitio web "www.archive.org, visitado el 9 de mayo de 2015 por el Experto. Por todo ello parece muy poco probable que el Demandado, que ofrece para la venta prolongadores peneales, ignorara la existencia previa de la marca ANDROPENIS de la Demandante, de modo que resulta razonable concluir que el Demandado la conocía y tuvo en mira al registrar el nombre de dominio en disputa. En las circunstancias del caso, ello constituye registro de mala fe.
Al respecto el Experto considera que aunque el procedimiento ante INDECOPI se refiere exclusivamente a la infracción por parte de Roberto Chinchay las marcas peruanas Registro Nos. 192099 y 73640, y no explícitamente a las marcas que la Demandante había registrado anteriormente en otras jurisdicciones (ver sección 4 supra) de todos modos las actuaciones ante INDECOPI han permitido constatar que el Demandado utilizó indebidamente la marca ANDROPENIS de propiedad de la Demandante, y que entre otras cosas para esa utilización indebida se valió del sitio web "www.andropenisperu.com", y por tanto del nombre de dominio en disputa. Debe destacarse que las marcas ANDROPENIS que la Demandante ha registrado en Perú son idénticas y protegen las mismas clases que las registradas por la Demandante en las otras jurisdicciones.
Por lo tanto el Experto considera que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política.
Por último, en opinión del Experto, la actual supresión de todo contenido en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, y su reemplazo por un aviso de puesta en venta del nombre de dominio en disputa (ver sección 4 supra, in fine) por una suma aparentemente mayor a USD 5.320 significa que el Demandado no contempla ningún otro uso del nombre de dominio en disputa si no es para obtener provecho de la marca de la Demandante, lo que es evidencia adicional de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, elExperto ordena que el nombre de dominio en disputa <andropenisperu.com> sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 11 de mayo de 2015