Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Griesser Holding AG. v. Pedro Marín Márquez, Persiauto S.C.P.
Caso No. D2014-1946
1. Las Partes
El Demandante es Griesser Holding AG., con domicilio en Aadorf, Suiza, representado por INF Firm, España.
El Demandado es Pedro Marín Márquez, Persiauto S.C.P., con domicilio en Barcelona, Cataluña, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <persianasgriesser.com> (el “nombre de dominio en disputa.”).
El registrador del citado nombre de dominio es Mesh Digital Limited.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de noviembre de 2014 en inglés. El 3 de noviembre de 2014 el Centro envió a Mesh Digital Limited vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de diciembre de 2014 Mesh Digital Limited envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico, y de facturación y confirmando que el idioma del acuerdo de registro era el español. De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y a falta de acuerdo entre las partes o mención expresa en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento debe ser el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del grupo administrativo de expertos (una vez nombrado) determinar lo contrario.
De acuerdo con la información que había mandado el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el español. Por lo tanto, el 7 de noviembre de 2014, el Centro envió a las partes por correo electrónico una solicitud de confirmación de idioma del procedimiento invitando al Demandante de proporcionar al menos una de las siguientes opciones:
1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el inglés; o
2) remitir la Demanda traducida al español; o
3) presentar una solicitud para que el inglés sea el idioma del procedimiento. Dicha solicitud debía incluir los argumentos y evidencias (en la medida en que no hayan sido ya presentadas por el Demandante) en cuanto al motivo por el que el procedimiento debía llevarse a cabo en inglés.
El 10 de noviembre de 2014, el Demandante envió por correo electrónico al Centro y al Demandado copia de la Demanda en español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en español, dando comienzo al procedimiento el 11 de noviembre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de diciembre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de noviembre de 2014
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de diciembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Griesser Holding AG es una compañía suiza especializada en la fabricación, venta, e instalación de persianas y otros productos similares.
El Demandante es titular de varias marcas GRIESSER en diferentes países, siendo las más relevantes las que aparecen a continuación:
Marca Internacional GRIESSER con el número 286.569 registrada en diferentes países, incluido España, en clases 6, 19, 20 y 24 con fecha 17 de julio de 1964
Este registro internacional ampara los siguientes productos: en la Clase 6: Ventanas y puertas, persianas, rodillos plegables, persianas de aluminio, dispositivos de cierre y oscurecimiento, celosías, construcciones de puertas de acero de todo tipo, así como las paredes de separación; en la Clase 19: Cierres de ventanas y puertas, persianas, rodillos plegables, dispositivos de cierre y oscurecimiento, celosías, construcciones de puertas de todo tipo, así como los paneles de separación; en la Clase 20: persianas de madera, y en la Clase 24: rollos de tela, toldos, persianas solares.
Marca Internacional GRIESSER número 564.901 registrada en diferentes países, incluido España, en clases 6, 19, 20 y 24 con fecha 14 diciembre de 1990
Ambos registros internacionales abarcan los siguientes productos: en la Clase 6: Cierres de ventanas y puertas, tales como persianas o listones plegables o enrollables, persianas de aluminio, persianas o dispositivos de cierre y oscurecimiento, persianas de obturación de acero, construcción de puertas de todo tipo, incluyendo las paredes divisorias; en la Clase 19: tales como persianas o listones plegables o enrollables, persianas o dispositivos de cierre y oscurecimiento, construcción de puerta de todos los tipos, incluyendo paredes divisorias; obturador persianas de madera; en la Clase 20: persianas de madera y en la Clase 24: telas recubiertas para persianas, persianas venecianas.
El nombre de dominio en disputa, que se registró el 6 de marzo de 2013, se encuentra actualmente activo y re-direcciona a la página web “www.persiauto.com”, en la cual se ofrecen servicios de instalación, reparación, y motorización de persianas de varias marcas (incluyendo la del Demandante).
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante es una empresa líder en el mercado de persianas en toda Europa.
El Demandante es una empresa familiar que comenzó en 1882 cuando las contraventanas estaban hechas con listones de madera y Anton Griesser patentó la primera persiana enrollable.
El uso de las marcas GRIESSER en España por parte del Demandante es intenso y notorio, tal y como se acredita en las páginas Web oficiales de Griesser Holding AG con el dominio <griesser.es>
El nombre de dominio en disputa es idéntico y confundible con las marcas y legítimos intereses de Griesser Holding AG, porque está compuesto por la marca GRIESSER junto a la descripción del propio producto distinguido con la marca, es decir, con la expresión “persianas”.
El Demandado no tiene marcas registradas a su nombre ni derecho alguno sobre la denominación del nombre de dominio en disputa.
El Demandado está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, en su propia página Web <www.persianasgriesser.com>, porque está usando este nombre de domino aprovechándose de las marcas GRIESSER para desviar al consumidor a la compraventa de sus productos, que son los mismos que vende el Demandante.
El Demandado con el uso del nombre de dominio en disputa incluso llega a confundir al consumidor haciéndole creer que se trata de productos de marca GRIESSER.
B. Demandado
El Demandado contestó a las alegaciones del Demandante mediante correo electrónico el 11 de noviembre de 2014 con un escrito de contestación en el cual puso de presente lo siguiente:
“El producto que vendemos es su marca Griesser. Les compramos a sus distribuidores oficiales de España, e instalamos/reparamos su producto a nuestros clientes.
La página web fue eliminada y redirigida hace tiempo, por lo cual no crea confusión posible. Es verdad que anteriormente uso demasiado su logo sin dejar muy claro quien éramos, ya que aún siendo su producto podía confundir la empresa gestora del site.
El producto les es comprado a ustedes, con lo cual de cada venta obtienen su margen comercial de beneficio. En el site solo ofrecíamos sus productos.
El dominio lo compramos, y solo se ha usado para vender su producto con nuestro servicio de instalación y reparación. No vendemos ninguna falsificación de su producto, y por ello no incumplimos ninguna legalidad.
Dado lo anterior, no le vemos sentido a una transferencia gratuita de un dominio que nos pertenece legalmente.
Obviamente, nos gustaría seguir anunciando y vendiendo su producto, esta vez de forma más clara para el comprador (con nuestro logo e información corporativa, e informando de los datos de contacto con Griesser). Por ello, nos gustaría pactar con ustedes las condiciones de nuevo site, aunque también estamos abiertos a escuchar una oferta de compra del dominio. … “
6. Debate y conclusiones
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar el Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y (ii) que el Demandando no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El párrafo 4(a) de la Política le exige al Demandante probar que es el titular de una marca de productos o servicios. El Demandante presentó evidencia de su titularidad respecto de las marcas GRIESSER número 286.569 y número 564.901
El Demandante considera que el nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com> es similar a las marcas del Demandante, lo que se hace más evidente por el uso de la palabra “persianas” y la extensión del dominio de nivel superior (gTLD) “.com”.
Para analizar la similitud entre una marca y un nombre de dominio, en este caso es relevante tener en cuenta que la confusión prima facie se deriva de la reproducción completa de las marcas GRIESSER y que tal confusión se hace aún más patente como consecuencia de la inclusión de la palabra “persianas” en el nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com> la cual coincide con los productos específicamente vinculados a la actividad principal del Demandado. En efecto, el Demandado ha demostrado que está relacionado desde mucho tiempo atrás directamente con el mercado internacional de las persianas y que ha logrado el amparo del registro de las marcas GRIESSER para distinguir específicamente persianas y productos similares.
De otra parte, se considera necesario excluir de la comparación a la extensión del dominio de nivel superior genérico (gTLD) “.com” que es un requisito técnico del funcionamiento del sistema de nombre de dominio.
En consecuencia, el nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com> es similar a las marcas de propiedad del Demandante, hasta el punto de crear confusión y el Demandante ha probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Respecto del segundo supuesto de la Política, el de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, el Experto coincide con la interpretación reiterada de la Política según la cual el demandante debe establecer un caso prima facie sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado.
En este caso, el Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa por cuanto:
El Demandado no tiene marcas ni derecho alguno sobre la expresión “persianasgriesser”.
El Demandado está usando el nombre de domino en disputa <persianasgriesser.com> para desviar al consumidor a la compraventa de productos, inter alia, que son los mismos que vende el Demandante, confundiendo así al consumidor, haciéndole creer que tiene autorización del Demandante para vender sus productos.
El Demandado confunde al consumidor haciéndole creer que se trata de productos del Demandado.
En opinión del Experto, ninguno de los argumentos presentados en la contestación de la Demanda demuestra un derecho o interés legítimo que pueda enervar la demostración prima facie que ha hecho el Demandante. El hecho de vender productos que tengan como origen directo o indirecto al titular de la marca no constituye un fundamento legítimo para registrar y usar un nombre de dominio confundible con los signos distintivos registrados. El Demandado no ha demostrado que es un distribuidor, licenciatario, o cualquier figura similar que lo autorice a vender los productos del Demandante mediante los canales electrónicos. En este sentido, varios Expertos de la Política han sostenido que los revendedores de productos de marca no tienen derecho a registrar ni utilizar nombres de dominio que contengan la marca, aun cuando la marca se combine con términos genéricos o descriptivos (como ocurre en el presente caso) (ver e.g. Rada Mfg. Co. v. J. Mark Press a/k/a J. Mark Cutlery, Caso OMPI No. D2004-1060). Este Experto nota también que en la página Web a la que re-direcciona el nombre de dominio en disputa, se ofrecen servicios de instalación, reparación, y motorización de persianas de varias marcas (incluyendo la del Demandante).
Por lo anterior, el Experto concluye que el Demandante ha logrado probar el segundo elemento de la Política establecido en el párrafo 4(a).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Política en su párrafo 4(b) enuncia las pruebas que puede aportar un demandante para probar la mala fe con la que el demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa:
(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Demandante sustenta la mala fe del Demandado en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com> en los siguientes argumentos: el conocimiento por el Demandado de la actividad y marcas de Griesser Holding AG., porque esta última está domiciliada y tiene actividad en Barcelona, la misma ciudad que Griesser España; el Demandado comercializa los mismos productos (persianas) en el mismo mercado y territorio que el Demandante; Griesser Holding AG y Griesser España requirieron al Demandado por burofax que cesara en el uso de las marcas GRIESSER y del nombre de dominio en disputa; y finalmente, se afirma que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa con el sólo propósito de confundir al consumidor y así vender los mismos productos que el Demandante.
Ninguno de los argumentos presentados por el Demandado ha logrado refutar las alegaciones del Demandante con respecto a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, el Demandado reconoce en su contestación varios aspectos que el Experto va a tener en cuenta en relación con el tercer requisito de la Política. En efecto, el Demandado acepta que tenía conocimiento previo de los productos y de las marcas del Demandado, que ha usado el nombre de dominio en disputa para comercializar productos marcados del Demandante y que no acepta transferir sin condición alguna el nombre de dominio en disputa a pesar de haber sido informado por el Demandante de los supuestos de hecho que luego se convirtieron en el fundamento de esta Demanda.
El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com> se registró y se utilizó para vender productos con las marcas GRIESSER sin autorización ni licencia del titular de la marca de productos; también se evidencia que el Demandado ha impedido con el registro del nombre de dominio en disputa la comercialización directa y propia de los productos del Demandante en un sitio Web en el que se utilizara el nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com>. Con lo cual se ha perturbado su actividad comercial; así mismo el nombre de dominio en disputa se utiliza para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web. Lo anterior incluso si el Demandado comercializa, como lo afirma en su comunicación del 11 de noviembre de 2014, productos originales del Demandante o servicios asociados a los mismos ya que lo esencial es que estos actos de compraventa así como la utilización de sus marcas en el nombre de dominio en disputa <persianasgriesser.com> fueran autorizados por el titular de las marcas GRIESSER.
Por lo tanto, con base en todo lo anterior, el Experto determina que en el presente caso concurren los tres elementos de la Política establecidos en el párrafo 4(a).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <persianasgriesser.com> sea transferido al Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 20 de Diciembre de 2014