|
Entrada N°150963-2024
Proceso de Oposición a la Solicitud de
registro N°300020 01 de la marca PANTOCAL, en Clase 5,
propuesto por la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A. en
contra de la empresa EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con
Terceros Coadyuvantes EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A. y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A. y Demanda de Reconvención de Cancelación por
Falta de Uso del Certificado de registros N°233517 01 de la
marca PANTOPRAL-G, en Clase 5, propuesta por la
sociedad EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con
Terceros Coadyuvantes EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A. y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A., en contra de la empresa LABORATORIOS BIOTECH,
S.A.
Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz
Sentencia
Apelada
TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá, once
(11) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
VISTOS:
Procede del Juzgado Noveno de Circuito, Ramo de lo Civil, del
Primer Circuito Judicial, en GRADO
DE APELACIÓN el Proceso de Oposición a la
solicitud de registro N°300020 01 de la marca PANTOCAL, Clase
5, propuesto por LABORATORIOS
BIOTECH, S.A. en contra de EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, con Terceros Coadyuvantes, EUROFARMA LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S.,
EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A., y Demanda de Reconvención de
Cancelación por Falta de Uso del Certificado de
registros N°233517 01 de la marca PANTOPRAL-G, Clase 5, propuesta
por EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, con Terceros Coadyuvantes EUROFARMA LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S.,
EUROFARMA CHILE, S.A. y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A., en
contra de LABORATORIOS
BIOTECH, S.A. El recurso in comento fue
presentado por la Licenciada ISABELLA
S. PAOLO, quien actúa en representación de la firma
forense CEDEÑO
& MÉNDEZ, apoderados judiciales de la demandante (Sec.300), en contra de la Sentencia
N°99-24 de 23 de octubre de 2024 (Sec.271) que dice así:
“En merito de lo expuesto, la
suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE
LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA, SUPLENTE
ESPECIAL, administrando justicia en nombre de la
Republica y por autoridad de la Ley, dentro del presente proceso de
Oposicion a la Solicitud de Registro N°300020-01 correspondiente a la
marca “PANTOCAL” para
amparar productos en la clase 5 internacional, promovido por LABORATORIOS BIOTECH, S.A., contra EUROFORMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA con sus
terceros coadyuvante EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., con demanda
en Reconvención de Cancelación por Falta de Uso del Certificado de Registro
N°233517-01, correspondiente a la marca “PANTOPRAL-G”, en clase 5 internacional, instaurada
por EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA con su terceros coadyuvantes EUROFARMA LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S.,
EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., contra LABORATORIOS BIOTECH, S.A., RESUELVE:
NEGAR la pretensión de la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A., en
contra EUROFORMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA con sus terceros
coadyuvantes TERCERAS COADYUVANTES (sic); EUROFARMA LABORATORIOS, S.A.,
EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., dentro
de la Demanda de Oposición a la Solicitud de Registro N°300020-01,
correspondiente a la marca PANTOCAL, en
clase 5 internacional, presentada ante la DIGERPI por la sociedad EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA.
Por consiguiente, SE ORDENA continuar
con el tramite de Registro de la Solicitud 300020-01, correspondiente a la
marca PANTOCAL, en
clase 5 internacional, solicitada por EUROFORMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA., ante
la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio
de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
ACCEDER a pretensión de la sociedad GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA., con
sus terceros coadyuvantes TERCERAS COADYUVANTES (sic); EUROFARMA LABORATORIOS, S.A.,
EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., dentro
de la Demanda en Reconvención de Cancelación del Certificado de Registro
N°233517-01, correspondiente a la marca PANTOPRAL-G, en
clase 5 internacional, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A., por
incumplimiento del numeral 2 del Articulo 138 de la Ley N°35 de 10 de mayo
de 1996 (falta de uso).
En consecuencia, ORDENA LA CANCELACION del
Certificado de Registro N°233517-01, correspondiente a la marca PANTOPRAL-G, en
clase 5 internacional, a nombre de LABORATORIOS BIOTECH, S.A, expedido
por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI)
del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá.
OFICIESE a la Dirección General del Registro de la Propiedad
Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de la
República de Panamá para los efectos de que conozcan del presente
pronunciamiento.
CONDENA a la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A., al
pago de costas por la suma de DOS
MIL BALBOAS (B/.2,000.00).
CONCEDE el termino de un (1) mes a las partes, a objeto de que
retiren las pruebas presentadas durante el proceso acumulado con demanda en
reconvención, de lo contrario se procederá con el Articulo 23 de la Ley
N°75 de 18 de diciembre de 2015.
Regulese por Secretaria
Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la
presente Resolución, SE
ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de
su salida en el libro respectivo.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 4 y demás concordantes de la Constitución Política de la República de Panamá; Artículos 101, 138, 139, 196 y 199 de la Ley N°35 de 10 de
mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012; Decreto
Ley N°85 de 4 de julio de 2017; Ley N°23 de 15 de julio de 1997 (Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con
el Comercio (ADPIC); Ley N°41 de 13 de julio de 1995 (Convenio de Paris);
Articulo 124 de la Ley N°45 del 31 de octubre 2007; Ley N°75 de 18 de
diciembre de 2015, Artículos 1069, 1071 y demás concordantes del Código
Judicial.” (Sec.271)
”Mediante Auto N°1036-24 de 29 de octubre de 2024 se corrige la
sentencia copiada y dice así:
“En mérito de lo expuesto, la
suscrita JUEZA
NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA
DE PANAMÁ, SUPLENTE ESPECIAL, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del proceso
de de Oposición a la Solicitud de Registro N°300020-01
correspondiente a la marca “PANTOCAL” para amparar productos en la
clase 5 internacional, promovido por LABORATORIOS BIOTECH, S.A., contra EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA con
sus terceros coadyuvante EUROFARMA
LABORATÓRIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., con demanda en Reconvención
de Cancelación por Falta de Uso del Certificado de Registro N°233517-01,
correspondiente a la marca “PANTOPRAL-G”, en clase 5 internacional,
instaurada por EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con su terceros coadyuvantes EUROFARMA LABORATÓRIOS, S.A.,
EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., contra LABORATORIOS BIOTECH, S.A., CORRIGE la parte
resolutiva de la Sentencia No.99-24 de 23 de
octubre de 2024, a fin de que quede como a continuación se
transcribirá:
“En mérito de lo expuesto, la
suscrita JUEZA NOVENA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL
DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, SUPLENTE ESPECIAL, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro del presente
proceso de Oposición a la Solicitud de Registro N°300020-01 correspondiente
a la marca “PANTOCAL” para amparar productos en la clase 5 internacional,
promovido por LABORATORIOS BIOTECH, S.A., contra EUROFARMA GUATEMALA,
SOCIEDAD ANÓNIMA con sus terceros coadyuvante EUROFARMA LABORATÓRIOS,
S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A., con demanda en Reconvención de Cancelación por Falta
de Uso del Certificado de Registro No.233517-01, correspondiente a la marca
“PANTOPRAL-G”, en clase 5 internacional, instaurada por EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con su terceros coadyuvantes EUROFARMA
LABORATÓRIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y
EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., contra LABORATORIOS BIOTECH, S.A.,
RESUELVE:
NEGAR la pretensión de la
sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A., en contra EUROFARMA GUATEMALA,
SOCIEDAD ANÓNIMA con sus terceros coadyuvantes TERCERAS COADYUVANTES;
EUROFARMA LABORATÓRIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE,
S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., dentro de la Demanda de Oposición
a la Solicitud de Registro No.300020-01, correspondiente a la marca
PANTOCAL, en clase 5 internacional, presentada ante la DIGERPI por la
sociedad EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Por consiguiente, SE ORDENA
continuar con el trámite de Registro de la Solicitud 300020-01,
correspondiente a la marca PANTOCAL, en clase 5 internacional, solicitada
por EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA., ante la Dirección General del
Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias
de la República de Panamá.
ACCEDER a pretensión de la
sociedad EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA., con sus terceros
coadyuvantes TERCERAS COADYUVANTES; EUROFARMA LABORATÓRIOS, S.A., EUROFARMA
COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A
., dentro de la Demanda en Reconvención de Cancelación del Certificado de
Registro N°233517-01, correspondiente a la marca PANTOPRAL-G, en clase 5
internacional, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BIOTECH,
S.A., por incumplimiento del
numeral 2 del Artículo 138 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996 (falta de
uso).
En consecuencia, ORDENA LA
CANCELACIÓN del Certificado de Registro No. 233517-01, correspondiente a la
marca PANTOPRAL-G, en clase 5 internacional, a nombre de LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., expedido por la Dirección General del Registro de la
Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias de
la República de Panamá.
OFÍCIESE a la Dirección General
del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de
Comercio e Industrias de la República de Panamá para los efectos de que
conozcan del presente pronunciamiento.
CONDENA a la sociedad
LABORATORIOS BIOTECH, S.A., al pago de costas por la suma de DOS MIL
BALBOAS (B/.2,000.00).
CONCEDE el término de un (1)
mes a las partes, a objeto de que retiren las pruebas presentadas durante
el proceso acumulado con demanda en reconvención, de lo contrario se
procederá con el Artículo 23 de la Ley N°75 de 18 de diciembre de 2015.
Regúlese por Secretaría
Judicial los gastos ocasionados con motivo del presente proceso.
Una vez ejecutoriada la
presente Resolución, SE ORDENA el archivo del expediente, previa anotación
de su salida en el libro respectivo.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
Artículos 4 y demás concordantes de la Constitución Política de la
República de Panamá; Artículos 101, 138, 139, 196 y 199 de la Ley N°35 de
10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012;
Decreto Ley N°85 de 4 de julio de 2017; Ley N°23 de 15 de julio de 1997
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial
Relacionados con el Comercio (ADPIC); Ley N°41 de 13 de julio de 1995
(Convenio de París); Artículo 124 de la Ley N°45 del 31 de octubre 2007;
Ley N°75 de 18 de diciembre de 2015, Artículos 1069, 1071 y demás
concordantes del Código Judicial.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ABRIL RODRIGUEZ TRISTAN
JUEZ (A) SUPLENTE
23-10-2024 04:45:02 PM
7ntv241023dori1”
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 199 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996,
modificada mediante la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012; Artículos 465, 987, 989, 999 y demás concordantes del Código
Judicial.”
Ingresado
el expediente a este Tribunal, se tramitó de conformidad con el
artículo 193 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley
N°61 de 5 de octubre de 2012, por lo que se ordenó la apertura para
los alegatos dentro del término de diez (10) días hábiles (fs.4), fase
procesal que fue aprovechada por ambas partes
- sustentación (fs.7-17) y
oposición (fs.36-53/54-66) -. Evacuada la etapa de segunda
instancia, y como no se han encontrado vicios ni pretermisiones que
pudiesen causar la nulidad de lo actuado, procede este Tribunal a dictar el
fallo de fondo, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones.
ARGUMENTOS
DE PRIMERA INSTANCIA
El primer
punto abordado en la demanda primigenia - que pretende que se niegue la solicitud de registro de N°300020 01 de la
marca PANTOCAL para
amparar productos en Clase 5, peticionada por la empresa EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA ante la Dirección General de la Propiedad
Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias - es determinar si, conforme a las pruebas presentadas por la
demandante-demandada en reconvención permite el alcance de lo
pretendido y desvirtuar así lo pretendido por la
empresa demandada en su contestación de la demanda. Zanjado el tema,
acota la Jueza que será resuelta la demanda en reconvención presentada por
la sociedad demandada que aspira a que se cancele el Certificado de
Registro N°233517 01 de 18 de julio de 2014 de la marca PANTOPRAL-G para
amparar productos en Clase 5, cuyo titular es la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A.
Se
afirma que la normativa aplicable está reservada
en la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley
N°61 de 5 de octubre de 2012 - Artículos 96, 97 (numeral 1), 98,
101, 138 (numeral 2), 139 y 199 - y el Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de
julio de 2017 – Artículos 124, 146 y 149 -; el Código Judicial,
el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley
N°41 de 13 de julio de 1995) - Artículo 2 recoge el denominado
"Principio del Trato Nacional" y Artículo 6 quinquies -; el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) - Ley N°23 de 15 de julio de 1997
(Artículo 15, Sección 2, relativo a las Marcas de Fábrica o de Comercio
– y Convención General Interamericana de Protección Marcaria y
Comercial de Washington de 1929 - Ley N°64 de 28 de diciembre de 1934
(Artículos 3 y 7). Se encuentra probado que LABORATORIOS BIOTECH, S.A., demandante
en el proceso de oposición y demandada en reconvención de cancelación
mantiene Certificado de Registro de su marca en la República de Panamá;
y EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA y como terceras
coadyuvantes: EUROFARMA LABORATORIOS, S.A.,
EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A., de la demandada en el proceso
de oposición y demandante en Reconvención de Cancelación mantienen registros de sus marcas en Guatemala, Brasil,
Colombia, Chile y la República Oriental del Uruguay; partes que solicitaron la protección
bajo esos Convenios.
Expresa la
Juzgadora suplente que, examinadas las pruebas presentadas por ambas
partes, determinó que la demandante LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., comprobó poseer un
mejor derecho respecto a la demandada y sus coadyuvantes; pues probó que
cuenta con el Certificado de Registro
N°233517 de 18 de julio de 2014 de la marca PANTOPRAL-G, en
Clase 5, a nombre de LABORATORIOS
BIOTECH, S.A. Respecto a la empresa EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA y sus terceros, se allegó copia certificada por la
Oficina de Marcas de Brasil - legalizada mediante apostilla y
traducida al español (EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A.) - del Certificado de Registro N°903519941 de la marca PANTOCAL DOM en
Clase 5, solicitada el 4 de abril de 2011 y concedida el 22 de julio de
2014; copia
certificada por la Oficina de Marcas de Colombia - solicitada el 26 de
noviembre de 2012 y vigente al 24 de julio 2033 (EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S) - del Certificado de Registro
N°475772 de la marca PANTOCAL en
Clase 5 y copia certificada por la Oficina de Marcas de Chile
- solicitada el 27 de diciembre de 2013 y vigente al 28 de agosto
2024, legalizada mediante apostilla (EUROFARMA CHILE, S.A.) - del Certificado de Registro
N°1122161 de la marca PANTOCAL en
Clase 5.
Agrega
que los registros marcarios de los terceros coadyuvante de la demandada son
anteriores a la marca PANTOPRAL-G, de
la actora, que data de 18 de julio de 2014. Ello obstaculiza las
pretensiones de LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., en su demanda de oposición al registro
de la marca PANTOCAL, en
Clase 5 solicitada por EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA ante la DIGERPI. Descarta
que la actora posea un mejor derecho o derecho preferente respecto a la
demandada. Por tanto, la acción judicial no logra su cometido de vetar el
registro de la marca PANTOCAL.
Asegura
la Juzgadora suplente que la existencia de los Certificados de las
sociedades que fungen como terceros coadyuvantes de EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA - cuyos registros son de fecha anterior
al registro oponente - son óbices para que sea imperioso el cotejo
marcario que exige la ley. Visto que LABORATORIOS BIOTECH, S.A., no
demostró poseer mejor derecho respecto a la contraparte, negará la
pretensión de la sociedad demandante-demandada en reconvención.
En cuanto a
la demanda en reconvención, la sociedad demandada-demandante en
reconvención logró acreditar el uso de su marca durante los cinco años
anteriores a la presentación de la demanda en reconvención. El material probatorio anexado a la carpetilla demuestra que
la sociedad demandada-demandante en reconvención posee un derecho
preferente para poder solicitar la cancelación del registro de la
marca PANTOPRAL-G., pruebas
que consisten en los Certificados de registros marcarios aportados por
los terceros coadyuvante, a saber: 1) Registro de Brasil
- solicitada el 4 de abril de 2011 y concedida el 22 de julio de 2014,
legalizado mediante apostilla y traducido al español (EUROFARMA LABORATORIOS, S.A.) - N°903519941 de la
marca PANTOCAL
DOM, Clase 5;
2) Copia certificada por la Oficina de Marcas de
Colombia - solicitada el 26 de noviembre de 2012 y vigente al 24 de
julio 2033 (EUROFARMA
COLOMBIA, S.A.S) - del Certificado de registro N°475772 de la marca PANTOCAL, Clase
5 y 3) Copia
certificada por la Oficina de Marcas de Chile - solicitada el 27 de
diciembre de 2013 y vigente al 28 de agosto 2024, debidamente legalizada
mediante apostilla (EUROFARMA
CHILE, S.A.) - del
Certificado de Registro N°1122161 de la marca PANTOCAL, Clase
5 internacional.
Los títulos marcarios detallados permiten que la acción judicial
impetrada por EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA se ajuste a lo preceptuado
en el artículo 139 de la Ley N°35 de 1996. Era pues, deber y obligación
de LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., demostrar el uso de su marca PANTOPRAL-G, en
Clase 5 internacional durante los últimos cinco años anterior a la
presentación de la demanda en reconvención. Se observa que el conjunto de
pruebas que introdujo LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., al proceso no demuestran el uso de la
marca, según reza en el articulo 101 de la Ley N°35 de 1996 modificado
- Certificado de Registro marcario y la renovación solicitada en enero
de 2024; formulario de solicitud de registro de la marca PANTOCAL, en
Clase 5 internacional; el BORPI emitido por la DIGERPI para los efectos de
oposición e inspección notarial -.
Reitera la funcionaria judicial suplente
que la demandada en reconvención no aportó ningún tipo de prueba que
demuestre la utilización de su marca PANTOPRAL-G, en Clase 5
internacional, desde que le fue otorgado el 18 de julio de 2014, el
Certificado de Registro. Afirma que la sociedad demandada en reconvención
limitó su actividad probatoria a remitir la solicitud de renovación de
dicha marca, efectuada el 29 de enero de 2024. En otras palabras, que no
consta en el proceso que en ese período de nueve (9) años y seis (6)
meses, LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., haya utilizado su marca, previo a la
solicitud de renovación. La falta de prueba de uso de la
marca configura la causal contenida en el numeral 2 del artículo 138
de la Ley 35 y su modificación.
Concluye
que, la falta de uso de la marca por más de cinco (5) años consecutivos es
causal de cancelación de su registro; norma que ha sido reglamentada, en
los artículos 146 y 149 del Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017.
Estima que debe accederse a pretensión de la sociedad EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA en su demanda en reconvencion, con las
terceras coadyuvantes EUROFARMA
LABORATORIOS S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY,
S.A.. No hay constancia de que la marca PANTOPAL-G - Certificado
de Registro N°233517 01 de 18 de julio de 2014,
Clase 5 internacional - de LABORATORIOS
BIOTECH, S.A., haya sido o esté siendo
usada en el mercado nacional por cinco (5) años, previos a la presentación
de esta demanda. Se impondrán las costas de rigor, a la parte vencida en el
proceso acumulado.
POSICIÓN
DE LA DEMANDANTE–DEMANDADA RECONVENIDA (RECURRENTE)
La
Licenciada ISABELLA
S. PAOLO, quien actúa en representación de la firma
forense CEDEÑO
& MÉNDEZ, apoderados judiciales de LABORATORIOS BIOTECH, S.A., al sustentar la
alzada (fs.7-17) solicitó que se niegue la pretensión de la
demandante reconvencionista y que el Certificado de Registro de su marca no
sea cancelado. Por tanto, solicita se revoque la sentencia 99-24 del 23 de
octubre de 2024 y se niegue la solicitud de registro de la marca
N°300020-01, PANTOCAL, Clase
5 de EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, bajo los siguientes
argumentos: 1) Que
las pruebas estimadas en el fallo pertenecen a los terceros coadyuvantes;
lo que es un error, su admisión, ya que no cumplen lo establecido en el
artículo 603 del Código Judicial. Que los Certificados de Registros de
dichas sociedades terceristas no deben ser valorados dentro de este proceso
por no haber sidos admitidos correctamente; 2) Que las
pruebas de uso de los últimos cinco (5) años están contenidas en la
Diligencia Notarial realizada ante la Notaría Novena de Circuito de Panamá
de 7 de agosto de 2024 sobre las páginas web: https://www.ecofarmacias.cl/producto/pantocal-pantoprazol-40mg-x-28-comprimidos/ y https://medicamentosplm.com/ecuador/Home/productos/pantocal.comprimidos.recubiertos/2809/101/624470/31. Y
que, en cuanto a acreditar el uso de marcas por la comercialización en
internet, el Tercer Tribunal Superior ya ha emitido pronunciamientos
– Cfr. Fallo de 16 de marzo de 2016, Proceso de Nulidad y
Cancelación del Certificado de Registro Nº214723 01 de la marca YEZZ, Clase 9,
propuesto por JOHN
JAIRO RAMÍREZ MÁRQUEZ contra WORDEN ENTERPRISES, INC., Mgda.
Ponente: Aidelena Pereira Véliz -. De ello se desprende que el uso
internacional es tan válido como el local y que las pruebas aportadas son
suficientes para demostrar el uso de la marca PANTOPRAL-G, por
lo que debe mantener la demandada en reconvención su registro; 3) Que existe
similitud entre ambas marcas PANTOCAL -vs- PANTOPRAL-G ya
que comparten PANTO y AL y solo se
observan cuatro (4) letras distintas: C y PR G., lo que
se acerca a niveles de similitud prohibidos del orden ortográfico, visual y
fonético; además que se estaría diluyendo la capacidad distintiva que posee
la marca de su representada; 4) Que
no se evaluó si las marcas van dirigidos al mismo público consumidor; ni si
se encuentran en el mismo mercado y canales de comercialización; es decir,
en la Clase 5. Advierte que puede persarse que PANTOPRAZOL es
una variación o línea de medicamentos y productos distribuidos por su
representada y 5) Que
la demandada-demandante en reconvención no aportó pruebas que demuestren
canales de comercialización distintos de los de su representada, desde el
2014.
POSICIÓN
DE LA DEMANDADA-DEMANDANTE EN RECONVENCIÓN (OPOSITORA)
La
Licenciada FARAH
MOLINO, de la firma forense FÁBREGA MOLINO, apoderados
judiciales de la demandada en el proceso de oposición, EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, al oponerse al recurso de
alzada (fs.18-26) solicitó que se niegue el recurso de apelación
y se confirme la sentencia impugnada, señalando lo siguiente: 1) Que el
artículo 603 del Código Judicial establece que “... El auto que acepte o
niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo”; por lo que,
de disentir la censura con lo decidido, pudo presentar el recurso en
tiempos de ley; siendo que ese tema ya está zanjado definitivamente; 2) Que las
impresiones notariadas de páginas web no demuestran el uso de su
marca PANTOPRAL-G. Afirma
que, en ambas páginas webs aportadas, la descripción de los enlaces,
vemos dentro de sus palabras claves, PANTOCAL. Considera que estas
pruebas de uso guardan relación con la marca de su representada en Chile y
en Ecuador y no con la marca PANTOPRAL-G,
de la recurrente; 3) Que
las constancias probatorias dan fe que el mejor y prioritario derecho sobre
la marca PANTOCAL lo
tiene el GRUPO
EUROFARMA, por lo que sería la marca PANTOPRAL-G la
semejante en grado de confusión a la ya usada, conocida y registrada PANTOCAL. Que no
existe riesgo de confusión entre las marcas, como lo afirma la demandante
en la demanda principal; amen de que la marca PANTOPRAL-G no
ha sido utilizada por lo menos, en un plazo de cinco (5) años. Y que las
pruebas aportadas por la propia recurrente dan fe del uso y
comercialización de PANTOCAL, propiedad
exclusiva EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA.
POSICIÓN
DEL TRIBUNAL DE ALZADA
Efectuado el estudio de los antecedentes del proceso y de la
resolución apelada, corresponde a este Tribunal, establecer la normativa
aplicable a esta causa, en virtud de la competencia exclusiva y privativa
otorgada por la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61
de 5 de octubre de 2012; así como por efecto del trato nacional que
consagra el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
(Ley N°41 de 13 de junio de 1995), por ser tanto el demandante como el
demandado nacionales de estos Estados miembros (Panamá y Guatemala).
El primer
cargo erigido por la representación judicial de la
demandante-demandada en reconvención guarda relación con las pruebas
aportadas al proceso por los terceros coadyuvantes que sirvieron para
concluir que la actora no poseía un mejor derecho por registro; admisión de
terceros que cuestiona la recurrente. Las constancias procesales nos
muestran que el día 7 de agosto de 2024, la firma forense FÁBREGA MOLINO, actuando
en representación de las sociedades EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A. (Sec.225), EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S. (Sec.230), EUROFARMA CHILE, S.A. (Sec.231) y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A. (Sec.232) presentaron Solicitud de Intervención de Terceros
Coadyuvantes en favor de la demandada-demandante en reconvención la
empresa EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, misma que se corrió en
traslado a través de la Providencia de fecha 8 de agosto de 2024, siendo notificados personalmente a las partes, ese
mismo día. Consta el memorial de objeción a dichas solicitudes por
parte de la demandante-demandada en reconvención (Sec.249); asunto
que fue zanjado por Auto N°791-24 de 2 de septiembre de 2024 que admitió a
las empresas EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A. y EUROFARMA GAUTIER URUGUAY, S.A., como terceras coadyuvantes de la demandada-demandante en reconvención EUROFARMA GUATEMALA, S.A. (Sec.255), mediando notificación de las partes (Sec.263- 264). Se
advierte claramente que el Auto N°791-24 en ciernes, no fue objeto de recurso
alguno, por lo que la resolución se encuentra debidamente
ejecutoriada. Por tanto, la admisión de los terceros coadyuvantes y los
documentos aportados por los mismos como pruebas pueden ser ponderados.
Habría que recordar que la prueba dentro de un proceso es común a todos los
participantes y obra en favor o en contra de las partes, según sea el caso. Abrir un debate respecto a si los
terceros deben o no participar en esta causa judicial no consulta las
normas procesales, ya que ese tema ya que decidido y la resolución se
encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.
Como se
adelantó, todas las pruebas ingresada al proceso deben ser valoradas al
momento de decidir la presente causa, indistintamente la parte que la
aportó o si fue incorporada por los terceros coadyuvantes que se suman a
las partes en ayuda, en este caso en particular, al demandado-demandante en
reconvención. Ahora bien; la lectura de las piezas procesales que obran en
el expediente informan a la Sala que la sociedad demandada-demandante en
reconvención, EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD
ANÓNIMA ostenta <mejor derecho> frente
a la parte demandante-demandada en reconvención, LABORATORIOS BIOTECH, S.A., en esta disputa marcaria,
dado que los terceristas son titulares de marcas debidamente registradas
anteriores a la de la actora-demandada en reconvención. Así pues, EUROFARMA LABORATORIOS, S.A., probó ser titular del Certificado de Registro N°903519941 de
la marca PANTOCAL
DOM, Clase 5, otorgado por la Oficina de Marcas de
Brasil - legalizado por apostilla y traducido al
español – solicitado el registro el 4 de abril de 2011;
y concedido el 22 de julio de 2014 hasta el 22 de julio de 2024. EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S.,
probó ser titular del Certificado de Registro N°475772 de la marca PANTOCAL MIXTA, Clase
5, expedido por la Oficina de Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia – el Registro data del 26 de noviembre de 2012 y
está vigente hasta el 24 de julio 2033 - y EUROFARMA CHILE, S.A.,
confirmó ser titular del Certificado de Registro N°1122161 de la
marca PANTOCAL, Clase
5, emitido por la Oficina de Marcas de
Chile - legalizado mediante apostilla; registro que fue solicitado
el 27 de
diciembre de 2013 y fue concedido hasta el 28 de
agosto 2024. En cuanto a la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A., sólo
reporta el Certificado de Registro N°233517 de la marca PANTOPRAL-G, en
Clase 5, fechado el 18
de julio de 2014 expedido por la Dirección General
del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá
(DIGERPI) – vigente hasta el 18 de julio de 2024 y Solicitud de
renovación de 29 de enero de 2024 -.
En
lo que toca a la Demanda en Reconvención por falta de uso de la marca, la
demandante-demandada-reconvencionista recurrente expresó que las
pruebas de uso de la marca fueron acreditadas a través de la Diligencia
Notarial realizada ante la Notaría Novena de Circuito de Panamá, el 7 de
agosto de 2024, de las páginas web: https://www.ecofarmacias.cl/producto/pantocal-pantoprazol-40mg-x-28-comprimidos/ y https://medicamentosplm.com/ecuador/Home/productos/pantocal.comprimidos.recubiertos/2809/101/624470/31; vía
admitida por el Tercer Tribunal Superior, en pronunciamiento anterior
– Cfr. Fallo de 16 de marzo de 2016, Proceso de Nulidad y
Cancelación del Certificado de Registro Nº214723 01 de la marca YEZZ, Clase 9,
incoado por el señor JOHN
JAIRO RAMÍREZ MÁRQUEZ en contra de WORDEN ENTERPRISES, INC., Mgda.
Ponente Aidelena Pereira Véliz -. De lo expuesto por el
demandante-demandada en reconvención revisará el Tribunal todas las pruebas
válidas incorporadas al proceso para verificar si la demandante-demandada
en reconvención cumplió con la carga de la prueba invertida pues alegó la
contraparte falta de uso de su marca. La prueba de uso de la marca es peso suyo, por lo
que deberá asumirlos íntegramente, si quiere salir victoriosa de
la imputación que se le formula. En ese sentido recuerda la Sala que los
<hechos negativos> son probados por el sujeto pasivo a <quien se
le señalan> y no por <quien los alega>, siendo estos casos,
excepcionales al principio general de la carga de prueba que propone que
“quien alega, prueba”.
Revisada
la Diligencia Notarial señalada como prueba del uso de la marca de la
demandante-demandada en reconvención se observa en dichas páginas
webs, la venta en línea de la marca/medicamento PANTOCAL que
contiene el principio activo Pantoprazol – cada comprimido con
recubrimiento entérico contiene: Pantoprazol 40 mg (En forma de Pantoprazol
sódico sesquihidratado). Excipientes: Manitol, Crospovidona, Carbonato de
Sodio, Providona, Estearato de Calcio, Hipromelosa, Macrogol, Hiprolosa,
Dióxido de Titanio, Oxido de Hierro Amarillo, Propilenglicol, Hidróxido de
Sodio. Polimetacrilatocopoliacrilato de Etilo. Prolisorbato 80. Citrato de
Trietilo. Simeticona. Talco, c.s. - con 28 compromidos, por un valor
de $14.990. Acepta la Sala que la prueba de uso en el mercado por la vía
del internet ha sido reconocida por estos Tribunales especializados en
propiedad industrial. Sin embargo, esta afirmación no equivale a sugerir
que el sitio web que se consulte no deba acreditar el uso y
comercialización efectiva de la marca registrada que se esté alegando no ha
sido usada por cinco (5) años; es decir, se esté afirmando la falta de uso.
Luego entonces, en este caso en particular, los sitios de internet de
marras solo reportan que el producto ofrecido por la empresa EUROFARMA es PANTOCAL, detallando
el principio activo y demás compuestos que la conforman. No evidencian la
venta por internet del producto PANTOPRAL-G de la demandante-demandada en reconvención.
En
cuanto al <uso> de las marcas, los artículos 96 al 101 de la Ley N°35
de 10 de mayo de 1996; modificado
por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012, desarrollan la materia del
<uso>, abordando tanto su concepto como los derechos y limitaciones
que emanan del mismo. Así pues, en lo que concierne al tópico específico
del significado del vocablo <uso>, para efectos marcarios, tenemos
que, el artículo 101 de la Ley en cita, así como lo reglamentado en el
Decreto Ejecutivo N°85 de 4 de julio de 2017 reservan que el <uso> de
una marca implica “... la colocación en el mercado nacional de los
productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido
producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de
Panamá o en el extranjero”, independientemente del lugar geográfico de
producción, fabricación, elaboración o confección del producto.
En esa
línea de ideas, como ha sido reconocido anteriormente, si bien es
cierto que el concepto de <uso> de marca/producto va de la mano con el
hecho de la colocación de la marca/producto en el mercado local, el
artículo que desarrolla el concepto – Cfr. artículo 101 de la Ley 35
modificado por el artículo 43 de la Ley 61 de 2012 – debe ser tamizado a la luz
de las nuevas formas de comercialización en este mundo digital. Estas
nuevas realidades en el comercio, ahora electrónico, permean también la
connotación de mercado. La acepción tradicional de mercado también ha
sufrido la transformación propia que impone ajustar la definición de la
norma a la existencia de una oferta real de compra/venta de
productos/marcas en sitios de internet. Estas afirmaciones sostenidas en
precedentes judiciales habilitan al comprador, distribuidor y consumidor
acceder y vender sus productos, con entregas físicas de mercancía a través
de diversos medios de transporte. (Cfr. fallo de 10 de abril de 2019,
PROCESO DE OPOSICIÓN a la solicitud de registro N°227792 01 de la
marca KATCO Y
DISEÑO, Clase 7, incoado por CATERPILLAR, INC.,
contra CENTRAL
AMERICAN TRACTOR CO. (CATCO,S.A.); Mgda. Ponente: Aidelena Pereira Véliz).
Visto lo
consignado, a juicio de la Sala, comparte
la Sala el criterio vertido por la A
Quo en el fallo de mérito pues la
demandante-demandada en reconvención no demostró uso y registro previo a la
demandada-demandante en reconvención.
En lo que respecta a los temas de existencia de similitud o no entre
ambas marcas PANTOCAL -vs- PANTOPRAL-G; o
si las marcas comparten o no mercado y/o canales de distribución y van
dirigidas al mismo público consumidor, no son necesarias de ser atendidas,
ya que forman parte de las alegaciones contenidas en la demanda principal.
Se aclara que, ante la falta de uso de la marca registrada por más de cinco
(5) años previos por parte de la demandante-demandada en reconvención; amén
de haber quedado demostrado en el
cuaderno digital que la demandada-demandante posee un <mejor
derecho> previo de su marca PANTOCAL en el mercado, en Clase 5 con relación a la
contraparte, le confiere el derecho a EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA a
registrar su signo en Panamá, según lo normado en el artículo 97 de la Ley
Nº35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre
de 2012, en virtud de la aplicación del principio de <trato nacional>
recogido en el Convenio de París.
Visto lo anterior y confrontadas las normas pertinentes, es criterio
de esta Judicatura que el fallo recurrido fue emitido conforme a
derecho. Por tanto, esta Sala de Decisión procederá a confirmar la
resolución atacada, por no encontrar elementos de hecho ni de derecho
suficientes para revocarla, como también a condenar en costas a la parte
recurrente, en virtud de lo establecido en el artículo 196 de la Ley N°35
de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley N°61 de 5 de octubre de 2012.
En mérito
de lo antes expuesto, el TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, CONFIRMA la
Sentencia N°99-24 de 23 de octubre de 2024 y el Auto N°1036-24 de 29 de octubre de 2024, que lo corrige, proferido por el Juzgado Noveno de
Circuito, Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial, dentro del Proceso de Oposición a
la Solicitud de registro N°300020 01 de la marca PANTOCAL, en
Clase 5, propuesto por la sociedad LABORATORIOS BIOTECH, S.A. en
contra de la empresa EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con
Terceros Coadyuvantes EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A., y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A. y Demanda de Reconvención de
Cancelación por Falta de Uso del Certificado de
registros N°233517 01 de la marca PANTOPRAL-G, en Clase 5, propuesta
por la sociedad EUROFARMA
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA con
Terceros Coadyuvantes EUROFARMA
LABORATORIOS, S.A., EUROFARMA COLOMBIA, S.A.S., EUROFARMA CHILE, S.A. y EUROFARMA
GAUTIER URUGUAY, S.A., en
contra de la empresa LABORATORIOS
BIOTECH, S.A.
Se CONDENA en
costas de segunda instancia a la parte recurrente en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) a
favor de la demandada-demandante reconvencionista.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA.
AIDELENA PEREIRA VÉLIZ.
MGDO.
LUIS A. CAMARGO V.
LCDA. LLOVANA
OSIRIS DE ALONSO
Secretaria
Judicial III
|