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Entrada N°:
137553-2024
Proceso de
Oposición a la Solicitud de Registro n.°302479-01 de la marca
SKYNET Y DISEÑO en la clase 41 internacional, propuesto por SKY
INTERNATIONAL AG en contra de EFRAÍN ANTONIO HERRERA
RESTREPO
Mgda.
Ponente: Aristevia Lamboglia de Ruiz
Sentencia
apelada
TERCER
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Panamá,
doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
V I S T O
S:
Ha ingresado a este Tribunal, en grado de apelación, el
expediente contentivo del Proceso de Oposición a la Solicitud de
Registro n.°302479-01 de la marca
SKYNET Y DISEÑO en la clase 41 internacional, propuesto por SKY
INTERNATIONAL AG en
contra de EFRAÍN ANTONIO HERRERA RESTREPO
El Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá
atendió la controversia en primera instancia y, luego de surtidos los
trámites de ley, profirió la Sentencia n.°45 de cuatro (4) de septiembre
de dos mil veinticuatro (2024) que resuelve:
«PRIMERO: ACCEDER a la pretensión de
la parte actora en este Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro
No.302479-01 correspondiente a la marca “SKYNET Y DISEÑO” en la clase 41
internacional, propuesto por SKY INTERNATIONAL AG en contra de EFRAIN
ANTONIO HERRERA RESTREPO.
SEGUNDO: NEGAR el Registro de la marca
“SKYNET Y DISEÑO” en la clase 41 internacional, cuya inscripción
solicitó EFRAIN ANTONIO HERRERA RESTREPO, mediante formulario
N°302479-01 de 1 marzo de 2023 ante la Dirección General del Registro
de la Propiedad Industrial.
TERCERO : CONDENAR en costas a la
parte demandada vencida en proceso, las cuales se fijan en la suma de DOS
MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.2,000.00). Los gastos serán liquidados por
Secretaría.
CUARTO: COMUNÍQUESE lo resuelto a
la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHÍVESE el
expediente previa inscripción de su salida en el libro de registro
respectivo».
Conforme al Expediente Judicial Electrónico (EJE), el fallo recurrido
fue emitido y publicado el 4 de septiembre de 2024 y notificado a las
partes con arreglo a la normativa correspondiente (cfr. secuenciales
102, 103 y 104).
Seguidamente, la representación judicial del demandado anunció, en
oportunidad, recurso de apelación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
1132 del Código Judicial, norma supletoria aplicable por mandato del canon
199 de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, reformada por la Ley n.°61 de 5
de octubre de 2012; esta actuación quedó registrada en el secuencial 110
del EJE.
El medio de impugnación vertical fue concedido en el efecto
suspensivo a través de la resolución de 18 de octubre de 2024 (cfr.
secuencial 116), lo que propició el ingreso del cuaderno procesal a
este Tribunal.
Realizado el reparto por el Registro Único de Entrada (R.U.E.), esta
Magistratura procede con la revisión de las constancias procesales y, luego
de este ejercicio, descarta la necesidad de adoptar medidas de
saneamiento sobre las actuaciones del juzgado primario, solución que ofrece
el artículo 1151 del Código Judicial, toda vez que no detectó la presencia
de actos u omisiones que requirieran la aplicación de este instrumento
jurídico procesal de naturaleza correctiva.
Culminada esta etapa, mediante providencia de 10 de abril de
2025 (cfr. f.4 del expediente físico), se señaló a
las partes el término de cinco (5) días para que presentaran sus
respectivas posiciones, al tenor del artículo 193 de la Ley 35 de 1996,
oportunidad que fue aprovechada tanto por el apelante como por la opositora (cfr.
fs. 8-12; 14-18; 19-32 del expediente físico).
Así las cosas, procederá este Tercer Tribunal Superior a emitir la
decisión que exige la resolución de esta segunda instancia, previo estudio
de la sentencia de primer grado y, por supuesto, de los argumentos
expuestos en la sustentación de la apelación y la correlativa oposición.
MOTIVACIONES
DE LA SENTENCIA APELADA (cfr. secuencial
102 del EJE)
La
Sentencia n.°45 de 4 de septiembre de 2024 fue emitida por el Juzgado
Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, con
fundamento en las siguientes motivaciones:
- El
caudal probatorio permite determinar que están acreditados tanto el
intento de registro de la marca SKYNET Y DISEÑO en las clases 25 y 41
internacional, por parte de EFRAÍN ANTONIO HERRERA RESTREPO, como la
titularidad anterior, por parte de SKY INTERNATIONAL AG, de la marca
SKY y demás variaciones (SKY VIEW, SKY PREMIERE, SKY SPORT, SKY EVENT
y SKY NEWS), todas en la clase 41 internacional, con las cuales se
dedica a las actividades de educación,
formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.
- Ha
quedado establecido el mejor derecho en cabeza de la opositora, en
circunstancias que el demandado no acreditó lo propio, ya fuera por
registro, solicitud o uso anterior de la marca que pretende registrar.
- La solución de la
controversia está en el resultado del cotejo entre los signos
distintivos en contraposición que se muestran al público consumidor de
la siguiente forma: SKYNET Y DISEÑO (por el demandado) vs SKY (por la
demandante).
- Entre los signos en
conflicto hay identidad fonética, gramatical y visual ya que comparten
la misma raíz «SKY», lo que induciría en la mente del consumidor la
idea de que la marca SKYNET es una variedad o una nueva versión de la
marca demandante.
- La identidad
fonética, gramatical y visual encontrada entre los signos en disputa,
aunada al hecho de que ambas partes operan en el mismo mercado
pertinente de servicios de la clase 41 (educación, formación,
esparcimiento, actividades deportivas y culturales), provoca
que su coexistencia en el mercado no sea pacífica ya que genera un
riesgo de error en el público consumidor.
- La solicitud de
registro se encuentra incursa en la prohibición del numeral 9 de
la Ley 35 de 1996 (reformada por la Ley 61 de 2012) que proscribe el
registro de marcas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el
aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra
marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra
persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma
clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca,
siempre que esa semejanza o identidad, de una u otra, sea susceptible
de provocar en la mente del público errores, confusiones,
equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a
su procedencia.
- Permitir el registro
de la marca objeto de impugnación significaría dejar de lado la tutela
de los derechos obtenidos con prioridad por la demandante; no se
estaría salvaguardado el derecho del consumidor a elegir libremente
sin incurrir en errores, equivocaciones, confusiones y/o engaños;
tampoco se estaría garantizado la transparencia del mercado; tres
finalidades recogidas en nuestra legislación marcaria, tal como se
desprende de las normas que la conforman, y en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC).
ARGUMENTOS
DEL RECURRENTE (cfr. fs. 14 a 18 del expediente
físico)
El licenciado Roxsi Oliver Montoya Santos, apoderado judicial de EFRAÍN ANTONIO HERRERA RESTREPO,
mediante el recurso vertical promovido, solicita al Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial,
que revoque íntegramente la sentencia impugnada, que declare infundada
la oposición presentada por SKY INTERNATIONAL AG, que se conceda el
registro solicitado de la marca SKYNET Y DISEÑO en la clase 41
internacional y que se exima a su representado del pago de costas, y se
impongan al hoy opositor en ambas instancias.
El recurrente expresa las razones por las cuales debe revocarse la
sentencia apelada, resaltando las siguientes:
- Las
diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre SKY y SKYNET Y
DISEÑO son claras y relevantes; la coexistencia de ambos signos es
plenamente posible en el tráfico jurídico y comercial.
- La
marca solicitada SKYNET Y DISEÑO no se limita a la simple adición de
la palabra NET al vocablo SKY; presenta además un diseño gráfico
propio que integra de manera distintiva los elementos tipográficos y
visuales, creando una composición moderna y tecnológica, con
dinamismo, innovación y vinculación con redes tecnológicas. La mera
coincidencia parcial en un elemento común «SKY», no basta para
presumir riesgo de confusión que, en este caso, está ausente.
- El
signo SKY registrado por SKY INTERNATIONAL AG es un vocablo simple
(que significa cielo en inglés), sin adornos gráficos notables,
usualmente acompañado de un estilo sobrio relacionado con
servicios de entretenimiento televisivo, con un perfil más tradicional
y generalista.
- La
diferencia gráfica, sumada a la extensión del signo y la adición del
sufijo NET (de network), resulta suficiente para que el
consumidor medio, informado y razonablemente atento, perciba ambos
signos como independientes y no asociados entre sí. El público
destinatario de SKYNET Y DISEÑO es diverso y especializado, no un
consumidor pasivo de entretenimiento televisivo.
- Las
pruebas aportadas por la demandante únicamente acreditan la existencia
de registros sobre marcas que contienen el término SKY, pero no SKYNET
(ni ninguna variación conceptualmente cercana), y la actividad
comercial de SKY INTERNATIONAL AG en el sector de televisión y
entretenimiento satelital, y no en el ámbito de servicios educativos,
de formación tecnológica, actividades culturales y eventos innovadores
que son los que le interesan al demandado.
- SKY
INTERNATIONAL AG no tiene mejor derecho sobre SKYNET Y DISEÑO; no hay
evidencia de registro, uso comercial o solicitud previa de un signo
que combine SKY y NET de manera que pueda generar derechos adquiridos
o expectativa legítima de protección. La pretensión de la actora de
impedir el registro parte de una extrapolación abusiva de su derecho,
contrariando el principio de especialidad y la protección de la libre
iniciativa empresarial. La marca SKYNET Y DISEÑO no forma parte del
portafolio marcario de la demandante.
- El
fallo impugnado aplica incorrectamente el artículo 91, numeral 9, de
la Ley 35 de 1996, al realizar un cotejo parcial y fragmentado de los
signos, ignorando su impresión global en el consumidor medio y la
valoración integral; además, falla en establecer que, las diferencias
sustanciales, fonéticas, gráficas y conceptuales entre las marcas
anulan cualquier riesgo real de confusión o de asociación indebida; no
hay similitud en la naturaleza de los servicios, en los canales de
comercialización y en el público objetivo.
- El
demandado actuó en todo momento con buena fe; presentó su solicitud de
registro de manera regular, conforme a los requisitos legales, sin
ocultar información ni intentar aprovecharse del prestigio ajeno. La
construcción de SKYNET Y DISEÑO responde a una estrategia legítima de
diferenciación, basada en un concepto cultural autónomo y ampliamente
reconocido en el ámbito tecnológico.
- La
condena en costas es improcedente ya que existió fundamento serio y
razonable para solicitar el registro de SKYNET Y DISEÑO, no existió
mala fe ni temeridad procesal y la defensa ejercida respondió al
legítimo derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. De acuerdo
con el artículo 1071 del Código Judicial, la condena en costas debe
ser aplicada excepcionalmente cuando haya manifiesta falta de
fundamento o abuso del proceso, lo cual no se da en este caso.
ARGUMENTOS DE
LA OPOSITORA (cfr. fs. 19 a 32 del expediente físico)
La firma forense ICAZA,
GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, apoderada judicial de SKY INTERNATIONAL AG,
formuló su oposición al recurso de apelación promovido en procura de los
intereses del demandado en los términos que a continuación se resumen:
- SKY
INTERNATIONAL AG es una empresa integrada a la industria de las
telecomunicaciones, con reconocida trayectoria en la investigación,
desarrollo, estudio y fabricación de productos en el campo de la
tecnología y, en especial, en la comercialización exitosa del servicio
de publicidad, mercadeo, propaganda y demás servicios de las clases 25
y 41 internacional, por medio de su marca SKY y todas sus variedades.
- SKY
INTERNATIONAL AG se dedica a la transmisión, organización y
comercialización de eventos exclusivos por medio del sistema pago por
evento (pay per view) que transmite eventos deportivos y de
otros usos. También comercializa las prendas de vestir utilizadas para
la publicidad y difusión de la familia de marcas notorias SKY.
- El
signo que pretende registrar el demandado no tiene distintividad ni
originalidad ya que, reproduce en su totalidad la marca de la
demandante «SKY», y, además, es muy similar, casi idéntico, fonética,
ortográfica, visual y conceptualmente, en grado de confusión, a la
notoria y conocida marca SKY y todas sus variedades (SKY Y DISEÑO,
SKYVIEW, SKY PREMIER, SKY KIDS, SKY SPORTS, SKY EVENT y SKY NEWS), de
las cuales la actora también ha demostrado ser la legítima titular con
un mejor derecho que data del 28 de noviembre de 1997, en relación con
productos de la clase 35 internacional, y del 18 de abril de 1997 para
proteger servicios en la clase 41 internacional.
- La
notoria y conocida marca SKY tiene una protección especial por formar
parte esencial y preponderante del nombre de la demandante SKY
INTERNATIONAL AG.
- El
sufijo NET es descriptivo para los servicios y actividades que son
objeto de la presente controversia; por lo tanto, no le provee
distintividad a la expectativa de denominación comercial impugnada que
reproduce la raíz y contenido de la marca demandante, haciendo que
parezca una variedad o nueva versión de esta última.
- SKY
INTERNATIONAL AG ha dispuesto una gran inversión para sus marcas desde
hace varias décadas; el demandado pretende con su solicitud apropiarse
del prestigio y buen nombre cultivado por la actora.
- El
demandado intenta incluir argumentos basados en apreciaciones
subjetivas que carecen de sustento probatorio. El significado
lingüístico de la marca SKY (como cielo) no produce que esta sea débil
ya que es utilizada de forma intensa en el mercado sin perder fuerza
distintiva.
- El
demandado ignora la realidad probatoria del presente litigio.
- La
demandante tiene derecho a que su nombre comercial sea protegido en
Panamá sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una
marca de fábrica o de comercio, en los términos previstos en el
artículo 8 del Convenio de París y los cánones 14, 15 y 16 de la
Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.
Así, la representación judicial de SKY INTERNATIONAL
AG solicita la confirmación, en todas sus partes, de la Sentencia
n.°45 de 4 de septiembre de 2024, y que, en consecuencia, se mantenga la
negación del registro pretendido por el demandado, por la carencia de
distintividad y originalidad, con lo cual es perfectamente aplicable el
artículo 91, numerales 9 y 10, de la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996,
modificada por la Ley n.°61 de 5 de octubre de 2012.
DECISIÓN DE
SEGUNDA INSTANCIA
Expuestos los argumentos tanto del fallo apelado
como de los escritos de sustentación del recurso de
apelación y de la respectiva oposición, corresponde a esta instancia
judicial resolver la alzada en el presente proceso de propiedad industrial
en el cual el juez de primera instancia resolvió acceder a lo pretendido
por la demandante, negando el registro de la marca SKYNET Y
DISEÑO en la clase 41 internacional solicitado ante la Dirección
General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) por EFRAÍN
ANTONIO HERRERA RESTREPO, mediante formulario n.°302479-01 de 1 de marzo de
2023.
Procederá entonces esta Sala de Decisión a examinar los
razonamientos de la alzada con el fin de verificar si es acertada
la decisión de primer grado o si, por el contrario, le cabe razón a la
parte apelante.
A los efectos, será considerado que la normativa aplicable a la solución
de la presente causa, de competencia exclusiva y privativa de
esta jurisdicción especializada en temas de propiedad industrial, es la
contenida en la Ley n.°35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la
Ley n°61 de 5 de octubre de 2012, y reglamentada por el Decreto
Ejecutivo n.°85 de 4 de julio de 2017.
En resumen, advierte esta Superioridad que la disconformidad central
del demandado apunta a los resultados del cotejo intermarcario realizado
por el juzgador a quo, añadiendo que, en su opinión, la condena
en costas proferida en su contra es improcedente.
A juicio del apoderado judicial del señor EFRAÍN ANTONIO HERRERA
RESTREPO, los signos en contraposición exhiben diferencias suficientes de
carácter gráfico, fonético y conceptual, como para coexistir sin que se
genere riesgo de confusión para los consumidores; estima que su
representado puede registrar la marca SKYNET Y DISEÑO ya que SKY
INTERNATIONAL AG no tiene mejor derecho sobre ese signo, de modo que, la
demandante, con oponerse a la inscripción solicitada, en una extrapolación
abusiva de su derecho, está contrariando el principio de especialidad y la
protección de la libre iniciativa empresarial.
Pues bien, determinado que SKY INTERNATIONAL AG, ostentaba derechos
prioritarios sobre sus marcas SKY, SKY VIEW, SKY PREMIERE, SKY SPORTS,
SKY EVENT, SKY NEWS, registradas desde el 17 de octubre de 2005, y SKY
Y DISEÑO, inscrita desde el 9 de agosto de 2006 y el 9 de septiembre de
2022 (cfr. secuencial 94, pp. 15 a 72), para distinguir
servicios en la clase 41 internacional (con lo cual la protección que
reclama no rebasa la regla de la especialidad ni se da con una extrapolacón
abusiva de su derecho), comprobado que la solicitud de registro de la
marca SKYNET Y DISEÑO, fue presentada en fecha posterior (el 2 de
marzo de 2023), lo que venía a propósito era la correspondiente colación
intermarcas.
En términos normativos, SKY INTERNATIONAL AG cumplió con el deber que
le viene impuesto por el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de
1996 y el canon 124 del Decreto Ejecutivo 85 de 2017, en cuanto a que la
marca preexistente tiene que demostrar que cuenta con un mejor derecho
sobre la impugnada (el demandante debe probar que el signo distintivo
de su propiedad viene siendo usado o conocido, o que está registrado o en
trámite de registro, con anterioridad a la solicitud de registro de la
nueva marca a cuya inscripción se opone por considerarla idéntica,
semejante o parecida a la suya).
De modo que, no era necesario que la actora probara derechos directos
sobre el signo distintivo SKYNET; la prohibición de ley recogida en el
artículo 91, numeral 9, apunta a proscribir el registro como marcas o como
elementos de estas no solo de aquellas que sean idénticas a otra, sino
también de las que sean semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico,
gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida,
registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir
productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se
desea amparar con la nueva marca. Claro está, no basta conque se haga
presente la coincidencia o la similitud, también se exige que esa
coincidencia o esa similitud, sea susceptible de provocar en la mente del
público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a los
productos o servicios, o a su procedencia.
A las claras, SKY INTERNATIONAL AG, no ha autorizado al señor
EFRAÍN ANTONIO HERRERA RESTREPO a proceder con el registro del signo
distintivo SKYNET Y DISEÑO que ha apreciado como muy próximo a
sus marcas SKY, SKY VIEW, SKY PREMIERE, SKY SPORTS, SKY EVENT,
SKY NEWS y SKY Y DISEÑO. Así las cosas, indefectiblemente, el demandado
debía soportar que la marca que pretende registrar fuera sometida a los
rigores del cotejo marcario.
En tales circunstancias, la atención de la Sala, de manera
preceptiva, ha de dirigirse a la comparación de las marcas en conflicto; y
es que, se hace imperativo determinar si la conclusión a la que arribó el
operador de justicia primario luego del ejercicio que adelantó en tal
sentido fue correcta o no.
La
recurrente ha hecho énfasis en que esa comparación debe hacerse a través de
un análisis de conjunto en el que se tome en cuenta la impresión global que
dejarían las marcas en el consumidor medio, mismo que expondría
las diferencias sustanciales, fonéticas, gráficas y conceptuales
entre ellas que deslindarían que su signo SKYNET Y DISEÑO tiene carácter
distintivo.
Sobre el particular, esta Magistratura ha de indicar que este punto
de vista del procurador judicial del apelante es incorrecto. Y lo es ya
que, la colación intermarcaria, si bien, se realiza a partir de una visión
del conjunto (de manera sucesiva y no simultánea), supone que deben
tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
En ese
examen, para definir si existen similitudes en grado de confusión entre las
marcas en contraposición, a fin de establecer si pueden coexistir o no en
el mercado, deben observarse algunos lineamientos, mismos que exponemos a
continuación:
- Percepción de la
semejanza entre las marcas consideradas en su conjunto o de manera
global.
- Los parecidos entre
los elementos principales de las marcas, y entre los productos y/o
servicios a proteger.
- Si está presente el
factor confusión que podría conducir a error a un consumidor en cuanto
a la procedencia de los productos y/o servicios.
Ya se ha
identificado que la definición del presente negocio exigía someter la
marca cuyo registro pretende el demandado al método del cotejo
intermarcario (lo que atinadamente identificó el operador de justicia
de primer nivel), que involucra una comparanza sucesiva, haciendo énfasis
en los parecidos intersignos (que es donde podría apreciarse el riesgo
de confusión), lo que, además, implica colocarse en el lugar del
consumidor medio quien tiene derecho a elegir libremente, y sin errores,
los productos y/o servicios de su preferencia, a los efectos de satisfacer
sus necesidades.
En ese sentido, esta Superioridad detecta,
sin esfuerzos, como lo hizo el juez de primera instancia, que,
entre la marca cuestionada «SKYNET Y DISEÑO» y, los
signos prioritarios SKY, SKY VIEW, SKY PREMIERE, SKY SPORTS, SKY
EVENT, SKY NEWS y SKY Y DISEÑO, el elemento coincidente es
de orden denominativo (ortográfico, gráfico, fonético y
visual) y reside en los caracteres SKY, similitud que no se
mitiga aun cuando el demandado incluyó en la marca que pretende el
sintagma NET, además de un diseño y la frase «Luces, Sonido,
Video, Estructura» sobre la cual, además, no reivindica derechos
exclusivos (cfr. secuencial 94, p. 11).
La semejanza
indicada, vista desde el prisma de un consumidor medio, cuando la actora ha
acreditado que cuenta con una familia de marcas en la que utiliza la
palabra SKY como raíz, conduce a este Tribunal Superior a
concluir que, para ese consumidor medio, hay un auténtico riesgo de
incurrir en error, y terminar suponiendo que SKYNET Y DISEÑO es
una nueva marca que se añade al linaje de signos distintivos que viene
desarrollando SKY INTERNATIONAL AG.
La similitud
hallada se agudiza cuando se atiende a los servicios a distinguir; es real
la posibilidad de que, tanto la demandante como el demandado presten en el
mercado panameño servicios de educación, de formación, de entretenimiento,
de esparcimiento, o de actividades deportivas y culturales, catalogados en
la clase 41 internacional de la Clasificación de Niza; por lo tanto,
asimismo, es real la posibilidad de que el público consumidor
caiga en equívocos en cuanto a la procedencia de los servicios distinguidos por
una y otras marcas.
Ya ha quedado dicho, a juicio de este Tribunal Superior, la cercanía
del vocablo SKYNET con las expresiones SKY, SKY VIEW, SKY
PREMIERE, SKY SPORTS, SKY EVENT SKY y NEWS SKY, y la coincidencia
en el tipo de servicios a distinguir, son circunstancias que podrían
conducir a un consumidor medio a asociar y relacionar, con un mismo origen
empresarial, las marcas de la actora y del demandado, lo que puede,
incluso, debilitar la capacidad distintiva de los signos de propiedad de
SKY INTERNATIONAL AG que, se ha determinado, tienen prelación.
De manera que, esta Colegiatura,
coincide con el criterio del juzgador de primer grado en el sentido de que
el signo cuyo registro pretende el demandado no es lo suficientemente
distintivo como para individualizar, con categórico éxito, sus servicios y
diferenciarlos de aquellos
que ya identifica en el mercado la demandante con sus marcas precedentes.
Ante la preexistencia de los signos distintivos de la
actora en el mercado, aquel cuyo registro pretende el
demandado-recurrente se muestra desprovisto de la capacidad
distintiva o diferenciadora inherente a la función esencial que debe
cumplir toda marca a fin de garantizarle al consumidor o usuario final, su
derecho a identificar, sin equivocación, el origen o la procedencia de los
servicios que va a contratar.
Respalda el criterio aquí expuesto, la opinión experta del doctrinario
Christian Schmitz Vaccaro, quien, en su artículo denominado «Distintividad
y uso de las marcas comerciales», publicado en la Revista Chilena de
Derecho, vol. 39, n.°1, 2012, pp. 9-31, define la distintividad indicando
que:
«es la capacidad de un signo para
individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una
empresa de los de otros competidores. Indudablemente incide en esa
capacidad, el uso que se le da a la marca y ese uso estará regularmente
referido a los productos o servicios a los que va a identificar. De esta
forma, hay que tener en cuenta que para calificar el carácter distintivo de
un signo concreto, es necesario evaluar el signo en relación:
– a la cobertura de productos o servicios para el
que ha sido solicitado,
– al público que habitualmente consume o use
dichos productos o servicios, y
– a los demás signos existentes,
apreciando la existencia de posibilidades de confusión».
La jurisprudencia de este Tribunal
Superior reiteradamente ha sostenido que la distintividad de la marca
es la función consustancial a esta, que permite a los consumidores
identificar el origen de cada producto o servicio, evitándoles incurrir en
confusiones con otros productos o servicios de distinta procedencia; por lo
que, esta función, requiere que los nuevos oferentes seleccionen signos
distintivos que sean claramente diferenciados de los que ya existen en el
mercado.
En definitiva, las similitudes advertidas por la
Sala entre las marcas en contraposición, perfeccionan la causal de
prohibición contenida en el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de
1996, modificada por la Ley 61 de 2012, ya que son aptas para
inducir al público consumidor a errores,
confusiones, equivocaciones o engaños respecto a
los servicios en sí mismos o a su procedencia
empresarial.
Seguidamente, esta sede de
segundo grado atenderá el otro punto controvertido por el demandado y que
corresponde a la condena al pago de las costas que fueron fijadas en la
sentencia apelada en la suma de B/.2,000.00.
La representación judicial del
demandado considera que la condena en costas es improcedente ya que
solicitó el registro de la marca SKYNET Y DISEÑO con un
fundamento serio y razonable, sin que existiera mala fe o temeridad procesal,
y como quiera que la defensa que ejerció respondió al legítimo derecho de
acceso a la tutela judicial efectiva. También ha aseverado que, de acuerdo
con el artículo 1071 del Código Judicial, la condena en costas debe ser
aplicada excepcionalmente, cuando haya manifiesta falta de fundamento o
abuso del proceso, lo cual no se ha configurado en este caso. Esta Sede
Tribunalicia ha de decir que estas apreciaciones son incorrectas.
El Código Judicial define las costas como aquellos
gastos que se nacen por los litigantes en el curso del proceso, para la
conveniente y acertada defensa de sus derechos, estableciendo que al
juzgador le corresponde tasar el trabajo invertido por el litigante o por
su apoderado a consecuencia del proceso; el trabajo en derecho, bien por la
parte o por su apoderado, ya sea verbal o por escrito; y cualquier otro
gasto que, a su juicio, sea necesario para la secuela del
proceso (artículo 1069, numerales 1, 2 y 5).
Para los efectos de la imposición de costas rige el
principio del vencimiento objetivo; es así que el canon 1071 del Código
Judicial, contrario a lo que ha aseverado el recurrente, determina
como regla que, en toda sentencia se
condenará en costas a la parte contra la cual se pronuncie, salvo
que, a juicio del juez, haya actuado con evidente buena fe sobre lo cual se
motivará expresamente en la resolución.
De suerte que, la condena impuesta en
primera instancia es procedente puesto que, se basó en el hecho objetivo de
la derrota y no en un actuar malicioso o temerario del demandado. Luego del
examen de la conducta procesal del apelante durante
la presente causa, esta Magistratura es del criterio que tal conducta no
reporta la evidente buena fe que le haría acreedor a una exoneración del
pago de costas (por ejemplo, puede mencionarse que, no ofreció pruebas
en defensa de su postura en juicio ni al contestar la demanda, ni en el
acto de audiencia).
Así, concluye esta Magistratura, que ninguna de las alegaciones y
apreciaciones del apelante tiene la entidad para justificar una revocatoria
de la sentencia venida en apelación. Los conceptos vertidos por el operador
de justicia primario en su fallo al momento de justipreciar la pretensión
de la parte actora y la decisión adoptada en él, son correctos. No hay motivos válidos para variar la Sentencia n.°45 de 4 de
septiembre de 2024; por lo tanto, será confirmada.
PARTE
RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en
todas sus partes la Sentencia n.°45 de cuatro (4) de septiembre de dos
mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado Octavo de Circuito Civil
del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del Proceso de Oposición
a la Solicitud de Registro n.°302479-01 de la marca
SKYNET Y DISEÑO, en la clase 41 internacional, propuesto
por SKY INTERNATIONAL AG en contra de EFRAÍN ANTONIO HERRERA
RESTREPO.
Las costas de segunda instancia a cargo de EFRAÍN
ANTONIO HERRERA RESTREPO se fijan en el monto de QUINIENTOS BALBOAS con 00/100
(B/.500.00).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
MGDA. ARISTEVIA LAMBOGLIA
DE RUIZ
SUPLENTE ESPECIAL
MGDA. CARMEN M. JURADO B.
SUPLENTE ESPECIAL
LCDA. LLOVANA O. DE
ALONSO
SECRETARIA JUDICIAL IIIR
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