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Juicio Contencioso Administrativo Federal 14/08-EPI-01-7 decidido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión del 26 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Juez Relator: Luz María Anaya Domínguez. Secretaria: Nancy Lidia Bravo García

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

 

SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXP. 14/08-EPI-01-7.

 

ACTOR:

******* ******* ************** ** *********** ** ****

 

MAGISTRADA INSTRUCTORA:

LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ

 

SECRETARIA:

LIC. NANCY LIDIA BRAVO GARCÍA

 

México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de dos mil nueve.- Estando debidamente integrada la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual por las CC. Magistradas LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, en su carácter de Presidenta de Sala e instructora en el presente juicio , MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO y MARIA TERESA OLMOS JASSO, con la asistencia de la C. LIC. NANCY LIDIA BRAVO GARCÍA, Secretaria de Acuerdos, con quién se actúa y da fe; con fundamento en los artículos 236 y 237 del Código Fiscal de la Federación, Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 31 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se procede a dictar sentencia en el juicio citado al rubro, en los siguientes términos:

 

R E S U L T A N D O S.

 

1°.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA .- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, el10 de noviembre de 2004, compareció elC. **** ****** ** ******* ********, en representación legal de******* ******* * ************** ** ******* **** ** **** , demandando la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio 1363 de 31 de agosto de 2004, emitida por la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas “B”, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo cual se negó el registro de la marca numero ******, ** ****** ** ** ******* Y DISEÑO.

 

2°.- ADMISIÓN DE DEMANDA.- Mediante proveído de fecha 24 de febrero de 2005 se admitió a trámite la demanda – previo requerimiento de 10 de diciembre de 2004- y se ordenó emplazar a la autoridad demandada y a la empresa denominada ******** ************* **** ** ****, en su carácter de tercero interesada, para que en el término de ley formularan su respectiva contestación de demanda.

 

3°.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE AUTORIDAD.- Por auto de 4 de agosto de 2005, se tuvo por admitido el oficio número JNTF.2005.1207, ingresado ante este Tribunal el 1 de agosto de 2005, por medio del cual la autoridad demandada formuló su contestación de demanda.

 

4°.- INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS Y SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- En auto de 24 de noviembre de 2008 se dio vista con el acta de hechos y la certificación de la Secretaria de Acuerdos de la Sala a quién correspondió conocer del asunto por la cual hizo constar el extravío de las constancias del expediente número 34850/04-17-06-9, se dio trámite al incidente de reposición de autos y en consecuencia se requirió a la parte actora y a la autoridad demandada para que en el plazo de 10 días presentaran ante este Tribunal en copia simple o certificada las constancias y documentos relativos al expediente y que obraran en su poder, por lo que se suspendió el procedimiento en el juicio, hasta en tanto se repusieran los autos.

 

5°.- RADICACIÓN DEL JUICIO EN LA SALA REGIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- Por acuerdo de Sala de 15 de enero de 2009, el presente asunto quedó radicado ante esta Sala en razón de competencia por materia, conforme al Acuerdo G/17/2008 emitido por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en sesión de fecha 5 de marzo de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 del mismo mes y año.

 

6°.- DESAHOGO DE REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.- En auto de 16 de enero de 2009 se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado a la autoridad demandada, de exhibir las constancias que obraran en su poder de las actuaciones emitidas dentro del juicio, lo cual efectúo a través del oficio número DDAJ.2008.6461 presentado ante este Tribunal el 5 de diciembre de 2008. Asimismo se levanto la suspensión del procedimiento y se requirió a la autoridad para que dentro del término de 10 días informara el domicilio correcto del tercero interesado, ante la imposibilidad de notificarle de la instauración del juicio y las posteriores actuaciones.

 

7°.- CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.- A través del acuerdo de 2 de abril de 2009 se dio cuenta del oficio número DDAJ.2009.765, ingresado ante la Oficialía de Partes común de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual el 3 de febrero de 2009, por el cual se cumplimentó el requerimiento efectuado a la autoridad demandada en el auto citado en el punto anterior y se ordenó correr traslado al tercero interesado de la interposición del juicio para que se apersonara en el mismo a manifestar lo que conforme a su derecho correspondiera.

 

8°.- APERSONAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Y SE OTORGA A LAS PARTES TERMINO PARA PRESENTAR ALEGATOS.- En auto de 19 de agosto de 2009 se tuvo por admitido el escrito presentado ante este Tribunal el 12 de agosto de 2009, por medio del cual el C. ******* ****** ***** **** en representación legal de ******** ************** **** ** ***** tercero interesado en este juicio, se apersonó en el mismo y al no quedar cuestión pendiente de resolver se otorgó a las partes el término legal establecido para formular alegatos.

 

9°.- RECEPCIÓN DE ALEGATOS .- Mediante acuerdo de veintidós de octubre de 2009, se tuvieron por admitidos los alegatos formulados por la autoridad demandada y el tercero interesado a través del oficio y escrito presentados ante este Tribunal los días 23 de septiembre y 16 de octubre de 2009, y al haberse sustanciado el procedimiento en todos sus términos, se procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos.

 

C O N S I D E R A N D O S.

 

PRIMERO.- COMPETENCIA DE LA SALA.- Esta Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual es competente por cuestión de materia y territorio para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción XI, 31, 32 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 24 Bis del Reglamento Interior del citado Tribunal, adicionado al Acuerdo G/17/2008 emitido por el Pleno de la Sala Superior del citado Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del 2008, al tratarse de una resolución que pone fin a un procedimiento administrativo y en virtud de que esta Sala tiene plena competencia en todo el territorio nacional.

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en autos, con la exhibición que de ella realiza la parte actora y que hace prueba plena de conformidad con los artículos 209, fracción III del Código Fiscal de la Federación, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, así como con el reconocimiento expreso que de la misma hace la autoridad en su contestación a la demanda, en términos del artículo 234, fracción I del Código Tributario y Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo.

 

TERCERO .- INDEBIDA APLICACIÓN EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta juzgadora analiza de forma conjunta los dos agravios hechos valer por el actor en su escrito inicial de demanda, en donde argumenta que la resolución impugnada viola el principio de legalidad consagrado a su favor, ya que la autoridad demandada realizó una pobre y deficiente valoración respecto de las diferencias entre la solicitud de marca propuesta a registro y el nombre comercial citado como anterioridad, pasando por alto las diferencias de giro y servicios.

 

Que la marca propuesta a registro cuenta con otros elementos que la denotan diferente al nombre comercial ***** ** ******, además de que el giro del nombre comercial citado como anterioridad es de **** por lo que debe y tiene que reconocer la autoridad que realizó un deficiente estudio por el cual llegó a determinar que a la solicitud de registro marcario de la denominación ** ****** ******* le era impedimento legal el nombre comercial citado, ignorando que en el mismo se utiliza la palabra ** ** ******* y un diseño conformado por el dibujo de ciertas ******, lo que la denota de diferencias adicionales en cuanto al nombre comercial.

 

Sostiene que en términos de la fracción XVII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, no la XVI, como indebidamente se señala en el segundo párrafo de la página 1 de la resolución impugnada, para su actualización se debe presentar confusión a saber, gráfica, fonética y conceptual, siendo que por lo que se refiere a la confusión fonética era necesario identificar si el nombre comercial y la marca en cuestión se pronunciaban de modo similar, lo cual no acontecía en la especie ya que diferían en el número de emisiones de voz.

 

Que la confusión gráfica no se actualizaba ya que el nombre comercial por naturaleza carecía de aspecto gráfico, no siendo el caso de la solicitud de marca número ******, la cual se reservaba el derecho sobre el diseño que consistía en el dibujo de ciertas ******. Asimismo que por lo que se refería a la confusión conceptual, el nombre comercial expresaba un lugar indefinido y en cambio la marca que se propuso a registro expresaba un lugar determinado, el cual estaba dentro de las instalaciones de ** ******** ******* ** ********* *** ***** *** ***** razón por la cual era de concluirse que la denominación propuesta a registro presenta elementos suficientemente diferenciadores para evitar confusión en los consumidores.

 

Finalmente sostiene que la autoridad viola el principio de igualdad consagrado en su favor ya que ha concedido el registro de la marca ****** *’ ****** no obstante la existencia –para similares productos- de la marca ****** ******** marcas que al igual que el nombre comercial ** ****** y la marca ** ****** ** ** ******* Y DISEÑO contienen un elemento idéntico entre ellas, a saber, ****** y que no responden a un mismo titular, por lo que la autoridad de una forma por demás contradictoria opto por conceder un registro y negar otro que contienen elementos coincidentes, por lo que es evidente la evidente falta de igualdad de la autoridad demandada le causa un

perjuicio.

 

Al respecto la autoridad demandada manifestó que no le asiste la razón a la parte actora cuando dice que se hizo una deficiente valoración de las diferencias entre las marcas de las partes, dado que como se desprende del acto impugnado, se consideró que las diferencias existentes entre la marca de la actora, frente al nombre comercial de la tercero interesada, no eran suficientes para diluir la semejanza entre ellas.

 

Que la existencia de la frase “** ** *******” no le otorga distintividad a la marca propuesta a registro, suficiente, como para disipar la semejanza existente frente al nombre comercial ** ******, ya que en la marca de la actora, el sujeto o parte fundamental en donde recae el objeto de la frase lo es la palabra ** ******, lo que el público consumidor retendría en su mente al observarse al primer golpe de vista, máxime si se toma en cuenta que la marca de la actora carecía de distintividad sin la existencia de esta palabra.

 

Señaló que por que se refería al diseño debía tomarse en cuenta que éste no diluía en forma alguna la semejanza existente entre los signos cotejados, ya que al ver las marcas de manera alternativa y al primer golpe de vista se podía apreciar que la palabra ** ****** constituía la parte esencial que en un primer plano visual atraía la atención del observador, ya que presentaba un tipo de letra singular de mayo tamaño y con un color mas fuerte y llamativo que las palabras ** ** ******* que se constituía por un tamaño más pequeño de letras y con un color más débil dentro de todo el conjunto de elementos que son parte de la marca.

 

Además de que no le asiste la razón a la actora cuando aduce que no se llevó a cabo un correcto estudio de la similitud entre los servicios que amparan las marcas, ya que una ampara los de restaurantes y otros los de bar, en virtud de que tal y como se le hizo de su conocimiento, las marcas cotejadas se encontraban distinguiendo servicios que fueron reclasificados en la Clase 42 internacional de Productos y Servicios, por lo que si además ambas marcas se encuentran en la misma clase de servicios y es que se concluye que tienen íntima relación y son similares.

 

Y finalmente sostiene que por lo que se refiere a que con anterioridad ya se habían registrado marcas semejantes en grado de confusión, debe decirse que no existe ningún dispositivo jurídico aplicable a dicha autoridad, que la obligue a otorgar marcas porque anteriormente se hayan otorgado otras presuntamente similares ya que el análisis de la procedencia del registro debe hacerse atendiendo a lo elementos que obran en autos y tal y como fue planteado por el solicitante.

 

Por su parte el tercero interesado en juicio refutó los agravios del actor considerándoles infundados, al sostener que atinadamente la autoridad demandada resolvió que sí se cumplían con las hipótesis normativas que el legislados estipuló para que se pudiera configurar la prohibición a registro de marca prevista en la fracción XVI del artículo 90 ya que las marcas en conflicto sí resultan ser semejantes en grado de confusión.

 

Que se configura la confusión fonética de los signos en pugna ya que el signo propuesto a registro ** ****** ** ** ******* incluye en él la totalidad de uno de los elementos del nombre comercial publicado ** ****** y el empleo de las palabras ** ** ******* no son suficientes para otorgarle distintividad alguna, por lo que si los signos comparten un elemento en común dentro de sus denominaciones y correspondiendo a ese elemento la esencia fonética en por lo menos uno de los dos, los signos en disputa no pueden ser por lógica diversos, sino similares en su conjunto.

 

Señala que por lo que se refiere a la similitud gráfica puede ser de dos tipos, como son ortográfica o de diseño y en este caso es claro que se esta en presencia de una semejanza ortográfica. Además de que no cambia el sentido de la resolución el que la denominación solicitada de registro cuente con un diseño, ya que es precisamente la similitud ortográfica la que se queda en la memoria del consumidor, cobrando por ello más relevancia, máxime que en la especie la parte ortográfica de su nombre comercial se encuentra reproducido en su integridad por la solicitud referida.

 

Que asimismo es infundado que el actor argumente que ambos registros se encuentran dirigidos a un giro comercial diferente, ya que tanto el giro de *** como de *********** se encuentran dentro de la clase 43 del clasificador oficial, además de que es un hecho que no requiere prueba, el que en los ***** ** ******* ********* y el que en los ************ ** ******* *******, es decir, que son giros y/o servicios íntimamente relacionados.

 

Por último sostiene que ni por igualdad ni justicia, se le puede obligar a la autoridad demandada a registrar la solicitud de marca que solicita, aunque se hayan concedido diversos registros que en forma ejemplificativa el actor refiere, ya que en el caso de la solicitud de registro de marca existe la actualización inequívoca de los supuestos establecidos por la Ley en el artículo 90 fracción XVI. Además de que el hecho de que la autoridad haya otorgado varios registros a terceros extraños al caso, es una cuestión ajena a la litis planteada, ya que el acto de la autoridad que se impugna se limita a determinar única y exclusivamente si en la especie la solicitud de marca ****** ** ****** ** ** ******* es registrable frente a la existencia del nombre comercial ***** ** ******.

 

Ahora bien, conforme a cada unos de los argumentos hechos valer por las partes, este Órgano Colegiado considera INFUNDADOS los conceptos de impugnación hechos valer por la parte actora, toda vez que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado al surtirse la similitud en grado de confusión determinada por la autoridad demandada, entre el signo propuesto a registro ** ****** ** ** ******* Y DISEÑO y la marca citada como anterioridad ** ******, en razón de las siguientes consideraciones de derecho.

 

Del acto impugnado que obra a fojas 49 a 58 de autos, se advierte que la autoridad demandada resolvió esencialmente lo siguiente:

 

  • Que el signo distintivo propuesto no era registrable como marca, con fundamento en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad industrial por ser semejante en grado de confusión al nombre comercial ***** , con denominación ** ******, propiedad de ********, el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos jurídicos a la fecha, por lo que de otorgar el registro en solicitud se induciría a error al público consumidor y se generaría una competencia desleal, atentándose contra el derecho al uso exclusivo adquirido, en términos del artículo 87 de la citada ley.

  • Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que para determinar si existe o no semejanza entre dos signos distintivos era suficiente que al ser visualizadas o escuchadas produjeran un efecto de confusión derivado de la similitud o parecido que tuvieran, pero no haciendo un análisis exhaustivo o minucioso, sino simplemente atendiendo a la primera impresión o golpe de vista o de voz.

  • Que de esta forma la similitud existenten y que desde luego impide el registro de marca en solicitud, se daba simple y sencillamente cuando la marca solicitada a registro incluía en su conjunto a la denominación del nombre comercial registrado por un titular distinto. Que debía tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectuaba tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus principales partes, sino también sustituyendo alguno o varios de sus elementos y agregándoles otros nuevos.

  • Sostuvo que aún y cuando la denominación solicitada a registro incluía por una parte en su denominación la frase “ ** ** *******”, la cual no le otorga el factor de distintividad a la denominación propuesta a registro, ni que sea lo suficientemente original para llamar la atención del público consumidor, ya que es en la denominación a registrar ** ****** ** ** *******, el sujeto es ** ******, que es en donde recae todo el objeto de la frase y lo que se conserva en la mente, independientemente de donde se encuentra ubicada o localizada.

  • Que además al visualizarse el diseño se lee a primer golpe de vista la palabra ** ******, siendo que es lo que atrae a primer plano de vista, como fuente de lectura y pronunciación, ya que presentaba un tipo de letra singular y de mayor tamaño que las siguientes palabras, por lo que se podía concluir que el hecho de que la marca solicitada ****** ** ****** ** ** ******* fuera mixta, no era suficiente el diseño para determinar la falta de similitud con el registro de nombre comercial ***** ** ******, puesto que la denominación es la parte más importante de una marca, mientras que el gráfico o diseño se considera como un elemento accesorio o secundario que no es suficiente para dotar de distintividad a la marca.

  • Por lo que si ya existía el registro del nombre comercial ***** ** ******, era claro que no podía registrarse la marca similar solicitada ** ****** ** ** *******, ya que a simple vista, el registro citado se encontraban contenido en forma íntegra en el conjunto marcario.

  • Que desde el punto de vista de los servicios a distinguirse, se encontraban reclasificados en la clase 42 internacional de esta forma los servicios solicitados en la marca propuesta a registro se encontraban amparados por la marca citada como anterioridad, referentes a los servicios de un bar que precisamente se encargaba de proveer bebidas y en su caso alimentos, por consiguientes se podía ocasionar error al consumidor al momento de la elección del servicio deseado y que el solicitante se pudiera aprovechar del prestigio obtenido por registro de marca citada como anterioridad, ya que los canales de difusión, distribución, prestación de servicios, pertenecían a un mercado común y comercial, por lo que era procedente negar el registro solicitado.

    Ahora bien y contrario a lo manifestado por el demandante, la autoridad demandada fundó debidamente su determinación en el artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial y no en la fracción XVII que prevé un supuesto diverso a la similitud en grado de confusión, el cual señala lo siguiente:

    “Artículo 90.- No serán registrables como marca: ….

    XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios . Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y;

    Del artículo transcrito con anterioridad, se advierte que no serán registrables como marca los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión a un registro en trámite, presentado con anterioridad, o a uno que se encuentre legalmente registrado y que se aplique a los mismos o similares productos.

    Es dable hacer la aclaración, que el artículo transcrito resulta aplicable para resolver la semejanza en grado de confusión entre una marca y un nombre comercial , debido a

    que conforme a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales se rigen en lo que no haya disposición especial, por lo establecido por dicha Ley para las marcas, por ello para apreciar si existe o no la posibilidad de confusión entre una marca registrada con un nombre comercial, es necesario atender a las semejanzas de los signos marcarios en conflicto, conforme al artículo 90 transcrito.

    Es así, como esta juzgadora en primer término analiza si en el presente caso existe similitud desde el aspecto fonético entre los signos en pugna, esto es, entre las denominaciones** ****** ** ** *******(solicitud de registro) y ** ****** (nombre comercial citado como anterioridad), y para ello previamente debe decirse que ha sido criterio reiterado y sostenido por el Poder Judicial de la Federación y por este Tribunal, que en materia de confusión de marcas o en su caso de denominaciones, el estudio que se deba realizar, debe hacerse en forma conjunta, tomando en cuenta principalmente las semejanzas, viendo alternativamente las marcas, tomando en consideración los elementos principales o esenciales y, suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona de mediana inteligencia, por lo que deberá atenderse a la primera impresión, al efecto que pueda producir en el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente.

    Al efecto, tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia V-J-SS111, aprobada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de noviembre de 2005 y visible en la Revista de este Órgano Jurisdiccional, Quinta Época, Año VI, número 63,

    Marzo 2006, página 129; que a la letra indica:

    “MARCAS.- REGLAS PARA DETERMINAR LAS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros similares y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo, siendo que para que un signo pueda constituir una marca, es necesario que, entre otros requisitos, tenga una eficacia distintiva, es decir, que revista un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley; de ahí que uno de los objetivos al autorizar el registro de una marca es evitar la coexistencia de marcas iguales o semejantes en grado de confusión. Ahora bien, aun cuando la ley no contempla la forma de determinar si una marca registrada es semejante en grado de confusión a otra, el Poder Judicial, ha sostenido a través de tesis y jurisprudencia, que la regla aplicable cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, en productos o servicios de la misma clasificación o especie, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, no a las diferencias, por lo que para determinar la semejanza en grado de confusión se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 3) La imitación debe apreciarse por oposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio y que preste la atención común y ordinaria.”

    En la especie, para realizar el estudio de similitud fonética en grado de confusión debemos atender, en principio, a la pronunciación de manera similar o idéntica de dos o más palabras, lo que implica que al pronunciarse se escuchan de forma similar o idéntica, ello en atención a que puede darse la confusión por semejanzas ortográficas, influyendo la misma secuencia de vocales, la misma longitud de vocales y cantidad de sílabas o terminaciones comunes, contrario a lo manifestado por la autoridad demandada en la resolución impugnada.

    Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se transcribe:

    “Octava Época

    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación

    XV-I, Febrero de 1995

    Página: 207

    Tesis: I.3o.A.581 A

    Tesis Aislada

    Materia(s): Administrativa

    MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA

    CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar . En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes .

    TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

    Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.”

    (Énfasis añadido)

    La afirmación anterior es así, ya que esta juzgadora considera que entre las denominaciones “** ****** ** ** *******” y “** ******”, sí existe similitud fonética en grado de confusión, ello así, pues si bien, acorde a su pronunciación prevalecen las siguientes características:

    ** ****** ** ** *******

    ************************** 8 golpes

    ************************** 8 sílabas

    8 vocales

    11 consonantes longitud de letras larga

    ** ******

    *********** 4 golpes

    *********** 4 sílabas

    4 vocales

    4 consonantes longitud de letras corta

    Lo cierto es que ambas denominaciones comparten8 letras consecutivas y coincidentes “ ** ******”. De tal suerte que, de acuerdo al análisis anterior, se concluye que existe similitud fonética en grado de confusión, porque si bien ambas denominaciones son diferentes en el número de golpes, sílabas, vocales, y diferentes en las tres palabras siguientes de la marca solicitada de registro, como son ** ** *******; lo cierto es que resultan coincidentes 8 letras de manera consecutiva, esto es, ***************, misma que se observa del inicio de la denominación que se pretendió registrar y de la totalidad del nombre comercial citado como anterioridad,dándole ello una similitud en cuanto a su pronunciación; sin que la diferencia de la existencia de palabras diversas, esto es, ** ** ******* , le otorgue distintividad a la marca que pretende registrar la actora , ya que de un análisis conjunto y pronunciamiento alternado de las palabras, tal como lo disponen las interpretaciones jurisdiccionales, se advierte que dicha pronunciación da la idea de que ambas denominaciones pertenecen al mismo grupo marcario , es decir, que el signo “** ****** ** ** ******* es una subespecie o clase, de la denominación ya registrada como nombre comercial “** ******”, por lo que en el contexto comercial, podría generarse la idea de que ambas denominaciones pertenecen a un mismo titular.

    A mayor abundamiento, si bien es cierto que la similitud o identidad de dos o más denominaciones marcarias no es un elemento esencial para determinar su confusión, tal y como ha quedado precisado con anterioridad, lo cierto es que sí constituye un elemento indicativo de la confusión marcaria que se puede generar en el público consumidor, lo cual se complementa con el análisis conjunto y alternado de las denominaciones, es decir, observándolas por la totalidad de sus elementos y pronunciándolas una seguida de la otra, tal y como lo han señalado los criterios jurisdiccionales, y como se aprecia en el ejercicio que a continuación se expone:

    ** ****** ** ** *******

    ** ******

    ** ****** ** ** *******

    ** ******

    ** ****** ** ** *******

    ** ******

    A mayor abundamiento cabe precisar que contrario a lo manifestado por la parte actora, el diseño que aplica a dicha denominación no otorga distintividad alguna al mismo, en virtud de que en dicho diseño se destaca la palabra ** ******, precisamente el vocablo por el cual se considera que se configura la semejanza en grado de confusión entre los signos en pugna, por lo que en el presente caso el diseño no resulta ser el elemento característico del signo que se pretendió registrar.

    Para sustentar lo anterior, se reproduce el contenido de dicho diseño:

    (Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

Asimismo, ambas denominaciones se encuentran encaminadas a proteger servicios de la misma clase 43 Internacional, y no 42 como refirió la autoridad en el acto impugnado, como son el servicio de *** * ** ***********, resultando legal la reclasificación que refiere la demandada en el acto impugnado debido a que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios es sujeta de revisión, obteniendo de las mismas diversas ediciones, como se corrobora de la página electrónica http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm#: y que señala:

 

“REVISIONES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

 

La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI. Esta Clasificación, compuesta por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos, es la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza y que fue más tarde ampliada para abarcar también ocho clases de servicios y una lista alfabética de estos servicios.

 

El Arreglo de Niza prevé la creación de un Comité de Expertos en el que estén representados todos los países parte en el Arreglo. Este Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, principalmente en lo que se refiere al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas indispensables.

 

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza, el 8 de abril de 1961, el Comité de Expertos ha celebrado 20 sesiones y cuenta entre sus logros más significativos la revisión general de la Lista Alfabética de Productos y Servicios desde el punto de vista de la forma (a finales de los años setenta); la modificación sustancial del texto de las Observaciones Generales, de los Títulos de las Clases y de la Lista de Clases con Notas Explicativas (en 1982), así como el de haber añadido un “número de base” para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética (en 1990), número que ha permitido al usuario encontrar el producto o el servicio equivalente en la lista alfabética de las diferentes versiones lingüísticas de la Clasificación, así como la reestructuración de la clase 42, con la creación de las clases 43 a 45 (en 2000).

 

En el curso de su vigésima sesión, que tuvo lugar en octubre de 2005, el Comité de Expertos adoptó los cambios que habrían de ser introducidos en la octava edición de la Clasificación de Niza.

 

EDICIONES DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

 

La primera edición de la Clasificación de Niza fue publicada en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la séptima en 1996 y la octava en 2001. La presente edición (novena edición), publicada en junio de 2006, entró en vigor el 1º de enero de 2007.”

 

En tercer término, resulta por demás evidente que la solicitud de registro marcario negada, fue formulada por una persona diferente al Titular del registro del nombre comercial ***** ** ******, de ahí la negativa a la solicitud de registro marcario, siendo éste un elemento más por el cual resulta ajustada a derecho la resolución impugnada en este

juicio.

 

Por lo que en las relatadas consideraciones y conforme a todos y cada uno de los argumentos vertidos, es que resultan infundados los argumentos hechos valer por el demandante, ya que contrario a su consideración, la semejanza en grado de confusión entre dos signos se puede configurar desde tres aspectos como son: el fonético, gráfico o conceptual, bastando la configuración de uno de dichos supuestos, para que uno de los signos resulte ser similar o semejante en grado de confusión, lo cual aconteció en especie, al acreditarse la confusión fonética del signo propuesto a registro “** ****** ** ** *******” y del nombre comercial citado por la autoridad como anterioridad “** ******” como quedó asentado con anterioridad, sin que resulte trascendente para considerar ilegal el acto de autoridad, el hecho de que el signo propuesto a registro posea un diseño, en virtud de que como quedó asentado con anterioridad, del mismo se destaca la palabra ** ******, la cual fue el motivo esencial de la negativa declarada por la autoridad demandada, por lo que en nada favorece la existencia de dicho diseño a la parte actora, además de que ello no es razón suficiente para considerar que es lo suficientemente distintivo respecto de la marca citada por la autoridad como anterioridad, ya que el efecto que en primer término se produce en el público consumidor es la pronunciación de ambos signos y a través de ello es que crea la confusión fonética, determinada con anterioridad.

 

Por lo que en las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de impugnación hechos valer por el demandante y al existir semejanza en grado de confusión entre el singo propuesto a registro** ****** ** ** ******* y DISEÑO” y el nombre comercial ***** ** ******”, resulta procedente reconocer la validez de la resolución impugnada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

En mérito de lo expuesto, con apoyo y fundamento en los artículos 236, 237 y 239 fracción I del Código Fiscal de la Federación y

 

Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

 

I.- La parte actora no probó su acción en el presente juicio, en consecuencia.

 

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo;

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA, TERCERO INTERESADO Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA.

 

Así lo resolvieron y firman las CC. Magistradas que integran la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ como Presidenta de Sala e Instructora en el presente juicio,MARÍA DE LOS ÁNGELES GARRIDO BELLO, yMARÍA TERESA OLMOS JASSO, con la asistencia de la C. LIC. NANCY LIDIA BRAVO GARCÍA, Secretaria de Acuerdos, con quién se actúa y da fe.

 

LMAD*NLBG

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3º, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: datos personales de los representantes de las partes, así como los datos relativos a las marcas y productos a los que se aplican, por considerarse información comercial confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”