Courrier des lecteurs

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Premiers enregistrements de marques olfactives en Argentine

Suite à la publication de l’article “Odeurs, sons et goûts – Des marques chargées de sens” (numéro 1/2009), les lecteurs du Magazine de l’OMPI seront peut-être intéressés d’apprendre que l’Argentine vient d’accorder ses premiers enregistrements de marques olfactives.

La loi sur les marques de l’Argentine ne prévoit pas expressément l’enregistrement des marques dites olfactives – fragrances, odeurs ou senteurs. Des déposants ont toutefois déposé des demandes d’enregistrement de marque visant à obtenir des droits d’exclusivité sur des senteurs distinctives appliquées aux récipients contenant leurs produits. Une interprétation large de la loi sur les marques est permise en Argentine en matière d’enregistrement des signes distinctifs, et un grand nombre d’auteurs juridiques y sont favorables à l’enregistrement des signes olfactifs.

Les déposants en question sont finalement parvenus à leurs fins, puisqu’en janvier 2009, l’Institut national de la propriété industrielle de l’Argentine (INPI) a enregistré ses premières marques olfactives (numéros 2270653/54/55/56 à 2270657) au nom de la société L’Oréal (en classe 3 de la Classification de Nice). Chacune de ces marques “comprend une fragrance de… [nom d’un fruit différent dans chaque cas]… appliquée à des récipients …”.

Il est fondamental de noter que si les demandes d’enregistrement de marque avaient porté sur des produits plutôt que des récipients, la décision de l’INPI n’aurait certainement pas été la même. Les fragrances de produits seraient en effet considérées dans de nombreux cas comme relevant du domaine public – par exemple si les produits ont une senteur de fraise, framboise, pêche, menthe, etc.

Les demandes d’enregistrement de marques olfactives de la société L’Oréal remontaient à plusieurs années, mais s’étaient heurtées à l’opposition d’un tiers lors de leur publication par l’INPI. L’Oréal avait engagé une action visant à faire retirer l’opposition. Le tribunal a souligné dans sa décision que la législation argentine sur les marques ne prévoyait pas d’“exigences de fond” selon lesquelles les signes ne peuvent être enregistrés que s’ils sont “perceptibles visuellement” ou susceptibles d’être “représentés graphiquement”. Il a donc notifié le retrait de l’opposition à l’INPI qui, après avoir apprécié le caractère distinctif des marques, a procédé à leur enregistrement.

Les marques de L’Oréal sont encore à ce jour les seules marques olfactives à figurer au registre des marques de l’Argentine.

Juan Martin Aulmann et Daniel R. Zuccherino, Obligado & Cia, Buenos Aires, Argentine

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Les New Kids … “bloquent” une marque communautaire

Dans un précédent numéro du Magazine de l’OMPI (6/2009), l’article “Ce que vous ne savez pas sur les marques” expliquait ce qu’il faut faire pour maintenir une marque en bonne santé. Une solution simple consiste à éviter d’être déchu de ses droits sur sa marque afin de ne pas risquer de voir ensuite un tiers la déposer de nouveau à son propre nom pour profiter de sa réputation, comme cela est arrivé à un certain nombre de groupes musicaux connus. Dans le cas ci-dessous, il aurait été beaucoup plus facile pour les “New Kids On The Block” d’entretenir leur marque que d’engager une action en nullité.

Les noms des groupes de musique rock et pop sont très présents dans les conversations des jeunes des écoles et les forums de discussion en ligne, mais aussi dans les procédures de justice. Que l’on qualifie ces dernières d’opportunistes ou de publicitaires, le nom d’un groupe reste dans notre société un outil fédérateur, générateur de ventes et capable de susciter la vénération et les courriers des admirateurs longtemps après la séparation des musiciens. Après la bataille d’Ozzy Osbourne à la mi-2009 à propos du nom “Black Sabbath”, ce sont les “New Kids On The Block” qui ont fait les manchettes au mois de décembre dernier.

La société SM Productions Partnership avait en effet déposé en 2005 le nom “New Kids On The Block” comme marque communautaire pour des enregistrements vidéo, des disques compacts, des services de divertissement en direct, l’organisation d’un club d’admirateurs et la publication d’imprimés. Les initiales SM étaient celles de Richard Scott et Denny Marte.

Un peu d’histoire : le groupe “New Kids On The Block” a été formé en 1984 à Boston par Maurice Starr. La gestion des affaires du groupe (concerts, produits dérivés et protection du nom et du logo par des marques) avait été confiée à Big Step Production, détenue à 60% par Maurice Star et pour le reste par… Richard Scott, le même que celui de SM Productions. À l’arrêt du groupe en 1992, Richard Scott continua à percevoir les redevances issues des enregistrements et des produits dérivés, et Big Step Production transféra tous les droits sur le nom et le logo aux cinq membres du groupe.

Revenons au présent. En 2008, donc trois ans après le dépôt de la marque communautaire par SM Productions, les membres originels du boy band – Daniel Wood, Donald Wahlberg, Jonathan Knight, Jordan Knight et Joseph McIntyre – demandèrent administrativement la nullité de cette marque. Les motifs invoqués étaient notamment la mauvaise foi liée au dépôt. L’implication de Richard Scott dans l’industrie du disque, sa participation aux sociétés Big Step Production et SM Productions Partnership, l’expiration des marques du groupe alors que celui-ci bénéficiait d’une reconnaissance du public et d’un potentiel économique phénoménal ont conduit l’OHMI à prononcer la nullité de la marque communautaire en décembre 2009.

La marque n’a pas pu être transférée aux cinq anciens membres du groupe, dans la mesure où la demande introduite devant l’OHMI sur la base de la mauvaise foi était une procédure administrative permettant seulement d’obtenir la nullité. Seule une action judiciaire au niveau national aurait permis d’envisager un transfert de droits sur ce même fondement.

Franck Soutoul et Jean-Philippe Bresson, INLEX IP Expertise, Paris, France, www.iptalk.eu

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