Faciliter la fabrication des médicaments génériques : les exceptions Bolar dans le monde

Par Anthony Tridico, associé, Jeffrey Jacobstein, avocat, et Leytham Wall, mandataire en brevet européen, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, États-Unis d’Amérique

À mesure que s’alourdit dans le monde le fardeau de la maladie, le besoin de traitements nouveaux et plus efficaces devient plus important que jamais. Les coûts et les risques liés aux investissements dans la recherche et le développement de médicaments sont toutefois considérables. Le système des brevets a pour objet d’offrir dans une certaine mesure une garantie de rendement, mais il est également conçu pour équilibrer les intérêts des inventeurs et ceux du public.

Ainsi, lorsque le brevet protégeant une invention expire, la technologie correspondante peut être exploitée par quiconque – après avoir vérifié, toutefois, qu’elle ne fait pas l’objet d’autres droits de propriété intellectuelle susceptibles de faire obstacle à une telle exploitation. Dans l’industrie pharmaceutique, l’entrée sur le marché d’un fabricant de produits génériques peut être compliquée ou empêchée par un brevet. Tout comme les laboratoires qui font les médicaments de référence, dits “princeps”, les fabricants de médicaments génériques sont tenus de démontrer l’efficacité et la sécurité de leurs produits. 

Il leur est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser des éléments de l’approbation obtenue pour le médicament original s’ils peuvent établir que leur version générique est biologiquement équivalente à ce dernier, mais cela peut les obliger à effectuer des essais complémentaires sur un produit protégé par un brevet dont la date d’expiration n’est pas encore atteinte ou dont un tribunal n’a pas encore prononcé la nullité. Le fabricant du produit générique risque par conséquent d’être coupable de contrefaçon du brevet du fabricant du médicament princeps, même s’il avait l’intention d’attendre l’expiration ou l’invalidation de ce brevet pour commercialiser son générique. Les fabricants de médicaments génériques doivent en outre établir des installations de production et en vérifier le bon fonctionnement avant de pouvoir accéder à un marché, ce qui crée des risques supplémentaires de contrefaçon des brevets des fabricants de produits de marque.

Afin de surmonter ce problème, de nombreux pays se sont dotés d’exceptions juridiques (ou exceptions de recherche) en vertu desquelles certains actes se rapportant à l’élaboration de données d’essais et à leur soumission à un organisme réglementaire ne sont pas constitutifs de contrefaçon. Ces dispositions sont souvent dites “de type Bolar”, en référence à un contentieux dans lequel une décision de justice fondée sur l’absence d’exception de recherche aux États-Unis d’Amérique a été invalidée par une disposition législative – Roche Products, Inc. c. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984).

Des exceptions de ce type ont été introduites dans de nombreux pays, mais leur nature et leur portée varient d’une législation à l’autre.

Amérique du Nord

Aux États-Unis d’Amérique, la Loi Hatch-Waxman a établi un cadre réglementaire visant à encourager la commercialisation des produits pharmaceutiques génériques. Elle a également instauré une exception de recherche, en disposant que “n’est pas constitutif de contrefaçon l’acte de fabrication, d’utilisation, de proposition à la vente ou de vente aux États-Unis d’Amérique ou importation aux États-Unis d’Amérique d’une invention brevetée […] exclusivement à des fins raisonnablement liées à l’élaboration et à la présentation d’informations en vertu d’une loi fédérale régissant la fabrication, l’utilisation ou la vente des médicaments ou des produits biologiques vétérinaires” (35 U.S.C. § 271.e)1)). Cette disposition dite “Bolar exemption” a invalidé la décision rendue par le Circuit fédéral dans l’affaire Roche Products, Inc. c. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858 (1984), dans laquelle la cour avait statué que l’exception d’usage expérimental traditionnelle (35 U.S.C. § 271.a)) ne s’appliquait pas aux essais réalisés antérieurement à la mise sur le marché par un fabricant de produits génériques et présentés à un organisme réglementaire.

Si l’exception Bolar assure une certaine protection aux fabricants de médicaments génériques rs préparant l’approbation de leurs produits par les autorités réglementaires, les contours et la portée de cette disposition restent peu précis en dehors de ce contexte. Par exemple, dans l’affaire Eli Lilly and Co. c. Medtronic, 496 US 661 (1990), la Cour suprême a statué que l’exception s’appliquait également aux dispositifs médicaux. De même, dans l’affaire Merck KgaA c. Integra Lifesciences I, Ltd., 545 U.S. 193 (2005), la Cour suprême a conclu que l’exception s’étendait à tout essai préclinique de composés brevetés raisonnablement lié à la présentation d’informations à une autorité réglementaire, et non uniquement aux essais de sécurité et d’efficacité de phase tardive conduits sur des humains. Dans l’affaire Pharm. c. Amphastar Pharm., 686 F.3d 1348 (2012), le Circuit fédéral a encore étendu la portée de l’exception en y incluant les essais postérieurs à l’approbation, même si les informations recueillies ne sont jamais présentées à une autorité réglementaire, pour autant que la conduite de ces essais ou la conservation aux fins d’inspection des pièces les concernant soient exigées par ladite autorité.

La protection conférée par l’exception américaine semble donc large, mais ses contours sont encore mal définis et se précisent dans une large mesure en fonction des faits spécifiques de chaque espèce. Par exemple, les études conduites postérieurement à la mise sur le marché aux fins de suivi de patients recevant un médicament approuvé peuvent être exclues du champ d’application de l’exception si le suivi n’est pas expressément requis par une autorité réglementaire, constitue une pratique courante ou se poursuit longtemps après l’autorisation de mise sur le marché. De la même façon, on ignore encore à quels critères doivent répondre les essais de phase précoce tels que le criblage à haut débit ou les essais in vitro pour constituer des actes conduits “à des fins raisonnablement liées à l’élaboration et à la présentation d’informations” à une autorité réglementaire. Il est donc conseillé aux entreprises désireuses d’utiliser cette exception de faire preuve de prudence et d’examiner d’autres possibilités comme la protection reconnue en common law au titre de l’exception d’usage expérimental.

L’exception de type Bolar est également reconnue au Canada et au Mexique. La loi sur les brevets du Canada dispose (article 55.2.1)) qu’“[i]l n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit”. Les tribunaux canadiens ont fait une interprétation large de cette exception, considérant qu’elle s’applique lorsque l’utilisation d’une invention brevetée se limite à l’élaboration et à la présentation d’informations exigées par une autorité réglementaire. Comme aux États-Unis d’Amérique, les tribunaux canadiens ont étendu le champ d’application de l’exception Bolar aux éléments qui, sans être présentés à une autorité réglementaire, sont néanmoins susceptibles d’inspection, y compris les données et échantillons conservés en vertu d’exigences réglementaires.

Le droit mexicain prévoit également une exception de type Bolar, mais celle-ci ne peut être utilisée que dans les huit ans précédant la fin de la protection conférée par le brevet pour un produit biologique ou dans les trois ans pour une petite molécule.

Amérique centrale et Amérique du Sud

De nombreux pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud ne prévoient pas expressément d’exception de recherche dans leur législation nationale, mais certains y ont introduit des exceptions de type Bolar. C’est le cas du Brésil (loi n° 9.279/96), du Chili (loi sur les brevets du Chili, article 49), de la Colombie (décision 486 de la Communauté andine et décret 0729), de la République dominicaine (loi 20-00, article 30), du Pérou (décret 1075, article 39) et de l’Uruguay (loi n° 17.164, article 39). L’Argentine pourrait adopter une exception de type Bolar en vertu de l’article 8 de sa loi 24766, qui régit la confidentialité des données, mais la disposition n’a pas encore été soumise à l’appréciation des tribunaux. Les États membres du Pacte andin ont la possibilité d’établir une exception de type Bolar dans leurs législations nationales, mais certains d’entre eux doivent encore édicter clairement la possibilité de telles exceptions.

Asie

Les exceptions Bolar sont très courantes dans les législations nationales des pays d’Asie, à l’exception notable de celle de Hong Kong, en Chine. Tout comme dans les Amériques, leur portée varie considérablement d’un pays à l’autre. Le Pakistan, par exemple, prévoit des exceptions de ce type (article 30.5)e) de l’ordonnance sur les brevets de 2000) pour les recherches conduites aux fins de présentation aux autorités du pays, tandis que l’article 107.a) de la loi sur les brevets de l’Inde exempte plus largement les actes relatifs à l’élaboration et à la présentation d’informations exigées par la loi “en Inde ou dans un pays autre que l’Inde”. Aux Philippines, l’article 72.4) de la loi de 2008 sur l’accessibilité universelle de médicaments plus abordables de qualité prévoit une exception de portée tout aussi large. En revanche, la disposition de type Bolar de l’article 66.2)h) de la loi sur les brevets de Singapour est plus étroite et se limite aux essais cliniques menés aux fins d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, dans ce pays exclusivement.

Les catégories de produits auxquels s’appliquent les dispositions de type Bolar varient également d’un pays à l’autre. Dans certains, l’exception est limitée aux médicaments et drogues – c’est le cas en Malaisie (loi sur les brevets de 1983, article 37.1A)), aux Philippines (loi de 2008 sur l’accessibilité universelle de médicaments plus abordables de qualité, article 72.4)) et en Thaïlande (loi sur les brevets, article 36.4)). Dans d’autres, par exemple au Vietnam, elle s’étend à tout produit nécessitant l’approbation d’une autorité réglementaire (article 125.2.a de la loi sur la propriété intellectuelle), tandis que dans la législation chinoise (article 69.5) de la loi sur les brevets de la Chine), elle couvre expressément les “appareils médicaux brevetés” ainsi que les médicaments brevetés.

Au Japon, les dispositions Bolar ont été modelées par les interprétations jurisprudentielles de l’exception d’usage expérimental traditionnelle prévue par la législation. Dans un arrêt rendu le 16 avril 1999, la Cour suprême du Japon a statué qu’un essai clinique nécessaire à une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau médicament pouvait correspondre à un acte accompli à des fins d’expérimentation ou de recherche bénéficiant de l’exception prévue par la loi, et ne serait pas considéré, dès lors, comme constitutif d’atteinte au brevet.

En Asie de l’Ouest, l’article 54A de loi sur les brevets d’Israël prévoit une exception de type Bolar pour les actes réalisés aux fins de l’obtention de la part d’une autorité réglementaire d’une autorisation de commercialisation en Israël ou dans un autre pays dont la législation contient une telle disposition.

Europe

Dans le droit européen, l’exception Bolar est régie par la Directive 2004/27/CE, dont l’article 10.6) dispose que : “[l]a réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l’application des paragraphes 1 à 4 [bioéquivalents et biosimilaires] et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraires aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments”. Cela étant, la formulation, la portée et l’interprétation exactes de l’exception de type Bolar varient dans les divers pays d’Europe.

D’une manière générale, ces derniers peuvent être répartis en deux catégories : ceux qui limitent l’exception aux activités relatives à l’obtention d’une autorisation de commercialiser des médicaments génériques – comme la Belgique, Chypre, l’Irlande, le Royaume-Uni (à la date de rédaction de cet article) et la Suède – et ceux qui exemptent plus largement tous les actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, y compris les actes se rapportant à des médicaments innovants – comme l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que la Norvège et la Suisse qui ne font pas partie de l’Union européenne. De nombreux pays d’Europe (par exemple l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark et l’Italie) exemptent également les actes accomplis en vue de l’obtention d’une autorisation de commercialisation hors du territoire de l’Union européenne de l’Espace économique européen (EEE).

La jurisprudence européenne en cette matière a été peu abondante jusqu’à ces derniers temps. En Pologne, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant les exceptions de type Bolar dans l’affaire Astellas c. Polypharma (CSK 92/13) le 23 octobre 2013. Elle a estimé, dans cette décision, que le tiers fournisseur d’un principe actif pharmaceutique à un fabricant de produits génériques avait porté atteinte aux droits du titulaire du brevet parce qu’il était dans l’incapacité de vérifier si l’utilisation de cette substance par l’acheteur était conforme à celle prévue par l’exception Bolar. Dans la procédure correspondante engagée en Allemagne, la Cour d’appel de Düsseldorf a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de plusieurs questions à cet égard (C-661/13). Le tribunal allemand a notamment demandé à la CJUE si un tiers fournisseur pouvait bénéficier du régime d’exception à la contrefaçon de brevet et si oui dans quelles conditions, et plus particulièrement si un tiers fournisseur devait prendre des mesures afin de s’assurer que la substance fournie était bien utilisée uniquement en vue de l’obtention d’une autorisation réglementaire. Il s’agit là d’une question d’une extrême importance pour les fournisseurs de principes actifs pharmaceutiques et les fabricants de médicaments génériques européens, qui attendent la décision de la CJUE avec le plus vif intérêt.

Si une certaine incertitude juridique persiste en ce qui concerne le champ d’application et l’interprétation des dispositions de type Bolar à travers l’Union européenne, l’établissement d’une union juridique du brevet permet d’espérer pour un avenir prochain une plus grande harmonisation dans les pays de la région. Des dispositions de type Bolar sont contenues dans l’article 27 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, et elles sont formulées d’une manière qui semble limiter l’exception aux médicaments génériques, bioéquivalents et biosimilaires. Il va de soi que cette limitation ne s’appliquerait pas, le cas échéant, dans les États non membres de l’Union européenne comme la Norvège et la Suisse ou dans les États non signataires de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet.

Certains pays extérieurs à l’Union européenne, notamment la Russie et l’Ukraine, ne prévoient pas de régime d’exception de type Bolar dans leur législation nationale (quoiqu’un certain degré de protection puisse exister en Russie, en vertu de la jurisprudence). Les actes accomplis dans le but d’obtenir une autorisation de commercialisation, y compris les essais cliniques antérieurs à la mise sur le marché, risquent donc d’être considérés comme des actes de contrefaçon de brevet dans ces pays.

Australasie

Des dispositions de type Bolar sont prévues dans la législation de l’Australie (loi sur les brevets de 1990, article 119A) et dans celle de la Nouvelle-Zélande (loi sur les brevets de 1953, article 119A, remplacée prochainement par la loi sur les brevets de 2013, article 119A). L’exception australienne prévoit expressément l’exclusion des appareils médicaux ou thérapeutique, mais s’applique aux actes accomplis aux fins d’obtention d’une approbation réglementaire dans un pays étranger. L’exception ne s’applique pas à l’exportation de produits d’Australie, sauf dans les cas d’extension de la durée de protection de brevets pharmaceutiques. De la même manière, la législation de la Nouvelle-Zélande prévoit que les actes relatifs à l’élaboration et à la présentation d’informations exigées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou de tout autre pays ne constituent pas des actes de contrefaçon; elle étend toutefois cette exception à l’ensemble des produits réglementés et y inclut les actes de vente de tels produits.

Ainsi que le démontre ce tour d’horizon, si des régimes de type Bolar sont en place dans un grand nombre de pays, la portée de la protection qu’ils confèrent varie considérablement d’un État à l’autre. Il est donc recommandé aux praticiens et aux entreprises envisageant de faire usage de ce régime d’exception de prendre ces nuances en considération lorsqu’ils entreprennent des activités de recherche et des essais dans des systèmes juridiques différents.