Cómo desarrollar y proteger tu marca en Internet: consejos para nuevos emprendedores

Marzo de 2022

Por Kathryn Park, directora, Strategic Trademark Initiatives, Connecticut, EE. UU.

¡Lo conseguiste! Has puesto en marcha una tienda electrónica, te has conectado a un canal de YouTube, has desarrollado una aplicación. Has conseguido unos cuantos inversores y has elaborado contenido y mercancía de calidad. Y ahora estás creando una marca genial que te ayudará a rentabilizar rápidamente todo ese duro trabajo. La protección de la marca es fundamental para dotar a la marca que elijas de derechos que puedan protegerse a largo plazo. La identidad de un negocio abarca el nombre, la marca comercial, el logotipo, el eslogan y otros elementos como los colores (todo ello constituye la marca). La legislación sobre marcas puede proteger la mayor parte de estos elementos en todos los países y jurisdicciones.

A menudo, crear el nombre y desarrollar la marca de una nueva empresa se considera la parte divertida de la puesta en marcha de la empresa; sin embargo, hay pasos importantes que dar para dar protección jurídica a esa nueva identidad y evitar meterse en problemas legales por copiar inadvertidamente la marca de otros. (Foto: Yok_Piyapong / iStock / Getty Images Plus)

No te apoyes solo en frases descriptivas

A menudo, crear el nombre y la marca de una nueva empresa se considera la parte divertida de la puesta en marcha de la empresa. Tú o tus amigos piensan en un nombre y un logotipo ingeniosos. O has contratado a un consultor de marcas para que te ayude a elegir una que pueda perdurar. He aquí algunos consejos importantes para este proceso.

No te apoyes solo en frases descriptivas. Tu tecnología puede ser la más inteligente de las opciones SMART, pero nadie puede ser titular de un derecho susceptible de protección utilizando ese término. Los términos genéricos, que describen la clase de productos o servicios, nunca son susceptibles de protección, por lo que ser minimalista y llamar a tu nueva fragancia "PERFUME" a secas no te proporcionará ningún derecho que pueda protegerse. Los términos laudatorios tampoco suelen ser susceptibles de protección, así que el nombre MEJOR no proporcionará mucha protección.

Si un tercero te ha ayudado a desarrollar la marca, ya sea tu mejor amigo o un consultor de marketing y marcas, asegúrate de firmar acuerdos con todos los implicados y que todos esos derechos queden cedidos, bien a ti o a la empresa que será propietaria de la marca y operará con ella. De lo contrario, en el futuro será una pesadilla solicitar protección para nuevo negocio si no está claro quién es el propietario de la marca.

Suponiendo que hayas evitado estos errores comunes, ahora toca dar los pasos necesarios para asegurarte de que puedes proteger tu marca y así no meterte en problemas legales por copiar inadvertidamente la de otros.

Invirtiendo algo de tiempo y dinero y con un buen asesoramiento jurídico, ¡tu marca quedará lista para comenzar su andadura!

Haz una búsqueda de marcas

Las leyes de marcas de la mayoría de los países otorgan derechos exclusivos a una marca para que se use en relación a productos o servicios específicos, siempre que dicha marca, o una que se le parezca mucho, aunque no sea idéntica, no la esté usando ya un tercero para la misma oferta o una similar.

El primer paso es realizar búsquedas para asegurar que la marca es susceptible de registro e identificar su uso por los competidores, ya que ese uso podría suponer un obstáculo a la hora de que la emplees tú. Solicitar el registro de tu marca saltándote este primer paso te puede salir carísimo, ya que las tasas de solicitud nunca son reembolsables, y el costo de defender tu marca, ya sea en los tribunales o en las impugnaciones ante una oficina de marcas, puede ser prohibitivo.

¿Cómo hacer búsquedas y conseguir autorización para tu nueva marca?

En primer lugar, considera las regiones geográficas en las vas a centrarte. ¿Te vas a dirigir a nuevos clientes en China e Indonesia? ¿Tu mercado está en los Estados Unidos o la Unión Europea? Incluso si tienes grandes planes y esperas convertirte en una entidad global, buscar marcas similares por todo el mundo está fuera del alcance incluso de las grandes empresas, así que márcate un punto de partida.

A continuación, considera tus opciones para conseguir autorización. Todas las oficinas de marcas disponen de bases de datos de marcas registradas y solicitudes pendientes que pueden consultarse en línea sin pagar. Muchos propietarios de marcas primerizos intentarán determinar si una marca está libre para su uso basándose en dichas búsquedas. Aunque ese esfuerzo es encomiable y puede ser un buen primer paso, no es suficiente para garantizar que la marca que deseas está disponible.

¿Cómo interpretar los resultados cuando revelan que hay marcas similares o idénticas, que a menudo abarcan un sinfín de productos y servicios?

Las entidades que hacen búsquedas para verificar que las marcas puedan registrarse pueden hacer esa misma labor para tu marca. Los informes suelen ser muy extensos y en ocasiones complicados de revisar e interpretar. Aunque las empresas de búsqueda siempre están perfeccionando sus productos para hacer su uso más fácil a los legos en la materia, los cuadros de mando y las herramientas de evaluación de riesgos pueden dar una idea inexacta del mercado donde va a competir tu marca. Y, lo que es más importante todavía, las empresas de búsqueda no suelen ofrecer una opinión jurídica sobre la disponibilidad de la marca, lo que puede ser fundamental si alguna vez se impugnan tus derechos.

Aunque la mayoría de las oficinas de marcas permiten a los propietarios presentar directamente sus solicitudes en línea, hay razones para recurrir a profesionales jurídicos expertos.

Busca asesoramiento jurídico

Lo mejor es reservar una parte de tu presupuesto para asesoramiento jurídico. Un buen profesional en materia de marcas puede encargar una búsqueda de autorización a la medida de lo que necesites, revisarla con conocimiento de la legislación sobre marcas y orientarte, señalando posibles escollos y hasta elaborando una estrategia para gestionarlos de forma proactiva.

Los estudios de abogados pueden ser caros, pero muchos tienen tarifas planas para gestionar y asesorar sobre selección de marcas. Si eres una empresa emergente o una organización sin ánimo de lucro, hay empresas y estudios de abogados que ofrecen asistencia gratuita. Las facultades de Derecho también pueden brindar ayuda en estas cuestiones.

Presenta una solicitud para registrar tu marca

Supongamos que de las búsquedas no resulte que haya marcas que puedan entrar en conflicto y estás deseando empezar a utilizar la tuya. ¿Necesitas hacer algo más? La respuesta es sencilla: sí. Aunque no necesitas esperar más para usarla, debes presentar inmediatamente solicitudes de registro de tus marcas, eslóganes y logotipos para protegerlos en la categoría de productos y servicios que vendes u ofreces.

En la mayoría de los países, siendo los Estados Unidos la mayor excepción, la parte que primero solicita el registro de la marca es la que se considerará que tiene derechos exclusivos sobre ella. Es fundamental solicitar el registro cuanto antes, una vez que se haya visto que no hay oposición. En los Estados Unidos, donde se requiere el uso efectivo para lograr el registro, la presentación rápida de una solicitud de uso protegerá tu marca de solicitantes posteriores, incluso aunque otros hayan comenzado a utilizarla, siempre que presentes una declaración demostrando su uso efectivo dentro de un plazo determinado.

¿Dónde presentar la solicitud? No es rentable presentar la solicitud de registro de tu nueva marca en todos los países y jurisdicciones. Empieza por presentar la solicitud en las jurisdicciones donde tengas previsto utilizar la marca y/o fabricar los productos que la lleven.

La mayoría de las oficinas de marcas permiten a los propietarios presentar sus solicitudes directamente en línea, aunque hay razones para plantearse recurrir a abogados expertos en la materia. La solicitud requerirá algunos detalles, como la categoría a la que pertenecen los productos y servicios que llevarán la marca, las posibles renuncias a las partes descriptivas de la marca y la redacción de una correcta identificación de los productos y servicios que se ofrecerán, por nombrar algunos.

Aunque muchos de los portales en línea de las oficinas de marcas ofrecen ayuda y orientación, la presentación de solicitudes por cuenta propia puede acarrear dificultades más adelante. Aún más problemático puede ser utilizar una de las innumerables empresas de servicios de asesoramiento jurídico que no son estudios de abogados, pero que ofrecen ayuda para la presentación rápida de una solicitud. Con frecuencia, estas empresas se limitan a pedir la información necesaria para presentar el formulario y no advierten de ningún problema potencial con la marca, como su carácter descriptivo o genérico, la posibilidad de denegación de registro u otros motivos. Se puede obtener algún tipo de asesoramiento jurídico por una tarifa adicional, pero es posible que estas empresas no estén equipadas para responder a las objeciones o consultas complejas que puedan plantear las oficinas de marcas.

Una vez más, la mejor solución es ponerse en manos de un abogado con experiencia. Muchos estudios ofrecen tarifa plana y a veces también ayuda sin cargo. Tu abogado también te ayudará a decidir si debes presentar la solicitud de registro de tu marca en varias jurisdicciones y, en ese caso, elaborar contigo una buena estrategia de solicitudes de registro para protegerla.

Una vez presentada, la oficina de marcas examina la solicitud y puede plantear preguntas u objeciones en forma de acción o investigación. Un abogado debería poder asesorarte y redactar una respuesta a esas preguntas y objeciones.

Han pasado varios meses. ¡Tu marca está registrada! Eres titular de derechos exclusivos sobre ella en tus categorías de productos. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Un primer paso para adquirir derechos de marca es llevar a cabo búsquedas para localizar usos de la competencia que podrían entrar en conflicto con los tuyos. Saltarse estas búsquedas te puede salir caro.

Promueve la imagen de tu negocio mediante su marca

Empieza por usar tu marca de manera coherente, de forma que empiece a ser reconocida por el cliente. Marcas como Coca-Cola, por ejemplo, son reconocibles al instante, en parte por usar siempre misma combinación de colores, tipografía y logotipo. A menos que sea intencionado que la marca cambie constantemente de color o que se vaya variando a propósito la tipografía del nombre, y los clientes reconozcan estos atributos de la marca, lo mejor es mantener un uso coherente. Si solicitaste el registro de un logotipo o del nombre con una tipografía característica, utiliza la marca tal y como fue presentada. No hacerlo significa que podrías no estar cubierto por tus registros si necesitaras hacer valer tus derechos.

En segundo lugar, protege tu marca solicitando su registro como nombre de dominio y consolídala en redes sociales como Twitter, Instagram y otras.

Vigila tu marca en Internet

Deberías hacer un seguimiento de tu marca en Internet para asegurarte de que nadie se la está apropiando o la está usando indebidamente. A menudo, cuando ocurra algo así serán tus clientes los primeros en avisarte. Si te encuentras con ese uso indebido, tendrás que evaluar si se produce a un nivel que te obligue a tomar medidas.

Quizá que la imitación sea la forma más sincera de adulación, pero puede poner en peligro los derechos que tanto te ha costado desarrollar y proteger. Una carta solicitando el cese inmediato del uso suele ser la forma de empezar, y, de nuevo, es mejor que este tipo de acción venga de un abogado. Si el uso perjudicial proviene de la infracción de un nombre de dominio, también existen procedimientos para impugnar dicho uso, en los que un abogado puede ayudarte de forma relativamente rápida y económica.

Si el uso infractor es una falsificación, es decir, productos falsos que se comercializan como si fueran tus propios productos, puede que tengas que tomar medidas legales más drásticas, como recurrir a los tribunales o pedir ayuda a las fuerzas del orden. Este tipo de problemas no suelen surgir de inmediato, sino que acostumbran a producirse cuando una marca ha conseguido resultar atractiva para sus clientes objetivo. Si tienes una buena relación con un abogado de marcas experimentado, éste podrá acudir en tu ayuda rápidamente. Tu abogado también podrá ayudarte a decidir si debes tomar medidas proactivas, como presentar una copia de tu certificado de registro ante varias oficinas de aduanas, que podrán entonces confiscar en la frontera la mercancía falsificada.

Invirtiendo algo de tiempo y dinero y con un buen asesoramiento jurídico, ¡tu marca quedará lista para comenzar su andadura!

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