World Intellectual Property Organization

Les marques tridimensionnelles dans la pratique française et communautaire

Février 2009

Le haut-parleur Bang & Olufsen BEOLAB 8000, enregistré par l’OHMI à titre de marque tridimensionnelle, présente une forme “véritablement spécifique” et facilement mémorisable par les consommateurs.  Photo : Bang & Olufsen/Mikkel Hagstrøm
Le haut-parleur Bang & Olufsen BEOLAB 8000, enregistré par l’OHMI à titre de marque tridimensionnelle, présente une forme “véritablement spécifique” et facilement mémorisable par les consommateurs. Photo : Bang & Olufsen/Mikkel Hagstrøm

Franck Soutoul and Jean-Philippe Bresson

Cet article de FRANCK SOUTOUL et JEAN PHILIPPE BRESSON1, mandataires européens en marques, compare la manière d’interpréter les critères de distinctivité et de fonction technique aux fins de l’enregistrement des marques tridimensionnelles, en France et niveau communautaire.

Contrairement aux marques plus traditionnelles, les marques en trois dimensions sont peu utilisées dans le commerce, et les entreprises n’en demandent que très rarement l’enregistrement. Eu égard à la croissance rapide que connaît depuis quelques années le nombre des États membres du Système de Madrid - il est actuellement de 84 - il apparaît toutefois opportun de procéder à une comparaison des conditions à satisfaire pour obtenir l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle.

Tant la forme que l’emballage des produits peuvent faire l’objet d’un enregistrement de marque. La législation française et communautaire les reconnaît en effet parmi les signes figuratifs qui peuvent être protégés à ce titre. Cependant, ces marques en trois dimensions doivent non seulement remplir les mêmes conditions que les marques traditionnelles, mais également répondre à des exigences supplémentaires. L’absence de caractère distinctif et l’existence d’une fonction technique demeurent les motifs de refus les plus fréquents en matière de marques tridimensionnelles. Cet article met en exergue la manière dont ces deux aspects sont appréhendés en pratique et apprécie le poids du monopole conféré par un enregistrement de marque tridimensionnelle.

L’examen de la distinctivité

Le défaut de distinctivité est le premier motif de refus en matière de marques tridimensionnelles, surtout lorsqu’il s’agit d’un conditionnement ou d’une forme “nue” - ne contenant aucun élément verbal ou figuratif. Les examinateurs communautaires de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sont beaucoup plus sévères relativement à cette exigence que la pratique française.

Du point de vue de l’OHMI, le consommateur d’attention moyenne n’identifie pas les produits ou les fabricants strictement par la forme ou l’emballage. Plus la forme dont l’enregistrement est demandé est proche de la forme naturelle ou caractéristique du produit, plus l’OHMI estimera qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Il devient dès lors encore plus difficile d’asseoir le critère de distinctivité en ce qui concerne les marques tridimensionnelles.

Les demandes de marque tridimensionnelle ayant abouti à un enregistrement communautaire sont très peu nombreuses, la plupart étant rejetées pour défaut de distinctivité. Les quelques déposants qui sont parvenus à surmonter cet obstacle avaient des marques particulièrement distinctives et/ou dont ils ont pu démontrer un usage largement établi, ayant permis l’acquisition d’une plus grande distinctivité sur le marché. Le Tribunal de première instance de la Communauté européenne a par exemple reconnu (Recours no T-305/02) le caractère distinctif de la bouteille transparente d’eau minérale Contrex® en raison de la réunion de plusieurs facteurs. Il a en effet considéré qu’elle avait une apparence globale attrayante et que les consommateurs pouvaient facilement distinguer sa forme de celle des autres produits similaires, ce qui la rendait véritablement spécifique.

Les haut-parleurs BEOLAB 8000 de la marque Bang & Olufsen ont également remporté une victoire (Recours no T-460/05) grâce à leur forme originale, leur dessin remarquable et la facilité avec laquelle les consommateurs pouvaient distinguer leur forme divergeant de manière significative de la norme (pour un produit relevant de la même catégorie). Le Tribunal a jugé que “la forme de la marque est véritablement spécifique et ne saurait être considérée comme tout à fait commune. Ainsi, le corps du haut-parleur est formé par un cône qui ressemble à un crayon ou à un tuyau d’orgue dont la partie pointue touche une base carrée. En outre, un long panneau rectangulaire est fixé sur un seul côté de ce cône et accentue l’impression que le poids de cet ensemble repose seulement sur la pointe qui touche à peine la base carrée. De cette façon, cet ensemble forme un design remarquable et facilement mémorisable”.

La rigueur dont fait preuve l’OHMI dans l’examen des demandes d’enregistrement de marques tridimensionnelles “nues” peut être tempérée par l’ajout d’un élément figuratif ou verbal sur la forme ou le conditionnement concerné. Cependant, certains pays ont des règles encore plus rigoureuses que l’OHMI. Le Japon reconnaît la protection des marques tridimensionnelles depuis 1997, mais ce n’est que récemment que la société Coca-Cola y a obtenu l’enregistrement tridimensionnel de sa bouteille, au terme d’une bataille juridique de longue haleine avec l’Office des brevets du Japon.

L’examen de la fonction technique


Nestlé a obtenu l’enregistrement de la bouteille de Contrex en tant que marque communautaire tridimensionnelle. (Photo : OHMI)

La réglementation tant française que communautaire exclut l’enregistrement des signes tridimensionnels dont les caractéristiques essentielles exécutent une fonction technique. L’explication est simple : le monopole conféré par la marque sur de tels signes limiterait illégitimement les concurrents qui commercialisent des biens identiques ou similaires comprenant cette fonction. La jurisprudence française et communautaire considère que la fonction technique doit être déterminée en se concentrant uniquement sur la marque dont il est question, sans rechercher si le même résultat pourrait être obtenu avec d’autres formes; les décisions rendues de part et d’autre sur le sujet sont pourtant largement divergentes. Le sort réservé aux différentes formes de comprimés médicamenteux est particulièrement illustratif.

En 2004, la Cour de cassation française a rendu un arrêt défavorable à l’enregistrement de la forme du comprimé de LEXOMIL, au motif que son caractère sécable pouvait être obtenu avec d’autres formes. Cette position a cependant été infirmée en 2005 par la Cour d’appel de Versailles, laquelle a statué que la fonction sécable et la forme globale du comprimé LEXOMIL ne remplissaient pas une fonction technique, permettant ainsi à d’autres formes de comprimés d’être déposées comme marques françaises. L’OHMI, au contraire, a statué à plusieurs reprises2 que les entailles permettant de sectionner un comprimé sont simplement utiles pour l’ingestion et ne confèrent pas à celui-ci une identité commerciale particulière, de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles d’enregistrement.

L’INPI, qui est chargé de l’enregistrement des marques françaises, les tribunaux français et l’OHMI adoptent une approche large lors de l’examen de la fonction technique. Cela a notamment conduit le Tribunal de première instance de la Communauté européenne à confirmer une décision antérieure de l’OHMI relative à l’annulation partielle de la marque tridimensionnelle constituée par la brique LEGO (Recours no T-270/06) : l’adjonction de caractéristiques accessoires dépourvues de fonction utilitaire était vaine dans la mesure où la forme envisagée dans sa globalité était encore dictée par des considérations techniques, autrement dit la forme globale du volume de la brique LEGO a pour objectif technique la construction, quelles que soient la taille ou le diamètre des pastilles cylindriques ou des projections sur la face inférieure creuse de la brique. En tout état de cause, même s’il pouvait être objecté que ces paramètres ne sont pas les seuls pris en compte pour atteindre le but visé, il ne fait aucun doute que le dessin de la brique a été étudié pour faciliter l’imbrication.

Le monopole conféré par la marque

Les titulaires de marques tridimensionnelles connaissent souvent un traitement “spécial” lorsqu’ils opposent leurs droits à des tiers. L’étude de la jurisprudence pourrait laisser supposer que ces marques n’offrent qu’une protection d’une portée restreinte, permettant uniquement d’interdire la reproduction à l’identique ou quasiment identique du signe. L’étendue de la protection dépend en réalité de la manière dont s’équilibrent plusieurs facteurs : l’organisme dont l’enregistrement émane, l’organisme ou la juridiction devant lesquels est porté le litige et le niveau d’innovation, d’élaboration et/ou d’esthétisme atteint par rapport aux autres produits similaires.

Une marque tridimensionnelle française largement différente de la forme naturelle du produit concerné a plus de chance de réussite dans une action en opposition ou en annulation devant une juridiction française qu’une marque communautaire devant l’OHMI dans une affaire similaire. La position sévère de l’OHMI au stade de l’examen de la recevabilité du dépôt explique les jugements subséquents au niveau communautaire lors de l’appréciation du risque de confusion entre des marques tridimensionnelles. Dans une affaire, la Chambre de recours a rejeté l’existence d’un risque de confusion entre deux formes de bouteille déposées à titre de marque, considérant qu’il y avait entre les deux formes des différences suffisantes pour que la marque postérieure échappe au monopole accordé au titulaire de droits antérieurs3.

Lors d’une affaire similaire dans laquelle la Chambre de recours a statué que deux formes de bouteille concurrentes similaires n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion, elle avait examiné la forme des deux bouteilles en regardant ce qui les distinguait et si ces distinctions étaient suffisamment importantes4. La marque déposée en premier avait une apparence fine et légère alors que sa concurrente, avec sa silhouette épaisse et large, renvoyait une image plus imposante. La partie basse de la marque antérieure avait une forme régulière, tandis que celle de la marque concurrente était irrégulière et présentait une forme galbée plus fine dans sa partie médiane. La marque concurrente contenait le mot “snipp” alors que la marque antérieure ne présentait aucun élément verbal.

Par ailleurs, certains tribunaux français refusent de reconnaître l’existence d’une marque afin d’éviter le monopole sur un genre. Tout en admettant le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle constituée de la forme cylindrique d’une sucette au foie gras, la Cour d’appel de Paris, dans une décision du 25 juin 2008, a rejeté l’action en contrefaçon d’un produit consistant en une demi-boule de foie gras sur un bâtonnet. Selon la Cour, reconnaître un droit sur le produit aurait entraîné un monopole sur le genre, alors que la forme et l’aspect particuliers des produits concernés comportaient globalement des distinctions suffisantes pour empêcher tout risque de confusion.

Un choix stratégique

Les démarches française et communautaire en matière de marques tridimensionnelles influent sur la stratégie choisie par les titulaires de droits. Selon les éléments et caractéristiques d’un signe particulier, le fait d’opter pour un dépôt de marque au niveau national ou communautaire, avec désignation directe ou par le biais du système de Madrid, a une incidence à la fois sur la possibilité d’obtenir l’enregistrement et sur l’étendue de la protection opposable en cas d’action en justice. Dans ce contexte, la concurrence déloyale constitue un fondement utile, à titre subsidiaire, dans une procédure.

La protection des formes en Inde

Cet article est un condensé de l’article intitulé “Protection of Shapes Under Indian Law” de M. Abhishek Malhotra, DSK Legal (Inde) paru dans le bulletin de l’INTA, vol. 63 n° 13, du 15 juillet 2008.

La loi indienne sur les marques inclut les formes de produits dans la définition de marque, mais l’étendue de la protection dont celles-ci font l’objet n’est pas claire, dans la mesure où ladite loi n’est en vigueur que depuis 2003. Une question plus intéressante est celle de savoir si la protection des formes de produits relève des principes du droit des dessins et modèles ou de ceux du droit des marques, d’autant plus qu’en Inde, la définition de “dessin ou modèle industriel” donnée dans la Loi sur les dessins et modèles industriels de 2000 exclut les marques.

Une décision de la Haute Cour de Delhi apporte - bien que rendue avant l’entrée en vigueur de la loi - un certain éclairage sur le chevauchement apparent des protections. En effet, dans l’affaire Corning Inc. & autres c/ Raj. Kumar Garg & autres de 2004 (PTC 257), le juge de la Haute Cour de Delhi a clarifié ainsi la distinction essentielle entre les marques et les dessins ou modèles industriels :

[La] "marque" renseigne sur l’identité d’origine du produit ou du fabricant, alors que le dessin ou modèle attire le regard et séduit le consommateur. Une marque peut également être attrayante et attirer le regard, mais doit pouvoir être reliée directement au fabricant du produit, tandis que le dessin ou modèle peut être seulement plaisant pour l’œil, sans avoir besoin d’indiquer au consommateur l’identité du fabricant du produit .

La Cour a également estimé que la protection conférée par le dessin ou modèle se limite aux caractéristiques de forme et de configuration. La distinction est importante, eu égard au fait que la loi inclut les formes dans la définition de marque, car elle permet de conclure qu’alors que le droit des marques protège les formes de produits, le droit des dessins et modèles protège seulement les caractéristiques de ces formes.

En ce qui concerne la question de la distinctivité, il n’existe pas encore, en Inde, de jurisprudence spécifiquement relative aux marques de forme. Des décisions rendues dans des affaires portant sur le conditionnement ou la présentation commerciale de produits pourraient toutefois fournir des indications sur l’orientation que sont susceptibles d’adopter les tribunaux lorsqu’ils y seront confrontés. Il est de jurisprudence constante que la présentation commerciale ne peut pas avoir de caractère distinctif intrinsèque et que dans une action sur le fondement de la substitution frauduleuse (“passing off”), bien qu’elle soit possible même pour un dessin ou modèle non enregistré, le demandeur doit prouver que la présentation commerciale de son produit a acquis une signification secondaire ou une notoriété sur le marché qui lui sont propres. Cette notoriété n’a pas besoin d’être fondée exclusivement sur l’utilisation en Inde; il peut aussi s’agir de la notoriété transfrontalière d’une marque amenée en Inde. Les affaires en question ont également indiqué que la quantité de preuves requise pour établir la notoriété d’une marque tridimensionnelle est susceptible d’être plus importante que celle nécessaire pour une marque verbale.

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1.  Les auteurs sont associés d’INLEX IP EXPERTISE et responsables des départements LEXVALUE et PHARMINLEX. Tous deux écrivent pour IP TALK, France.
2.  Voir par exemple : OHMI 4e Ch. de recours, 19 nov. 2008, affaire R. 804/2008-4.
3.  OHMI, 2e Ch. de recours, 14 mai 2007, affaire R 1145/2006-2.
4.  OHMI, 4e Ch. de recours, 15 nov. 2007, affaire R 1096/2006-4.

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