World Intellectual Property Organization

El reto de la financiación basada en la propiedad intelectual

Septiembre de 2008

Por Lorin Brennan

Lorin Brennan es un jurista estadounidense especializado en concesión de licencias y financiación internacional de propiedad intelectual. Actualmente es consejero especial de la Independent Film and Television Alliance y miembro del comité de expertos de la CNUDMI sobre financiación garantizada basada en la propiedad intelectual. El Sr. Brennan es asimismo  director de sección en la empresa de soportes lógicos Gray Matter LLC, dedicada a crear programas de gestión de derechos para la concesión internacional de licencias sobre propiedad intelectual.

Una parte cada vez mayor del comercio en la economía mundial de la información gira en torno a los activos de propiedad intelectual en lugar de centrarse en las mercancías materiales que dominaron la era industrial. La propiedad intelectual representa una fuente importante de comercio por derecho propio, como en el caso de la concesión de licencias sobre contenidos a través de Internet, y también es cada vez un componente más importante de las mercancías tradicionales, desde la moda de marca hasta los fármacos patentados. Estas circunstancias ofrecen oportunidades estimulantes para incrementar el comercio, aunque también plantean profundos retos a muchas de las prácticas jurídicas establecidas.
 
El derecho de propiedad intelectual se ha centrado tradicionalmente en proteger los derechos de propiedad. Por el contrario, el derecho mercantil se ocupa de la creación y observancia de los contratos en el curso del comercio. Ahora bien, gran parte del derecho mercantil tradicional se ha desarrollado con relación a transacciones de bienes tangibles, y la propiedad intelectual es, naturalmente, otra cosa.  A medida que la propiedad intelectual cobra mayor importancia en el comercio actual, se hace más imprescindible armonizar estos sistemas jurídicos diferentes.  
 

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Los debates celebrados en el seno de la CNUDMI en Viena han permitido descubrir las diferentes expectativas de las entidades crediticias comerciales y de los titulares de derechos de propiedad intelectual, aunque todavía queda mucho camino por delante para llegar a una armonización efectiva. (Foto: Herbert Ortner)

Una de las áreas en que está teniendo lugar este proceso es en la de la financiación garantizada. En diciembre 2007, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) promulgó una Guía Legislativa largo tiempo esperada sobre operaciones garantizadas con el fin de asistir a los Estados a modernizar sus legislaciones y aumentar la disponibilidad de créditos a bajo costo. Sin embargo, la Guía se centra principalmente en prácticas financieras relacionadas con bienes tangibles y créditos mercantiles conexos por cobrar, y se reconoció que la Guía puede necesitar ajustes específicos relacionados con los activos de propiedad intelectual. Por tanto, la Guía no es de aplicación “en la medida en que no [sea] incompatible con la legislación sobre propiedad intelectual”. En su lugar, la CNUDMI está preparando un anexo sobre la forma de ajustar la Guía a la propiedad intelectual.

Los debates celebrados en el seno de la CNUDMI han sido extraordinariamente fructíferos para determinar las diferentes expectativas de los prestamistas comerciales y los titulares de derechos de propiedad intelectual, si bien queda mucho trabajo por delante para llegar a una armonización efectiva. Los profesionales de todos los sectores han expresado un firme deseo de elaborar normas modernas sobre financiación basada en la propiedad intelectual, y la Secretaría de la CNUDMI ha apoyado infatigablemente este proceso. Aunque todavía quedan muchas cuestiones abiertas, a continuación figuran algunas de las principales áreas sujetas a debate.

Efectividad: Una buena parte de la legislación mercantil requiere la notificación pública de un derecho de garantía antes de que éste pueda resultar efectivo frente a terceros. La Guía de la CNUDMI propone, por tanto, un registro de propiedad personal para inscribir notificaciones sobre garantías reales, que podría incluir los derechos de propiedad intelectual. En muchos Estados, normalmente aquellos cuya legislación financiera tiene su origen en el derecho prendario, la falta de un sistema de registro para algunos tipos de propiedad intelectual, por ejemplo los derechos de autor o los secretos comerciales, hace que en la práctica éstos no puedan financiarse. La Guía de la CNUDMI abriría estos activos a la financiación garantizada, una mejora que se acogería con gran satisfacción.  No obstante, en algunos Estados, principalmente en aquellos cuya legislación financiera tiene su origen en el derecho hipotecario, la ausencia de un registro no se ve como un impedimento, y una garantía real sobre la propiedad intelectual surte efecto en el momento en que se firma el contrato, igual que sucede con cualquier otra transferencia. En estos Estados, la adopción de un requisito de inscripción de un derecho real requeriría formalidades complementarias para ser efectivos frente a terceros, como podrían ser los infractores.

Coordinación de los registros: Muchos países mantienen registros de la propiedad intelectual, especialmente de patentes y marcas, que a menudo permiten inscribir las garantías reales existentes. ¿Cómo deberían armonizarse los registros de la propiedad intelectual con el registro de propiedad personal propuesto en la Guía de la CNUDMI? Esto plantea cuestiones relativas a la prelación y la eficiencia.

Respecto de la prelación, la Guía de la CNUDMI respeta los registros de la propiedad intelectual existentes al proponer que una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual tendrá prelación sobre cualquier garantía real: i) inscrita en cualquier momento en el registro de propiedad personal previsto en la Guía; o ii) inscrita posteriormente en el registro de la propiedad intelectual. Sin embargo, la prelación es una simple “carrera” en la que gana el primero que realice la inscripción, es decir, que se aplica con independencia del conocimiento de la transferencia previa. Muchos registros de propiedad intelectual utilizan diferentes reglas de prelación. Así, por ejemplo, muchos países utilizan una regla de “simple notificación”, por la que tendrá prelación una transferencia posterior a un adquiriente de buena fe por valor y sin conocimiento. En virtud de esta regla, se anima a realizar la inscripción puesto que supone una notificación implícita suficiente como para anular a un adquiriente de buena fe posterior, si bien no es estrictamente necesario. Otros Estados siguen la regla de la “carrera de la notificación”, en virtud de la cual, cuando existe concurrencia de adquirientes de buena fe, tendrá prelación el primero en realizar la inscripción. Hay otros Estados en los que el registro da lugar a una presunción probatoria de prelación, que puede ser rebatida por una inscripción anterior. Para reconciliar estas normas de prelación, la regla del “primero que realiza la inscripción” de la Guía requiere un examen en mayor profundidad.

La cuestión conexa de la eficiencia y los problemas que plantea el registro previsto en la Guía, que requiere una simple inscripción con una descripción general del bien dado en garantía (por ejemplo, “todos los derechos de propiedad intelectual actuales o futuros del otorgante”) indizada junto con el deudor ya se ha examinado en el artículo anterior.

Operaciones normales: Otra cuestión es si el concepto de “operaciones normales” debe aplicarse a la propiedad intelectual.  Este concepto reduce los costos de operación cuando las partes prevean razonablemente que una garantía real se liberará con la venta de los bienes. Un comprador que adquiera bienes a partir de las existencias no esperará que el prestamista sobre las existencias del vendedor mantenga un derecho de retención que le permita recuperar la posesión de los bienes en caso de que el vendedor incumpla sus obligaciones. Si éste fuera el caso, el comprador exigiría sin lugar a dudas la liberación del derecho de retención, algo que aceptaría de buena gana el prestamista puesto que lo que busca es generar ingresos para redimir el préstamo. La Guía da cabida a esta expectativa comercial al prever que el derecho de garantía sobre un bien no subsistirá tras el “curso ordinario” de las ventas.  Existe un debate respecto de si este concepto debería aplicarse también a licencias de propiedad intelectual no exclusivas, basándose en la teoría de que las expectativas comerciales son similares. Sin embargo, esto no siempre es así. En muchos casos, las partes esperan y exigen que se mantenga una garantía real frente a los licenciatarios, por ejemplo, en la industria cinematográfica o en los préstamos a franquicias. Los licenciatarios saben que deben actuar con la diligencia debida, localizar a los prestamistas anteriores y negociar acuerdos de “no interrupción” si quieren mantener sus licencias tras la ejecución. Por tanto, los profesionales de la propiedad intelectual mantienen que la situación se parece más al arrendamiento en un edificio de oficinas sujeto a la hipoteca principal del inmueble que a la venta de bienes a partir de las existencias, de manera que una regla de operación normal constituiría una “excepción y limitación” a los derechos que entraría en conflicto con la explotación normal.

Propiedad intelectual y bienes: Imaginemos una cámara digital con un programa informático para controlar su funcionamiento protegido por derechos de autor que se vende bajo una marca. ¿Cómo debería describir un acreedor garantizado los bienes otorgados en garantía consistentes en 100 de dichas cámaras: ¿“todas las cámaras digitales”, o “todas las cámaras digitales más los derechos de propiedad intelectual”? Se piensa que la segunda descripción es poco natural o engorrosa. Por tanto, la descripción de los bienes tangibles otorgados en garantía debería incluir lo que a veces se denomina propiedad intelectual “incorporada” o “conexa”, que permite al prestamista enajenar los bienes en caso de impago sin necesidad de hacer referencia a los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, preocupa que lo que empieza como una descripción cómoda de una garantía pueda convertirse en un tipo de licencia obligatoria. Si las cámaras se adquiriesen del titular de los derechos de propiedad intelectual en una operación legítima, se satisfarían (es decir, “se extinguirían”) los derechos pertinentes de propiedad intelectual, por lo que el prestamista no los ejercería en caso de ejecución de la garantía. Si los bienes fueran pirateados, un prestamista no debería tener derecho a enajenarlos sin satisfacer los derechos de propiedad intelectual. En caso de que los bienes se fabricasen en virtud de una licencia limitada, sería adecuado que así figurase en la descripción de la garantía. Se trata de un área de la que el derecho tradicional de propiedad intelectual parece ya ocuparse, aunque sería de utilidad que se explicase mejor cómo funciona.

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Los titulares de derechos de propiedad intelectual están perdidos en un laberinto de directrices sobre financiación elaboradas desde el punto de vista de los activos tangibles. (Foto: iStockphotos.com)

Legislación aplicable: ¿Qué legislación debe aplicarse a la creación, efectividad, prelación y observancia de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual, especialmente si engloba varios países? Desde el punto de vista del derecho mercantil, sería deseable disponer de una única legislación para solucionar todas estas cuestiones, como la legislación del país donde está ubicado el otorgante. Por otro lado, las normas sobre efectividad frente a terceros y sobre prelación tienen consecuencias directas sobre quién puede reivindicar y poseer la titularidad de la propiedad intelectual, cuestiones que afectan a los medios de reparación y que por tanto apelan al principio territorial tradicional y a la “legislación del Estado protector”.  Sería anómalo que el País A determinara la titularidad de la propiedad intelectual y la efectividad de los derechos ante terceros en el País B.

Éstas son algunas de las cuestiones que han surgido en la CNUDMI durante la labor de preparación del anexo sobre propiedad intelectual. Este proceso ha contribuido a sensibilizar sobre la diversidad de necesidades y expectativas comerciales de las distintas partes que trabajan con la propiedad intelectual. Los prestamistas que facilitan la financiación de capital circulante quisieran disponer de un “derecho de retención de empresa” con el que puedan gravar fácilmente los activos presentes y futuros de un deudor, incluida su propiedad intelectual, con la simple inscripción de una notificación. Los planteamientos de la Guía se adaptan bien a este tipo de prácticas. Los prestamistas sobre propiedad intelectual, como quienes financian películas o prestan a franquicias, desean disponer de un instrumento específico de activos que otorgue prelación sobre licencias y flujos de ingresos por regalías mediante una sencilla inscripción en un sistema que conozcan.  Ambas perspectivas son importantes y ambas pueden tener cabida.  Sin embargo, para hacer esto será preciso trabajar con diligencia. La participación de especialistas en propiedad intelectual de gobiernos y organizaciones profesionales en el proceso sería de agradecer y llevaría a unos resultados satisfactorios.

Únase a la bitácora sobre finanzas y propiedad intelectual, donde podrá leer e intercambiar ideas sobre estas cuestiones

A los lectores de esta revista puede interesarles saber que existe una pequeña comunidad en expansión de entusiastas de la propiedad intelectual interesada en aquellas áreas donde la propiedad intelectual confluye con las cuestiones financieras. Entre estas áreas figuran la valoración de la propiedad intelectual, la fijación de regalías, el cálculo de daños y prejuicios, la utilización de la propiedad intelectual como garantía sobre préstamos, la financiación de nuevas empresas de propiedad intelectual y la creación de nuevos modelos comerciales para la concesión de licencias y la protección de derechos. El inicio de la actividad de este grupo se vio impulsado a raíz de una reunión de la CNUDMI celebrada en Viena en 2007 sobre la creación de una Guía Legislativa relativa a las operaciones garantizadas con intangibles, en la que se vio que los conocimientos técnicos del sector financiero superaban en gran medida el de los representantes presentes del mundo de la propiedad intelectual. El grupo, que ha recibido el apoyo y el ánimo de organizaciones como MARQUES, la Asociación Internacional de Marcas y la IFPI, pretende sensibilizar sobre estas cuestiones tanto dentro como fuera del sector de la propiedad intelectual y de sus profesionales.

IP Finance (http://ipfinance.blogspot.com), cuaderno de bitácora informal que abarca estas cuestiones, acoge tanto a los lectores que quieran conocer mejor el tema como a quienes tengan algo que aportar.

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