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La P.I. y las empresas: Cómo comprar o vender rentablemente una empresa con activos de P.I.

Agosto de 2008

¿Desea evaluar la P.I. de una empresa antes de comprarla? ¿Quiere vender su empresa a un precio más alto, que tenga en cuenta su P.I.? Noric Dilanchian, socio gerente de la consultora australiana Dilanchian Lawyers and Consultants, nos explica cómo sortear los obstáculos.

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Al firmar el acuerdo, todo son sonrisas, pero el 50% de las adquisiciones fracasan: ¿por qué? (Photos.com)

Paul Kerin, profesor de Estrategia en la Melbourne Business School, ha escrito que “en cientos de estudios se ha hallado que cerca del 50% de las adquisiciones destruyen el valor accionarial del adquirente."1 Aunque es desoladora, esta alta tasa de fracasos no sorprende a quienes conocen los entresijos del juego de las fusiones y adquisiciones. ¿Qué han de saber, entonces, quienes compran y venden empresas para obtener mejores resultados y corregir esta estadística?

Tanto el comprador como el vendedor deben actuar con inteligencia en relación con los activos de la empresa que van a vender o comprar. ¿Qué significa esto cuando hablamos de propiedad intelectual (P.I.)? Para actuar con inteligencia, los compradores y los vendedores deben recibir asesoramiento jurídico y otros tipos de asesoramiento especializado desde el primer momento, tanto si se trata de grandes empresas como de Pymes o microempresas. Pero, ¿es siempre útil y práctico el asesoramiento jurídico recibido?   ¿Cómo puede saberlo el comprador o vendedor?

Decir lo que no debe hacerse es fácil. Un comprador que firme el contrato después de sólo un par de horas de investigación se expondrá a descubrir riesgos infravalorados –o incluso desapercibidos– ocultos en la letra pequeña. Por ejemplo, la lista de activos de P.I. del contrato puede ser poco clara. ¿Qué procedimiento debe seguirse?

Las tres etapas de una compraventa

Para que resulten útiles al comprador o vendedor que se dispone a efectuar una operación, las investigaciones deben estructurarse en tres etapas: antes, durante y después del contrato. Expondremos estas tres etapas prestando especial atención a los activos de P.I.2 de un negocio no franquiciado, un tipo de empresa que ha dado problemas a muchos compradores y vendedores.

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El comprador necesita la opinión y los consejos prácticos y comerciales de un equipo de expertos. La comunicación y la estrecha cooperación entre las distintas disciplinas son indispensables. (Photos.com)

Antes del contrato: obtención del máximo precio de venta para el vendedor

Incluso antes de poner en venta la empresa, un abogado experto puede ayudar de muchos modos al vendedor a fin de aumentar al máximo el precio de venta. Según el tipo de negocio, pueden recomendarse los siguientes servicios:

  • elaboración de un “documento de venta” confidencial (por ejemplo, un documento de divulgación, de comercialización, o de definición del perfil de la empresa) ;
  • establecimiento de una sala de datos o archivo donde se clasifiquen todos los documentos clave de la empresa;
  • formulación de los puntos del acuerdo que deben plantearse en las negociaciones;
  • medidas para mejorar la percepción del valor de activos específicos; por ejemplo, protegiendo los activos de P.I. conforme a las prácticas recomendadas;
  • comparación de ofertas para determinar cuál es la mejor.

¿Para qué sirve un “documento de venta”?

Si no dispone de un documento de venta, el vendedor deberá gastar dinero extra en facilitar a los posibles compradores la información que soliciten, con el fin de atraer y mantener su interés. Es posible que en algunas operaciones puedan ahorrarse costos facilitando información “a la carta”. No obstante, en casos más complejos, la falta de un “documento de venta” listo para ser entregado puede generar riesgos, tensar las negociaciones, erosionar la confianza del comprador, incrementar los costos, o dar lugar a falsedades punibles o descuidos debidos al apresuramiento. Un documento de venta previamente elaborado puede ayudar a evitar esos problemas o reducirlos al mínimo.

Prácticas recomendadas para la protección de la P.I.

El valor de una empresa en venta aumenta cuando se protegen sus activos de P.I. Antes de salir al mercado, el vendedor inteligente refuerza la calidad y el nivel de la protección jurídica de sus activos de P.I., al menos hasta alcanzar el nivel básico de las prácticas recomendadas. Lo ideal es obtener ese nivel de protección al menos 6 – 12 meses antes de la venta. Entre las prácticas recomendadas figura la actualización de los registros y la documentación de la P.I., es decir, los derechos de autor, las marcas, los secretos comerciales, los diseños industriales y las patentes.

Si el nivel de protección es menor, el comprador y sus asesores pueden exigir un descuento sobre el precio de venta. Una solución eficaz para el vendedor consiste en confeccionar un libro-registro de su capital intelectual, elaborar la documentación relativa a su empresa, y registrar o codificar su P.I.

Antes del contrato: gestión de los riesgos para el comprador

En la compraventa de una empresa el comprador suele tener una mayor necesidad de asesoramiento jurídico que el vendedor. El primer paso para el asesor jurídico del comprador será auditar la empresa; a continuación deberá agrupar lógicamente las partes que la componen, teniendo en cuenta cómo afectan al todo actualmente y el modo en que lo harán en el futuro. Esta “auditoría de compra” (que es un concepto jurídico originario de los Estados Unidos, donde recibe el nombre de due diligence) raramente es exhaustiva, global o integrada: suele ser meramente jurídica. Por definición, no abarca la tecnología, la cultura, la gestión o la estructura de la organización. Para obtener una imagen completa, el comprador necesita la opinión y los consejos prácticos y comerciales de un equipo de expertos. Pero ofrecer ese consejo constituye un desafío para muchos asesores jurídicos. Veamos por qué.

Miopía profesional

Supongamos que el asesoramiento jurídico cubre el 10% de los aspectos que deben considerarse a la hora de comprar una empresa, y que el asesoramiento contable abarca otro 15%. El 75% restante ha de ser analizado por el equipo de directivos, asesores, accionistas u otros representantes de la empresa compradora. Es una parte considerable. Para reducirla, sería conveniente que el comprador y su equipo obtuvieran un asesoramiento global, integrado, que no se limite a etiquetar mecánicamente los aspectos jurídicos, contables o de gestión de la compra.

Sin embargo, no es fácil adoptar un enfoque multidisciplinario. Para ello, los asesores jurídicos tendrían que complementar su formación con conocimientos de contabilidad, gestión de recursos humanos, y otras disciplinas. Pero son pocos quienes lo hacen. Es cierto que el enfoque multidisciplinario no siempre es necesario, pero puede reducir en gran medida la probabilidad de fracaso en la compra.

“... analizar los activos de P.I. desde el principio, con creatividad y disciplina y sin ideas preconcebidas, garantiza la obtención del máximo valor.”

Algo más que una auditoría jurídica de compra

Hay partes de ese 75% que pueden –y probablemente deban– confiarse a tecnólogos, financieros, o asesores de gestión especializados. Sin embargo, aun cuando esa labor se externalice, el riesgo del comprador aumentará si no se hacen encajar las piezas del rompecabezas para obtener una imagen global de la empresa deseada.

Todos los aspectos que componen esos 10, 15 y 75% han de agruparse lógicamente en un proceso de comunicación y estrecha cooperación interdisciplinaria. Veamos algunas razones que justifican esta afirmación.

  • Si el comprador no contempla globalmente todos los aspectos importantes, pasará por alto señales y avisos relativos a la situación actual de la empresa o su comportamiento futuro.
  • En el seno del equipo de asesores, las diferencias de perspectiva, terminología y procedimiento entre los abogados, contables y asesores, generan obstáculos a la comunicación entre los especialistas de diferentes campos, e incluso de un mismo campo.
  • Si el comprador y el equipo de asesores no analizan todos y cada uno de los aspectos, pueden faltar piezas del rompecabezas en el momento de firmar el contrato de compra.

Si extrapolamos las estadísticas del profesor Kerin, parece razonable suponer que el 50% de los compradores conciertan las adquisiciones sin tener una imagen completa de la empresa adquirida. Ante estos datos, es preferible que vendedores y compradores ejecuten un procedimiento multidisciplinario a la gestión de riesgos3 en lugar de limitarse a aplicar el mal definido concepto de auditoría de compra, que consiste en un examen principalmente jurídico. Un procedimiento multidisciplinario correctamente ejecutado puede ampliar y profundizar las investigaciones previas al contrato y constituir un factor importante en la reducción del riesgo. El objetivo es aplicar rigurosamente ese procedimiento e integrarlo con otros elementos, por ejemplo:

  • una auditoría de la P.I.;
  • una evaluación de los activos;
  • la planificación estratégica;
  • la estructuración de la empresa; y
  • la gestión de los conocimientos.

Este tipo de informe previo al contrato reduce los riesgos y supondrá una mejora duradera de los procesos de registro de datos y toma de decisiones del comprador.

Para concluir las observaciones relativas a la etapa anterior al contrato, señalaremos que analizar los activos de P.I. desde el principio, con creatividad y disciplina y sin ideas preconcebidas, garantiza la obtención del máximo valor, tanto al comprador como al vendedor. Las investigaciones previas merecen ser objeto de una minuciosa atención y pueden tomar entre cuatro y seis meses.

Pie de foto: El riesgo del comprador aumentará si las piezas del rompecabezas no se hacen encajar para obtener una imagen global de la empresa deseada.

Photos.com

Durante el contrato: estructuración y personalización de la compraventa

En toda transmisión de empresas es necesario estructurar la compraventa y personalizar el contrato. En este punto, un buen abogado puede ser especialmente útil. Atendiendo únicamente a los aspectos relacionados con la P.I., el abogado puede tener que estructurar y personalizar la compraventa y el contrato para el comprador o vendedor teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

  • establecimiento de un acuerdo sobre información confidencial, o disposiciones sobre confidencialidad en el contrato o el memorándum de entendimiento;
  • examen de los consentimientos y otras consideraciones en materia de derechos morales y cumplimiento de la legislación sobre privacidad;
  • consecuencias fiscales y patrimoniales de la división del precio de la compraventa entre los diferentes activos vendidos; es decir, asignación de valor a las distintas marcas, derechos de autor, patentes u otra P.I.;
  • seguridades, garantías personales y de otro tipo prestadas por los directivos o representantes del vendedor en relación con la titularidad de los activos de P.I. y otros riesgos asociados a éstos; y
  • establecimiento de limitaciones a la competencia del vendedor y sus representantes; por ejemplo: prohibición de contratar a antiguos empleados, iniciar un negocio similar, u ofrecer servicios a antiguos clientes.

En un entorno tan tenso, urgente y determinante como el de una compraventa de empresas, estas consideraciones figuran entre las han de ser resueltas de un modo más eficiente.

Después del contrato: servicios para evitar problemas

Después del contrato, la P.I. está en el origen de seis causas frecuentes de fracaso en las empresas. Estos factores también pueden afectar a las franquicias. Una vez concertado el pacto y formalizada la operación, los compradores han de estar alerta ante estos seis peligros:

  1. No contemplar todos los aspectos de la P.I. de un modo apropiado o completo en el contrato; en tal caso, surgirán continuos problemas después de la firma.
  2. No emitir documentos en los que se formalicen por escrito las cesiones; por ejemplo, la cesión de los contratos de adquisición de empresas, así como las opciones, garantías de deuda, marcas o patentes.
  3. No preparar un registro completo y actualizado de la P.I. y los nombres de dominio; pueden surgir problemas de incumplimiento de plazos, pérdida de registros y certificados, errores en las direcciones consignadas en los registros oficiales.
  4. No subsanar las deficiencias en la protección de la P.I.; por ejemplo, las que se hayan puesto de manifiesto en una auditoría parcial o total de la P.I. realizada antes o después de la compra.
  5. No nombrar expertos apropiados para que se ocupen de los aspectos relacionados con la P.I. elaborando contratos tipo de concesión de licencias y mejorando la relación de intercambio, entre otras tareas.
  6. No aplicar con carácter general las prácticas recomendadas de protección de la P.I., registro de datos, y gestión general tras la compra.

El fallo número 6 es el resultado de la falta de coordinación e integración entre los sistemas y procesos gerenciales, comerciales, tecnológicos y jurídicos de la empresa. Con esto se cierra el círculo, ya que volvemos a la necesidad de comunicación interdisciplinaria que consideramos en la fase precontractual.

Instrumentos útiles

Para evitar problemas relacionados con la P.I. en la compraventa de empresas y, en general, en las operaciones comerciales, los abogados pueden elaborar los siguientes documentos:

  • Contratos tipo, repertorios de cláusulas, y documentos de gestión.
  • Listas de control, cuestionarios y hojas de instrucciones específicas para la compraventa de empresas.
  • Manuales de auditoría de la P.I.
  • Registros de P.I.
Estudio de caso: Las cifras de una adquisición fallida

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(Photo Rosemont)

¿Dónde está el error?

  1. 1.En 2000, Southcorp Ltd. tenía una cartera de 25 marcas de vino de reconocido prestigio, como Penfolds, Lindemans, Wynns, Seppelt, Seaview y Devil’’s Lair.
  2. 2. A principios de 2001, Southcorp pagó 1.490 millones de dólares australianos en metálico y acciones por Rosemont Estate, que poseía una sola marca. Al año siguiente, Southcorp declaró pérdidas de 923 millones de dólares australianos.
  3. 3. A principios de 2005, Foster Group Ltd. lanzó una oferta de compra en la que se valoraba el conjunto de Southcorp en 3.100 millones de dólares australianos.

¿Pagó Southcorp demasiado por Rosemont? Los observadores han señalado el alto precio pagado por la marca Rosemont (punto 2) si se tiene en cuenta el gran número de marcas que Southcorp poseía en ese momento (punto 1). La insuficiente evaluación previa a la compra suele pagarse cara, como se explica en el artículo adjunto.

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1. Paul Kerin, profesor de Estrategia en la Melbourne Business School, "Doing what comes naturally", BRW (Business Review Weekly - www.brw.com.au), 27 de enero – 2 de febrero de 2005, pág. 10.

2. Todas las empresas tienen activos de P.I., puesto que todas tienen un fondo de comercio o un nombre o marca. Los activos de P.I. abarcan una amplísima variedad de categorías: el código fuente de programas informáticos, conocimientos especializados secretos, listas de clientes, derechos de P.I. adquiridos mediante acuerdos de distribución y franquicia, nombres de dominio, y listas de marcas, derechos de autor y patentes.

3. Véase AS/NZS 4360:2004 Risk Management, SAI Global.

La OMPI en Internet