PCTニュースレター 03/2019: 実務アドバイス
注意: 以下の情報は PCT ニュースレターに当初掲載された時点では正しいものでしたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT ニュースレターが発行されて以降、PCT 規則、実施細則、そしてPCT 様式に修正が行われた可能性があります。また、特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、すでに有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、実務アドバイスの掲載日に施行されている規則がその後修正されていないか慎重にご確認下さい。
出願の戦略: 国際出願を国内(もしくは該当する場合には広域) 官庁または受理官庁としての国際事務局に出願するかどうかを決定する際に検討すべき要素- カナダ国⺠である米国居住者の事例
Q: 当方は米国の特許代理人であり、米国の居住者でありカナダ国⺠であるクライアントから話を受けています。そのクライアントが保護を希望している発明は、米国における先の国内出願の対象でした。クライアントはPCT 出願を提出し、できれば将来その特許権を売却する予定でいます。国際段階の期間中、新しい出願人がアジアの国からでる可能性があります。どの受理官庁に出願を提出するのか決定する際に、どのような要素を考慮する必要があるのでしょうか？
A: PCT規則19.1に従い、国際出願は出願人が国⺠であるおよび/または居住者である締約国の国内官庁、または受理官庁としての国際事務局(RO/IB) に提出される必要があります。
あなたのクライアント(以下"出願人") の国籍と居住地から、当出願人は米国 (RO/US)、カナダ(RO/CA) またはRO/IBの受理官庁(RO) にPCT出願を提出するオプションがあります。以下を含むいくつかの要素が、出願人のROの選択に影響する場合があります。
- 国の安全に関する考慮事項
- 代理人がROに対し業として手続をする権能
- 国際調査機関(ISA) および国際予備審査機関(IPEA) の選択
- ROが受理する言語
- ROに対し電子出願が可能かどうか
- ROが(PCT規則26の2.3に基づく優先権の回復のような) 特定の救済措置(セーフガード) の規定に関して不適合を通知しているかどうか
- 12カ月の優先期間の満了間際に出願する場合のタイムゾーンの時差やROの開庁時間、そして
- 関連する官庁への出願費用(送付手数料やROに支払われる所定のその他の手数料は、官庁間で異なります)、またROが手数料減額を提供しているのか、ならびに手数料の支払方法
あなたの質問で説明された状況を考慮しながら、どの ROに出願するのかを決定する際にあなたが検討したいであろう特定の要点のいくつかを見ていきましょう。これらは網羅的なものではなく、他にも考慮すべき事項があり得る点にご留意ください。
国の安全に関する考慮事項
関連する国内官庁で同一の発明の出願を一定の期間内(国内官庁間で異なる) より前に提出し、他の官庁に出願すべきでない旨の安全保障に関する通知を受け取っていない場合、またはあなたが明示的に請求し許可を得た場合には、多くの場合において他の官庁に出願する許可を得ていると考えられます。米 国の国内法では、国内で行われた発明に対して特許出願の提出に関する制限が設けられていることにご留意ください。国の安全上の理由から他の官庁への国際出願の提出を制限する既知の国内法は、以下に要約されています。以下のリンクからご覧ください。
www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html
RO/USへ出願する場合: 国際出願の主題が先の出願の主題と同一であり、その優先権が国際出願で優先権主張され、かつ国際出願が先の出願と同じ官庁に提出される場合、安全保障に関する必要な点検は通常、国際出願を提出するまでにすでに行われています。そうでない場合には、RO/USは国の安全上の
クリアランスが与えられるまでは、出願処理のためのIBへの(および国際調査の目的のためのISAへの) 出願書類の転送を行いません。
RO/CAまたはRO/IBへ出願する場合: RO/IBまたはRO/CAに直接出願する場合、これらの官庁はどちらも国の安全保障規定の点検は行いません。そのため出願前に、PCT出願が米国の国の安全保障に関する要件に従っていることを確認することは、あなたの責任となります。
ISAとIPEAの選択
特許の保護が最終的に求められる地域に特に関連のある先行技術を調査するISAを選択することが可能な場合には、その選択は有用になり得るでしょう。例えば、特許の保護が日本で求められるのであれば、ISA/JPを選択することは有用な場合があります。当該官庁が日本語の関連する先行技術を発見 する場合があり、言語上の理由から他のISAにはアクセスできない可能性があるためです。あなたが最終的に特許を取得したいのと同じ官庁であるISA (またはIPEA) から肯定的な調査/審査結果を得た場合には、国内審査で当該官庁から肯定的な結果を得ることは容易になるべき点は念頭に置くべきです。しかしながら、ISA (またはIPEA) の選択は国際出願を提出するROに応じて制限されています。
RO/US: RO/USは、以下の庁をISA (およびIPEA) として指定しているため、ISA (およびIPEA) の幅広い選択があります。オーストラリア(AU）、イスラエル(IL）、日本(JP）、大韓⺠国(KR）、ロシア連邦(RU）、シンガポール(SG）、米国の官庁および欧州特許庁(EP）。
RO/CA: RO/CAは、当該官庁のみをISA (またはIPEA) として指定しているため、RO/CAに対し出願した場合、他の官庁をISA (またはIPEA) として選択することはできません。
RO/IB: 管轄ISA (またはIPEA) は、出願人が居住者または国⺠である締約国の、またはその締約国のために行動する国内官庁に対して国際出願が提出された場合と、同様の管轄官庁となります(PCT規則35.3および59.1(b) 参照）。これは、居住国と国籍が異なる出願人が国際出願をRO/IBに対し出願する場合、ROとして行動する国内(または該当する場合は広域) 官庁に対する出願と比較して、より幅広い管轄ISAの選択があることを意味します。例えばあなたの事例では、ISAを選択する際、(出願人の居住国を考慮して) RO/USならびに(出願人の国籍を考慮して) RO/CAによりISA (またはIPEA) として行動するよう指定された官庁を選択できるため、ISA/IPEAの選択範囲を広げることができます。
どの受理官庁に国際出願を提出したかにかかわらず、補充国際調査を提供する機関による当該調査を請求することができます。ただし補充国際調査に指定される機関は、国際調査を実施した機関とは異なる機関であることです。
ROに対し業として手続をする権能
3つのROのいずれも出願人に代理人の選任を求めてはいませんが、代理人が選任される場合には充足 されるべき一定の要件があります。
RO/US: 業として手続を行う権能を有することがUSPTOに登録されていることを条件に、あなたは RO/US に対して出願する場合の国際出願の代理人 として行動する権利があります。
RO/CA: 代理人は、官庁に対して業として手続を行う権能を有する者または法人でなければなりません。あなたがRO/CAに対して行動する権利がなく、出願人が官庁に対して代理人によって代理されることを望む場合には、出願人は要件を満たす別の代理人を選任する必要があります。そうでなければ、あなたは通知のためのあて名として含まれますが、ROまたは国際機関へのいずれの書類の提出も出願人によって署名される必要があります。
RO/IB: PCT締約国の居住者または国⺠が直接RO/IBに国際出願を提出する場合(PCT規則19.1(a)(iii)) にはRO/IB は"世界共通のRO" と見なされますが、この場合にいずれの代理人でもRO/IBに対して代理人として行動できるわけではありません。業として手続を行う権能はPCT規則83.1の21により定められており、どの代理人が特定の国際出願のために行動できるかの問題は、すべての出願人の国籍や居住地に関連しています。出願人は米 国の居住者であり、あなたはおそらくRO/USに対して代理人として行動する権利があるので、(RO/CAに対して業として手続を行う権能を有する代理人と同じように) あなたも関係する国際出願についてもRO/IBに対して代理人として行動する権利も有しているでしょう。
この実務アドバイスで提起されたその他の事項に関する詳細(例えば、許可されている出願言語、ROに対し電子出願が可能かどうか、支払うべき手数料の金額、PCT 規則26 の2.3 に基づく優先権の回復と適用される基準に関する情報) は、PCT 出願人の手引附属書B およびC の関連する官庁をご参照ください。以下のリンクに掲載されています。
www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html
また特定のROが、あなたが出願する可能性のあるROに影響を与えかねない不適合通知があるのかどうかを調べるためには、以下のリンクにある表をご利用ください。
www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
官庁情報を比較するのに役立つ別の資料として、"ePCT Reference Data Lookup" にある"Office Profile" は以下のリンクからご覧ください。
https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/home.xhtml