Manage your International Registration: Discover “Replacement”

Are you the owner of a national or regional trademark registration in a country or region of a Madrid System member that you have later designated in an international trademark registration?

If yes, did you know that your international trademark registration automatically replaces your national or regional registration in the designated countries or regions concerned? Thanks to the Madrid System’s replacement feature, you have the option to let your national or regional registration lapse, whilst retaining its earlier date of protection!

Note: Your national or regional trademark registration remains in place unless you choose not to renew it.

Important! Wait until the end of the five-year dependency period – and be sure that your international trademark registration has been granted protection in the designated Madrid System Member concerned – before you let your national or regional trademark registration lapse!

Your international trademark registration is dependent on your “basic mark” for a period of five years from the date of international registration. If for any reason your basic mark ceases to have effect – for example if it is refused, withdrawn, cancelled or not renewed – within this five-year period, your international trademark registration will be cancelled.

Key benefits of replacement

Replacement streamlines trademark portfolio management and reduces costs, by consolidating national and regional rights into one international trademark registration.
You can renew your international trademark registration following just one procedure, but still benefit from the earlier dates of multiple national or regional trademark registrations.

Conditions of replacement

Your national or regional trademark registration must be valid at the time of designation;
The designation in the international trademark registration must be made at a date later than the registration date of the national trademark registration;
The mark must be the same in both the national/regional and the international trademark registration;
The registration must be in the name of the same holder;
The list of goods and services must overlap (identical or similar).

Tip! Make sure that your later application for an international trademark registration covers all the goods and services that you wish to protect in a Madrid System member!

How do you request replacement?

In fact, you do not need to do anything to take advantage of replacement; it is automatic.

You may however wish to ask the national/regional IP office concerned to “take note of the replacement”. This will provide you with the assurance that the replacement meets all necessary requirements and has taken place.

By “taking note of the replacement”, the IP Office concerned acknowledges in its national trademark register that, although the date of the international trademark registration is more recent, you have protection in its territory from the date of the national/regional registration.

The Office will notify us that they have “taken note of the replacement”, so that we can also record the details in the International Register. The information is then publicly available.

Tip! Different IP Offices have different procedures for “taking note of replacement”. Fees may apply. Find out more in our member profiles available under eMadrid. Simply select the IP Office(s) you are interested in and check the “Replacement“ box on the “Select details“ screen.

A working example of replacement

You have a national trademark registration in Australia, dated January 1, 2010.
On March 1, 2022, you file an application for an international trademark registration, designating Australia.
If the intellectual property (IP) Office in Australia grants protection, then you will have trademark protection in Australia under the international trademark registration from March 1, 2022.
If the international trademark registration matches the national/regional registration (i.e., the same mark, with overlapping goods and services, in the name of the same holder), then it will automatically replace the Australian national trademark registration, retaining its date (January 1, 2010).

Replacement and BREXIT

If you had previously designated the European Union in an international trademark registration, you will know that – because of BREXIT – the original EU designation no longer covers the United Kingdom.

If the UK IPO had granted protection before December 31, 2020, they would automatically have created a new, separate national UK trademark right for you, to ensure continued protection after BREXIT.

If you would like your international trademark registration to cover the UK once again, you can request a subsequent designation using “Expand Protection” under eMadrid. You can then ask the UK IPO to ‘take note’ of the replacement of the national registration. The UK IPO will then indicate – in its national register – that you had protection through a national trademark registration in the UK, with a reference to the original EU designation date from your international trademark registration.

Find out more

Video: "Transformation and replacement of an international trademark registration" (webinar recording)
Guide to the Madrid System (paragraphs 823 to 842)

هل أنت صاحب تسجيل لعلامة تجارية وطنية أو إقليمية في بلد أو منطقة عضو في نظام مدريد قمت بتعيينها لاحقًا في تسجيل دولي لعلامة تجارية؟

إن كانت الإجابة بنعم، فهل تعلم أن التسجيل الدولي لعلامتك التجارية يحل تلقائيًا محل تسجيلك الوطني أو الإقليمي في البلدان أو المناطق المعيّنة المعنية! وبفضل ميزة الاستعاضة في نظام مدريد، لديك خيار ترك تسجيلك الوطني أو الإقليمي ينقضي، مع الاحتفاظ بتاريخ الحماية السابق!

ملاحظة: يظل تسجيل علامتك التجارية الوطنية أو الإقليمية ساريًا ما لم تختر عدم تجديده.

هام! انتظر حتى نهاية فترة التبعية البالغة خمس سنوات - وتأكد من أن التسجيل الدولي لعلامتك التجارية قد حظي بالحماية في عضو نظام مدريد المعيّن المعني - قبل أن تنتهي مدة تسجيل علامتك التجارية الوطنية أو الإقليمية!

ويكون التسجيل الدولي لعلامتك التجارية تابعاً "لعلامتك الأساسية" لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي. وإذا ما توقف تأثير علامتك الأساسية لأي سبب من الأسباب - على سبيل المثال، في حال تم رفضها أو سحبها أو إلغاؤها أو عدم تجديدها - خلال فترة الخمس سنوات هذه، فسيلغى التسجيل الدولي لعلامتك التجارية.

الفوائد الرئيسية للاستعاضة

تؤدي الاستعاضة إلى تبسيط إدارة محفظة العلامات التجارية وتقليل التكاليف، من خلال دمج الحقوق الوطنية والإقليمية في تسجيل دولي واحد للعلامة التجارية.
يمكنك تجديد التسجيل الدولي لعلامتك التجارية باتباع إجراء واحد فقط، ولكن مع إمكانية الاستفادة من التواريخ السابقة لتسجيلات العلامات التجارية الوطنية أو الإقليمية المتعددة.

شروط الاستعاضة

يجب أن يكون تسجيل علامتك التجارية الوطنية أو الإقليمية صالحًا في وقت التعيين؛
يجب أن يتم التعيين في التسجيل الدولي للعلامة التجارية في تاريخ لاحق لتاريخ تدوين تسجيل العلامة التجارية الوطنية؛
يجب أن تكون العلامة هي ذاتها في كلي التسجيل الوطني/الإقليمي والدولي للعلامة التجارية؛
يجب أن يكون التسجيل باسم نفس صاحب التسجيل؛
يجب أن تكون قائمة السلع والخدمات متداخلة (متطابقة أو متشابهة).

نصيحة! تأكد من أن طلبك الأخير للتسجيل الدولي للعلامة التجارية يشمل جميع السلع والخدمات التي ترغب في حمايتها في أحد أعضاء نظام مدريد!

كيف تطلب الاستعاضة؟

في الحقيقة، لا تحتاج إلى القيام بأي شيء للاستفادة من الاستعاضة؛ لأنها عملية تلقائية.

ولكن، قد ترغب في أن تلتمس من مكتب الملكية الفكرية الوطني/الإقليمي المعني "الإحاطة علماً بالاستعاضة". وسيوفر لك ما سبق ضمانًا بأن الاستعاضة تلبي جميع المتطلبات الضرورية وأنها قد تمت.

ومن خلال "الإحاطة علماً بالاستعاضة"، يقر مكتب الملكية الفكرية المعني في سجل العلامات التجارية الوطني الخاص به بأنه، على الرغم من أن تاريخ التسجيل الدولي للعلامة التجارية هو تاريخ أحدث، فإنك تتمتع بالحماية في إقليمه اعتباراً من تاريخ التسجيل الوطني/الإقليمي.

وسيقوم المكتب بإخطارنا بأنه قد "أحاط علماً بالاستعاضة"، حتى نتمكن أيضًا من تدوين التفاصيل في السجل الدولي. ومن ثم تصبح المعلومات متاحة للعامة.

نصيحة! تختلف إجراءات "الإحاطة علماً بالاستعاضة" بين مكاتب الملكية الفكرية المختلفة. وقد تطبّق رسوم. اكتشف المزيد في قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء نظام مدريد المتوفرة في خدمة eMadrid. ما عليك سوى تحديد مكتب (مكاتب) الملكية الفكرية الذي يهمك وتحديد مربع "الاستعاضة" في شاشة "تحديد التفاصيل".

مثال عملي للاستبدال

لديك تسجيل وطني لعلامة تجارية في أستراليا بتاريخ 1 يناير 2010؛
في 1 مارس 2022، أودعت طلب تسجيل دولي لعلامة تجارية، يعين أستراليا.
في حال مُنحت لك الحماية من قبل مكتب الملكية الفكرية في أستراليا، فستتمتع بحماية العلامة التجارية في أستراليا بموجب التسجيل الدولي للعلامة التجارية اعتبارا من 1 مارس 2022.
إذا كان التسجيل الدولي للعلامة التجارية يطابق التسجيل الوطني/الإقليمي (أي نفس العلامة، تغطي ذات السلع والخدمات، باسم نفس صاحب التسجيل)، فإنه سيحل محل التسجيل الوطني الأسترالي للعلامة التجارية تلقائيًا، مع الاحتفاظ بتاريخه (1 يناير 2010).

الاستعاضة والبريكسيت

إن كنت قد قمت سابقًا بتعيين الاتحاد الأوروبي في تسجيل دولي للعلامات التجارية، فستعرف أنه - بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - لم يعد التعيين الأصلي للاتحاد الأوروبي يغطي المملكة المتحدة.

وفي حال كان مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية قد منح الحماية قبل 31 ديسمبر 2020، فإنه قد أنشأ لك تلقائيًا حق علامة تجارية وطني جديد ومنفصلة في المملكة المتحدة، لضمان استمرار الحماية بعد البريكسيت.

إذا كنت ترغب في أن يشمل التسجيل الدولي لعلامتك التجارية المملكة المتحدة مرة أخرى، فيمكنك طلب تعيين لاحق باستخدام "توسيع حماية تسجيلك" في eMadrid. ويمكنك بعد ذلك أن تطلب من مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية "الإحاطة علماً" بالاستعاضة للتسجيل الوطني. وسيشير مكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية بعد ذلك - في سجله الوطني - إلى أنك حصلت على الحماية من خلال تسجيل وطني لعلامة تجارية في المملكة المتحدة، مع الإشارة إلى تاريخ التعيين الأصلي للاتحاد الأوروبي من التسجيل الدولي لعلامتك التجارية.

اكتشف المزيد

فيديو: "تحويل واستبدال تسجيل العلامات التجارية الدولي" (تسجيل ندوة إلكترونية
دليل نظام مدريد (الفقرات من 823 إلى 842)