WIPO Arbitration and Mediation Center
UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER
Unilin BVBA v. SmartLogic
Zaaknr. DNL2012-0050
1. Partijen
De Eiser is Unilin BVBA uit Wielsbeke, België, vertegenwoordigd door Novagraaf Belgium NV/SA, België.
De Verweerder is SmartLogic uit Utrecht, Nederland, intern vertegenwoordigd.
2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam <quickstep.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via SmartLogic.
3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 augustus 2012. Het Instituut heeft op 14 augustus 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 augustus 2012 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 augustus 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 september 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 5 september 2012.
Op 12 september 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 16 oktober 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.
Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 31 oktober 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Procestaal
Volgens artikel 17.2 van de Regeling, zal de behandeling van de aanhangig gemaakte procedure in de Engelse taal geschieden indien de eiser of de verweerder niet in Nederland woonachtig of gevestigd is. Echter, volgens dit artikel kan de geschillenbeslechter in bijzondere omstandigheden (zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn) beslissen dat het Nederlands de procestaal is.
De Geschillenbeslechter beslist dat het Nederlands de procestaal is. Uit de door de Eiser ingediende stukken blijkt dat ook de Eiser de Nederlandse taal machtig is, hetgeen ook geldt voor de Eisers vertegenwoordiger in deze zaak.
4. Feitelijke Achtergrond
De Eiser is een bedrijf dat zich richt op de verkoop van laminaat en parket. De Eiser is onder meer houder van het Benelux woordmerk QUICKSTEP, gedeponeerd onder nummer 1121872 op 26 oktober 2006 en het gemeenschapsbeeldmerk QUICK STEP, geregistreerd onder nummer 3581568, gedeponeerd op 10 december 2003 en geregistreerd op 23 juni 2005 (de “Merken”).
De Domeinnaam is op 27 december 2005 door de Verweerder geregistreerd. Aan de Domeinnaam is geen actieve website gekoppeld.
Eerder in 2012 is de Verweerder benaderd, kennelijk door of namens de Eiser, met de vraag wat de koopprijs voor de Domeinnaam is.
5. Stellingen van Partijen
A. Eiser
De Eiser stelt dat de Domeinnaam gelijk is aan, of verwarringwekkend overeenstemt met, de Merken. Verder stelt de Eiser dat de Merken grote bekendheid genieten en voert als bewijs hiervoor onder meer een aantal recente tijdschriftpublicaties aan.
Voorts stelt de Eiser dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens de Eiser is de Verweerder geen houder van een merk of ander recht voor “quickstep”. De Eiser stelt dat niet blijkt dat de Verweerder de Domeinnaam gaat gebruiken. De Eiser verwijst hierbij onder meer naar het feit dat de Domeinnaam niet naar actieve content linkt en daarnaast noemt de Eiser dat in de WhoIs-gegevens van de Domeinnaam bij “Status” wordt genoemd “inactief”. Verder stelt de Eiser dat de Verweerder een geschiedenis heeft als domeinnamenkaper en wijst daarbij onder meer op Komatsu Europe International N.V. v. [verweerder], WIPO Zaaknr. DNL2009-0006.
Tot slot stelt de Eiser dat het registreren van een domeinnaam om deze vervolgens te verkopen tegen een kostprijs die ver boven de registratieprijs ligt, duidt op gebruik van de domeinnaam te kwader trouw.
B. Verweerder
De Verweerder stelt dat de inschrijvingsdatum van enkele van de Merken ligt na de registratiedatum van de Domeinnaam en dat hij de Domeinnaam nooit heeft gebruikt voor waren of diensten in de klassen van de betreffende depots. Ten aanzien van de Merken waarvan de inschrijvingsdata ouder zijn dan de registratiedatum van de Domeinnaam merkt de Verweerder op dat het beeldmerken betreft die zijn opgebouwd uit meerdere elementen; de generieke elementen “quick” en “step” gescheiden door een onderscheidingsteken en vier andere elementen. Voorts stelt de Verweerder dat door de generieke term “quickstep” (de naam van een dans) niet te gebruiken met betrekking tot laminaat/vloeren, er geen sprake is van verwarring.
Volgens de Verweerder biedt hij al enige tijd geen waren of diensten aan onder de Domeinnaam. In het verleden heeft hij de Domeinnaam echter legitiem gebruikt voor een website over de dans quickstep. Als bewijs daarvoor legt de Verweerder een screenshot over van de website die in 2006 gekoppeld was aan de Domeinnaam, verkregen via de website “www.archive.org”. De Verweerder stelt voornemens te zijn in de toekomst de Domeinnaam weer legitiem te gaan gebruiken. De Verweerder stelt ook dat het te koop aanbieden van de (generieke) Domeinnaam een legitiem belang oplevert.
De Verweerder stelt vervolgens dat niet hij, maar de Eiser, het initiatief heeft genomen voor de onderhandeling om de Domeinnaam te verkopen. Onder verwijzing naar Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Case No. DNL2010-0009 stelt de Verweerder dat het feit dat de Domeinnaam (op initiatief van de Eiser) te koop is aangeboden, onvoldoende is om te concluderen dat de registratie en/of het gebruik te kwader trouw is.
6. Oordeel en Bevindingen
A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
De Eiser heeft aangetoond dat hij onder meer rechthebbende is van het Benelux woordmerk QUICKSTEP. Dit merk en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. De Domeinnaam bestaat immers volledig uit het merk QUICKSTEP. Het toplevel domein “.nl” mag bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).
De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1(a) van de Regeling.
B. Recht of Legitiem Belang
Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling moet de Eiser aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat de Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna de Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701, <accorreviews.com>).
De Domeinnaam bestaat uit de beschrijvende aanduiding “quickstep”, wat ook in Nederland de naam is van een (zij het enigszins ouderwetse) dans. Het gebruik van de Domeinnaam voor een website over de dans “quickstep” kan een bona fide gebruik van de Domeinnaam opleveren (onder meer Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, WIPO Case No. D2008-0666, <terroni.com>).
De Eiser heeft niet aangetoond dat de Domeinnaam is gebruikt om te profiteren van de Merken, bijvoorbeeld door deze te laten verwijzen naar een website met gesponsorde links naar andere websites met producten van de Eiser en/of diens concurrenten. Ware dat wel het geval, dan zou het oordeel kunnen luiden dat de links hoofdzakelijk zijn gekozen om in het kielzog te kunnen varen van de Merken, in welk geval er geen sprake zou zijn van het gebruik van de Domeinnaam voor een bona fide aanbod van producten of diensten. In dat geval zou er dus geen legitiem belang zijn (zie onder meer mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141 en Champagne Lanson v. Development Services/MailPlanet.com, Inc., WIPO Case No. D2006-0006).
Deze situatie doet zich echter, uitsluitend afgaande op de Eis en het Verweerschrift en de door partijen overgelegde bewijsstukken, in dit geval niet voor. Het feit dat geen actieve website is gekoppeld aan de Domeinnaam is op zich onvoldoende om te oordelen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Hoewel het overgelegde bewijs geen inzicht geeft in de met de Merken door de jaren heen bereikte omzet, de door de Eiser gedane reclame-inspanningen of de bekendheid in de Benelux, hoeft de Geschillenbeslechter in elk geval niet in de vraag van de bekendheid van de Merken te treden. Mede gezien het feit dat het dominante element van de Domeinnaam (“quickstep”) een generiek woord is, is goed denkbaar dat de Domeinnaam in de toekomst (weer) voor een geoorloofd doel wordt gebruikt. De Eiser heeft geen feiten aangevoerd die op het tegendeel duiden.
De Geschillenbeslechter oordeelt dat de Eiser derhalve niet heeft aangetoond dat de Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, zodat niet is voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1(b) van de Regeling.
C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw
Nu niet is voldaan aan de tweede grond komt de Geschillenbeslechter niet toe aan de behandeling van de derde grond.
7. Uitspraak
Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 14 november 2012