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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão v. Fernando Alcântara Mendonça, Brasil Em Folhas S/A
Caso No. D2017-1839
1. As Partes
A Reclamante é B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, de São Paulo, Brasil, representada por Gusmão & Labrunie Advogados, Brasil.
O Reclamado é Fernando Alcântara Mendonça, Brasil Em Folhas S/A de Aparecida de Goiânia, Brasil.
2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro
Os nomes de domínio em disputa são <b3.money> e <b3money.com> e encontram-se registrados perante Name.com, Inc. (Name.com LLC) (“Unidade de Registro”).
3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada em português ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 21 de setembro de 2017, inicialmente apenas em relação ao nome de domínio em disputa <b3.money>. Em 22 de setembro de 2017, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa <b3.money>. Em 25 de setembro de 2017, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa <b3.money>, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e informando seus dados de contato e informando que o contrato de registro encontra-se em idioma que difere do idioma utilizado na Reclamação.
Em 26 de setembro de 2017, o Centro recebeu um e-mail do Reclamado.
O Centro enviou comunicação por e-mail às partes em 26 de setembro de 2017 acerca do idioma do procedimento. Na mesma data, a Reclamante enviou e-mail ao Centro requerendo que o português seja o idioma do procedimento e apresentando um aditamento à Reclamação para adicionar o nome de domínio em disputa <b3money.com> ao procedimento.
Em 3 de outubro de 2017, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa <b3money.com>. Na mesma data, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa <b3money.com>, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e informando seus dados de contato e que o contrato de registro encontra-se em inglês.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).
De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo se iniciou em 4 de outubro de 2017. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 24 de outubro de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 25 de outubro de 2017, o Centro informou às Partes que iria proceder à nomeação do Painel.
O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como o Especialista do Painel, em 7 de novembro de 2017. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.
4. Questões de Fato
A Reclamante é a bolsa de valores mobiliários brasileira, resultado da fusão da BMFBOVESPA (esta decorrente da fusão entre BM&F e BOVESPA) com a CETIP, Central Depositária de Títulos Privados, aprovada em março de 2017 pelas autoridades brasileiras (Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência – CADE).
Em 10 de maio de 2017 teve a alteração de seu nome empresarial deliberada em Assembleia Geral, tendo depositado, em 26 de outubro de 2016, a marca mista B3 sob o No. 911826661 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e adquirido o nome de domínio <b3.com.br>, registrado em 12 de julho de 2013.
Os nomes de domínio em disputa <b3.money> e <b3money.com> foram registrados em 30 de abril de 2017 e atualmente são redirecionados para a página disponível em “www.brasilemfolhas.com”, que traz notícias em português.
5. Alegações das Partes
A. Reclamante
Afirma a Reclamante que, tendo efetuado depósito de pedido de registro para a marca B3 em 26 de outubro de 2016 com a qual pretendia designar o resultado da consolidação do mercado mobiliário brasileiro, iniciou maciça campanha publicitária da mudança de sua marca e denominação social em março de 2017, tão logo foi aprovada essa fusão pelas autoridades concorrenciais e regulatórias brasileiras.
Segundo a Reclamante, sua marca B3 não é descritiva em relação aos serviços que visa distinguir, e é amplamente utilizada desde sua adoção, até por se referir à única bolsa de valores brasileira (e a quinta maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo, com patrimônio de USD 13 bilhões), tendo ela adquirido distintividade e direitos sobre marca não registrada para efeitos da Política.
Destaca a Reclamante, ainda, que sua marca conquistou, apesar do curto período de tempo de utilização, posição de destaque pela natureza dos serviços por ela assinalados, sendo hoje amplamente conhecida no mercado financeiro por seu uso ostensivo e larga publicidade e divulgação (anexo X à Reclamação).
Os nomes de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduzem a marca B3 e são aptos a causar confusão intencional com esta.
Sustenta a Reclamante que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa visto que:
(i) ela é a única a deter direitos anteriores sobre o termo “B3” que integra seu nome empresarial, foi por ela depositado como marca anteriormente aos registros dos nomes de domínio em disputa, está registrada por ela como nome de domínio anterior sob o “.br”, e é por ela utilizada como sinal distintivo no mercado;
(ii) o Reclamado não detém direito ou interesses legítimos ou uso anterior à Reclamante em relação à expressão “B3”;
(iii) o Reclamado não é comumente conhecido ou identificado pela expressão “B3”, nem possui marca equivalente;
(iv) os nomes de domínio em disputa são redirecionados para a página disponível em “www.brasilemfolhas.com” que reproduz notícias de meios de comunicação brasileiros (Anexo XI).
Por seu turno, assevera a Reclamante que os nomes de domínio em disputa foram registrados em má-fé na medida em que o Reclamado os registrou pouco tempo após o anúncio da fusão corporativa da Reclamante e de sua nova denominação e marca, reproduzida nos nomes de domínio em disputa.
Segundo a Reclamante, a corroborar com essa assertiva está o fato de que a página que esteve ativa em relação ao nome de domínio em disputa <b3.money> reproduzia a exata forma de apresentação de sua marca B3 (Anexo XII à Reclamação), o que denota o indubitável conhecimento do Reclamado acerca da marca da Reclamante.
Efetuou a Reclamante tentativa de contato ao serviço de privacidade em nome de quem inicialmente estava registrado o nome domínio em disputa <b3.money>, tendo recebido contato do Reclamado, por telefone, na mesma data oferecendo-o à venda por BRL 300.000,00 (trezentos mil reais), o que, no entender da Reclamante, claramente demonstra a tentativa de lucro com a venda do nome de domínio em disputa (Anexo XIV à Reclamação).
Por fim, a Reclamante indica ser o Reclamado titular de outros nomes de domínio que potencialmente reproduzem marcas de terceiros como <folhas.news>; <aparecida.tv.br> e <goiania.tv.br>.
B. Reclamado
O Reclamado não apresentou resposta formal à Reclamação.
Em 26 de setembro de 2017, o Reclamado enviou mensagem ao Centro, em inglês, afirmando ser o nome de domínio em disputa <b3.money> parte do sítio do jornal Brasil em Folhas, disponível em “www.brasilemfolhas.com” relativo à seção de economia. Esse jornal, afirmou ele, seria sediado em Aparecida de Goiânia, Brasil, e teria periodicidade diária e distribuição em todo o território brasileiro.
Asseverou o Reclamado, por fim, que qualquer interrupção ou modificações ao nome de domínio em disputa causarão prejuízos.
6. Idioma do Procedimento
De acordo com o parágrafo 11 das Regras, o idioma do procedimento deve ser o idioma do contrato de registro do nome de domínio em disputa. Contudo, o Especialista pode determinar que o idioma do procedimento seja diferente do idioma do contrato de registro tendo em vista as circunstâncias do procedimento administrativo.
Ao apresentar seu requerimento para que o idioma do procedimento fosse o português, a Reclamante sustentou que esse idioma deveria ser utilizado tendo em vista a nacionalidade brasileira de ambas as Partes; sua localização no Brasil; ter havido troca de correspondência entre as Partes, anterior à propositura do procedimento, em português e o fato de que o sítio de rede eletrônica para o qual são redirecionados os nomes de domínio em disputa está redigido exclusivamente em português, o que confirma a familiaridade do Reclamado com esse idioma.
O Reclamado, por seu turno, teve a oportunidade de comentar ou se opor ao requerimento da Reclamante para que o idioma do procedimento fosse o português. No entanto, nenhuma comunicação foi recebida pelo Centro nesse sentido, ainda que todas as comunicações do Centro tenham sido efetuadas tanto em inglês quanto em português (conforme preconiza a seção 4.5.2 da Síntese das Opiniões dos Paineis Administrativos da OMPI sobre determinadas questões relacionadas à UDRP, terceira edição (“Síntese da OMPI 3.0”)).
Em face da nacionalidade brasileira de ambas as partes e do fato de estarem ambas localizadas no Brasil, não se vislumbra a possibilidade de prejuízo para o Reclamado no fato de a Reclamação ter sido redigida em português. Além disso, como também indica a seção 4.5.1 da Síntese da OMPI 3.0, entende este Especialista que ambas as Partes tiveram a oportunidade de se manifestar e foram tratadas de forma equânime e que uma determinação para a tradução da Reclamação para o inglês acarretaria potencialmente atrasos e gastos desnecessários ao deslinde da disputa.
Assim sendo, o Especialista entende que o idioma do procedimento deve ser o português tendo em vista que: (i) ambas as Partes possuem nacionalidade brasileira; (ii) ambas as Partes estão localizadas no Brasil; (iii) a correspondência anterior à apresentação da Reclamação se deu em português; (iv) o conteúdo do sítio de rede eletrônica para o qual são redirecionados os nomes de domínio em disputa está redigido exclusivamente em português; (v) o Reclamado não se opôs a que o idioma do procedimento fosse o português; (vi) não há qualquer prejuízo para o Reclamado na utilização do português como o idioma do procedimento e, finalmente, que (vii) determinar a tradução da Reclamação para o inglês acarretaria potencialmente atrasos e gastos desnecessários ao deslinde da disputa.
7. Análises e Conclusões
O parágrafo 4(a) da UDRP estabelece os três requisitos que devem ser preenchidos para que o Especialista determine a transferência dos nomes de domínio em disputa à Reclamante:
i. que os nomes de domínio em disputa sejam idênticos ou confundíveis com uma marca sobre a qual a Reclamante detenha direitos; e
ii. que o Reclamado não possua direitos ou legítimos interesses em relação aos nomes de domínio em disputa; e
iii. que os nomes de domínio em disputa tenham sido registrados e estejam sendo utilizados em má-fé.
A Reclamante, portanto, deve provar neste procedimento administrativo cada um destes três elementos para que os nomes de domínio em disputa sejam a ela transferidos, de acordo com o parágrafo 4(a) da UDRP.
A. Identidade ou semelhança passível de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante
A Reclamante informa ser a titular de pedido de registro brasileiro para a marca B3, formulado em 26 de outubro de 2016 e ainda pendente de análise pelo INPI. A seção 1.1.4 da Síntese da OMPI 3.0 é bastante clara ao estabelecer que um pedido de registro de marca por si só não é suficiente para estabelecer direitos marcários de acordo com o parágrafo 4(a)(i) da UDRP.
Não obstante, a Reclamante baseia sua Reclamação em seus direitos marcários não-registrados. Demonstrou a Reclamante maciça campanha publicitária da mudança de sua marca para a atual marca B3 em março de 2017, tão logo foi aprovada a fusão com a CETIP pelas autoridades concorrenciais e regulatórias brasileiras, bem como reconhecimento dessa marca pelo público e mídia generalizada que a identificam com a Reclamante.
A já referida Síntese da OMPI 3.0, em sua seção 1.3, indica ser possível o reconhecimento da existência de direitos sobre marca não registrada, em casos em que uma marca tenha adquirido um rápido grau de reconhecimento considerando o escopo de suas atividades e a natureza dos produtos ou serviços de um reclamante, ainda que tal reclamante esteja localizado em um país que adote civil law. Entende este Especialista enquadrar-se este caso precisamente nesta hipótese dada a singularidade da atuação da Reclamante (a única bolsa de valores mobiliários brasileira) e a larga divulgação e menção à sua nova marca. Ademais, não pode a Reclamante ser prejudicada em razão da excessiva demora na análise de seu pedido de registro de marca pela autarquia brasileira, fato este inclusive já reconhecido por decisões do Superior Tribunal de Justiça do Brasil (ver, e.g., Recurso Especial 1032104/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado em 24 de agosto de 2011).
O Especialista conclui, portanto, que a Reclamante comprovou direitos marcários sobre a marca B3 para fins do parágrafo 4(a)(i) da UDRP.
O nome de domínio em disputa <b3.money> reproduz integralmente a marca B3 da Reclamante com o acréscimo do domínio de topo genérico (“gTLD”, em sua sigla em inglês) “.money”. O nome de domínio em disputa <b3money.com> reproduz integralmente a marca B3 da Reclamante com o acréscimo da palavra “money” e do gTLD “.com”. O Especialista conclui que tais acréscimos não são suficientes para afastar a semelhança dos nomes de domínio em disputa com a marca B3 da Reclamante.
Em razão do exposto, o Especialista entende que os nomes de domínio em disputa são semelhantes à marca da Reclamante, estando preenchido o parágrafo 4(a)(i) da UDRP.
B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado sobre o nome de domínio em disputa
O parágrafo 4(c) da UDRP traz uma lista não exaustiva de circunstâncias que podem indicar que o reclamado possui direitos ou legítimos interesses sobre um nome de domínio em disputa. Estas circunstâncias são as seguintes:
(i) anteriormente a qualquer notícia da disputa, que o uso feito pelo Reclamado dos, ou os preparativos demonstráveis de utilização dos, nomes de domínio em disputa ou de um nome correspondente aos nomes de domínio em disputa em conexão com uma oferta em boa-fé de bens ou de serviços; ou
(ii) que o Reclamado (como um indivíduo, empresa ou outra organização) seja comumente conhecido pelos nomes de domínio em disputa, mesmo que não tenha adquirido quaisquer direitos sobre uma marca comercial ou marca de serviço a ele relativa; ou
(iii) que o Reclamado esteja fazendo uma utilização não-comercial legítima ou de boa-fé dos nomes de domínio em disputa, sem intenção de obter ganho comercial no redirecionamento enganador do consumidor ou apto a denegrir a marca comercial ou marca de serviço em questão.
A Reclamante realizou uma demonstração prima facie da ausência de direitos e legítimos interesses do Reclamado sobre os nomes de domínio em disputa. De acordo com a Síntese da OMPI 3.0, seção 2.1, em tais casos o ônus de produção de provas recai sobre o Reclamado.
Na breve mensagem enviada ao Centro em 26 de setembro de 2017, o Reclamado apenas afirma que o nome de domínio em disputa <b3.money> seria utilizado em conexão com a seção de economia do seu jornal “Brasil em Folhas”, e que qualquer interrupção ou modificações ao nome de domínio em disputa lhe causariam prejuízos. O Reclamado, ao enviar apenas essas singelas afirmações sem qualquer suporte probatório e ao não responder formalmente à Reclamação, deixou de invocar quaisquer circunstâncias que poderiam demonstrar, de acordo com o parágrafo 4(c) da UDRP, direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa.
Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o Reclamado detenha quaisquer direitos ou legítimos interesses ou uso anterior à Reclamante em relação à expressão “B3”, também não existindo qualquer indício de que o Reclamado seja comumente conhecido ou identificado pelos nomes de domínio em disputa (não consta essa expressão dos dados relativos ao titular dos nomes de domínio, não está ela nas páginas disponíveis referentes aos nomes de domínio em disputa, nem há notícia de que o Reclamado possua marca equivalente).
Diante das evidências trazidas a este Especialista pela Reclamante e o indício de que o sítio para o qual são redirecionados os nomes de domínio em disputa não possui conteúdo de efetiva criação do Reclamado, mas dele constam links patrocinados que potencialmente geram receita ao Reclamado, este Especialista entende que o Reclamado não possui direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa, estando preenchido o parágrafo 4(a)(ii) da UDRP.
C. Existência de má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado
A UDRP indica no parágrafo 4(b)(iv) que poderá caracterizar o registro e uso em má-fé dos nomes de domínio em disputa a utilização destes com a intenção de atrair, para efeitos de ganho comercial, usuários da Internet ao seu sítio ou a qualquer outra localização online, criando uma possibilidade de confusão com a marca da Reclamante quanto à origem, patrocínio, afiliação ou subscrição do seu sítio ou localização ou de produto ou serviço no seu sítio ou localização.
Neste caso, tanto o registro quanto o uso dos nomes de domínio em disputa em má-fé estão presentes em razão:
(i) do momento do registro dos nomes de domínio em disputa considerando o anúncio, poucos dias antes, da nova denominação da Reclamante, conforme entendimento já consolidado por decisões anteriores sob a UDRP (ver a seção 3.8.2 da já referida Síntese da OMPI 3.0);
(ii) da reprodução da marca B3 da Reclamente nos nomes de domínio em disputa com o acréscimo do termo “money”, que significa “dinheiro” em inglês, o que demonstra a intenção do Reclamado de criar uma associação com a Reclamante e incrementa as chances de confusão entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante;
(iii) da reprodução da logomarca B3 da Reclamante na versão anterior da página relativa ao nome de domínio em disputa <b3.money>, que evidencia indubitável conhecimento pelo Reclamado da Reclamante;
(iv) da oferta à venda do nome de domínio em disputa <b3.money> pela exorbitante quantia de BRL 300.000,00, formulada pelo Reclamado;
(v) do atual redirecionamento dos nomes de domínio em disputa para página que potencialmente gera receita ao Reclamado em razão de anúncios (links patrocinados), o que corrobora a intenção de lucro pelo Reclamado a partir dos esforços da Reclamante na consolidação de sua marca;
(vi) a contratação de serviço de privacidade pelo Reclamado, buscando dificultar a identificação de sua verdadeira identidade,
(vii) a indicação do que aparente ser endereço inexistente, após a revelação do verdadeiro titular, nos dados de cadastro relativos aos nomes de domínio em disputa e
(viii) a existência de outros nomes de domínio detidos pelo Reclamado que potencialmente reproduzem marcas de terceiros.
Pelas razões acima, a conduta do Reclamado deve ser considerada, no ver deste Especialista, como má-fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa, conforme o parágrafo 4(b)(iv) da UDRP, estando preenchido o parágrafo 4(a)(iii) da UDRP.
8. Decisão
Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que os nomes de domínio em disputa <b3.money> e <b3money.com> sejam transferidos à Reclamante.
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 17 de novembro de 2017