Pérou

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0222-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 676240-2016/DSD

 

ACCIONANTE: ALPHA CHEM CO., LTD.

 

EMPLAZADA: INVERSIONES MARIO ALONSO E.I.R.L.

 

Acción de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075 – Mala fe

 

Lima, dos de febrero de dos mil dieciocho.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 9 de setiembre de 2016, Alpha Chem Co., Ltd. (República de Corea) solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940), que distingue productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. Señaló lo siguiente:

 

- Es titular en la República de Corea de la marca INK-MATE y logotipo, con Certificado N° 40-0449691, registrada el año 1998.

 

- La emplazada, sin ninguna autorización ni comunicación previa, registró la marca objeto de nulidad a fin de procurarse un beneficio ajeno y excluir a los clientes de su empresa del mercado peruano.

 

- Promociona y vende sus productos a través de su web internacional http://alphachem.net.

 

- El diseño de su marca es idéntico al registro de la marca objeto de nulidad, con lo cual quedó demostrado el conocimiento previo de su marca por parte de la emplazada y la forma desleal de su proceder, la cual debe rechazarse con la aplicación de la causal de mala fe.

 

- Adquirió tintas de la emplazada, conforme se aprecia en la factura N° 0001-001520, en las cuales encontró una etiqueta con la indicación que fueron fabricadas por Alpha Chem Co., Ltd.

 

- Cuenta con derechos de autor sobre el diseño y formas características de las letras de su marca INK-MATE y diseño.

 

- Amparó su acción en lo establecido en los Artículos 136 literal f), 172 y 173 de la Decisión 486.

 

- Adjuntó medios probatorios.

 

Con fecha 6 de octubre de 2016, Alpha Chem Co., Ltd.  agregó que:

 

- Existen importaciones de tinta identificadas con su marca provenientes de Corea, hasta cuatro años antes del registro de la marca objeto de nulidad, lo que demuestra la mala fe de la emplazada.

 

- Asimismo, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. denunció a los clientes de su empresa con la finalidad de apropiarse de la mercadería original fabricada y exportada por su empresa. Adjuntó medios probatorios adicionales.

 

Con fecha 7 de noviembre de 2016, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. absolvió el traslado de la acción de nulidad e indicó lo siguiente:

 

- La accionante solicitó con anterioridad, mediante Expediente N° 549314-2013, la nulidad del registro de su marca sustentada en la supuesta existencia de mala fe al obtener el registro y en la aplicación del Convenio de Washington; sin embargo, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad y dicha resolución quedó consentida.

 

- La accionante pretende plantear una acción de nulidad en base a los mismos fundamentos que planteó en el Expediente N° 549314-2013, el cual tiene la calidad de cosa juzgada (sic).

 

- Los argumentos de la accionante deben ser rechazados de plano, puesto que, de forma temeraria, no puso en conocimiento de la Administración que anteriormente intentó la nulidad del registro en un procedimiento previo.

 

- La marca objeto de nulidad no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas ni relativas de registro.

 

Con fecha 16 de noviembre de 2016, Alpha Chem Co., Ltd. señaló que la nulidad planteada en el presente procedimiento no se basa en la misma norma en la que se basó la acción de nulidad seguida en el Expediente N° 549314-2013.

 

Con fecha 5 de diciembre de 2016, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. señaló que la accionante falta a la verdad al señalar que su acción de nulidad se basó únicamente en la Convención de Washington.

 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, Alpha Chem Co., Ltd. reiteró sus fundamentos.

 

Mediante Resolución N° 1084-2017/CSD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Alpha Chem Co., Ltd.  y, en consecuencia, declaró NULO el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado N° 194940), a favor de Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. Consideró lo siguiente:

 

Cuestiones previas

 

► Invocación de supuestos de competencia desleal como fundamentos de nulidad

La Comisión interpreta que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre en ella, en ese sentido, la alegada conducta desleal del emplazado será analizada como una invocación de mala fe.

 

► Respecto de lo alegado por la emplazada en cuanto a la cosa juzgada o cosa decidida.

En el presente caso, si bien el Decreto Legislativo 1075 – norma aplicable al presente caso en cuanto a la parte procedimental- establece una restricción al ejercicio de la acción de nulidad, ello no se configura en el presente caso.

 

Derecho de autor invocado por la accionante

 

- La accionante señaló que cuenta con derechos de autor sobre el diseño y forma de las letras de su marca INK-MATE, la cual es una palabra forjada de original creación de su empresa.

 

- Mediante Memorando N° 2522-2016/DSD-Mco se solicitó a la Dirección de Derecho de Autor se sirva emitir informe en el cual se detalle si, conforme a la legislación vigente en la materia, el signo INK-MATE y grafía, goza de protección de acuerdo con la legislación de Derecho de Autor.

 

- Mediante Informe Nº 028-2017/DDA de fecha 5 de abril de 2017, la Dirección de Derecho de Autor determinó que el signo INK-MATE y grafía no cuenta con elementos originales que lo hagan susceptible de ser protegido por la legislación en materia de Derechos de Autor.

 

- En ese sentido, dado que el signo INK-MATE y grafía no es objeto de la protección por el Derecho de Autor por carecer del requisito de originalidad, corresponde declarar improcedente en este extremo la acción de nulidad formulada por Alpha Chem Co., Ltd.

 

Mala fe

 

- De la revisión de los medios probatorios, se concluye que la emplazada estuvo en aptitud de conocer que el signo INK-MATE y grafía le pertenece a un tercero y que los productos que identifica dicha marca ya habían ingresado al territorio nacional, todo ello con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

 

-En ese sentido, ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la emplazada, razón por la cual corresponde declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por Alpha Chem Co., Ltd.

 

Con fecha 31 de mayo de 2017, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L interpuso un recurso de apelación. Señaló que:

 

- En el presente caso es de aplicación el principio de territorialidad, toda vez que la marca que se pretende proteger no es comunitaria, ni ostenta la calidad de notoriamente conocida, siendo estas las únicas excepciones a dicho principio.

 

- No actuó de mala fe al momento de obtener el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940), toda vez que dicha inscripción fue realizada cumpliendo todos los preceptos de ley.

 

- La accionante solicitó con anterioridad, mediante Expediente N° 549314-2013, la nulidad del registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940) argumentando la existencia de mala fe. Dicho Expediente fue concluido mediante Resolución N° 1491-2014/CSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2014, la cual quedó consentida y, en la actualidad, se convirtió en un acto firme, por lo que debe rechazarse de plano la presente acción de nulidad, toda vez que atenta contra el principio de Seguridad Jurídica.

 

Con fecha 24 de julio de 2017, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. señaló que:

 

- El estudio de abogados Barreto Montes & Abogados Asociados E.I.R.L. que asesora a la accionante, también es asesora de las empresas JBM Group S.A.C. y JBM Corporation S.A.C., las cuales han importado mercadería infractora de su marca INK-MATE perjudicando a su empresa.

 

- La autoridad administrativa no puede ir en contra de sus propios actos, pues la accionante con anterioridad inició la nulidad de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940), la cual fue declarada infundada, y dicha resolución ha adquirido la calidad de cosa decidida, que es un principio de seguridad jurídica.

 

Con fecha 25 de agosto de 2017, Alpha Chem Co., Ltd. absolvió el traslado de la apelación reiterando los argumentos expuestos a lo largo del procedimiento. Agregó, que si bien existe una coincidencia entre las partes y el petitorio con la solicitud de nulidad de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940) tramitada bajo Expediente N° 549314-2013; los hechos, pruebas, causales y normas invocadas son diferentes.

 

Con fecha 25 de septiembre de 2017, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. reiteró los argumentos planteados en su recurso de apelación.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940) fue concedido en contravención a las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado lo siguiente:

 

a) Con fecha 14 de septiembre de 2012, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. (Perú) solicitó registro de la marca de producto constituida por la denominación INK-MATE y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial. Dicho registro fue otorgado mediante Resolución N° 287-2013/DSD-INDECOPI de fecha 9 de enero de 2013 e inscrito con Certificado Nº 194940, vigente hasta el 9 de enero de 2023.

 

 

Con fecha 2 de octubre de 2013, mediante Expediente N° 549314-2013, Alpha Chem Co., Ltd. solicitó la nulidad del registro en cuestión. Señaló que es titular en su país de origen de la marca INK-MATE y diseño, por lo que invocó la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington. Asimismo, manifestó que al momento de solicitar el registro de la marca objeto de nulidad, la emplazada conocía de la existencia de su marca INK-MATE.

 

Mediante Resolución N° 1491-2014/CSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Alpha Chem Co., Ltd.  Consideró lo siguiente:

Aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929

Alpha Chem Co., Ltd. no acreditó ser nacional de un estado contratante; así como tampoco acreditó que sea un extranjero domiciliado que posea un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en algún estado miembro de la Convención de Washington.

Mala fe

Alpha Chem Co., Ltd. no presentó prueba alguna tendiente a demostrar que el emplazado haya solicitado el registro de la marca objeto de nulidad con mala fe.

 

Cabe señalar que, mediante proveído de fecha 11 de septiembre de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró consentida la Resolución N° 1491-2014/CSD-INDECOPI.

 

b) Por otro lado, se ha verificado que con fecha 13 de setiembre de 2016, mediante Expediente N° 676476-2016, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. formuló denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra JBM Corporation S.A.C. (Perú) por la presunta importación, a través de la DAM N° 118-16-10-344913, de tinta para impresora identificada con la denominación INK MATE.

 

Mediante Resolución N° 2848- 2016/CSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos suspendió el trámite de dicho procedimiento hasta que se resuelva, de manera definitiva en la vía administrativa, la presente solicitud de nulidad de dicho registro.

 

2. Extremos apelados

 

Mediante Resolución N° 1084-2017/CSD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2017, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta Alpha Chem Co., Ltd., en base a la existencia de mala fe por parte de la emplazada, al momento de obtener el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado N° 194940).

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión consideró que la accionante no cuenta con un Derecho de Autor sobre al signo INK-MATE y grafía, por lo que declaró IMPROCEDENTE, en este extremo, la acción de nulidad formulada por Alpha Chem Co., Ltd.

 

Ante dicha resolución, únicamente la emplazada, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L., interpuso recurso de apelación cuestionando el extremo que se declaró fundada la acción de nulidad del registro en base a la mala fe al momento de obtener el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado N° 194940); en ese sentido, atendiendo a que la empresa accionante no impugnó la resolución en cuestión, se advierte que el extremo referido a la existencia de un derecho de autor en base al signo INK-MATE y grafía quedó consentido y no corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

 

2.2. Sobre la existencia de cosa decidida

 

Tanto ante la Primera Instancia como en su recurso de apelación, Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. ha manifestado que la autoridad administrativa no puede ir en contra de sus propios actos, pues la accionante con anterioridad inició la nulidad de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940), la cual fue declarada infundada, y dicha resolución ha adquirido la calidad de cosa decidida, que es un principio de seguridad jurídica.

 

En tal sentido, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el particular.

 

2.2.1. Actos administrativos con autoridad de cosa decidida

 

En el ámbito administrativo, los actos administrativos que ponen fin al procedimiento administrativo se pueden dividir en:

 

- Actos firmes, aquellos que pudiendo haber sido impugnados a través de los recursos administrativos, no lo fueron por decisión de los administrados, ya que dejaron vencer el plazo para la interposición de los mismos.[1]

 

- Actos que causan estado, aquellos que agotan la vía administrativa o contra los cuales no cabe la interposición de recurso administrativo alguno. Esto es lo que se conoce en doctrina administrativista como “cosa decidida”.

 

Por su parte, en el ámbito jurisdiccional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Procesal Civil, una sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada[2] cuando:

 

1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o

 

2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.

 

De lo anterior, se advierte que tanto la cosa decidida como la cosa juzgada son conceptos que aluden a aquellas decisiones, ya sea que adopten la forma de actos administrativos o de sentencias, con las que se pone fin a un procedimiento administrativo o a un proceso judicial. No obstante, ello, los efectos jurídicos de ambas figuras son distintos.

 

Por un lado, la condición de cosa juzgada determina que la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional no pueda ser objeto de revisión por parte del mismo, es decir, que se vuelve inmutable, salvo los supuestos de excepción contemplados en la normativa procesal.

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 451 del Código Procesal Civil[3], una sentencia con la autoridad de cosa juzgada implica que no pueda iniciarse un nuevo proceso judicial en el que la relación jurídico procesal esté conformada por las mismas partes del proceso anterior[4], la demanda se sustente en la misma pretensión, así como en los mismos hechos.

 

Por su parte, los actos administrativos que adquieren la calidad de cosa decidida pueden ser revisados en sede judicial, a través de la acción contencioso administrativa[5]. Lo anterior determina que no posean el carácter inmutable que poseen las sentencias que gozan de la autoridad de cosa juzgada.

 

Debe tenerse en cuenta que no obstante que un acto administrativo es firme puede ser objeto de revisión vía anulación de oficio (artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444) y revocación (artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444) dentro del ámbito administrativo.

 

A diferencia de lo que sucede en el proceso civil, esta Sala considera que, en determinadas situaciones, sí es posible que, en sede administrativa, un administrado pueda iniciar un procedimiento que resulte ser idéntico (en cuanto a partes, a la pretensión y al sustento de la misma) a un procedimiento administrativo ya concluido.  Tal situación deberá ser analizada en cada caso concreto, en atención a la naturaleza del procedimiento y a lo que se solicita en el mismo.

 

2.2.2. Aplicación al caso concreto

 

Al respecto, corresponde hacer un breve recuento de los hechos ocurridos en el Expediente N° 549314-2013:

 

- Con fecha 2 de octubre de 2013, Alpha Chem Co., Ltd. solicitó la nulidad del registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940). Invocó la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, y la existencia de mala fe al momento de solicitar el registro de dicho signo.

 

- De la revisión de la Resolución N° 1491-2014/CSD-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por Alpha Chem Co., Ltd. Consideró que no era aplicable la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929. Respecto de la mala fe, debido a que la accionante no presentó medios probatorios a efectos de acreditar lo señalado, indicó que no era posible considerar que el registro objeto de nulidad haya sido obtenido en mala fe.

 

De acuerdo a lo manifestado en el numeral precedente, a efectos de determinar si existe un pronunciamiento previo con la autoridad de cosa decidida que impida emitir un nuevo pronunciamiento en este caso, debe analizarse:

 

a) Si existe identidad en las partes, la pretensión y el fundamento con algún procedimiento anterior.

 

b) Si la naturaleza del procedimiento (solicitud de registro, infracción, etc.) o si lo que se solicita (registro de un signo, sanción por una infracción, etc.) impiden que se inicie un nuevo procedimiento sobre la misma materia.

 

De lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

 

- Si bien existe identidad entre las partes y pretensión, entre ambos procedimientos, la accionante ha cumplido con presentar medios probatorios tendientes a acreditar la existencia de mala fe por parte de la emplazada, los cuales no fueron objeto de análisis por la Comisión de Signos Distintivos en el Expediente N° 549314-2013.

 

- La restricción establecida en el artículo 73 del Decreto Legislativo Nº 1075[6] al ejercicio de la acción de nulidad del registro de una marca, se limita a la acción basada en los mismos fundamentos y partes, que la oposición formulada en la solicitud de registro de la marca objeto de la acción de nulidad. En consecuencia, en el presente caso, no existe un impedimento legal que limite el ejercicio de la acción de nulidad a la accionante.

 

En atención a lo anterior, la decisión adoptada en dicho procedimiento no tiene la calidad de cosa decidida respecto a lo que ha sido solicitado en el presente procedimiento, por lo que la Sala procederá a evaluar la posibilidad de la existencia de mala fe por parte de la emplazada, al momento de obtener el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940).

 

3. Nulidad del registro de una marca

 

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución^[7].

 

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad. Por lo tanto, la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940) se encontraban vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075, por lo que la acción de nulidad de tal registro debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas.

 

4. Causal de nulidad

 

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En el presente caso, la acción de nulidad iniciada por Alpha Chem Co., Ltd.  tiene como sustento la mala fe con la que habría sido solicitado y obtenido el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940).

 

5. Derecho de prelación y buena fe

 

5.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

 

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe[8] como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres Vásquez[9] señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los que figura la buena fe.

 

De la Puente y Lavalle[10] señala que la buena fe es considerada en forma consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca[11] señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia sus metas más elevadas. 

 

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado, menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico[12].

 

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado recientemente en el Proceso 65-IP-2004[13] lo siguiente:

 

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

 

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella (…)".

 

5.2 Clasificación de la buena fe

 

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el derecho: como normativa o como facultad^[14]. Así, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

 

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia[15]. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código Civil[16].

 

6. El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

 

6.1 Consideraciones generales

 

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

 

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

 

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un nuevo signo.

 

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486[17]; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

 

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las prácticas comerciales.

 

6.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

 

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

 

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero[18]. En estos casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.

 

El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aun más relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

 

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación) cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

 

(ii) En relación con la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 344[19] – qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

 

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

 

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado[20], que incurre en mala fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor.

 

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 30-IP-97[21] que:

 

 “(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño, v. gr. en punto de la competencia económica es natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

 

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

 

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

 

7. Medios probatorios presentados

 

En el presente caso, Alpha Chem Co., Ltd. señaló que el diseño de su marca, la cual se encuentra inscrita el Corea, es exactamente igual al registro de la marca objeto de nulidad, con lo cual queda demostrado el conocimiento previo de su marca, a fin de beneficiarse de un derecho ajeno y excluir a sus clientes del mercado peruano.

 

En ese sentido, a fin de acreditar sus argumentos, la empresa accionante ha presentado los siguientes medios probatorios:

 

a) Copia de la factura N° 001-1520 de fecha 6 de setiembre de 2016, emitida por Inversiones Mario Alonso E.I.R.L., correspondiente a la comercialización de tintas INK MATE.

 

 

b) Fotografías de frascos de tintas identificados con la marca INK-MATE y logotipo, apreciándose la indicación que fueron fabricados en Corea por la empresa Alpha Chem Co., Ltd.

 

 

 

c) Copia del Certificado de registro correspondiente a la marca INK-MATE y logotipo (Certificado N° 40-0449691), inscrita el 21 de junio de 1999, a favor de Alpha Chem Co., Ltd. en la República de Corea.

 

 

d) Copia de cuatro Declaraciones Únicas de Aduanas emitidas entre el 8 de junio de 2009 y 18 de setiembre de 2012.

 

e) La dirección de la página web http://alphachem.net.

 

Del análisis de los demás medios probatorios que obran en el expediente se advierte que:

 

- La copia del Certificado de registro correspondiente a la marca INK-MATE y logotipo (Certificado N° 40-0449691) acredita la protección legal de la marca antes mencionada en la República de Corea, para distinguir tintas de impresión, desde el 21 de junio de 1999, hasta el 21 de junio de 2019[22].

 

- Las DUAS presentadas acreditan que, durante el periodo comprendido entre el 8 de junio de 2009 al 16 de junio de 2010, la empresa Oriental Supplier S.R.L. importó, desde la República de Corea al Perú, tintas de impresión de color negro identificadas con la marca INK-MATE.

 

- La página web http://alphachem.net. da cuenta que, desde el año 1998, Alpha Chem Co., Ltd.  ha venido operando en el mercado coreano en el sector de las tintas de impresora, logrando expandirse e implementar sucursales en Estados Unidos, Europa y China, hasta el año 2004. Cabe precisar que la mencionada dirección electrónica se encontraba disponible en los idiomas coreano, chino, inglés y español.

 

- Asimismo, se advierte que la marca materia de nulidad reproduce de forma cuasi idéntica el diseño característico que conforma la marca de la accionante, a la cual le agregó elementos cromáticos[23], según se aprecia a continuación:

 

Marca materia de nulidad	Marca de la accionante

 

Del análisis en conjunto de los medios probatorios antes señalados, se ha acreditado la importación de tintas de impresión de color negro identificadas con la marca INK-MATE con fecha anterior al registro de la marca materia de nulidad, lo cual aunado a la cuasi identidad existente entre la marca objeto de nulidad  y la marca coreana  (Certificado N° 40-0449691) -lo que no puede  atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia- a efectos de identificar productos de similar naturaleza, hace presumir que la emplazada ha tenido la intención de imitar a la marca registrada en Corea, con la finalidad de apropiarse de la misma y, de esta forma, impedir la importación y comercialización de productos que contienen dicha marca, conforme se advierte de la denuncia por infracción iniciada por la emplazada contra una empresa importadora de los productos identificados con la marca de la accionante[24]; así como el hecho de que la emplazada comercialice bajo su nombre comercial productos fabricados por la empresa accionante.

 

En tal sentido, resulta razonable asumir que el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940) fue solicitado por Inversiones Mario Alonso E.I.R.L. de mala fe. 

 

8. Procedencia de la acción de nulidad

 

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la marca de producto INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940), registrada a favor de Inversiones Mario Alonso E.I.R.L., para distinguir colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra incurso en el supuesto contenido en el artículo 172 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar la nulidad de dicho registro.

 

9. Cuestión final

 

En el presente caso, la emplazada ha manifestado, en el presente caso es de aplicación el principio de territorialidad[25], toda vez que la marca que se pretende proteger no es comunitaria, ni ostenta la calidad de notoriamente conocida, siendo estas las únicas excepciones a dicho principio.

 

Al respecto, en el presente caso, no se pretende declarar la nulidad del registro producto INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940), por el sólo hecho de la existencia de la marca coreana INK-MATE y logotipo (Certificado N° 40-0449691); sino que se ha evaluado si el registro de la marca INK-MATE y logotipo (Certificado Nº 194940) fue solicitado y obtenido de mala fe por parte de la empresa emplazada, lo cual, conforme a lo expuesto en el punto anterior, ha quedado acreditado.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

CONFIRMAR la Resolución Nº 1084-2017/CSD-INDECOPI de fecha 5 de mayo de 2017, que declaró NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación INK-MATE y logotipo, conforme al modelo, para distinguir colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 194940, a favor de Inversiones Mario Alonso E.I.R.L.

 

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda, Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco  

 

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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