TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de diciembre de 2019

Proceso:                                171-IP-2018

Asunto:                                  Interpretación prejudicial

Consultante:                          Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador

Expediente de origen:          15-2509-AC-2S

Expediente interno              

del Consultante:                   17811-2017-00532

Referencia:                            Cancelación por falta de uso del nombre comercial BABALÚ + DISEÑO (mixto)

Magistrado Ponente:            Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 01090-S-TDCA-DMQ-2017 del 12 de abril del 2018, recibido físicamente el 24 de abril de 2018, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial de los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2017-00532, y;

El Auto de 16 de junio 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.       ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante:                      GOMEZ GIRALDO RAMON ENRIQUE

Demandados:                     DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

                                               BBL VENTA POR CATALAGO S.A.S.

                                               PROCURADOR DEL ESTADO

B.       ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante se desprende que el asunto controvertido en el proceso interno es si es procedente o no la cancelación por falta de uso del nombre comercial BABALU + DISEÑO (mixto).

C.       NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1].

No se interpretarán las normas antes citadas al enfocarse el tema en cancelación por falta de uso de nombre comercial desarrollándose el tema en apego a sus normas aplicables.

De oficio se interpretarán los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486 sobre el nombre comercial.[2]

D.       TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial.

E.        ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1.         Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial

1.1.     En el presente caso se discute la acción de cancelación del nombre comercial BABALU +DISEÑO (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial y su cancelación por falta de uso.

1.2.     El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “…cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.”

1.3.     El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Protección del nombre comercial

1.4.     Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

1.5.     El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.[3]

1.6.     Este Tribunal también ha manifestado que:

“(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…). Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.[4]

El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo

1.7.     El artículo 193 de la Decisión 486 dispone que:

“Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.”

1.8.     La norma antes citada confiere al titular la facultad de un nombre comercial de registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente, de acuerdo con la normativa de cada País Miembro, sin perjuicio de que el derecho al uso exclusivo haya nacido con su primer uso en el mercado, el cual dejará de existir cuando las actividades del establecimiento hayan concluido su participación en el mercado.

1.9.     El espíritu de la norma consiste en que el nombre comercial que se registre o deposite solo ostente un título declarativo ya que el derecho nació con el primer uso y dejará de existir cuando cesa este.

1.10.  En la práctica la oficina nacional de Colombia ha optado por depositarlo mientras que las oficinas de Bolivia, Ecuador y Perú en registrarlo.

1.11.  En Colombia, se aplica la figura del depósito, la cual no sigue un proceso de registro como el de concesión de una marca, la función de la Superintendencia de Industria y Comercio no es registral, sino de depósito el cual es meramente declarativo de derechos, no presentándose mayores inconvenientes.

1.12.  En Bolivia, Ecuador y Perú se aplica la figura del registro del nombre comercial, para lo cual siguen los pasos para el registro de una marca, solicitud, complementación, publicación, oposición, resolución y recursos.

1.13.   El hecho de que las oficinas nacionales tramiten el registro de un nombre comercial como el trámite para las marcas ha llevado a que este proceso concluya con la emisión de una resolución de concesión y un título de registro en base al cual su titular cuenta con una prueba firme de que posee el derecho, cuando la norma dispone que debe ser el primer uso su respaldo.

1.14.  Si el derecho al nombre comercial nace con el uso, al encontrarse el registro supeditado a este, si se lo deja de utilizar en el mercado, esto significaría que dicha actuación debería determinar un efecto directo sobre el registro, situación que en la práctica no ocurre, llevando a que se deje en vacío legal la forma en como dar de baja el registro concedido cuando el titular deje de usarlo en el mercado y su titular decida conservarlo registrado.

El nombre comercial registrado y el no registrado

1.15.  Habiendo analizado las diferencias entre depósito y registro que realizan las oficinas de los cuatro países Miembros de la Comunidad Andina, se deben diferenciar además dos tipos de nombres comerciales, los que han sido registrados por su titular ante la Oficina nacional competente y los que sencillamente nacieron por su primer uso en el mercado.

1.16.  Tratándose de nombres comerciales que no fueron registrados su existencia y eliminación en el mercado es mucho más sencilla de entender, toda vez que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 191 dispone que:

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

1.17.  Nace en el mercado un nombre comercial cuando es distintivo y es utilizado por primera vez para identificar en el comercio sus actividades y deja de existir cuando el establecimiento, la persona natural o jurídica cesa sus actividades, es decir, el negocio deja de operar, situación ante la cual el interesado en usar ese nombre comercial podrá solicitarlo a registro o usarlo como nombre comercial y en el evento de existir una oposición, nulidad, acción por infracción, de acuerdo con las pruebas que contemple la legislación interna de cada país miembro, deberá demostrar que ya no tiene existencia legal, que las operaciones cerraron, que la titular dio por terminadas sus actividades y que por tanto estaba disponible.

1.18.  Frente al primer supuesto y al no existir un registro ante la Oficina nacional competente de que el nombre comercial existió es sencillo, toda vez que al momento de realizarse el examen de fondo contemplado en el artículo 150 de la Decisión 486, para el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, la autoridad no comparará en su base interna con signos que no constan en su sistema y por tanto no existirá impedimento para conocer signos similares o idénticos.

1.19.  Si bien el artículo 193 de la Decisión 486 como ya se explicó, deja a discreción del titular depositarlo o registrarlo, enunciando que este tiene un carácter meramente declarativo, ya que el derecho nace con el uso, en la práctica el registro de un nombre comercial no otorga una salida a la autoridad para poder eliminar ese registro de su sistema cuando cesa su uso, no existe una figura legal por lo que es posible aplicar, supletoriamente y mutatis mutandi, la figura de la cancelación del registro de una marca por falta de uso de dicha marca a la cancelación del registro de un nombre comercial por falta de uso del referido nombre comercial.

1.20.  Este Tribunal considera que existe una evidente necesidad de regular la figura a través de la cual la autoridad nacional competente pueda dejar sin efecto el registro de un nombre comercial, por lo que hasta que se presente esta modificación a la Decisión 486, es necesario un pronunciamiento de este Órgano cuya función es la interpretación de la norma comunitaria para que las oficinas nacionales competentes pueda resolver este tipo de situaciones internas no reguladas por la norma comunitaria o por sus legislaciones internas.

1.21.  El conflicto se suscita cuando un nombre comercial pese a que nació por su primer uso en el mercado, su titular de manera precavida además lo protegió ante la Oficina nacional competente y obtuvo el registro con una duración de diez años, lo dejó de usar, hecho que la autoridad no conoce y por tanto, cada vez que tenga que conceder un nuevo signo deba cotejarlos con el nombre comercial que goza de protección y tenga que rechazar de oficio signos que sean similares o idénticos, pese a que no se presente oposición, al existir en su sistema el registro que impide que sea concedido por riesgo de confusión o de asociación.

1.22.  Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no contempla la cancelación de un nombre comercial, sea por i) falta de uso, ii) por vulgarización o iii) por notoriedad, en la práctica se ha visto necesario que si sea aplicable a este signo distintivo esta figura legal.

1.23.  Un nombre comercial es un signo distintivo que identifica actividades empresariales en el mercado, por tanto, por analogía con sus matices a la marca, este también puede ser cancelado por falta de uso y esto aplica en particular para nombres comerciales que han sido concedidos por la autoridad nacional competente ya que mientras estén vigentes son oponibles a terceros.

1.24.  La intención del legislador al incorporar la cancelación por falta de uso de una marca es precisamente eliminar de las oficinas nacionales y de sus registros aquellos signos que no están siendo usados y que constituyen un impedimento para que otros que si los quieren utilizar se vean impedidos de hacerlo.

1.25.  En el momento en que un nombre comercial goza de protección de registro y deja de ser utilizado, si bien este debería ser declarativo, en la práctica no opera así, se constituye en un título declarativo de derechos, por lo que la única forma de que pueda ser eliminado es a través de la figura de la cancelación por falta de uso, ya que es la vía a través de la cual la autoridad podrá a través de un procedimiento regulado por la Decisión 486 y la norma interna en lo que le corresponde, comprobar que el signo dejó de existir en el mercado y por tanto determinar que no constituye un impedimento para que terceros lo usen.

1.26.  El tercero interesado en utilizar un signo idéntico o similar al nombre comercial registrado no puede verse atado a esperar que el signo venza y no lo renove su titular o que aun no usándolo lo continúe renovando, se volvería un círculo vicioso que no terminaría y que a su vez está en contra del espíritu de la cancelación por falta de uso que es evitar trabas innecesarias de signos que no están en el mercado.

1.27.  Al existir un evidente conflicto para la autoridad nacional por no contar con una norma que permita eliminar jurídicamente un nombre comercial registrado, es preciso aplicar la “interpretación integradora” particularmente útil cuando se trata de resolver conflictos normativos o cuando se requiere solucionar el problema de los “vacíos” o “lagunas” que se presentan en todo ordenamiento jurídico, por perfecto que este parezca.

1.28.  Para la aplicación de este tipo de interpretación, se parte del supuesto de que tanto juez como el administrador, en su caso, están en la obligación de decidir so pena de incurrir en “denegación de justicia” -deni de justice para los franceses-, similar al non liquet de que trata el derecho internacional clásico para el caso de que no exista norma aplicable o de que ésta resulte insuficiente.[5]

1.29.  Suele acudirse entonces a otro texto legal mediante una analogía denominada “de primer grado” o analogía legis, o a la doctrina jurídica y a los principios generales del derecho según una analogía denominada “de segundo grado” o analogía juris. Este procedimiento es admisible siempre que la ley no lo prohíba o que el procedimiento mismo resulte contrario a la naturaleza jurídica de una norma específica o lesivo de los principios generales del derecho.[6]

1.30.  En este sentido, este Tribunal considera que con la finalidad de evitar que se deniegue justicia por falta de norma, en aplicación de la interpretación integradora y que, por analogía de primer grado o analogía legis, al no ser contraria a la norma comunitaria y cumplir con la razón de ser de la acción de cancelación, se determina que le son aplicables al nombre comercial las normas referidas a la cancelación de marca con sus respectivas limitaciones que se explican en la presente interpretación prejudicial.

Diferencia entre acción de cancelación de marca y nombre comercial

1.31.  Tal como se ha explicado, se hace necesaria la aplicación de la figura de la cancelación por falta de uso de marcas a nombres comerciales, recalcando en que dicha aplicación supletoria no debe entenderse como que ambas cancelaciones son iguales, pues no lo son, habiendo diferencias por la naturaleza del signo distintivo involucrado, lo que se explica a continuación.

1.32.  Ante un hecho sobreviniente, como es la falta de uso del nombre comercial, el instrumento legal idóneo para dejar sin efecto dicho registro es la cancelación por falta de uso del signo distintivo (el nombre comercial), y no la nulidad del registro, pues la nulidad ataca al origen del acto jurídico en que consiste el registro, que en este caso no está afectado o viciado de invalidez.

1.33.  En el caso de una marca, como el registro es constitutivo del derecho marcario, a partir de la cancelación del registro (por falta de uso de la marca) se pierde la titularidad sobre el derecho marcario, y esto es así porque el título del derecho era el registro.

1.34.  Tratándose del nombre comercial, en cambio, como el registro es meramente declarativo, la titularidad sobre el derecho al nombre comercial se pierde con su falta de uso, de modo que es un acto complementario y posterior la cancelación del registro. Dicho, en otros términos, la falta de uso origina la pérdida del derecho sobre el nombre comercial, pero como es necesario dejar sin efecto jurídico el registro, se recurre a la figura de la cancelación para dejar sin efecto dicho registro. Por tanto, un tercero puede usar el nombre comercial dejado de usar, aunque el registro aún no haya sido cancelado.

1.35.  Otra diferencia es que para la cancelación del registro del nombre comercial por falta de uso no se requiere los 3 años consecutivos que se exige para la cancelación del registro de una marca por falta de uso de esta. Tratándose del nombre comercial, la cancelación del registro opera en tanto el interesado pruebe que el nombre comercial dejó de ser usado en un tiempo razonable según las circunstancias.

1.36.  Una diferencia adicional es que, tratándose de la cancelación del registro del nombre comercial, no se aplica la figura del derecho preferente propio de la cancelación del registro marcario. Lo anterior debido a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio.

1.37.  Es lo que respecta al trámite, ante una solicitud de registro de un nombre comercial por falta de uso de este signo distintivo, la autoridad de propiedad industrial debe correr traslado al titular del registro para que ejerza su derecho de defensa, caso en el cual se aplican, según corresponda, las disposiciones relativas al procedimiento de la cancelación del registro marcario por falta de uso de la marca

1.38.  Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.[7]

1.39.  La persona que alegue que sí uso su nombre comercial deberá probar un uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

1.40.  Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

1.41.  Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso de este desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

1.42.  Los criterios mencionados solo serán adaptables para los países que tengan la figura del registro de nombre comercial y en consideración del principio de complemento indispensable deberán además verificar si su norma interna remite a los nombres comerciales las normas aplicables para cancelación de marcas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2017-00532, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros                       Luis Rafael Vergara Quintero

MAGISTRADA                                               MAGISTRADO

Hernán Romero Zambrano                            Hugo Ramiro Gómez Apac

MAGISTRADO                                              MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac                            Luis Felipe Aguilar Feijoó

PRESIDENTE                                                SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.