WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Eva Solo A/S v. Intrec B.V.

Zaaknr. DNL2011-0060

1. Partijen

Eiser is Eva Solo A/S uit Máløv, Denemarken, vertegenwoordigd door Zacco Netherlands B.V., Nederland.

Verweerder is Intrec B.V. uit Kamperland, Nederland, vertegenwoordigd door Van den Doel, Koole & Van der Want Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <eva-solo.nl> (hierna: “de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 september 2011. Het Instituut heeft op 27 september 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 september 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 september 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 oktober 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 18 oktober 2011.

Op 21 oktober 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 18 november 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 20 december 2011. Op 1 december 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Paul L. Reeskamp op 23 december 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op een op 23 december 2011 hiertoe gedaan verzoek door Verweerder heeft de Geschillenbeslechter op 29 december 2011 Verweerder toegestaan nadere stukken in de procedure in te brengen. Op 3 januari 2012 heeft Verweerder deze nadere stukken ingediend.

Op 11 januari 2012 heeft de Geschillenbeslechter een Procedurele Order uitgevaardigd waarin Verweerder is verzocht zijn stellingen nader te onderbouwen. Op 17 januari 2012 heeft Verweerder nadere stukken ingediend. Hierop is door Eiser op 24 januari 2012 gereageerd.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een in Denemarken gevestigde, internationaal opererende onderneming die onder meer bestek, servies, bloemenvazen en – meer in het algemeen – decoratieve producten voor binnen en buiten ontwikkelt, ontwerpt en verhandelt. Eiser is houder van het navolgende merk:

- het Gemeenschapswoordmerk EVA SOLO, gedeponeerd op 21 juni 2004 en geregistreerd op 5 december 2006 onder registratienummer 003892734 (hierna: “het Merk”).

Verweerder is voornemens bedrijfsmatig de producten van Eiser te verkopen via een onder de Domeinnaam aangeboden webshop. Niet ter discussie staat dat Verweerder geen onderdeel uitmaakt van het distributienetwerk van Eiser en dat ook geen andersoortige (bijzondere) relatie tussen partijen bestaat.

Op 18 maart 2011 heeft Verweerder in dit kader de Domeinnaam <eva-solo.nl> geregistreerd.

Enkele maanden na de registratie heeft Eiser contact opgenomen met Verweerder. Bij e-mail van 19 mei 2011 heeft Verweerder hierop gereageerd. Vervolgens is er weer contact gezocht vanuit Eiser. Hier heeft Verweerder op 30 augustus 2011 op gereageerd. Verweerder heeft in de e-mails aangegeven de Domeinnaam (in eerste instantie) niet te willen overdragen, dan wel deze te willen overdragen aan Eiser, mits Eiser een voorraad Eva Solo producten van Verweerder zou terugkopen, dan wel de Domeinnaam te willen overdragen tegen betaling van een bedrag van EUR 4.000,-.

De in het geding zijnde Domeinnaam is (nog) niet in gebruik.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Eiser beroept zich in deze procedure op het Merk. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel sterk overeenstemt met het Merk, waardoor verwarring of associatie bij het relevante publiek te duchten is.

Eiser voert in dit kader aan dat, omdat de Domeinnaam uitsluitend bestaat uit het Merk, door de Domeinnaam ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen Verweerder en Eiser, met name dat Verweerder tot het distributienetwerk van Eiser behoort, althans dat een bijzondere relatie tussen hen bestaat.

Eiser stelt eveneens dat Verweerder de (afwezigheid van een) onderlinge relatie tussen partijen onvoldoende duidelijk maakt.

Eiser meent dat de door Verweerder op 17 januari 2012 in het geding gebrachte screenshots van de door Verweerder in gebruik te nemen website de indruk wekken dat de webpagina aan Eiser toebehoort, althans dat deze in onvoldoende mate de (afwezigheid van een) relatie tussen Eiser en Verweerder duidelijk maken. Van belang zijn in dit kader volgens Eiser, naast de mate van overeenstemming van Merk en Domeinnaam, onder meer de grootte en de plaats van het Merk op deze ontwerpen, het gegeven dat daaronder de Domeinnaam staat uitgeschreven en het feit dat een duidelijke verwijzing naar de eigen handelsnaam van Verweerder ontbreekt.

De vermelding van de handelsnaam van Verweerder en de relatie met Eiser onderaan de webpagina’s en in de disclaimer maakt dit volgens Eiser niet anders.

Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder

Verweerder heeft volgens Eiser geen eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Onder verwijzing naar het handelsregister en het merkenregister, stelt Eiser dat Verweerder niet beschikt over merken en/of handelsnamen die overeenstemmen met de Domeinnaam. Ook heeft Eiser Verweerder geen toestemming verleend zijn Merk als (deel van de) Domeinnaam te gebruiken en maakt Verweerder geen onderdeel uit van het distributienetwerk van Eiser.

Eiser meent voorts dat de omstandigheden, genoemd in artikel 3.1 sub a, b of c van de Regeling, in onderhavige zaak niet van toepassing zijn.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser is van mening dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Eiser voert aan dat Verweerder reeds ten tijde van de registratie bekend was met de rechten van Eiser. Eiser voert in dit kader aan dat Verweerder voorafgaand aan de registratie een voorraad Eva Solo producten heeft ingekocht met het doel deze op de onder de Domeinnaam in te richten website te verkopen.

Dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, volgt volgens Eiser eveneens uit het contact dat partijen hebben gehad over de overdracht van de Domeinnaam. Volgens Eiser heeft Verweerder aangegeven de Domeinnaam voor een bedrag ad EUR 4.000,- aan Eiser over te willen dragen, dan wel deze aan Eiser te willen overdragen wanneer Eiser de door Verweerder aangekochte Eva Solo producten van Verweerder terugkoopt. Daarmee staat volgens Eiser de kwade trouw van Verweerder vast.

B. Verweerder

Verweerder voert aan niet te hebben geweten dat Eiser rechthebbende tot een met de Domeinnaam overeenstemmend Merk was.

Verweerder voert voorts aan dat er geen sprake kan zijn van (een vrees voor) verwarring, aangezien de Domeinnaam thans is geblokkeerd, (nog) niet in gebruik en dus niet toegankelijk is.

Naar de mening van Verweerder heeft hij een legitiem belang bij (het gebruik van) de Domeinnaam. Verweerder stelt dat het zijn uitdrukkelijke bedoeling is via de Domeinnaam daadwerkelijk originele producten van Eiser aan te bieden. Verweerder stelt voorts enkel en alleen producten van Eiser aan te willen bieden. Voorts meent Verweerder dat uit de (ontwerpen van de) webpagina’s duidelijk de (afwezigheid van een) relatie tussen partijen blijkt. Na de website “tegen het licht” te hebben gehouden heeft Verweerder de (ontwerpen van de) webpagina’s aangepast om dit onderscheid duidelijker te maken. Verweerder heeft tevens gesteld dat Eiser door de registratie van de Domeinnaam door Verweerder niet wordt weerhouden van het gebruik van het Merk als Domeinnaam.

Op grond van deze omstandigheden meent Verweerder te voldoen aan de aanvullende voorwaarden voor het hebben van een legitiem belang, zoals volgend uit Herbalife International, Inc. v. M. Kerst, WIPO Zaaknr. DNL2010-0066.

Verweerder betwist dat sprake zou zijn van kwade trouw bij de registratie.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser voor toewijzing van de vordering tot overdracht te voldoen aan de volgende cumulatieve vereisten:

a) de Domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel een naam zoals omschreven in artikel 2.1(a) onder II van de Regeling; en

b) Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

Een domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

Met betrekking tot deze vereisten oordeelt de Geschillenbeslechter als volgt:

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich op een naar Nederlands recht beschermd merk. Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met het Merk dat er verwarring kan ontstaan mag, volgens vaste rechtspraak onder de Regeling, het top level domain “.nl” bij deze beoordeling buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd., WIPO Case No. DNL2008-0017).

Wanneer het top level domain buiten beschouwing wordt gelaten, is de Domeinnaam identiek aan het Merk van Eiser. Het enige verschil is de (verwaarloosbare) toevoeging van een liggend streepje “-” tussen de woorden “eva” en “solo”, hetgeen geen relevant verschil maakt (zie ook QSoft Consulting Limited v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2009-0018; en Royal Canin v. “Planet Media Group N.V.”, WIPO Case No. DNL2008-0009).

De Geschillenbeslechter oordeelt dat aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft ter onderbouwing van de stelling dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam aangevoerd dat Verweerder geen met de Domeinnaam overeenstemmend(e) merk of handelsnaam houdt en dat Eiser Verweerder geen toestemming heeft gegeven voor het registreren van de Domeinnaam.

Nu Verweerder niet heeft betwist dat Eiser over een met de Domeinnaam overeenstemmend merk of handelsnaam beschikt en niet heeft gesteld zelf een ouder recht te hebben op een teken dat met de Domeinnaam overeenstemt, oordeelt de Geschillenbeslechter dat Eiser prima facie heeft aangetoond dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het (toekomstige) gebruik van de Domeinnaam. Vervolgens is het aan Verweerder dit vermoeden te weerleggen (overeenkomstig Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; Auto 5 v. E. Shiripour, WIPO Zaaknr. DNL2008-0027; Verizon Trademark Services LLC v. Van Groenendael Adviesgroep, WIPO Case No. DNL2008-0029; en SINBAR v. Estep, WIPO Zaaknr. DNL2008-0030).

Verweerder heeft niettemin gesteld wèl over een legitiem belang te beschikken.

Verweerder beroept zich in dit kader op de wederverkoperjurisprudentie onder de Regeling en de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (zie onder meer Herbalife International, Inc. v. M. Kerst, WIPO Zaaknr. DNL2010-0066; Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. Kroon, WIPO Zaaknr. DNL2009-0003; General Electric Company v. V.O.F. Aquacombi,. WIPO Zaaknr. DNL2008-0042; Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., WIPO Case No. D2002-0095; en Oki Data Americas, Inc. v ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903).

Kern van deze jurisprudentie is dat een wederverkoper een legitiem belang kan hebben bij het gebruik van een domeinnaam, indien aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:

1. de wederverkoper gebruikt de domeinnaam voor het daadwerkelijk aanbieden van waren of diensten onder het merk;

2. de betreffende website wordt slechts gebruikt voor het aanbieden van de waren of diensten onder het merk en er worden geen concurrerende waren of diensten aangeboden;

3. de website geeft accurate informatie aangaande de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder, en;

4. de merkhouder wordt niet weerhouden van het gebruik van het merk als domeinnaam (bijvoorbeeld doordat de domeinnaamhouder een groot deel van de voor de hand liggende domeinnamen heeft geregistreerd).

Deze aanvullende voorwaarden zijn ook van toepassing op wederverkopers die geen onderdeel maken van het (officiële) distributienetwerk van een rechthebbende (ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. Douglas Nicoll, Differential Pressure Instruments, Inc., WIPO Case No. D2008-0936).

De Domeinnaam is door Verweerder (nog) niet in gebruik genomen. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat dit nog niet betekent dat Verweerder geen legitiem belang bij de Domeinnaam kan hebben (overeenkomstig Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009; Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004).

In het onderhavige geval is de Geschillenbeslechter echter van oordeel dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij het huidige (voorgenomen) gebruik van de Domeinnaam. Met de door Verweerder overgelegde screenshots van de voorgenomen website onder de Domeinnaam wordt immers de schijn gewekt van een commerciële band tussen Eiser en Verweerder. Het Merk en het logo van Eiser nemen een zodanig prominente plaats in op elk van de overgelegde screenshots, dat de onjuiste indruk kan ontstaan dat tussen Eiser en Verweerder een rechtens relevante band bestaat, met name dat Verweerder een geautoriseerde wederverkoper van Eiser is (General Electric Company v. Japan, Inc., WIPO Case No. D2001-0410).

Gezien deze omstandigheden had het op de weg gelegen van Verweerder op de (ontwerpen van de) screenshots op duidelijke wijze afstand te nemen van (de onderneming van) Eiser. De enkele (in kleine, lichtgrijze letters weergegeven) mededeling “Eva-Solo.nl is onderdeel van Intrec B.V. Intrec B.V. is wederverkoper van Eva-Solo producten”, onderaan de homepagina, de productpagina en de bestelpagina, is hiertoe onvoldoende.

Ook de enkele mededeling op de disclaimer pagina (“Via deze website worden alleen originele producten van Eva Solo A/S te Denemarken te koop aangeboden. Intrec B.V. is wederverkoper van deze Eva Solo producten. Intrec B.V. heeft geen enkele relatie met het distributienetwerk van Eva Solo A/S te Denemarken”) kan naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet leiden tot de conclusie dat daarmee in afdoende mate de (afwezigheid van een) relatie tussen partijen duidelijk wordt gemaakt.

Samengevat komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Verweerder niet heeft bewezen over een recht op of een legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam te beschikken. Ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ten aanzien van de kwade trouw dient bewezen te worden dat deze aanwezig was op het moment van registratie óf daarna. De Geschillenbeslechter meent dat door Eiser onvoldoende bewijs is geleverd om te kunnen concluderen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Een domeinnaamhouder kan na registratie te goeder trouw, door later gebruik toch te kwader trouw handelen (Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013).

Conform artikel 3.2 onder d van de Regeling geldt te dezen aanzien dat het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan worden geleverd doordat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van een eiser. Deze verwarring kan bijvoorbeeld betreffen de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat het enkele feit dat Verweerder de Domeinnaam te koop heeft aangeboden, niet direct tot de conclusie leidt dat de Domeinnaam te kwader trouw door Verweerder zal worden gebruikt (Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009; en Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013).

Voldoende aannemelijk is dat Verweerder met het gebruik van de Domeinnaam commercieel voordeel tracht te behalen door internetgebruikers naar zijn website te leiden. Dit is op zichzelf evenmin een omstandigheid op grond waarvan kwade trouw kan worden vastgesteld. Kwade trouw kan in geval van een wederverkoper evenmin worden vastgesteld enkel op basis van het feit dat een merk onderdeel uitmaakt van een domeinnaam.

In de onderhavige zaak is Verweerder echter reeds sinds de registratie van de Domeinnaam bekend met het Merk, is de Domeinnaam identiek aan het Merk en worden het Merk en het logo van Eiser prominent afgebeeld op de ontwerpen van de website onder de Domeinnaam, zonder dat er in afdoende duidelijke bewoordingen afstand wordt genomen door Verweerder van (de onderneming van) Eiser. Hierdoor ontstaat – zoals hiervoor besproken – de onjuiste indruk dat tussen partijen een rechtens relevante band bestaat.

Op deze grond is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende komen vast te staan dat het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is in de zin van artikel 2.1(c) van de Regeling.

Ook aan de derde grond van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <eva-solo.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter
Datum: 6 februari 2012