Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland, handelend als gevolmachtigde van de vennootschap naar Oostenrijks recht, Doka GmbH, gevestigd te Amstetten, Oostenrijk en vertegenwoordigd door Den Engelsman Hoogenboom Büchner Advocaten, Nederland.
Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <doka.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Media Village.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 28 januari 2010. Het Instituut heeft op 28 januari 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 januari 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 februari 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 februari 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 25 februari 2010.
In overeenstemming met artikel 8.1 van de Regeling is het mediation proces op 2 maart 2010 aangevangen. Op 25 maart 2010 heeft SIDN bepaald dat mediation niet succesvol zal zijn.
Het Instituut heeft Tjeerd Overdijk op 30 maart 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Eiseres is een dochtermaatschappij en gevolmachtigde van Doka GmbH, gevestigd in Amstetten, Oostenrijk. Doka GmbH is een onderneming die zich wereldwijd richt op de productie, verkoop en verhuur van bekistingsmaterialen voor de bouw. Doka GmbH is rechthebbende op de volgende woordmerken:
- Internationaal merk 305272 - DOKA; geregistreerd op 22 november 1965, voor waren in klassen 6 en 19;
- Internationaal merk 469150 - DOKA; geregistreerd op 5 april 1982, voor waren in klassen 6, 7, 19 en 20;
- Gemeenschapsmerk 45930 - DOKA; geregistreerd op 1 april 1996, voor waren en diensten in klassen 6, 7, 9, 16, 19, 20, 37, 39, 41 en 42.
Deze inschrijvingen worden ingeroepen door Eiseres en zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de “Merken”.
Verweerder is een onderneming die zich richt op het bedenken en exploiteren van internet-concepten. Verweerder heeft de Domeinnaam op 5 januari 2009 geregistreerd en is daarvan sindsdien de houder.
Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht:
Eiseres beroept zich in deze procedure op de Merken en haar handelsnaam, Doka. Eiseres voert daarbij aan dat de Merken in de Nederlandse bouwwereld zeer bekend zijn en dat zij met haar (handels)naam ook wereldwijd bekendheid geniet, zodat de Merken bekende merken zijn. Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan de Merken en aan haar handelsnaam.
Volgens Eiseres maakt Verweerder inbreuk op de Merken en haar handelsnaam. Er is sprake van verwarring bij internetgebruikers die op zoek zijn naar Eiseres.
Eiseres is niet bekend met omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder een recht of een legitiem belang zou hebben bij het gebruik van de Domeinnaam. Eiseres heeft geen toestemming gegeven voor gebruik van de Merken door Verweerder.
In dit verband voert Eiseres voorts aan dat Verweerder geen eigen recht heeft de Merken te gebruiken. Zij heeft zelf geen merk ‘Doka' en maakt inbreuk op de Merken van Eiseres. Verweerder gebruikt de Domeinnaam slechts om bezoekers door te leiden naar <donkerekamer.nl>. Eiseres noemt dit gebruik als ‘passieve domeinnaam', wat, wederom volgens Eiseres, volgens vaste WIPO-jurisprudentie niet zou zijn toegestaan. De website achter de domeinnaam <donkerekamer.nl> is een advertentiesite voor producten en diensten van verschillende partijen en wordt niet uitsluitend gebruikt om producten aan te bieden op het gebied van fotografie.
In het licht van het voorgaande meent Eiseres dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. De Domeinnaam is geregistreerd op 5 januari 2009. Het eerste Internationale merk was geregistreerd in 1965 en het eerste gemeenschapsmerk in 1996. Volgens Eiseres zijn zowel de handelsnaam als de Merken bekend bij het publiek. Eiseres voert aan dat op degene die een domeinnaam registreert de plicht rust te onderzoeken of deze domeinnaam inbreuk maakt op de rechten van anderen. Verweerder had moeten onderzoeken of de Domeinnaam gelijk is aan een beschermd merk of handelsnaam. De registratie van de Domeinnaam is daarom te kwader trouw.
Eiseres voert bovendien aan dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om deze vervolgens voor een hogere prijs te verkopen. De Domeinnaam zou daarom voor commercieel gewin zijn geregistreerd.
Verweerder heeft hiertegen het volgende verweer gevoerd:
Verweerder stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van verwarring tussen de Domeinnaam en de Merken en de handelsnaam van Eiser. Noch de betrokken diensten van Eiseres en Domeinnaam zijn soortgelijk, noch de aard van de ondernemingen is soortgelijk. De producten en diensten sluiten niet bij elkaar aan en worden niet in elkaars nabijheid gebruikt.
Verweerder wijst erop dat ‘doka' de gebruikelijke afkorting is van ‘donkere kamer'. Verweerder is voornemens een website te ontwikkelen over donkere kamers en fotografie. Hiertoe stelt zij aantoonbare voorbereidingen te hebben getroffen. Van inbreuk op de Merken of handelsnaamrechten van Eiseres is geen sprake.
Verweerder bestrijdt de gestelde bekendheid van de Merken. In dit verband wijst Verweerder erop dat het voor de Merken die vóór 1 januari 1996 (inwerkingtreding TRIPS-verdrag) zijn ingeschreven moet gaan om algemene bekendheid bij de overgrote meerderheid van het Nederlandse publiek; niet slechts om bekendheid binnen de Nederlandse bouwsector.
Verweerder voert aan dat van kwade trouw geen sprake is, nu zij aantoonbaar voornemens is een website over fotografie te ontwikkelen en zij volgens eigen zeggen de Domeinnaam uitsluitend op beschrijvende wijze gebruikt. De Domeinnaam wordt door Verweerder niet als merk of handelsnaam gebruikt, waardoor er geen verwarringsgevaar is.
Verweerder was niet bekend met de Merken en betwist dat deze bekende merken zijn en dat zij behoorde te weten dat Eiseres rechthebbende is op de Merken en de handelsnaam. Verweerder betwist bovendien dat op haar een onderzoeksplicht rust.
Voorts stelt Verweerder niet van plan te zijn geweest de Domeinnaam te verkopen, maar pas een abstracte vraagprijs te hebben genoemd nadat Eiseres meerdere keren een voorstel had gedaan tot huur of koop van de Domeinnaam.
Op grond van artikel 2.1 van de Regeling, moet voor toewijzing van een vordering tot overdracht worden voldaan aan de volgende cumulatieve vereisten:
- De domeinnaam is identiek of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of ander teken als bedoeld in artikel 2.1 sub a (II) van de Regeling;
- De verweerder heeft geen recht of legitiem belang om de domeinnaam te gebruiken; en
- De domeinnaam is geregistreerd of wordt gebruikt te kwader trouw.
Met betrekking tot deze vereisten oordeelt de Geschillenbeslechter als volgt:
De Domeinnaam is identiek aan de Merken van Eiser. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0017). Er is geen verschil tussen de Merken en het belangrijkste element in de Domeinnaam. Nu de Domeinnaam identiek is aan de Merken, kan voorbij worden gegaan aan de vraag of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken.
De Eis voldoet derhalve aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.
De stellingen van Eiseres – zelfs indien wordt aangenomen dat ze juist zijn – nopen niet zonder meer tot de conclusie dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam zou hebben. Dat Verweerder geen eigen recht zou hebben, laat onverlet dat deze een legitiem belang kan hebben. Zelfs als Verweerder naar merkenrechtelijke criteria inbreuk op de Merken zou maken, is denkbaar dat Verweerder een legitiem belang heeft in de zin van de Regeling.
De Geschillenbeslechter verstaat het gevoerde verweer aldus dat Verweerder zich erop beroept dat sprake is van de omstandigheid die is vermeld in art. 3.1 sub a van de Regeling:
“a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;”
Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd in begin 2009, derhalve voordat deze kennis kreeg van het geschil. Op enig moment in 2009 is Verweerder de Domeinnaam gaan gebruiken voor het doorlinken naar de website “www.donkerekamer.nl”. Deze website wordt gebruikt als advertentiemedium (o.a. het aanbieden van gesponsorde koppelingen) voor uiteenlopende producten en diensten, waaronder diensten op het gebied van fotografie. Mede gezien het generieke karakter van de domeinnaam <donkerekamer.nl> en de afwezigheid van links naar producten die concurreren met die van Eiseres, zoals hieronder verder besproken, beoordeelt de Geschillenbeslechter dit gebruik van de Domeinnaam als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen en diensten. Het is echter niet duidelijk of Verweerder vóór of nadat deze kennis kreeg van het geschil met dit gebruik is aangevangen. In een e-mail van 2 april 2009 meldt Verweerder immers: “Wij willen deze domeinnaam gaan benutten in combinatie met de domeinnaam donkerekamer.nl”. Op dat moment maakte Verweerder derhalve kennelijk nog in het geheel geen gebruik van de Domeinnaam, maar op dat moment wist Verweerder ook niet meer dan dat Eiseres belangstelling had voor de Domeinnaam. Kennelijk is Verweerder op enig moment daarna gebruik gaan maken van de Domeinnaam voor het doorlinken naar “www.donkerekamer.nl”. Eiseres heeft niet aangegeven of dit gebruik van de Domeinnaam is aangevangen vóór of nadat Verweerder kennis kreeg van het geschil.
Verweerder stelt daarnaast dat deze aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten onder de Domeinnaam. Ter toelichting op die voorbereidingen verwijst Verweerder naar correspondentie over de ontwikkeling van een zgn. “white label minisite” in januari 2010. Eiseres heeft Verweerder echter in december 2009 door haar advocaat laten aanschrijven en Verweerder daarbij laten sommeren de Domeinnaam over te dragen. De voorbereidingshandelingen waarop Verweerder zich (subsidiair) beroept zijn derhalve eerst ondernomen nadat Verweerder kennis kreeg van het geschil.
Het is derhalve niet duidelijk of het gebruik van de Domeinnaam voor het te goeder trouw aanbieden van goederen en diensten is aangevangen vóór of nadat Verweerder kennis kreeg van het geschil. Daarmee is ook niet duidelijk of Verweerder een geslaagd beroep kan doen op één van de omstandigheden die in de Regeling met zoveel woorden zijn vermeld als omstandigheden waardoor een verweerder zijn recht of legitiem belang kan aantonen.
De Geschillenbeslechter is echter van oordeel dat in verband met het legitiem belang ook gewicht toekomt aan de navolgende elementen.
Als wordt aangenomen dat Verweerder de Domeinnaam nog niet heeft gebruikt, maar heeft gereserveerd voor toekomstig gebruik, betekent dit niet automatisch dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op de merk- of handelsnaamrechten van de Eiseres. (Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004).
Eiseres meent dat van rechtmatig gebruik geen sprake kan zijn omdat Verweerder inbeuk maakt op haar bekende Merken en haar handelsnaam. Eiseres voert voorts aan dat sprake zou zijn van verwarring van het publiek. Dit is door Verweerder gemotiveerd betwist.
Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet ter onderscheiding van bekistingsmaterialen, of voor soortgelijke waren als die waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 onder a of onder b Benelux-Vedrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), c.q. art. 9 lid 1 onder a of onder b Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV) is derhalve niet aan de orde.
Eiseres heeft gesteld dat de Merken bekend zijn, maar tegenover de betwisting van Verweerder is de gestelde bekendheid niet of nauwelijks onderbouwd. Zo heeft Eiseres ter substantiëring van de gestelde bekendheid van de naam ‘Doka' slechts verwezen naar haar handelsnaam en naar bekistingsmaterialen en technieken. Verder heeft Eiseres volstaan met het noemen van de datum van inschrijving van de verschillende relevante merken. Een verdere substantiëring, bijvoorbeeld met behulp van gegevens over omzet en marktaandeel, ontbreekt. De Geschillenbeslechter is dan ook van mening dat de gestelde bekendheid niet is komen vaststaan, zodat evenmin valt vast te stellen of in dit geval sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 onder c BVIE, c.q. art. 9 lid 1 onder c GMV.
Naast de Domeinnaam is Verweerder tevens houder van de domeinnaam <donkerekamer.nl>. Deze domeinnaam heeft Verweerder al geruime tijd in gebruik, in elk geval vanaf ruim vóórdat Verweerder kennis kreeg van het onderhavige geschil. Met Verweerder is de Geschillenbeslechter van oordeel dat “doka” een zeer gebruikelijke afkorting is van het begrip ‘donkere kamer'. Het is aannemelijk dat Verweerder zijn gebruik van de domeinnaam <donkerekamer.nl> zal willen ondersteunen met de Domeinnaam, die bestaat uit een verkorte aanduiding van de in de eerdergenoemde domeinnaam gebruikte term. Dit belang acht de Geschillenbeslechter op zichzelf voldoende legitiem.
Nu niet ondenkbaar is dat de Domeinnaam kan worden gebruikt zonder dat inbreuk wordt gemaakt op de gestelde merkrechten van Eiseres en geen bijkomende omstandigheden zijn gesteld of aangetoond, acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
De Eis voldoet derhalve niet aan het tweede vereiste voor een vordering tot overdracht. Een beoordeling van de door Eiseres gestelde kwade trouw zou derhalve achterwege kunnen blijven. Het navolgende onder C. wordt dan ook slechts ten overvloede opgemerkt.
Het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiseres) te koop wordt aangeboden is onvoldoende om aan te tonen dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Ook daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden gesteld en aangetoond.
Artikel 3.2 van de Regeling geeft een niet uitputtende opsomming van mogelijke omstandigheden waaruit kwader trouw zou kunnen worden afgeleid:
a de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;
b de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
c de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;
d de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting.
Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om deze tegen een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen. Hiertoe voert zij aan dat Verweerder op haar eigen website kenbaar maakt dat het denkbaar is dat zij domeinnamen waarvan zij houder is verkoopt. Uit de door Eiseres overgelegde correspondentie blijkt dat Eiseres gevraagd heeft of zij de Domeinnaam van Verweerder mocht kopen. Verweerder heeft aangegeven dat dit niet haar voorkeur heeft.
De Geschillenbeslechter kan uit de overgelegde e-mail berichten enkel afleiden dat de Domeinnaam nooit (openlijk) te koop of te huur heeft gestaan, maar dat op initiatief van Eiseres een abstract bedrag genoemd is. Het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw aan te nemen (Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013).
Omstandigheden als bedoeld in artikel 3.2 sub b en c van de Regeling zijn niet gesteld of aangetoond. Eiseres heeft gesteld dat met gebruik van de Domeinnaam commercieel voordeel wordt behaald doordat meer verkeer wordt gegenereerd naar Verweerder's website “www.donkerekamer.nl”. Ook voor het enkel behalen van voordeel geldt dat dit niet per se leidt tot het aannemen van kwade trouw, indien hierbij niet tevens sprake is van verwarring.
Eiseres heeft tot slot aangevoerd dat op degene die een domeinnaam wil registreren de onderzoeksplicht rust te controleren of hij met de registratie van de door hem beoogde naam geen inbreuk maakt op een anders recht. De Geschillenbeslechter merkt in dit verband op dat alleen in het geval van naamsbekendheid, in het algemeen dan wel specifiek bij Verweerder, in principe vast staat dat Verweerder wist of behoorde te weten dat deze gebruik maakt van een overeenstemmend of gelijk teken (Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013). Nu bekendheid niet is aangetoond, kan aan dit argument voorbij worden gegaan.
Terecht merkt Verweerder tenslotte op, dat de Domeinnaam overeenstemt met een in het normaal taalgebruik voorkomend woord, waardoor van gebruik te kwader trouw in het algemeen geen sprake zal zijn, indien de Domeinnaam in hoofdzaak in die beschrijvende zin wordt gebruikt.
De Geschillenbeslechter concludeert dat er geen sprake is van een registratie, dan wel van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, zodat evenmin is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.
Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: 23 april 2010