El SCT acuerda medidas para proteger el uso de las marcas en Internet

Ginebra, 20 de marzo de 2001
Actualidades UPD/2001/127

En una reunión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) celebrada los pasados días 12 a 16 de marzo, los representantes de 84 Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) convinieron en una serie de medidas que sentarán un marco jurídico claro y previsible para el uso de las marcas y otros signos distintivos en Internet. El proyecto de disposiciones relativas a la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet será sometido a la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001 en tanto que recomendación conjunta. Con esas disposiciones se aspira a que todos los derechos sobre signos distintivos que sean de índole territorial, en particular, las marcas, los nombres comerciales y las indicaciones geográficas, sean "compatibles con Internet".

Las entidades comerciales recurren a los signos para diferenciarse unas de otras y para diferenciar sus bienes y servicios de los que ofrecen sus rivales. El reconocimiento y la reputación son lo que hace que las compañías inspiren confianza en sus marcas y obtengan determinadas ventajas comerciales en un mercado competitivo. A diferencia de Internet, en el mundo real la protección de esos signos se lleva a cabo sobre una base territorial. No obstante, para las compañías que funcionan sobre la base de mercados virtuales, los signos son un instrumento comercial indispensable que ofrecen una presencia tan mundial como Internet y respecto de los cuales no existe todavía un marco jurídico claro, coherente y previsible.

La finalidad del proyecto de disposiciones es ayudar a los tribunales nacionales y otras autoridades competentes a aplicar las leyes vigentes a los problemas que se derivan del uso de signos en Internet. Esas disposiciones se aplican, en particular, a los problemas que surgen de los conflictos entre derechos territoriales que rigen el uso de los signos en el mundo real y los medios mundiales de comunicación como Internet, que ofrece la posibilidad de una presencia mundial en relación con cualquier signo utilizado. En el proyecto de disposiciones se abordan tres cuestiones principales, a saber:

1. Las condiciones en virtud de las cuales cabe considerar que ha tenido lugar el uso de un signo en Internet en un país determinado;

Esta cuestión reviste una importancia crucial pues sólo el uso que se considere haya tenido lugar en un país determinado puede contribuir a establecer, mantener o infringir un derecho de propiedad industrial protegido en ese país. Las disposiciones establecen el principio general de que sólo se considerará que el uso de un signo en Internet ha tenido lugar en un país determinado si ha tenido un "efecto comercial" o repercusiones comerciales en dicho país. En las disposiciones se expone una lista detallada de factores que pueden ser pertinentes a la hora de determinar si ese uso ha tenido un "efecto comercial", a saber: la entrega de bienes y la prestación de servicios, el idioma, la interactividad del sitio Web, y el registro del sitio Web en un dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (ccTLD).

2. Medidas que permiten que los titulares de derechos de signos idénticos o similares utilicen conjuntamente esos signos en Internet;

En el mundo real (a diferencia de Internet), en el que la protección de los signos, como las marcas, los nombre comerciales y las indicaciones geográficas es de índole territorial (es decir, que sólo tiene efecto legal en el país en el que ha sido concedida), distintos titulares pueden tener derechos de propiedad industrial sobre signos idénticos o similares en diferentes países. Esa situación puede crear problemas si el signo se utiliza en el ciberespacio, pues los derechos que coexistían de esa manera entran de repente en conflicto en Internet. Por consiguiente, podría considerarse que ese uso infringe otro derecho protegido en virtud de la legislación de un país donde no se reconoce el derecho del usuario de Internet.

Con miras a hacer frente a esos problemas potenciales, las disposiciones introducen un procedimiento encaminado a "notificar y evitar un conflicto", en beneficio de los titulares de derechos y otros usuarios legítimos, como los que utilizan sus nombres personales o un signo que se considera genérico o descriptivo en un país con el que el usuario tiene una relación estrecha, a condición de que el signo haya sido utilizado de buena fe. Por consiguiente, esos usuarios no pueden ser objeto de ningún requerimiento judicial o ser considerados responsables de los daños que hayan ocurrido antes de la notificación. En consecuencia, antes de utilizar su signo en Internet, los usuarios no están obligados a efectuar una búsqueda mundial para determinar si existen derechos registrados o no que pueden entrar en conflicto, obligación que supondría una carga muy pesada, en particular, para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que desean aprovechar plenamente las ventajas del mercado virtual mundial. Ahora bien, una vez hayan recibido notificación en cuanto al derecho conflictivo, y a fin de no incurrir en responsabilidad, el usuario debe tomar determinadas medidas encaminadas a evitar el conflicto. A ese respecto, las disposiciones se pronuncian en favor del uso de advertencias, a fin de que los usuarios legítimos eviten la responsabilidad.

3. Formas en las que los tribunales pueden tener en cuenta la índole territorial de los derechos de propiedad industrial sobre los signos a la hora de determinar medidas correctivas.

Un requerimiento judicial de cesar todo uso de un signo en Internet tendría repercusiones que rebasarían el territorio en el que tenga vigencia el derecho que está en conflicto con ese signo. Por consiguiente, a la hora de determinar medidas correctivas, es menester tener en cuenta la limitación territorial de las marcas u otros derechos sobre los signos. Las disposiciones exigen que los tribunales hagan gala de creatividad a la hora de examinar las limitaciones de uso a fin de evitar un efecto comercial en el Estado o Estados en los que goce de protección el derecho infringido, y para evitar cualquier confusión con el titular de ese derecho mediante la utilización, por ejemplo, de advertencias o de sitios portales en Internet. En virtud de esas disposiciones, tampoco es posible prohibir totalmente el uso de un signo en Internet si el usuario de ese signo ha actuado de "buena fe" y es titular de un derecho sobre un signo o está facultado a utilizar ese signo.

La próxima reunión del SCT tendrá lugar los días 10 a 14 de septiembre de 2001.

Para más información, diríjase a la Sección de la OMPI de Relaciones con los Medios de Comunicación y con el Público:

• Tel: (+41 22) - 338 81 61 or 338 95 47
• Fax: (+41 22) - 338 88 10
• Email: publicinf@wipo.int.