Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Decisión del Grupo de Expertos
Juul Labs, Inc. v. Julio Lopez, Juul Zone Mexico
Caso No. DMX2018-0029
1. Las Partes
El Promovente es Juul Labs, Inc., con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.
El Titular es Julio Lopez, Juul Zone Mexico, con domicilio en Cancún, Quintana Roo, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <juulzone.mx>.
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX, una división de NIC México. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows.com Co.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de septiembre de 2018, en formato electrónico y posteriormente en copias físicas. El 20 de septiembre de 2018 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de septiembre de 2018, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren de los señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 27 de septiembre de 2018 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó una Solicitud enmendada el 27 de septiembre de 20181 . El Centro recibió dos correos electrónicos del Titular, el primero el 27 de septiembre de 2018 y el segundo el 1 de octubre de 2018.
El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de octubre de 2018. El Titular no contestó a la Solicitud. Por tanto, el Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 23 de octubre de 2018.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de noviembre de 2018, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente tiene derechos sobre la marca JUUL, la cual cuenta con registro internacional No. 1262817 en clase 34, otorgado el 30 de junio de 2015, y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 1765074 en clase 34, otorgado el 19 de junio de 2017.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de julio de 2018. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa en lo conducente mostraba, entre otros, lo siguiente: “JUUL ZONE MEXICO”, “HOME”, “CATALOGO”, “CONTACTO”, “COMPRA YA”, “DISTRIBUIDORES OFICIALES EN MÉXICO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS JUUL”, “JUUL ZONE MEXICO ES EL LUGAR EN DONDE CONSEGUIR TODOS TUS PRODUCTOS JUUL”, “UNICOS DISTRIBUIDORES OFICIALES EN MEXICO DE TODOS LOS PRODUCTOS JUUL”, y al fondo la fotografía de una persona con un accesorio en una mano y soltando humo por la boca.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.
El Promovente es titular de la marca registrada JUUL para amparar productos de la clase 34 internacional consistentes en: cigarrillos electrónicos; vaporizadores electrónicos para fumadores, a saber, cigarrillos electrónicos; sucedáneos del tabaco en forma de soluciones líquidas que no sean de uso médico para cigarrillos electrónicos.
Del análisis comparativo de la marca JUUL con el nombre de dominio en disputa, resulta incuestionable la identidad entre ambos, por lo que son semejantes en grado de confusión toda vez que el término “juul” es el elemento dominante en el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca registrada JUUL del Promovente, por lo que claramente induce al público consumidor a error, confusión o engaño respecto de dicha marca del Promovente, pudiendo provocar la idea de asociación cuando no existe.
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no tiene registros para la marca JUUL, ni solicitudes de marca, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual asociado con el nombre de dominio en disputa. El Promovente no ha otorgado licencia o autorización alguna al Titular que le permitan hacer uso de la marca JUUL y el Titular no cuenta con licencia de uso alguna que le permita usar la marca JUUL. No existe conexión o relación alguna entre el Titular y la marca JUUL, por lo que no existe un derecho legítimo a favor del Titular.
El Titular no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de producto o servicio alguno; en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa claramente se ostentan como únicos distribuidores oficiales en México de los productos JUUL y accesorios, lo cual es falso.2
Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de un nombre de dominio, se hace una declaración y se garantiza al registrador, entre otros, que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe los derechos de un tercero, que no se registra el nombre de dominio con fines ilícitos y que no se utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación aplicable. Consecuentemente, el Titular tiene que determinar si su registro infringe los derechos de un tercero y tendrá la carga probatoria de demostrar dichas declaraciones realizadas en el acuerdo de registro.
El Titular registró el nombre de dominio en disputa el 27 de julio de 2018, por lo que se puede concluir que tenía pleno conocimiento de la titularidad de la marca JUUL del Promovente, aunado a que el Promovente es una empresa conocida a nivel mundial, es decir, se trata de un hecho evidente y notorio.
La existencia de la marca registrada del Promovente, solicitada y obtenida en México, así como su registro internacional, antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, evidencia que el Titular tuvo conocimiento de la existencia de dicho registro de marca y de la titularidad del mismo con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, aunado a que JUUL es una marca famosa a nivel mundial. El Titular, sin tener derecho ni legítimo interés, decidió registrar de mala fe la denominación “juul” como parte integrante y total del nombre de dominio en disputa, afectando los intereses legítimos del Promovente y causándole un grave daño.
El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe en virtud que el Titular lo registró con el fin de intentar atraer intencionalmente de manera ilegítima la atención de los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existe una relación con el Promovente, lo cual es falso. El Titular hace creer al público que es ditribuidor autorizado en México del Promovente, lo cual se niega. La actividad que realiza el Titular tiene el propósito de inducir a confusión, error o engaño al público, haciéndole creer que existe licencia o autorización otorgada por el Promovente para ese fin, con lo cual se configura la mala fe con la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa y el aprovechamiento económico ilegal que obtiene, causando un daño al Promovente.
El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.3
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465).4
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.5
A. Identidad o similitud en grado de confusión
El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca JUUL, la cual cuenta con registro internacional y en México.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a dicha marca del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca seguida del término “zone”, percibiéndose que dicha marca del Promovente es el elemento dominante en el nombre de dominio en disputa y sin que la adición de dicho sufijo sea suficiente para evitar que haya confusa similitud entre ambos (en el mismo sentido, por ejemplo, Autodesk, Inc. v. Web Admin, Ebills Online Services, Caso OMPI No. D2015-1358).
En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.
El Promovente asevera que no ha autorizado ni otorgado licencia al Titular para utilizar su marca JUUL, que el Titular no tiene derechos de propiedad intelectual respecto al nombre de dominio en disputa, que no existe relación alguna entre el Titular y la marca JUUL y que el Titular no ha utilizado o efectuado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
La Solicitud presenta una imagen mostrando el contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, en el que se anuncia como el único distribuidor oficial en México de los productos JUUL (véase el apartado 4. Antecedentes de Hecho de la presente Decisión), relación que el Promovente negó, y sin que se vea leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su falta de relación con el Promovente. Ostentarse como distribuidor oficial conlleva la idea de estar autorizado por la principal para fungir como su distribuidor autorizado, esto es, que el Promovente sanciona o de alguna manera patrocina la actividad que el Titular realiza a través del nombre de dominio en disputa.6 La fotografía en dicho sitio web de una persona exhalando humo por la boca conlleva la idea de que la misma está fumando, lo que es sugerente de los productos a los que aplica la marca JUUL del Promovente. Este Experto considera que anunciarse como “distribuidor oficial” de productos JUUL, sin estar autorizado, no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa.7
En base a lo anterior, el Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.8
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
El Promovente se ostenta como una “empresa conocida a nivel mundial” y también alega que su marca JUUL es famosa a nivel mundial, sin que haya aportado elemento de prueba alguno que sustente su dicho. Este Experto reitera que no le corresponde buscar elementos de prueba no aportados por las partes y, como ha quedado establecido en otros casos, no resulta conveniente confiarse meramente en el pretendido tamaño o fuerza de una compañía o sus marcas.9
Ha quedado acreditado que JUUL es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca ni para fungir como su distribuidor. Como quedó establecido líneas arriba, del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa se desprende que el mismo se usa para ostentarse como único distribuidor oficial de productos JUUL en México y ofertar esos productos u otros iguales o similares.
Los elementos antes citados permiten presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud con la marca del Promovente. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que éste se ha usado de manera intencionada con ánimo de lucro para atraer usuarios al mismo, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos que se ofrecen en el mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.10
Además, este Experto considera que la falta de una respuesta formal (en sus dos correos electrónicos el Titular no contestó a las alegaciones del Promovente) resulta indicativo que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia del nombre de dominio en disputa.
Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <juulzone.mx> sea transferido al Promovente.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 23 de noviembre de 2018
1 La Solicitud fue presentada contra “Privado”, con domicilio en Toronto, Canadá. En su solicitud enmendada, el Promovente reemplazó este Titular con el registrante develado por Registry .Mx.
2 La Solicitud contiene una imagen que muestra el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.
3 Los correos electrónicos que el Titular envió al Centro el 27 de septiembre y 1 de octubre de 2018, en lo conducente leen como sigue: “Hola que es esto?” y “Hola, Me gustaria saber que tengo que hacer? El dominio ha sido desconectado ya”.
4 En vista de que la Política es una variante de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio), “UDRP” por sus siglas en inglés, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP.
5 En Jones Apparel Group, Inc. v. jonesapparelgroup.com, Caso OMPI No. D2001-0719, se establece: “it is not this Panel’s role to perfect a poor pleading”. En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: “Mere “assertions” are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence”. Véase también Dr. Martens International Trading Gmbh y Dr. Maertens Marketing Gmbh v. Domain Admin, Caso OMPI No. DMX2011-0035.
6 Véase la definición del término “oficial” en la versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, disponible en “www.rae.es”.
7 Véanse, por ejemplo, Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Perez Marquez, Caso OMPI No. D2012-1224 y Ford Motor Company v. José Luis Arseguet, Caso OMPI No. D2015-0112.
8 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition”).
9 En Servizi Interbancari S.p.A. v. Andrea Picaro, Caso OMPI No. D2001-0881, se establece: “the Panelist must disregard the allegation that the trademark is “famous throughout the world” and is a “global brand”, since there is no evidence whatsoever provided of this. Mere statements made by the Complainant’s lawyers are not evidence. If the trademark is as famous as alleged and is a global brand, it would surely have been easy to provide copies of advertisements in international publications or other evidence such as annual reports to minimally substantiate this in the usual way”. En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, se establece: “The Panel suspects [...] that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”. Véase también GA Modefine S.A. v. Sparco P/L, Caso OMPI No. D2000-0419.
10 En el mismo sentido Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Perez Marquez, Caso OMPI No. D2012-1224 y Sub-Zero Inc., Wolf Appliance, Inc. c. Macarthy Rafael Cabrera Beltrán, Caso OMPI No. DMX2016-0033.