Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Paola Stephania Ornelas Magaña e Irma Michelle Ornelas Magaña c. Jaime Arrieta Sandoval
Caso No. DMX2017-0025
1. Las Partes
Las Promoventes son Paola Stephania Ornelas Magaña e Irma Michelle Ornelas Magaña, con domicilio en Cancún, Quintana Roo, México, representadas por Santistevan & Duclaud Abogados, México.
El Titular es Jaime Arrieta Sandoval, con domicilio en Tizayuca, Hidalgo, México, representado por Ríos Abogados, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <greatparnassus.mx> (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Akky (una división de NIC México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de junio de 2017. El 27 de junio de 2017 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de junio de 2017 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una petición de aclaración por el Centro, las Promoventes presentaron una enmienda a la Solicitud el 3 de julio de 2017. En respuesta a una petición de aclaración por el Centro, las Promoventes presentaron una Solicitud enmendada el 19 de julio de 2017. El Centro verificó que la Solicitud inicial junto con sus posteriores enmiendas (la “Solicitud”) cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de agosto de 2017. La Contestación fue presentada el 9 de agosto de 2017.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de agosto de 2017, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
De las constancias que obran en el expediente se desprende que las partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, por lo que este Experto procedió al cierre del procedimiento el 30 de agosto de 2017.
4. Antecedentes de Hecho
Las Promoventes tienen derechos sobre la marca GREAT PARNASSUS PARADISE OF THE GODS y diseño, la cual fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 924267 en clase 43, otorgado el 16 de marzo de 2006.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de junio de 2016. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba información del hotel “Great Parnassus Family Resort”.
La sociedad Procureka, S.A. de C.V. (“Procureka”) opera un hotel ubicado en Cancún bajo el nombre comercial “Great Parnassus” y/o “Great Parnassus Family Resorts”. De conformidad con la información que figura en el expediente, Procureka solicitó al Titular, encargado de sistemas, el registro del nombre de dominio en disputa el 16 de mayo de 2016.
Procureka es titular del Certificado de derechos al uso exclusivo del título “Great Parnassus” bajo el género de Difusiones Periódicas en Difusión Vía Red de Cómputo, expedido el 26 de junio de 2017 por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promoventes
Los alegatos de las Promoventes se pueden resumir como sigue.
La marca GREAT PARNASSUS PARADISE OF THE GODS y diseño (la “Marca”) fue presentada a registro por el Sr. Salvador Ornelas Hernández, la cual fue cedida en febrero de 2015 a sus hijas, las Promoventes.1
El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la Marca ya que las palabras “great” y “parnassus” están incluidas en el nombre de dominio en disputa.
El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que actualmente la Marca está siendo usada por el Titular para servicios de hotelería, restaurante y bar, que son servicios comercializados en el nombre de dominio en disputa, sin que esté de hecho prestando o llevando a cabo dichos servicios en ningún local físico. El Titular también está usando la Marca dentro del nombre de dominio en disputa sin el consentimiento de las Promoventes. Las Promoventes están perdiendo clientela y consumidores en general y están siendo afectadas por el Titular.
No hay pruebas de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio en disputa de buena fe, toda vez que la Marca fue presentada a registro el 25 de noviembre de 2005 y el registro del nombre de dominio en disputa por el Titular fue solicitado el 7 de junio de 2016, esto es, 11 años después.
El Titular hace uso ilegítimo y desleal del sitio asociado al nombre de dominio en disputa ya que dentro de dicho sitio utiliza tanto la Marca como la misma información que comercializan las Promoventes para servicios de hotelería, restaurante y bar. Dicha conducta ha provocado que los consumidores se confundan entre los servicios prestados bajo la Marca y el nombre de dominio en disputa. El Titular siempre ha estado consciente del hecho de que la Marca está registrada, por lo que no hay un uso de buena fe.
La sociedad propiedad del Titular ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa sólo por los servicios que prestan las Promoventes. El Titular está usando el nombre de dominio en disputa sólo para publicitar servicios protegidos bajo la Marca; sin embargo, no está prestando de hecho dichos servicios.
El Titular actualmente está haciendo un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa, ya que está confundiendo y desviando al consumidor a pensar que los servicios de hotelería, restaurante y bar de las Promoventes son los mismos o están relacionados con los servicios comercializados en el sitio asociado al nombre de dominio en disputa, lo cual es totalmente falso.
El nombre de dominio en disputa fue adquirido y es utilizado de mala fe, ya que fue adquirido 11 años después a aquel en que la Marca fue presentada a registro y periodo en el cual ya gozaba de conocida reputación.
El nombre de dominio en disputa fue adquirido fundamentalmente con el objeto de impedir que el propietario de la Marca la refleje en un nombre de dominio igual o similar, creando confusión en el consumidor al intentar crear una asociación entre las Promoventes y el Titular. La conducta del Titular ha perturbado la actividad comercial de las Promoventes al usar dentro del nombre de dominio en disputa la Marca y desplegar la misma información que aquella mostrada en el sitio asociado a <greatparnassusresort.com> el cual sí es propiedad de las Promoventes. La conducta del Titular ha creado intencionalmente que exista confusión con la Marca de las Promoventes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.
Las Promoventes solicitan que les sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. Titular
Las alegaciones del Titular se pueden resumir como sigue.
Procureka encomendó al Titular la adquisición del nombre de dominio en disputa (acompaña carta de fecha 16 de mayo de 2016 dirigida al Titular, como Encargado de Sistemas, por Procureka). Lo anterior, en virtud de que Procureka presta servicios de hotelería y opera de forma legítima un hotel en Cancún cuyo nombre comercial ha sido “Great Parnassus” desde el año 2006 (el “Hotel”) y el cual está protegido en términos del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”).2
El 11 de mayo de 2006 Desarrollos Pami, S.A. de C.V. (“Pami”), como acreditada, celebró un contrato de crédito. En esa misma fecha se celebró un contrato de fideicomiso irrevocable de garantía mediante el cual Pami, como fideicomitente y fideicomisaria en segundo lugar, aportó al patrimonio del fideicomiso, entre otros bienes, un lote de terreno en la Zona Turística de Cancún y las mejoras que se realizarían en él, consistentes en una negociación hotelera que ahí sería operada, cuya propiedad fue transmitida a la fiduciaria, quedando Pami como depositaria en tanto un evento de incumplimiento no ocurriera, pues en tal caso se procedería a la entrega de la posesión de los bienes fideicomitidos al fideicomisario en primer lugar (adjunta copia de la escritura pública en la que se hizo constar dicho contrato de fideicomiso3 ). En 2009, Salvador Francisco Ornelas Hernández se constituyó como obligado solidario de Pami, respecto al pago de la deuda referida, pero debido a que dicha persona falleció el 21 de enero de 2014, quedó en consecuencia su sucesión como obligada solidaria del pago.
Mediante auto dictado el 31 de marzo de 2016 en juicio ordinario mercantil, el Juzgado Segundo de lo Civil de la Ciudad de México ordenó poner en posesión de los bienes del fideicomiso, es decir del inmueble y los muebles que constituyen el Hotel a la fiduciaria CI Banco, S.A., quien a su vez debía entregar la posesión de los mismos al fideicomisario en primer lugar, esto es, a Grupo Tsetaro, S.A. de C.V. (“Tsetaro”) o a la persona que éste designase, haciendo notar dicho auto que los “muebles que se encuentran dentro del inmueble forman parte del patrimonio del fideicomiso, incluyendo las licencias, concesiones, marcas, nombres comerciales y derecho de propiedad intelectual” (adjunta copia de dicho auto).
Mediante diligencia judicial realizada el 11 de abril de 2016, se entregó la posesión del Hotel a la fiduciaria CI Banco, S.A., y ésta a su vez le entregó la posesión a Tsetaro en su carácter de fideicomisaria en primer lugar bajo dicho contrato de fideicomiso (adjunta copia del acta de dicha diligencia judicial).
Tsetaro y Procureka celebraron un contrato de operación comercial el 11 de abril de 2016, mediante el cual la primera le entregó a la segunda, para su operación, la negociación hotelera antes referida, la cual contiene diversos espacios comerciales y cuartos hoteleros mismos que, en su conjunto, constituyen el Hotel cuyo nombre comercial ha sido “Great Parnassus”. Mediante convenio modificatorio celebrado el 27 de marzo de 2017, Procureka y Tsetaro prorrogaron la duración de dicho contrato por tiempo indefinido (adjunta copia de dichos contrato y convenio).
Desde su apertura el 20 de diciembre de 2006, Pami operó el Hotel bajo el nombre comercial “Great Parnassus”. Al 11 de abril de 2016, cuando se entregó a Tsetaro la posesión del Hotel, éste se encontraba siendo operado con el mismo nombre comercial “Great Parnassus”, y así continuó operándolo Procureka, por lo que éste se ha usado por quienes han operado o administrado el Hotel lícitamente, desde diciembre de 2006, dado que desde su apertura así se ha distinguido a dicha negociación hotelera (adjunta copia de facturas emitidas por Pami en diciembre de 2006, así como de las licencias estatales de funcionamiento del 2 de junio de 2016 y del 22 de febrero de 2017 y de la licencia municipal de funcionamiento del 9 de junio de 2017 emitidas a nombre de Procureka, y acta notarial de fe de hechos del 20 de junio de 2017 haciendo constar la existencia del Hotel).
Al momento que Pami dio la negociación mercantil u hotelera como garantía de pago, transmitió a la fiduciaria el nombre comercial tal y como se dispone en el artículo 111 de la LPI, por lo que quien hoy tiene derecho a su uso exclusivo es Tsetaro y, de manera delegada, Procureka.4
Es falso que las Promoventes pierdan clientela y consumidores en general ya que (i) no aportan probanza alguna tendiente a demostrar que operen un hotel con la Marca, en la que basan su Solicitud, y (ii) no tienen ni operan hotel alguno con la denominación “great parnassus” en la ciudad de Cancún ya que quien lo opera de forma legítima es Procureka.
No existe ninguna marca nominativa solicitada por las Promoventes ante el IMPI para distinguir la denominación “great parnassus” dentro de la clase 43, para proteger servicios de hotelería, restaurante y bar, y menos que la estén usando. No hay registro marcario alguno que proteja dichas palabras como marca nominativa.
Las Promoventes compiten deslealmente en contra de Procureka, toda vez que sabiendo que ellas no tienen ni pueden operar un hotel con el nombre “Great Parnassus”, han registrado a su favor diversos nombres de dominio para privar a Procureka de su uso.5 En particular, la Promovente Paola Stephania Ornelas Magaña adquirió el nombre de dominio <greatparnassusresortspa.com> y a través de él hace creer a los visitantes que ella opera el hotel “Great Parnassus”, porque en la página web asociada al mismo alude al domicilio del Hotel que opera Procureka. Dentro de dicha página web se permite hacer supuestas reservaciones que no es más que un engaño de las Promoventes porque nunca hay lugar disponible en dicho hotel y, en cambio, reenvían a los potenciales huéspedes al hotel que sí operan llamado Golden Parnassus (incluye copia de la captura de las imágenes respectivas de dicho sitio web). Como se aprecia, son las Promoventes las que engañan y pretenden apoderarse de los huéspedes de Tsetaro y Procureka.
Las Promoventes iniciaron un procedimiento de infracción ante el IMPI por una supuesta invasión a su registro de la Marca, el cual ya fue contestado. Además, el 21 de julio de 2017 se presentó ante el IMPI una solicitud de declaración administrativa de caducidad en contra del registro de la Marca precisamente porque nunca se ha usado la Marca tal y como fue registrada. Ambos procedimientos se encuentran en plena sustanciación (acompaña copia de la solicitud de declaración administrativa de infracción presentada ante el IMPI el 16 de mayo de 2017, interpuesta por las Promoventes contra Procureka, entre otros, así como del escrito de contestación y de la solicitud de declaración administrativa de caducidad presentados por Procureka ante el IMPI el 21 de julio de 2017). Las Promoventes omitieron señalar los antecedentes precisados, lo que deja ver la mala fe con la que se conducen.
Dado que el registro de la Marca está caduco, se puede arribar a la conclusión de que las Promoventes no tienen derechos sobre “great parnassus” ni sobre la Marca y por ende no se surte la primera hipótesis y supuesto para que al Titular se le prive de usar el nombre de dominio en disputa (que realmente le pertenece a Procureka) y por ello se solicita se niegue la transferencia del mismo a las Promoventes.
Las Promoventes no cuentan con un nombre de dominio que refleje la Marca. Las Promoventes, al nunca utilizar la denominación y diseño amparados por la Marca, no pueden alegar que se genere confusión alguna porque ellas no son conocidas por operar algún hotel con la Marca. A quien conocen es a Procureka quien sí está legitimada para operar el Hotel con el nombre comercial “Great Parnassus” propiedad de la fiduciaria y que fue aportado al fideicomiso en garantía por Pami, ésta representada justamente por el padre de las Promoventes.
Al Titular, y a quien le pidió que registrara el nombre de dominio en disputa, Procureka, sí le asisten y sí cuenta con derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Procureka utiliza de forma legítima el nombre comercial “Great Parnassus” porque es la denominación distintiva para identificar el Hotel que opera, la cual está protegida con el hecho de utilizarse sin necesidad de registrarse.
Procureka cuenta con un Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para difusión periódica, vía red de cómputo, del título GREAT PARNASSUS, el cual está vigente y surtiendo plenos efectos legales, y justamente sirve para proteger el nombre de dominio en disputa, de tal suerte Procureka, quien le dio la instrucción al Titular para que registrara el nombre de dominio en disputa, sí cuenta con derechos legítimos respecto del mismo, lo cual es suficiente para que sea negada la petición de las Promoventes y no les sea transferido el mismo (acompaña copia de dicho certificado).
No existe un uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa pues Procureka sí puede usar el nombre comercial dentro de la página web que se dispuso para dar a conocer los servicios hoteleros que sí presta Procureka, además que las Promoventes no prestan servicio alguno con la Marca ni con alguna otra que contenga la denominación “great parnassus”, sin que las Promoventes hayan exhibido ni una sola prueba tendiente a demostrar que ellas sí distinguen un hotel con el referido signo distintivo.
Quien pidió al Titular el registro del nombre de dominio en disputa ha sido conocido comúnmente por el mismo y por el nombre comercial Great Parnassus, aún cuando no haya adquirido derechos de marca registrada. Procureka hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de persona alguna.
El Titular no registró de mala fe el nombre de dominio en disputa ni el mismo se utiliza de mala fe.
El nombre de dominio en disputa no fue adquirido de mala fe pues a través de él se publica una página de Internet donde se informa de los servicios que sí presta Procureka desde 2016 bajo el nombre comercial que se usa y data desde 2006.
La conducta del Titular de modo alguno ha creado intencionalmente que exista confusión con la Marca, y mucho menos en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, siendo que es legítimo que lo use y las que incurren en competencia desleal son las Promoventes.
El Titular solicita se rechace el recurso solicitado por las Promoventes.
6. Debate y conclusiones
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones las Promoventes tienen que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que las Promoventes tienen derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas conforme a la UDRP.
Este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual.
Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez las Promoventes pudieron haber presentado las pruebas correspondientes en apoyo de sus argumentos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.6
A. Identidad o similitud
Las Promoventes acreditaron tener derechos sobre la Marca, la cual está registrada en México. Este Experto notó el alegato del Titular en el sentido de que el registro de la Marca está caduco. Sin embargo, y como se hace notar en el escrito de Contestación, la solicitud mediante la que se alega la caducidad de dicho registro marcario se encuentra aún pendiente de resolución, motivo por el cual el registro de la Marca se encuentra vigente y sin que corresponda a este Experto pronunciarse respecto a dicha solicitud de caducidad promovida por Procureka.
Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (véase, por ejemplo, Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. v. Jesús Ayala, Caso OMPI No. DMX2013-0024).
De un examen a simple vista resulta evidente que el nombre de dominio en disputa no es idéntico a la Marca en la que las Promoventes sustentan su reclamo. El nombre de dominio en disputa incorpora sólo dos de las seis palabras que integran la parte nominativa de la Marca, esto es, tanto el nombre de dominio en disputa como la Marca contienen las palabras “great parnassus”, las que constituyen el elemento común de ambos.
Ahora bien, dado el análisis y conclusión expuestos en el apartado siguiente, este Experto no ha considerado necesario pronunciarse sobre el elemento previsto en el artículo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
Las Promoventes afirman que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El Titular manifiesta que registró el nombre de dominio en disputa por cuenta y orden de Procureka. Lo anterior de manera alguna es extraño, en varias ocasiones se ha observado que una persona registra un nombre de dominio a nombre propio pero por cuenta de un tercero, nombre de dominio que en realidad opera el tercero ordenante y por cuya cuenta y orden actuó el registrante.7
No obstante que Procureka no aparece como la registrante del nombre de dominio en disputa, no deja de resultar extraño a este Experto que las Promoventes hubiesen iniciado este procedimiento administrativo bajo la Política a sabiendas que Procureka está operando el Hotel y, muy probablemente, a sabiendas también del procedimiento judicial derivado del contrato de fideicomiso antes referido, y desde luego que hubiesen omitido en la Solicitud cualquier mención al procedimiento administrativo de infracción incoado contra Procureka ante el IMPI.
En la solicitud de declaración administrativa de infracción presentada ante el IMPI el 16 de mayo de 2017, las Promoventes reconocen que el Hotel se encuentra en funcionamiento bajo el nombre “Great Parnassus” y que lo opera Procureka, y que en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa aparecen las palabras “great parnassus” y diseño, sin hacer mención alguna que en dicho sitio web aparezca la Marca tal cual. En dicha solicitud además está inserta una imagen del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, imagen en la que aparece de forma prominente la leyenda “Welcome to Great Parnassus Family Resort”.
Asimismo, ha quedado acreditado que Pami, fideicomitente bajo el contrato de fideicomiso, hacía uso de “Great Parnassus All Inclusive Resort & Spa C*A*N*C*U*N” (junto con un diseño) en facturas emitidas en diciembre del 2006, en las que también aparece como su dirección aquella que corresponde a la del Hotel.
Consta también que la posesión del Hotel le fue entregada judicialmente a Tsetaro, incluyendo “las licencias, concesiones, marcas, nombres comerciales y derecho de propiedad intelectual, etc.”. Así mismo consta que Tsetaro encomendó la operación del Hotel a Procureka y que las licencias estatales de funcionamiento de dicho establecimiento bajo el nombre comercial “Hotel Great Parnassus Family Resorts”, del 2016 y 2017, están a nombre de Procureka.
Este Experto nota que el nombre de dominio en disputa fue registrado en junio de 2016, en tanto que el registro de la Marca fue otorgado en marzo de 2006. Sin embargo, como se estableció líneas arriba, también consta que desde diciembre de 2006 se han usado las palabras “great parnassus” como parte del nombre comercial del Hotel y que el anterior titular de la Marca y padre de las Promoventes de alguna manera estaba relacionado con Pami, anterior operadora del Hotel, de donde se podría inferir que el uso de las palabras “great parnassus” como parte del nombre comercial del Hotel se pudo haber hecho con la autorización, al menos tácita, del anterior titular de la Marca.
El nombre de dominio en disputa corresponde al nombre del Hotel. De lo aseverado por las partes y la evidencia aportada por ellas se deduce que el Hotel, publicitado a través del nombre de dominio en disputa, constituye un negocio genuino y legítimo, a los efectos de la Política, así como que antes de haber recibido cualquier aviso de la presente controversia, el nombre de dominio en disputa se ha utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, como dispone el artículo 1.c.i de la Política.
En vista de todo lo anterior, este Experto concluye que las Promoventes no lograron acreditar el segundo extremo previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.
C. Registro o uso de mala fe
Vista la conclusión que antecede y el carácter acumulativo de los tres elementos bajo el artículo 1.a de la Política, este Experto no considera necesario entrar al estudio del tema de mala fe.8
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 6 de septiembre de 2017
1 Para acreditar sus alegatos, las Promoventes acompañaron a la Solicitud, como pruebas sustantivas, copias del título de registro de la Marca, del oficio emitido por el IMPI notificando la inscripción de la cesión de derechos de la Marca a las Promoventes y del oficio emitido por el IMPI haciendo constar la renovación del registro marcario en cuestión. El título de registro de la Marca fue expedido a nombre de Salvador Francisco Ornelas Hernández.
2 El artículo 105 de la LPI dispone: “El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”.
3 En dicha escritura aparece Salvador Francisco Ornelas Hernández como representante de Pami.
4 El artículo 111 de la LPI dispone: “En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.”.
5 Acompaña copia del reporte de la búsqueda en WhoIs que muestra a “Paola Estefania Ornelas Maga” como la registrante de diversos nombres de dominio, entre ellos: <clubparnassus.net>, <clubparnassusresorts.net>, <goldenparnassushotel.com>, <goldenparnassusresortspa.com>, <greatparnassushotel.com>, <greatparnassusresortspa.com>.
6 El artículo 3.B.xiv. del Reglamento dispone que el Promovente deberá adjuntar a la Solicitud todo tipo de pruebas en las que se base. En Amazon Technologies, Inc. c. TuSite Administracion de Dominios/Almacenadora Mercantil Amazon, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2017-0020 se establece: “El criterio regularmente adoptado por expertos conforme a la Política es que la afirmación de un hecho no es suficiente para probar su veracidad. Las afirmaciones requieren acompañarse de pruebas que las sustenten”. En Servizi Interbancari S.p.A. v. Andrea Picaro, Caso OMPI No. D2001-0881, se estableció: “It is not for the Panel to find such evidence, if it exists, or to consider how it may help the Complainant, if the Complainant does not even refer to it”.
7 Véase, por ejemplo, Stichting BDO v. Alicia Aguilar Rodríguez, BDO Hernández Marrón y Cía, S.C., Caso OMPI No. DMX2014-0025; Babcock & Wilcox de México, S.A. de C.V. v. Amy Saus, Caso OMPI No. DMX2010-0001; y Minibar North America Inc. v. Ian Musk & GEMS Global Electronic Minibar Systems AS, Caso OMPI No. D2005-0035. Además, la sección 1.9 de las Políticas generales de nombre de dominio .MX reconoce que quien figura como registrante no siempre es el operador o usuario final de un nombre de dominio.
8 Sin embargo, este Experto desea hacer notar que las Promoventes no presentaron prueba alguna para demostrar que el nombre de dominio en disputa se registró o se ha utilizado de mala fe. Al respecto, este Experto coincide con lo expresado en Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, en el sentido de que meras aseveraciones no son más que alegatos y que en cada caso deben estar basadas en hechos demostrados mediante pruebas (en inglés en el original: “Mere ‘assertions’ are nothing more than argument and must in each case be based on facts proved through evidence”). Asimismo, en relación con la necesidad que tiene la parte promovente de demostrar la mala fe, este Experto coincide con lo expresado en Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966 (en inglés en el original: “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent.”).