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DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Shoulder Indústria e Comércio de Confeccções Ltda. e M4brands Gestão de Marcas Ltda. v. Nome Oculto

Caso No. D2019-0309

1. As Partes

As Reclamantes são Shoulder Indústria e Comércio de Confeccções Ltda. de São Paulo, Brasil (“Primeira Reclamante”) e M4brands Gestão de Marcas Ltda. de São Paulo, Brasil (“Segunda Reclamante”), representadas por Barros Wallace Advogados, Brasil.

A Reclamada é Nome Oculto¹.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <shovlder.com> e a instituição na qual o nome de domínio encontra-se registrado é Register.com (“Unidade de Registro”).

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 8 de fevereiro de 2019. Em 11 de fevereiro de 2019, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 11 de fevereiro de 2019, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é o titular do registro e informando seus dados de contato e informando que o contrato de registro encontra-se em idioma que difere do idioma utilizado na Reclamação. O Centro enviou comunicação por email às partes em 13 de fevereiro de 2019 acerca do idioma do procedimento. Em 15 de fevereiro de 2019, as Reclamantes enviaram email ao Centro requerendo que o Português seja o idioma do procedimento. A Reclamada não respondeu à comunicação do Centro. Em 28 de fevereiro de 2019, as Reclamantes enviaram uma Reclamação Aditada.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).

De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 5 de março de 2019. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 25 de março de 2019. O Centro recebeu um email de um terceiro em 11 de março de 2019 alegando roubo de identidade. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 26 de março de 2019, o Centro notificou às partes o início do processo de nomeação do Painel Administrativo.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 5 de abril de 2019. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.

4. Questões de Fato

As Reclamantes estão na indústria da moda. A interposição da presente reclamação pelas Reclamantes foi devidamente justificada pelo facto da administração do que denominaram “grupo empresarial Shoulder” ser exercida pela mesmo sócio administrador pelo que a titularidade do nome de dominio <shoulder.com.br> (anexo 5 à Reclamação) e das diversas marcas contendo a palavra “shoulder” (anexo 6 a 16 à Reclamação) lhes pertence. Por exemplo, o registro no. 911414630 para a marca SHOULDER, concedido em 12 de junho de 2018 no Instituto Nacional da Propiedade Industrial (“INPI”).

O nome de domínio em disputa <shovlder.com> foi criado em 22 de outubro de 2018.

Em 22 de outubro de 2018 foi enviado um e-mail utilizando o domínio em disputa “[...]@shovlder.com” redigido em língua portuguesa e dirigido ao e-mail profissional de “[...]@shoulder.com.br” utilizado pela tesoureira-chefe do Primeira Reclamante (Anexo 21 à Reclamação).

Por suspeitarem tratar-se de um e-mail fraudulento as Reclamantes procederam à verificação de que o e‑mail “[...]@shovlder.com” foi na mesma data do recebimento da citada mensagem com ocultação dos dados do seu verdadeiro titular mediante a contratação de serviços de proteção de identidade (Anexo 31 à Reclamação) e utilizando o nome do Gerente Financeiro do Primeira Reclamante que no dia seguinte, 23 de outubro de 2018, lavrou Boletim de Ocorrência perante as autoridades policiais brasileiras (Anexo 32 à Reclamação).

Em 11 de março de 2019 o Centro recebeu um e-mail com um nome identico ao da Reclamada “[...]@gmail.com” informando que o dominio em disputa teria sido criado utilizando o seu nome sem o seu consentimente questionando quais os próximos passos para cancelar o dominio em disputa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

As Reclamantes alegaram e provaram que são sociedades brasileiras que integram o que entenderam denominar “grupo empresarial Shoulder” cuja atividade remonta a 1980, data de constituição da Primeira Reclamante.

Alegam e provam que a expressão “Shoulder” constitui o seu nome de domínio <shoulder.com.br> e o seu nome empresarial Shoulder Indústria e Comércio de Confeccçoes Ltda.

Também provaram que expressão SHOULDER também é objeto de diversos registros de marca registrados no INPI.

Alegam as Reclamantes que a expressão “Shoulder” identifica dezenas de lojas situadas em 14 (quatorze) estados brasileiros bem como que os produtos identificados pelas marcas SHOULDER também são comercializados em diversas lojas multimarcas situadas em todo o território brasileiro.

Alegam as Reclamentes que o sinal SHOULDER é notoriamente conhecido em seu segmento de mercado em todo o país.

Alegam que o nome de domínio em disputa <shovlder.com> incorpora a totalidade da sua marca registrada SHOULDER e que a única diferença entre ambas é a substituição da letra “u” pela letra “v”, que não é imediatamente percebida e não confere qualquer distintividade aos sinais examinados uma vez que estas letras apresentam forte similaridade visual e fonética.

Alegam que a substituição das letras acima indicaca não consiste em um erro ortográfico mas sim foi feita com o propósito da Reclamada em gerar confusão entre o nome de domínio em disputa <shovlder.com> e a marca registrada SHOULDER.

Alegam ainda as Reclamantes que a Reclamada não tem direito ou legítimo interesse em relação ao nome de domínio em disputa e que as Reclamantes jamais autorizaram a Reclamada a fazer qualquer uso das marcas de titularidade das Reclamantes, tampouco para registrar o nome de domínio en disputa <shovlder.com>.

Acrescentam as Reclamantes que a Reclamada jamais foi conhecida pelo nome “shoulder” ou “shovlder”, não possui quaisquer direitos sobre esta expressão como marca, e jamais realizou qualquer uso ou efetuou preparativos legítimos para usar o nome de domínio em disputa em conexão com oferta de boa-fé de produtos ou serviços antes da interposição da sua Reclamação.

Por fim alegam que a Reclamada criou de forma fraudulenta um e-mail utilizando indevidamente o nome do seu Gerente Finaceiro para endereçar um e-mail à tesoureira-chefe das Reclamantes por forma a extrair dados de forma indevida dados da empresa.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Defesa.

6. Idioma do Procedimento

De acordo com o parágrafo 11 das Regras, o idioma do procedimento deve ser o idioma do contrato de registro do nome de domínio em disputa. Contudo, o Especialista pode determinar que o idioma do procedimento seja diferente do idioma do contrato de registro tendo em vista as circunstâncias do procedimento administrativo.

Ao apresentar seu requerimento para que o idioma do procedimento fosse o português, as Reclamantes sustentaram que as mensagens anteriores à Reclamação que foram enviadas pela Reclamada aos Reclamantes, constituem prova clara de que o primeiro possui pleno domínio da língua portuguesa e tem claro conhecimento dos Reclamantes e de seus dados internos, e também em razão do fato de que a maioria dos documentos relevantes para a decisão do Caso estão em língua portuguesa.

A Reclamada, por seu turno, teve a oportunidade de comentar ou se opor ao requerimento das Reclamantes para que o idioma do procedimento fosse o português. No entanto, nenhuma comunicação foi recebida pelo Centro nesse sentido, ainda que todas as comunicações do Centro tenham sido efetuadas tanto em inglês quanto em português (conforme preconiza a seção 4.5.2 da Síntese das Opiniões dos Paineis Administrativos da OMPI sobre determinadas questões relacionadas à UDRP, terceira edição (“Síntese da OMPI 3.0”)).

Assim sendo, o Especialista entende que o idioma do procedimento deve ser o português tendo em vista que: (i) a correspondência anterior à apresentação da Reclamação se deu em português; (ii) o nome de domínio em disputa é usado para enviar e-mails fraudulentos; (iii) a Reclamada não se opôs a que o idioma do procedimento fosse o português; (vi) determinar a tradução da Reclamação para o inglês acarretaria potencialmente atrasos e gastos desnecessários ao deslinde da disputa.

7. Análises e Conclusões

Os factos provados e as alegações das Reclamantes são de tal forma claras que a sua análise resume-se á verificação dos presupostos.

A. Identidade ou semelhança passível de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca das Reclamantes

A grau de semelhança é tão notório que apenas por rigor literário o Especialista não se refere a palavra “identidade” para classificar este caso. A vil troca da letra “u” pela letra “v” não permite sob nenhum ponto de vista afastar a absoluta semelhança com as marcas das Reclamantes e não carece referir o uso do domínio de topo genérico (“gTLD”, em sua sigla em inglês) “.com” por dever ser ignorado na verificação da identidade ou semelhança de acordo com a seção 1.11 da Síntese da OMPI 3.0. Consequentemente o Painel considera que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com as marcas das Reclamantes preenchendo o parágrafo 4(a)(i) da Política.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa

Os factos e as alegações das Reclamantes e a ausência de resposta da Reclamada acrescido do e-mail de um terceiro alegando roubo de identidade comprovam a falta do legítimo interesse da Reclamada pelo que o Especialista considera que estão satisfeitos os requisitos do parágrafo 4(a)(ii) da Política.

C. Existência de má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa por parte da Reclamada

Acompanhando a decisão proferida no caso L’Oréal v. Cimpress Schweiz GmbH, Caso OMPI No. DCO2017-0021 não restam dúvidas ao Especialista que o nome de domínio em disputa foi criado com propósito inequívoco da prática de “phishing” para obter de forma fraudulenta dados sensíveis das Reclamantes pelo que se encontra provada a má-fé por parte da Reclamada. Estão satisfeitos na visão do Painel os requisitos do parágrafo 4(a)(iii) da Política.

8. Decisão

Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa <shovlder.com> seja cancelado.

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista
Data: 19 de abril de 2019

¹ Com base no dossiê do caso apresentado ao Painel, parece que a Reclamada não é o verdadeiro detentor e registrante do nome de domínio em disputa. À luz de um potencial roubo de identidade, o Painel, portanto, ocultou o nome da Reclamada desta decisão. No entanto, o Painel anexou como Anexo 1 desta decisão uma instrução a Unidade de Registro referente à transferência do nome de domínio em disputa, que inclui o nome e os detalhes de contato da Reclamada, conforme listado nos WhoIs para o nome de domínio em disputa. O Painel autorizou o Centro a transmitir o Anexo 1 a Unidade de Registro como parte da ordem neste processo e indicou que o Anexo 1 da presente Decisão não será publicado devido às circunstâncias excepcionais deste caso.