WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

NDS IE B.V. v. Droginet B.V.

Zaaknr. DNL2017-0002

1. Partijen

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Verweerder is Droginet B.V. uit Oude Pekela, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <dadrogistonline.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Internet Service Europe B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 januari 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 januari 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 januari 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 januari 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 27 januari 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 2 februari 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is rechthebbende op de Benelux woordmerken DA, geregistreerd onder nummer 0157303 met depotdatum 23 december 1987 en nummer 0588717 met depotdatum 6 december 1995, alsmede twee Benelux beeldmerken met het element DA, geregistreerd onder nummer 0835542 met depotdatum 14 november 2007 en nummer 0931047 met depotdatum 31 augustus 2012 (hierna tezamen de “Merken”), welk laatste merk bestaat uit het gestyleerde element DA op een roze vierkant.

De Merken worden onder licentie van Eiser gebruikt door franchisenemers van de drogisterijketen DA (200 winkels) en online voor de drogisterij webshop onder de domeinnaam <da.nl>.

De Domeinnaam is geregistreerd op 3 maart 2010. Verweerder is op 6 december 2016 houder van de Domeinnaam geworden. Ten tijde van het indienen van de Eis leidde de Domeinnaam door naar de website “www.drogisterijaanbiedingen.nl”, waar Verweerder drogisterij artikelen aanbiedt.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met de Merken, nu daarin het element “DA” is opgenomen, gevolgd door de beschrijvende aanduidingen “drogist” en “online”. Eiser meent dat deze woorden de overeenstemming versterken, nu de Merken in Nederland worden gebruikt voor een keten van drogisterij winkels.

Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens Eiser is de Domeinnaam oorspronkelijk met toestemming van Eiser geregistreerd op naam van een toenmalige franchisenemer van Eiser. Na beëindiging van de franchise overeenkomst was de franchisenemer niet meer gerechtigd de Domeinnaam te gebruiken, maar heeft deze de Domeinnaam verkocht aan Verweerder, aldus Eiser. Eiser verklaart dat hij Verweerder geen toestemming heeft gegeven de Merken of de Domeinnaam te gebruiken en dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam, maar onder de naam Droginet. Voorts brengt Eiser naar voren dat Verweerder geen legitiem gebruik maakt van de Domeinnaam. Aanvankelijk gebruikte Verweerder de Domeinnaam voor een online webwinkel voor drogisterij artikelen, terwijl, na een sommatiebrief van Eiser, de Domeinnaam nu doorleidt naar een website onder de domeinnaam <drogisterijaanbiedingen.nl>, waarop Verweerder drogisterij artikelen aanbiedt, zoals dat eveneens geschiedt op de website onder de domeinnaam <daonline.nl>. Er is dus nog steeds sprake van commercieel gebruik, aldus Verweerder.

Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en deze eveneens te kwader trouw gebruikt. Eiser meent dat gezien de bekendheid van de Merken en gezien het feit dat Verweerder in de drogisterijmarkt opereert, waar de Merken gebruikt worden en bekend zijn, Verweerder ten tijde van de verkrijging en het gebruik van de Domeinnaam op de hoogte moet zijn geweest van de Merken. Verweerder probeert te profiteren van de DA Merken, zo meent Eiser, door deze onrechtmatig te exploiteren en gebruikt de Merken zonder daarvoor een logische uitleg te hebben. Ondanks de sommatie die Eiser heeft gezonden blijft Verweerder weigeren het gebruik van de Domeinnaam, te staken, aldus Eiser. Gebruik als doorverwijzing met het oog op eigen commercieel voordeel is volgens Eiser ongeoorloofd en moet als registratie en gebruik te kwader trouw worden bestempeld.

Tenslotte is Eiser van oordeel dat Verweerder op de website waarnaar de Domeinnaam doorverwijst welbewust verdere verwarring creëert door het gebruik van een felle roze kleur, die Eiser zou kenmerken bij de exploitatie van zijn drogisterij-activiteiten, waaronder die in de online webwinkel van DA (<da.nl>), met het enkele doel om de consument ten onrechte te Iaten denken dat een verband zou bestaan met de Merken of dat Eiser op een of andere manier zou zijn betrokken bij de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil op basis van de Eis te beslechten. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) van ICANN. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP – onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt – heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht – en dus de civiele rechter – meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentie overeenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft kopieën overgelegd van de registratiecertificaten van de Merken, en voor deze procedure is voldoende aannemelijk dat hij rechthebbende is op de Merken.

De Merken en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen, omdat de Domeinnaam bestaat uit het element “DA”, waaruit de Merken bestaan, c.q. die de Merken omvatten. De toevoeging van de beschrijvende woorden “drogist” en “online” maakt dit niet anders, nu “DA” in de samenstelling het kenmerkende element is (zie Loders Croklaan B.V. v. Lovsk Buganov, WIPO Zaak Nr. DNL2016-0009; zie ook WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraaf 1.9).

Het country code Top-Level Domain “.nl” is een technisch registratie vereiste dat buiten beschouwing kan worden gelaten bij dit oordeel (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaak Nr. DNL2008-0008).

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan de vereisten van artikel 2.1 onder a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Zaak Nr. D2009-0701).

Op grond van de onweersproken stellingen van Eiser staat vast dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnaam of de Merken te gebruiken. Het enkele feit dat de Domeinnaam destijds door de vorige domeinnaamhouder met toestemming van Eiser is geregistreerd doet daaraan niet af, nu Eiser onweersproken heeft gesteld dat deze toestemming is gegeven aan een franchisenemer van Eiser, dat de franchise relatie inmiddels is beëindigd en dat de voormalige franchisenemer de Domeinnaam zonder toestemming van Eiser aan Verweerder heeft overgedragen. Ervan uitgaande dat de oorspronkelijke toestemming was verbonden aan de franchise relatie volgt hieruit dat de toestemming voor het gebruik van de Domeinnaam daarmee ook is geëindigd, zodat Verweerder niet zonder nieuwe toestemming van Eiser van de Domeinnaam gebruik kon maken, laat staan voor de verkoop van concurrerende producten. Bijgevolg is geen sprake van bona fide gebruik van de Domeinnaam. Nu Verweerder de Domeinnaam, en daarmee de Merken, gebruikt om bezoekers door te zenden naar een website onder de domeinnaam <drogisterijaanbiedingen.nl> waarop online drogisterij artikelen worden aangeboden, is evenmin sprake van legitiem niet-commercieel gebruik.

Op basis van deze overwegingen concludeert de Geschillenbeslechter dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 onder b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op basis van de stukken en de onweersproken stellingen van Eiser is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van de Merken toen hij de Domeinnaam overnam en op zijn naam registreerde. De Merken worden gebruikt in 200 fysieke winkels in Nederland en voor de online drogisterij onder de domeinnaam <da.nl>. Daarbij is in de Domeinnaam het element “DA” verbonden met “drogistonline”, terwijl de Domeinnaam tot kort na de sommatiebrief van Eiser is gebruikt voor een webwinkel in drogisterij artikelen. Het gebruik van de Domeinnaam heeft ten doel commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website onder de domeinnaam <drogisterijaanbiedingen.nl> te leiden, waarop drogisterij artikelen worden aangeboden. Aldus tracht Verweerder te profiteren van de verwarring die kan ontstaan met de Merken ten aanzien van de oorsprong, het verband met of de goedkeuring van de website, door internetgebruikers te leiden naar een website waarop concurrerende producten worden aangeboden. Er is derhalve sprake van te kwader trouw gebruik van de Domeinnaam.

Op basis van deze overwegingen is de Geschillenbeslechter van oordeel dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1 onder c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <dadrogistonline.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter
Datum: 15 februari 2017