WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Gruppo Finelco S.P.A v. Radio 1 AG / Radio Tropic AG

Verfahren Nr. DCH2014-0017

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Gruppo Finelco S.P.A aus Milano, Italien, vertreten durch Steinbruechel Huessy, Schweiz.

Die Gesuchsgegnerin ist Radio 1 AG / Radio Tropic AG aus Zürich, Schweiz, vertreten durch Bachmann Baumberger Rechtsanwälte, Schweiz.

2. Streitige Domain-Namen

Gegenstand des Verfahrens sind die Domainnamen <global105.ch>, <hitradio105.ch>, <oneofive.ch>, <planet105.ch>, <radio105.ch>, <105.ch>, <105dab.ch>, <105dabplus.ch>, <105digital.ch>, <105digitalradio.ch>, <105-dj-night.ch>, <105-djnight.ch>, <105djnight.ch>, <105hitradio.ch>, <105net.ch>, <105rock.ch>, <105rockradio.ch>, <105shop.ch> und <105upload.ch> (nachfolgend die „Domainnamen”).

Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) auf Englisch am 29. Juli 2014 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.

Am 31. Juli 2014 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson der Domainnamen ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Nach den Informationen, die das Zentrum von SWITCH, erhalten hat, wies das Zentrum die Gesuchstellerin darauf hin, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung für die streitgegenständlichen Domainnamen Deutsch sei. Die Gesuchstellerin wurde daher gebeten, mindestens eine der folgenden Optionen zu wählen:

1. einen ausreichenden Nachweis einzureichen über eine Vereinbarung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerin, die festlegt, dass das Verfahren auf Deutsch durchgeführt werden soll; oder

2. das Gesuch auf Deutsch übersetzt einzureichen; oder

3. einen Antrag zu stellen, dass die Verfahrenssprache Deutsch sein soll.

Die Gesuchstellerin hat den Antrag gestellt, dass die Verfahrenssprache Deusch sein soll. Am

25. August 2014 ging beim Zentrum ein auf Deutsch übersetztes Gesuch per E-Mail und am

26. August 2014 in körperlicher Form ein.

Am 29. August 2014 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 18. September 2014.

Die Gesuchserwiderung traf elektronisch am 18. September 2014 und per Post am 22. September 2014 beim Zentrum ein. Am 19. September 2014 bestätigte das Zentrum den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchsgegnerin bestätigte ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung am 23. September 2014. Eine Schlichtungsverhandlung fand am 20. Oktober 2014 statt. Das Verfahren wurde nach der Schlichtungsverhandlung bis zum 30. November 2014 sistiert. Das Zentrum teilte mit Schreiben vom 3. Dezember 2014 mit, dass zwischen den Parteien keine Einigung zustande gekommen sei (weder nach der Schlichtung noch nach der Sistierung des Verfahrens), und das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt.

Das Zentrum bestellte am 15. Dezember 2014 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine italienische Gesellschaft, die unter anderem verschiedene Radiosender sowohl über UKW wie auch über Kabel und über das Internet betreibt. Die Namen all ihrer Radioprogramme enthalten die Zahl „105“ und können in ganz Italien sowie zumindest in Teilen des Tessins empfangen werden. Die Programme, welche über Internet empfangen werden können, können auch in anderen Teilen der Schweiz gehört werden.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der Marken RADIO 105 NETWORK (CH P-442124) und 105 ONE-O-FIVE (CH 615718) in den Nizza-Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41.

Die Gesuchsgegnerin hat die Domainnamen registriert und benutzt den Domainnamen <105.ch> für ihren Radiosender „105“.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin behauptet einen langjährigen und intensiven Gebrauch der Zahl „105“ für die Vermarktung ihrer Radioprogramme. Sie sei unter anderem auch am Aufbau eines Schweizer Radiosenders unter dem Name „Radio ONE-O-FIVE“ beteiligt gewesen und sei zudem Hauptaktionärin der Schweizer Gesellschaft „Music First Network AG“, welche diesen Sender betrieb. Sie habe der Music First Network AG eine exklusive Lizenz erteilt, u.a. Domainnamen, welche die Zahl „105“ beinhalten, zu registrieren und zu gebrauchen. Gestützt darauf habe die Lizenznehmerin folgende Domainnamen registriert: <105.ch>, <radio105.ch>, <oneofive.ch>, <105rock.ch>, <105djnight.ch> und <105hitradio.ch>.

Im Januar 2014 wurde über die Music First Network AG der Konkurs eröffnet, und der grösste Teil ihrer Vermögenswerte seien der Gesuchsgegnerin verkauft worden, unter der Voraussetzung, dass die Gesuchsgegnerin den Radiosender weiterhin als solchen betreiben würde. Nicht im Übernahmepaket inbegriffen sei jedoch die obgenannte Lizenz gewesen.

Durch den Gebrauch des in ihren Marken enthaltenen, prägenden Elements „105“ in den Domainnamen schaffe die Gesuchsgegnerin eine Verwechslungsgefahr und verletze somit das Markenrecht der Gesuchstellerin. Das Gebaren der Gesuchsgegnerin verletze zudem Art. 3 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin macht geltend, dass die Registrierung der Domainnamen weder das Markenrecht noch das UWG verletze. Sie bestreitet, dass die Programme der Gesuchstellerin weit verbreitet seien und dass sie über das Internet ausserhalb des Tessins gehört würden. Die Gesuchstellerin verfüge ohnehin über keine UKW Konzession in der Schweiz, so dass ihre Programme über UKW höchstens in einzelnen Grenztälern zu empfangen wären.

Die Zahl „105“ sei ein schwaches Zeichen, dass wegen seiner beschreibenden Funktion als Bezeichnung der genutzten UKW-Frequenz sogar freihaltebedürftig sei. Die blosse Benutzung der Zahl „105“ verletze die Wort/Bild-Marken der Gesuchstellerin nicht. Gegenstand des Lizenzvertrags sei die Markennutzung und nicht die Nutzung der Zahl „105“ per se gewesen.

6. Entscheidungsgründe

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtenstein zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

Diese Voraussetzungen werden nachstehend geprüft:

A. Bestand und Verletzung eines Kennzeichenrechts

Wie oben dargelegt, ist die Gesuchstellerin Inhaberin der Schweizer Marken RADIO 105 NETWORK (P-442124) und 105 ONE-O-FIVE (615718) in den Nizza-Klassen 9, 16, 25, 35, 38 und 41.

Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzs (MSchG) verleiht einem Markeninhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, welches die Rechte des Markeninhabers verletzt, indem es mit einer älteren Marke für gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3 Abs. 1 lit. a - c MSchG).

Beide Marken der Gesuchstellerin sind Wort/Bild-Marken, die zusätzlich zur Zahl „105“ auch Wortbestandteile und Bildbestandteile (schildförmiges Logo, wobei die Marke P-442124 auch die Abbildung eines Blitzes enthält) beinhalten.

Die von der Gesuchsgegnerin registrierten Domainnamen übernehmen die Zahl „105“, die in den Marken der Gesuchstellerin enthalten ist. Wegen ihrer verbreiteten Verwendung werden einfache Zahlen vom Bundesgericht grundsätzlich zum Gemeingut gezählt (BGE 128 III 454; BGE 118 II 181; Noth/Bühler/Thouvenin - D. Aschmann, Rz. 68 zu Art. 2 lit. a MschG). Vorliegend kommt hinzu, dass die Zahl „105“ in Zusammenhang mit Radioprogrammen beschreibend ist, da sie die entsprechende UKW-Frequenz bezeichnet. Gemeinfreie Bestandteile fremder Marken können von jedem Konkurrenten frei mitbenutzt werden (Noth/Bühler/Thouvenin - L. Dorigo, Rz. 39 zu Art. 13 MSchG). Der Gebrauch der Zahl „105“ (und natürlich auch der Sachbezeichnung „Radio“) in den Domainnamen der Gesuchsgegnerin stellt somit keine klare Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin dar.

Die Gesuchstellerin macht sodann einen Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG geltend. Nach dieser Bestimmung handelt insbesondere unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, eine Verwechslungsgefahr mit dem Kennzeichnen eines anderen herbeizuführen. Die Benutzung von Zeichen, die im Gemeingut stehen (wie vorliegend die Zahl „105“ für Radiofrequenzen) begründet keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr und verstösst somit nicht gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Hilty/Arpagaus, UWG Kommentar, Rz. 50 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).

Die Registrierung und die Benutzung der Domainnamen stellt somit keine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts dar, das der Gesuchstellerin nach schweizerischem Recht zusteht.

B. Verteidigungsgründe

Die von der Gesuchsgegnerin geltend gemachten Verteidigungsründe wurden, soweit für diese Entscheidung relevant, oben berücksichtigt.

C. Andere gerichtliche Verfahren

Der Experte bemerkt, dass der vorliegende Sachverhalt auch bereits Gegenstand eines Gerichtsverfahrens vor dem Handelsgericht Zürich ist. Demtensprechend, entscheidet der Experte keine anderen rechtlichen Fragen in diese Fall (z.B die Lizenz), die den Anwendungsbereich des Verfahrensreglements überschreiten.

Diese Entscheidung hindert die Parteien in keiner Weise, den Streit einem zuständigen staatlichen Gericht zur Beurteilung vorzulegen.

7. Entscheidung

Die Registrierung und die Benutzung der Domainnamen stellt keine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts dar, das dem Gesuchsteller nach schweizerischem Recht zusteht.

In Übereinstimmung mit Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte das Gesuch der Gesuchstellerin vollumfänglich ab.

Andrea Mondini
Experte
Datum: 29. Dezember 2014