Direttive in materia di marchi
- Parte generale
- Procedura di registrazione di un marchio
- Tenuta del registro
- Registrazione internazionale di un marchio
- Esame materiale di un marchio
- Procedura di opposizione
- Procedura di cancellazione per mancato uso
Berna, 1.1.2017
o IGE iIPI
Eldgenosslsches lnstltut fiir Gelstlges Elgentum
lnstltut Fédéral de la Proprlété lntellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swlss Federai lnstltute of lntellectual Property
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1
Indice
Indice 1
Elenco delle abbreviazioni 16
Parte 1 – Parte generale 19
1. Introduzione 19
2. Basi giuridiche 19
2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parti 2 e 5) 19
2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3) 20
2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parti 4 e 5) 20
2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6) 20
2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7) 20
3. Parti 20
3.1 Qualità di parte 20
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale 21
3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro 21
3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso 22
3.1.3.1 Legittimazione attiva 22
3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio 22
3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario 22
3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso 22
3.1.3.2 Legittimazione passiva 23
3.1.3.2.1 Procedura di opposizione 23
3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso 23
3.2 Trasferimento del marchio 23
3.2.1 In generale 23
3.2.2 Particolarità 23
3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione 23
3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 24
3.2.2.3 Fallimento di una parte 24
4. Rappresentanza e recapito 24
4.1 Rappresentante 24
4.2 Procura 25
4.3 Recapito 26
5. Regole procedurali generali 26
5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione 26
Indice
2
5.2 Esame della competenza 27
5.3 Ricusazione 27
5.4 Accertamento dei fatti 28
5.4.1 Massima inquisitoria 28
5.4.2 Obbligo di cooperazione 29
5.4.3 Principio della parità delle armi 29
5.4.4 Prove 30
5.4.4.1 Mezzi di prova 30
5.4.4.1.1 Principi 30
5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova 30
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova 30
5.5 Termini 31
5.5.1 In generale 31
5.5.2 Calcolo dei termini 31
5.5.3 Proroga dei termini 32
5.5.4 Osservanza dei termini 32
5.5.4.1 In generale 32
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica 33
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse 33
5.5.5 Sospensione dei termini (ferie) 33
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza 33
5.5.7 Proseguimento della procedura 34
5.5.7.1 In generale 34
5.5.7.2 Esclusione 34
5.5.7.3 Procedura 35
5.5.8 Restituzione del termine 35
5.6 Consultazione del registro e degli atti 36
5.6.1 Principio 36
5.6.2 Eccezioni 36
5.7 Diritto di essere sentiti 36
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 37
5.7.1.1 Scambio di allegati 37
5.7.1.1.1 Procedure con una parte 37
5.7.1.1.2 Procedure a due parti 37
5.7.1.2 Diritto di replica 38
5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 38
5.7.2 Offerta di prove 38
5.8 Lingua della procedura 39
5.8.1 Procedura di registrazione 39
5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 39
Indice
3
6. Sospensione 40
6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale 40
6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica 40
6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti 40
6.4 Altri motivi di sospensione 41
7. Decisione 41
7.1 Contenuto e motivazione 41
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 42
7.2.1 Ritiro 42
7.2.2 Transazione 42
7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto 43
7.3 Spese di procedura e indennità di parte 43
7.3.1 Procedura di registrazione 43
7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 43
7.3.2.1 Spese di procedura 43
7.3.2.2 Indennità di parte 44
7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione
materiale 44
7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione
formale (decisione di stralcio) 45
7.4 Notificazione 46
7.4.1 Forma scritta 46
7.4.2 Pubblicazione ufficiale 46
7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali 47
8. Rimedi giuridici 47
8.1 Decisioni finali 47
8.2 Decisioni incidentali 47
9. Crescita in giudicato 48
9.1 Crescita in giudicato formale 48
9.2 Crescita in giudicato materiale 48
10. Riesame e revisione 49
11. Tasse 50
11.1 In generale 50
11.2 Tasse forfettarie 50
11.3 Esigibilità e termini di pagamento 50
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto 51
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 51
Indice
4
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio 53
1. Introduzione 53
2. Esame preliminare 53
2.1 Deposito 53
2.1.1 Domanda di registrazione 53
2.1.2 Riproduzione del marchio 53
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi 53
2.1.4 Domanda incompleta 53
2.2 Data del deposito 54
3. Esame formale 54
3.1 Deposito 54
3.1.1 Modulo 54
3.1.2 Depositante 54
3.2 Riproduzione del marchio 55
3.2.1 Rivendicazione di colore 56
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi 56
3.2.3 Marchi acustici 57
3.2.4 Marchi tridimensionali 57
3.2.5 Ologrammi 58
3.2.6 Marchi di colore (astratti) 58
3.2.7 Motivi 59
3.2.8 Marchi di posizione 59
3.2.9 Marchi di movimento 59
3.2.10 Marchi olfattivi 60
3.3 Categoria di marchio 60
3.4 Rivendicazione di priorità 60
3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 61
3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità 62
3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione 62
3.5 Esame dei marchi accelerato 62
3.6 Tasse 63
3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito 63
3.8 Pubblicazione e validità 64
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi 64
4.1 Basi giuridiche 64
4.2 Classificazione di Nizza 65
4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza 66
4.4 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe» 67
4.5 Definizione dei termini 67
Indice
5
4.6 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini 68
4.7 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale 68
4.8 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» 68
4.9 Termini «set» e «kit» 69
4.10 Termine «sistema» quale prodotto 69
4.11 Tipo di servizi delle classi 38 e 42 69
4.12 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» 70
4.13 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40 70
4.14 Formulazioni problematiche 71
4.15 Strumenti di assistenza alla classificazione 72
Parte 3 – Tenuta del registro 73
1. Introduzione 73
2. Registrazione 73
3. Proroghe 74
4. Modifiche e cancellazioni 74
4.1 Trasferimenti 74
4.2 Trasferimenti parziali 75
4.3 Divisione 75
4.4 Licenze 75
4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 76
4.6 Cancellazione parziale 76
4.7 Cambiamenti del regolamento 77
4.8 Altre modifiche 77
4.9 Rettifiche 77
4.10 Cancellazioni 77
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti 78
5.1 Registro dei marchi 78
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti 78
6. Documenti di priorità 79
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio 80
1. Introduzione 80
2. Registrazioni internazionali con base svizzera 80
2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid 80
2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM) 81
2.2.1 Calcolo della priorità 81
2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto 81
Indice
6
2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI 82
2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati 82
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 ResC) 82
2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali 83
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC) 83
2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC) 84
2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC) 84
2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola
25.1)a)iv) ResC) 85
2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i)
ResC) 85
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali 85
2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC) 85
2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) MP – regola 21 ResC) 85
2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC) 86
2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC) 86
2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM) 87
2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC) 87
2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20
ResC) 87
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC) 88
2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC) 88
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera 89
3.1 Procedura presso l’OMPI 89
3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la
Svizzera 89
3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)
ResC 89
3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio 90
3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC) 90
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC) 90
3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC) 92
3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC) 92
3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC) 92
3.2 Procedura presso l’Istituto 93
3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 93
3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter
1) ResC 93
3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta 93
3.2.4 Rappresentanza e recapito 94
3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare 94
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7
3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto 95
3.2.7 Proseguimento della procedura 95
3.2.8 Procedura d’esame accelerata 96
Parte 5 – Esame materiale di un marchio 97
1. Basi giuridiche 97
2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio 97
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione 98
3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi 98
3.2 Impressione d’insieme 99
3.3 Relazione con i prodotti e servizi 99
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione 100
3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate 100
3.6 Lingue contemplate 102
3.7 Casi limite 102
3.8 Parità di trattamento 103
3.9 Tutela della buona fede 104
3.10 Decisioni estere 104
3.11 Ricerche in Internet 105
4. Dominio pubblico 106
4.1 Basi giuridiche 106
4.2 Nozione di dominio pubblico 106
4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM 107
4.3.1 Assenza di carattere distintivo 107
4.3.2 Bisogno di disponibilità 108
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi 109
A. Segni convenzionali 110
4.4 Marchi verbali 110
4.4.1 Considerazioni generali 110
4.4.2 Indicazioni descrittive 110
4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali 110
4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di
riflessione o di immaginazione 111
4.4.2.3 Combinazioni di più termini 111
4.4.2.4 Neologismi 111
4.4.2.5 Significati duplici o multipli 112
4.4.2.6 Sinonimi 112
4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive 113
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche 113
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8
4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà 113
4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione 113
4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari 114
4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti 114
4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose 115
4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi
116
4.4.2.7.8 Designazioni di colore 116
4.4.2.7.9 Altre indicazioni descrittive 116
4.4.2.7.10 Denominazioni comuni internazionali (DCI) 117
4.4.2.7.11 Nomi di varietà vegetali 117
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria 117
4.4.4 Segni usuali 118
4.4.5 Slogan 118
4.4.6 Ditte 119
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono 120
4.4.8 Segni liberi 120
4.4.9 Segni atti alla protezione per principio 121
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico 121
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali 121
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o
cifre 122
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni 123
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole 124
4.4.9.4 Designazioni simboliche 124
4.4.9.5 Pluralità di lingue 124
4.5 Segni semplici 124
4.5.1 Singole lettere e cifre 124
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre 125
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso 125
4.5.4 Figure geometriche 125
4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili 126
4.5.6 Segni atti alla protezione per principio 126
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri 126
4.5.6.2 Monogrammi 127
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati 128
4.7 Marchi figurativi 130
4.8 Pittogrammi 132
4.9 Marchi acustici 133
B. Segni non convenzionali 133
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9
4.10 Motivi 134
4.11 Marchi di colore 135
4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 136
4.12.1 Nozione 136
4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato 137
4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto 138
4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM 138
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto 138
4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica 139
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 139
4.12.5.1 Principi generali 139
4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con
elementi bidimensionali con carattere distintivo 143
4.13 Marchio di posizione 144
4.14 Marchio di movimento 145
4.15 Ologrammi 146
4.16 Altri tipi di marchi 146
5. Segni che possono indurre in errore 146
5.1 Considerazioni generali 146
5.2 Rischio palese d’indurre in errore 147
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso 148
6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi 149
7. Segni contrari al diritto vigente 150
7.1 Considerazioni generali 150
7.2 Legge sulla protezione degli stemmi 151
7.2.1 Emblemi pubblici della Svizzera 151
7.2.1.1 Stemmi 151
7.2.1.2 Designazioni ufficiali 152
7.2.1.3 Bandiere e altri emblemi 153
7.2.1.4 Segni nazionali figurativi e verbali 153
7.2.2 Emblemi pubblici esteri 153
7.2.3 Verifica del rischio di confusione 154
7.2.3.1 Principi generali 154
7.2.3.2 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di
colore 156
7.2.3.2.1 Stemma della Confederazione Svizzera 156
7.2.3.2.2 Emblemi di Stato esteri 157
7.2.4 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti 157
7.3 Protezione della Croce Rossa 157
7.4 Organizzazioni internazionali 158
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10
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini 161
8. Indicazioni di provenienza 161
8.1 Nozione di indicazione di provenienza 161
8.2 Indicazioni di provenienza come marchi 162
8.3 Tipi di indicazioni di provenienza 163
8.3.1 Indicazioni di provenienza dirette 163
8.3.2 Indicazioni di provenienza indirette 163
8.3.3 Indicazioni di provenienza semplici 163
8.3.4 Indicazioni di provenienza qualificate 164
8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza 164
8.4.1 Indicazioni con duplice significato 165
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti 165
8.4.3 Segni simbolici 166
8.4.4 Impossibilità oggettiva 166
8.4.5 Denominazioni di tipo 167
8.4.6 Denominazioni generiche 167
8.4.7 Provenienza aziendale 168
8.4.8 Luogo di vendita (fiere e simili) 168
8.4.9 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto 169
8.4.10 Indicazioni geografiche nella gastronomia 169
8.4.11 Nomi di compagnie aeree 170
8.4.12 Nomi di organizzazioni sportive e culturali 170
8.4.13 Nomi di manifestazioni sportive e culturali 171
8.4.14 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco 171
8.4.15 Servizi di viaggio 171
8.5 Dominio pubblico 171
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette 171
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette 173
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette 173
8.6 Inganno circa la provenienza geografica 173
8.6.1 Principio 173
8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio
acquisito («secondary meaning») 175
8.6.3 Correttivi 176
8.6.4 Aggiunte delocalizzanti 176
8.6.5 Denominazioni geografiche concernenti la ricerca, il design o altre attività
specifiche 177
8.6.6 Prassi in materia di limitazione 178
8.6.7 Denominazioni contradditorie 179
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) 180
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11
8.7.1 Trattati bilaterali 180
8.7.2 Accordo TRIPS 181
8.7.3 Convenzione di Stresa 181
8.7.4 Legge sull’agricoltura (LAgr) 182
8.7.5 Art. 50a LPM 182
8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici, secondo
l’articolo 2 lettere a, c e d LPM 183
8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali 183
8.8.2 Indicazioni di provenienza estere 184
8.8.2.1 Trattati bilaterali 184
8.8.2.2 TRIPS 184
8.8.2.3 Sommario 184
9. Marchi collettivi e di garanzia 185
9.1 Introduzione 185
9.2 Marchi collettivi 185
9.3 Marchi di garanzia 185
10. Marchi geografici 186
10.1 Considerazioni generali 186
10.2 Segni ammessi alla registrazione 187
10.3 Qualità di depositante 188
10.4 Regolamento 188
10.5 Basi di valutazione 188
10.6 Sospensione 189
11. Imposizione del marchio nel commercio 189
11.1 Considerazioni generali 189
11.1.1 Nozione 189
11.1.2 Il limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità 190
11.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio 191
11.1.4 Cerchie commerciali determinanti 192
11.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio 192
11.1.6 Data del deposito 193
11.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti 193
11.2.1 Considerazioni generali 193
11.2.2 Mezzi di prova 193
11.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi 194
11.2.4 Luogo dell’uso 194
11.2.5 Durata dell’uso 194
11.2.6 Uso a titolo di marchio 195
11.2.7 Uso in forma divergente 195
11.2.8 Estensione dell’uso 195
Indice
12
11.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica 196
11.3.1 Considerazioni generali 196
11.3.2 Casi di applicazione 196
11.3.3 Segno da presentare nell’indagine 196
11.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi 197
11.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica 197
11.3.6 Modalità dell’indagine 197
11.3.7 Rappresentatività 198
11.3.8 Domande da porre 198
11.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio 200
11.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica 200
Parte 6 – Procedura di opposizione 201
1. Introduzione 201
2. Condizioni procedurali 202
2.1 Atto di opposizione 202
2.2 Conclusioni 203
2.3 Motivazione 203
2.4 Parti 203
2.4.1 Legittimazione attiva 203
2.4.1.1 Marchio depositato o registrato 203
2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto 204
2.4.1.2.1 Basi giuridiche 204
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale 204
2.4.1.2.3 La notorietà necessaria 204
2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà 206
2.4.2 Legittimazione passiva 206
2.5 Termine di opposizione 207
2.6 Tassa di opposizione 207
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare 207
2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto 208
3. Irregolarità dell’opposizione 208
3.1 Irregolarità irrimediabili 208
3.2 Irregolarità rimediabili 209
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione 210
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura 210
4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio 210
4.2 Sospensione 210
4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate 211
Indice
13
5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione 211
5.1 Principio del carattere determinante dell’iscrizione nel registro 211
5.2 Eccezione del mancato uso 211
5.3 Termine di carenza 212
5.3.1 Inizio del termine di carenza 212
5.3.2 Proroga della registrazione del marchio 213
5.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura 213
5.4 Verosomiglianza dell’uso 214
5.4.1 Uso in Svizzera 214
5.4.2 Periodo d’uso 214
5.4.3 Carattere serio dell’uso 215
5.4.4 Legame tra marchio e prodotto 215
5.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati 216
5.4.5.1 Sussunzione 216
5.4.5.2 Problematica dell’uso parziale 216
5.4.6 Uso in una forma divergente 218
5.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari 219
5.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso 219
5.5 Mancato uso per gravi motivi 220
5.6 Aspetti procedurali 220
5.6.1 Scambio di allegati 220
5.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 220
5.7 Decisione sull’eccezione del mancato uso 221
6. Motivi di opposizione 221
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi 221
6.1.1 Indizi a favore della similarità 222
6.1.2 Indizi contro la similarità 223
6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi 223
6.2 Identità dei segni 224
6.3 Similitudine dei segni 224
6.3.1 Marchi verbali 225
6.3.2 Marchi figurativi 226
6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati 226
6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 227
6.4 Rischio di confusione 228
6.4.1 Rischio di confusione diretto 228
6.4.2 Rischio di confusione indiretto 228
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi 228
6.6 Grado di attenzione 229
6.7 Forza distintiva 230
Indice
14
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione) 232
8. Notificazione della decisione 232
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero 232
8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali 232
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi
assoluti d’esclusione 232
8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi
assoluti d’esclusione 233
8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un
rappresentante 233
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un
rappresentante entro i termini 233
9. Casistica 234
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso 235
1. Introduzione 235
2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva 235
2.1 Domanda di cancellazione 235
2.2 Conclusioni 236
2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova 236
2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione 236
2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso 237
2.6 Seguito della procedura fino alla decisione 237
3. Osservazioni generali in merito alla procedura 238
3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 238
3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio 238
4. Motivi di cancellazione 238
4.1 Verosimiglianza del mancato uso 239
4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio 239
4.3 Mancato uso per gravi motivi 239
5. Conclusione della procedura 240
5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 240
5.2 Decisione materiale 240
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione 240
5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione 240
5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione 240
5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali 241
6. Casistica 241
Indice
15
Allegato 242
ISO 8859-15 (caratteri stampabili) 242
Parte 1 – Parte generale
16
Elenco delle abbreviazioni
Accordo di Nizza Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e
dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.9)
p.es. per esempio
AM Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(RS 0.232.112.3)
art./artt. articolo/articoli
CC Codice civile svizzero (RS 210)
cfr. confronta
cl. classe
Classificazione di
Nizza
Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si
applicano i marchi di fabbrica o di commercio, 11ª edizione,
1.1.2017
CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid. considerando
Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del (Codice di
procedura civile, RS 272)
cpv. capoverso
CRPI Commissione federale di ricorso in materia di proprietà
intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
(RS 0.232.04)
DFI Dipartimento federale dell’interno
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
DOP Denominazione di origine protetta
DOC Denominazione di origine controllata
ecc. eccetera
estratto del RC estratto del registro di commercio
Parte 1 – Parte generale
17
EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
FDBM Feuille suisse des brevets, dessins et marques
FF Foglio federale
fig. figurativo
GAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Gazette Gazette OMPI des marques internationales
IGP Indicazione geografica protetta
Istituto Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LAgr Legge federale sull’agricoltura (RS 910.1)
LEF Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett. lettera
LDerr Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0)
LFus Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il
trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LPM Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di
provenienza (RS 232.11)
LPNE Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli
emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre
organizzazioni intergovernative (RS 232.23)
LPSt Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di
altri segni pubblici (RS 232.21)
LTAF Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
Messaggio
«Swissness»
Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della
legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla
protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici
(Progetto «Swissness»), FF 2009, pagg. 7425-7556
n. numero/numeri
N.B. Nota bene
OCDerr Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle
derrate alimentari (RS 817.022.21)
ODerr Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02)
OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
Parte 1 – Parte generale
18
OPM Ordinanza sulla protezione dei marchi (RS 232.111)
OPSt Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri
segni pubblici (RS 232.211)
OTab Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con
succedanei del tabacco (RS 817.06)
OTa-IPI Ordinanza dell’IPI sulle tasse (RS 232.148)
PA Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC Legge di procedura civile federale (RS 273)
PM Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)
ResC Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a
tale Accordo (RS 0.232.112.21)
RS Raccolta sistematica del diritto federale
seg./segg. seguente/seguenti
sic! Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de
la concurrence
TAF Tribunale amministrativo federale
TF Tribunale federale svizzero
TLT di Singapore Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (RS 0.232.112.11)
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio; RS 0.632.20)
UFAG Ufficio federale dell’agricoltura
Parte 1 – Parte generale
19
Parte 1 – Parte generale
1. Introduzione
La presente parte delle direttive in materia di marchi tratta delle regole procedurali generali
applicabili alle diverse procedure dinanzi all'Istituto.
2. Basi giuridiche
L'Istituto è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c
PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette
dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)1, purché non siano regolate più compiutamente dalla LPM o da
un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39–41 e 43–61 PC2,3.
Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LPM,
sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale giusta l'articolo 4 PA. L'Istituto
ritiene che il CPC sia applicabile in forza dell'articolo 4 PA. Pur contenendo determinate
regolamentazioni relative ad aspetti di diritto procedurale non menzionati esplicitamente nella
PA o nella LPM, la PC non può essere applicata. Conformemente alla giurisprudenza, nella
procedura amministrativa sono infatti applicabili soltanto le disposizioni indicate
esplicitamente all'articolo 19 PA in quanto tale elencazione è da ritenersi esaustiva4. Inoltre
viene considerato solo il diritto federale emanato dopo l'entrata in vigore della PA. Di
conseguenza vanno applicate altre disposizioni più recenti del diritto federale. Dal momento
che il CPC rientra nel diritto federale5, la sua applicazione in virtù dell'articolo 4 PA non è
esclusa, tanto più che il CPC è specialmente concepito per la composizione di controversie
di diritto civile, da cui le procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi con due o
più parti non differiscono in modo fondamentale.
Le diverse procedure di competenza dell'Istituto in materia di marchi sono disciplinate in
particolare dalle disposizioni della LPM e dell'OPM trattate di seguito.
2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parti 2 e 5)
La procedura di registrazione di un marchio è disciplinata in particolare dagli articoli 28–30
LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 8–19 OPM.
1 Più precisamente agli artt. 1–43 PA. 2 Art. 19 PA. 3 Nella fattispecie gli articoli 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l’audizione delle
parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA). 4 DTF 130 II 473, consid. 2.4. 5 La legislazione nel campo della procedura civile compete alla Confederazione (cfr. art. 122 cpv. 1
Cost.).
Parte 1 – Parte generale
20
2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3)
Le procedure relative alla tenuta del registro sono rette in particolare dagli articoli 10, 17–19,
35 e 37 segg. LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 25–27, 28–32 e 35
OPM.
2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parti 4 e 5)
Salvo che l'AM e il PM non dispongano altrimenti (art. 44 cpv. 2 LPM), la procedura di
registrazione internazionale di un marchio è disciplinata segnatamente dagli articoli 44–46a
LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 47–49 e 51 seg. OPM. Tali accordi
internazionali, completati dal ResC, determinano pertanto in larga misura la procedura di
registrazione internazionale di un marchio.
2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6)
La procedura di opposizione è retta dagli articoli 31–34 LPM e dalle disposizioni
d'esecuzione di cui agli articoli 20–24 e 50–52 OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr.
n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla PA (art. 44
segg.) nonché il CPC.
2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7)
La procedura di cancellazione per mancato uso del marchio è specialmente disciplinata dagli
articoli 35a e 35b LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 24a–24e OPM.
Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per
analogia le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 44 segg. PA)
nonché il CPC.
3. Parti
3.1 Qualità di parte
Le parti sono definite all'articolo 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi dovrebbero
essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un
rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende
dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione6.
Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò
vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio
la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della
Confederazione7. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in
6 TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3. 7 DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.
Parte 1 – Parte generale
21
accomandita8 nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie9, seppur dispongano di
una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici10
come anche le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p.es. gli uffici federali)
e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi11.
Sono considerate parti delle diverse procedure di competenza dell'Istituto le persone di
seguito elencate.
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale
Nelle procedure di registrazione nazionali e internazionali la qualità di parte è conferita
esclusivamente al depositante. Giusta l'articolo 28 capoverso 1 LPM può trattarsi di tutte le
persone indicate al numero 3.1 di cui sopra (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag.
54; per i marchi collettivi cfr. Parte 5, n. 9.2, pag. 185).
Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono
depositare marchi. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con
capacità di essere parte in giudizio (p.es. la Confederazione svizzera) e non l'unità
amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità
giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'Istituto parte dal presupposto che il deposito sia
effettuato per la società cui appartiene la succursale12. Se il marchio deve essere depositato
per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci
fondatori (in qualità di più depositanti).
Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di registrazione ai
terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla registrazione di un marchio. Essi
possono fare valere i propri diritti soltanto in un secondo momento nel quadro di una
procedura di opposizione o di una procedura di diritto civile.
3.1.2 Procedura relative alla tenuta del registro
Il titolare del marchio iscritto nel registro dei marchi è considerato parte per tutte le procedure
connesse a una modifica del registro (domanda di cancellazione secondo l'art. 35 lett. a
LPM, cambio di rappresentante, divisione, ecc.).
In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati
dalla modifica del registro richiesta (p.es. licenze, trasferimento, trasferimento parziale; cfr.
Parte 3, n. 4.1, 4.2 e 4.4, pag. 74/75).
8 Artt. 562 e 602 CO. 9 DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura v.
anche sotto (cfr. n. 3.2.2.2 e 3.2.2.3, pag. 23). 10 DTF 132 I 256, consid. 1.1. 11 TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f. 12 Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella
procedura di esecuzione.
Parte 1 – Parte generale
22
3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso
3.1.3.1 Legittimazione attiva
3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio
In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 LPM può opporsi a una nuova registrazione il titolare del
marchio anteriore13. Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che
godono di una priorità secondo gli articoli 6–8 LPM e i marchi che, al momento del deposito
del segno più recente, sono notoriamente conosciuti (art. 3 cpv. 2 LPM). Questi concetti
sono definiti più avanti (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 203). In deroga all'articolo 31 LPM, il titolare
di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un
marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).
Nell'ambito della procedura di opposizione è determinante chi è il titolare del marchio al
momento dell'inoltro dell'opposizione14. Qualora al momento dell’invio dell’opposizione il
titolare iscritto al registro e l’effettivo titolare non corrispondano, l’opponente deve fornire la
prova della propria legittimazione attiva. In caso contrario, non si entra in materia
sull’opposizione.
3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario
La questione concernente la legittimazione attiva del licenziatario richiede una valutazione
delle disposizioni del contratto di licenza che, regolarmente, vanno oltre i limiti (ristretti) della
procedura di opposizione. Per questo motivo nella procedura di opposizione solo il titolare
del marchio iscritto nel registro è riconosciuto come parte15. Il titolare del marchio può tuttavia
designare il licenziatario (o qualsiasi altra persona) come rappresentante nella procedura di
opposizione. Tale autorizzazione deve essere presentata per iscritto all'Istituto e deve essere
stata allestita prima dello scadere del termine di opposizione16.
3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso
Qualsiasi persona fisica o giuridica (cfr. n. 3.1, pag. 20) può presentare una domanda di
cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35a cpv. 1 LPM). Non occorre provare un
interesse particolare.
13 TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL. 14 Cfr. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 e 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL. 15 TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL. 16 TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.
Parte 1 – Parte generale
23
3.1.3.2 Legittimazione passiva
3.1.3.2.1 Procedura di opposizione
È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.
Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio geografico (art. 31 cpv. 1bis LPM).
In seguito all’entrata in vigore della nuova LPM, il principio della priorità derivante dall’uso è
stato sostituito da quello della priorità derivante dal deposito17. Il resistente che ha iniziato a
utilizzare il proprio segno prima del deposito del marchio opponente, ma ha depositato il suo
segno solo successivamente, non può nella procedura di opposizione invocare né il diritto di
proseguire l’uso ai sensi dell’articolo 14 LPM né il fatto che l’opponente abbia tollerato per
anni il suo segno. Il resistente può eventualmente continuare a utilizzare il proprio segno ai
sensi dell’articolo 14 LPM. Ciò non gli conferisce tuttavia il diritto alla registrazione del
marchio (o al suo mantenimento) e non influisce in alcun modo sulla valutazione
dell’opposizione18.
Qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato
registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).
3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso
È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.
Alla stregua di quanto previsto nella procedura di opposizione, qualora il marchio impugnato
sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta
passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).
3.2 Trasferimento del marchio
3.2.1 In generale
In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono
portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 17 LPM, cfr. Parte 3, n. 4.1,
pag. 74). Per le procedure con più parti vigono le particolarità di seguito illustrate.
3.2.2 Particolarità
3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione
In caso di trasferimento del marchio durante una procedura di opposizione o di cancellazione
si distingue tra la situazione giuridica materiale e le conseguenze giuridiche procedurali. Né
la LPM né la PA disciplinano esplicitamente le conseguenze giuridiche procedurali di un
17 Art. 6 LPM. 18 CRPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.
Parte 1 – Parte generale
24
trasferimento del marchio nel corso della procedura di opposizione. In virtù dell’articolo 4 PA
si applicano pertanto le disposizioni speciali del CPC19.
In caso di trasferimento del marchio durante la procedura l'acquirente può subentrare nel
processo al posto dell'alienante (art. 83 cpv. 1 CPC). Tale sostituzione di parte non necessita
del consenso della controparte. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie.
La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate
(art. 83 cpv. 2 CPC).
3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche
Se non vi è trasferimento del marchio, la sostituzione di parte può avvenire solo con il
consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di
successione legale (art. 83 cpv. 4 CPC).
Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi
sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro20.
In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al
marchio) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e
la procedura è portata avanti senza indugio21.
3.2.2.3 Fallimento di una parte
Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del diritto al marchio
(art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all’amministrazione del
fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se il diritto al
marchio è trasferito a uno o più creditori. Fino all’emissione di tale decisione la procedura
può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).
4. Rappresentanza e recapito
4.1 Rappresentante
Giusta l'articolo 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare da un
rappresentante in ogni stadio del procedimento.
È iscritto nel registro come rappresentante soltanto il rappresentante autorizzato (art. 5
cpv. 2 OPM).
19 Cfr. Parte 1, n. 2, pag. 19.
20 Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l’eredità è
accettata. 21 All’occorrenza Il procedimento è sospeso secondo l’articolo 126 CPC, finché gli eredi sono
identificati e l’eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è
disciplinata in modo risolutivo.
Parte 1 – Parte generale
25
I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di
persone (p.es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita). Al
rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.
Se viene designato un rappresentante, l’Istituto indirizza le sue comunicazioni
esclusivamente a quest’ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze
del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto
giuridico. L’Istituto decide caso per caso se l’istanza del depositante sia da considerare come
revoca della procura. Qualora le domande parallele del depositante e del rappresentante
siano in contraddizione, in linea di principio l’incertezza viene risolta tramite il
rappresentante, salvo in caso di revoca della procura.
4.2 Procura
Se il depositante nomina un rappresentante, l’Istituto può esigere una procura scritta
secondo l’articolo 5 OPM. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il rappresentante
viene designato in un secondo momento rispetto al deposito ai sensi dell’articolo 28 LPM.
Qualora l’Istituto esiga una procura, quest’ultima deve essere presentata in forma scritta
(art. 5 OPM)22. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le
procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l’Istituto può chiedere che
sia presentata una procura originale. Il documento deve contenere almeno i dati personali
del mandante e del mandatario, l’estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13
cpv. 1 CO in combinato disposto con l’art. 5 OPM). Si distinguono procure speciali rilasciate
per singoli casi e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i marchi. Se la
procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una
procura generale.
Il rappresentante indicato nella domanda di registrazione al momento del deposito senza
presentazione di una procura dispone di norma dell’intero diritto di rappresentanza in
relazione al titolo di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto
giuridico per conto del rappresentato. L’Istituto è libero di esigere una procura in un secondo
momento.
Qualora un mandato sia conferito solo dopo la registrazione del diritto di protezione, deve
sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il rappresentante attuale
agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di
fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso23.
La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. Parte 1, n. 5.8, pag. 39). Se il
documento è redatto in un’altra lingua, l’Istituto può richiederne la traduzione (art. 3 cpv. 2
OPM).
22 Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere
allegata come file PDF (cfr. n. 5.1, pag. 25). 23 È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante
combinazione (cfr. art. 3 LFus).
Parte 1 – Parte generale
26
La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34
cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all’Istituto, il rappresentante rimane
autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).
Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, le istanze del
rappresentante non legittimato non sono considerate. Conformemente all'articolo 13
capoverso 2 PA non si entra in materia su una domanda di cancellazione o un'opposizione
presentate da un rappresentante non legittimato24.
4.3 Recapito
Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve
designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM).
Qualora una parte non designi un recapito in Svizzera, l’Istituto la invita a farlo con uno
scritto informale recapitato all’estero25. In caso di inadempienza, l’Istituto emana una
notificazione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale
illustra le conseguenze di un’eventuale inosservanza dei termini. La notificazione avviene in
conformità a quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 196526 o per via
diplomatica o consolare nei casi in cui la Convenzione dell’Aja non è applicabile. Qualora la
parte non agisca entro tale termine supplementare la domanda di registrazione viene
respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM), rispettivamente l'Istituto non entra nel merito
dell'opposizione o della domanda di cancellazione per mancato uso (art. 21 cpv. 1 e art. 24b
cpv. 1 OPM). Se la parte è resistente o controparte nell'ambito di una procedura di
opposizione o di cancellazione, la procedura è portata avanti d’ufficio senza che questa sia
sentita e la sua esclusione dalla procedura è pronunciata nella decisione finale (art. 21 cpv. 2
e 24b cpv. 2 OPM). La decisione finale è notificata a tale parte mediante pubblicazione nel
Foglio federale (art. 36 lett. b PA; cfr. anche n. 7.4.2, pag. 46).
5. Regole procedurali generali
5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione
La procedura dinanzi all'Istituto è scritta. Pertanto, in linea di principio, per essere considerati
dall'Istituto, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono avere la forma scritta27.
Al fine di facilitare l’invio delle istanze per posta elettronica, in applicazione dell’articolo 6
capoverso 3 OPM, l’Istituto ha rinunciato all’obbligo della firma per la maggioranza delle
istanze ad esso indirizzate (cfr. la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554 e l’elenco dei
24 GAAC 70 n. 33. 25 Un rifiuto provvisorio contenente l’invito a designare un recapito è notificato mediante l’OMPI (cfr.
Parte 4, n. 3.2.4, pag. 93).
26 Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e
extragiudiziari in materia civile o commercialeconclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131). 27 In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'Istituto accetta ad esempio
richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.
Parte 1 – Parte generale
27
canali di comunicazione)28. A seconda del caso, se per l’istanza vi è l’obbligo della firma o se
vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:
- Laddove il diritto federale prevede che un’istanza sia presentata per iscritto e se l’Istituto
accetta copie, l’istanza firmata può essere inviata come allegato (PDF) per posta
elettronica. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle
richieste di cancellazione totale o parziale della registrazione (Parte 3, n. 4.10, pag. 77) e
di tutte le istanze relative alla procedura di opposizione ad eccezione delle richieste di
proroga di termini (cfr. Parte 6, n. 2.1, pag. 202).
- I documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come
file PDF (ad esempio dichiarazioni di trasferimento come indicato alla Parte 3, n. 4.1,
pag. 74, procure come indicato al n. 4.2, pag. 75, documenti di priorità come indicato alla
Parte 2, n. 3.4, pag. 60, purché l'Istituto ne esiga la presentazione).
- Tutte le altre istanze possono essere inviate all'Istituto senza firma con un messaggio
elettronico informale. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 32) e
le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 3, n. 4.8, pag. 77).
Le istanze trasmesse elettronicamente all'Istituto sono giuridicamente valide e osservano i
termini solo se inviate all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.
Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono
reperibili alla pagina: https://ekomm.ipi.ch.
5.2 Esame della competenza
L'Istituto esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle
richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra
l'Istituto e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse29.
Qualora l'Istituto si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità
competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'Istituto dubiti di essere competente provoca
senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA).
L'Istituto accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di
contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9 PA.
5.3 Ricusazione
L'articolo 10 capoverso 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo
tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:
a. se hanno un interesse personale nella causa;
b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
28 L'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/it/profilo/contatto/canali-di-
comunicazione.html.
29 GAAC 67 n. 66, consid. 2a con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
28
bbis se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una
parte;
c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'articolo 10
capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di
prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente
l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il
rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno
tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo,
mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di
ricusazione non sono determinanti30.
Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'Istituto immediatamente dopo
la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in
perenzione31. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la
composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso,
sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede32.
5.4 Accertamento dei fatti
5.4.1 Massima inquisitoria
Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'Istituto vige la
massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su
riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'Istituto incombono l'obbligo della prova e
l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 29).
La procedura di opposizione e la procedura di cancellazione non sono tipiche procedure
amministrative (procedure in cui viene emanata una decisione), bensì procedure «sui
generis» che, in quanto procedure con (almeno) due parti, sono paragonabili a un processo
civile33. Per quanto riguarda l'avvio e l'estensione delle opposizioni e delle domande di
cancellazione vale la massima dispositiva come nell'ambito dei processi civili34. L'opponente,
rispettivamente il richiedente, decide pertanto se esercitare il proprio diritto in virtù
dell'articolo 3 o dell'articolo 35a LPM, ovvero se interporre un'opposizione, rispettivamente
richiedere la cancellazione del marchio per mancato uso. L’opponente, rispettivamente il
richiedente, determina inoltre in quale misura far valere il suo diritto, mentre il resistente,
rispettivamente il titolare del marchio impugnato, definisce in che misura intende accogliere
30 DTF 138 I 1, consid. 2.2 con rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.
31 DTF 138 I 1, consid. 2.2. 32 DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con rinvii. 33 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 34 TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 con rinvii – BALLY / BALU (fig.).
Parte 1 – Parte generale
29
(volontariamente) l’istanza, rispettivamente la domanda. Le parti sono libere di terminare la
procedura in qualsiasi momento mediante accordo, ritiro o riconoscimento del diritto fatto
valere. In altre parole, le parti dispongono dell’oggetto della lite e l’Istituto è vincolato alle
conclusioni delle stesse.
5.4.2 Obbligo di cooperazione
La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito
all'articolo 13 PA.
Giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera a PA le parti sono in particolare tenute a cooperare
all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal
fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto35. Vale
soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe
altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato36.
Secondo il principio generale dell'articolo 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le
conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende
dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non
è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto37.
5.4.3 Principio della parità delle armi
Siccome la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione vedono contrapposte
due parti e in tale contesto l'Istituto è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento
(art. 29 cpv. 1 Cost.), queste procedure sono altresì assoggettate al principio della parità
delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di
presentare i propro argomenti in condizioni che non la pongono in una situazione di netto
svantaggio rispetto alla parte avversaria38.
Di conseguenza, nelle procedure di opposizione e di cancellazione l'Istituto non procede a
un'assunzione delle prove vera e propria giacché occorre evitare che gli accertamenti
dell'Istituto comportino un rafforzamento della posizione procedurale di una parte e
contemporaneamente un indebolimento della posizione dell’altra parte. Se una parte non è in
grado di provare in modo conforme alla legge un fatto da cui intende dedurre diritti (p.es. la
notorietà del suo segno39, la verosimiglianza dell'uso del marchio40 o del suo mancato uso),
deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC.
35 TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 36 DTF 128 II 139, consid. 2b. 37 DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con
rinvii – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.). 38 DTF 137 IV 172, consid. 2.6. 39 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.).
40 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.
Parte 1 – Parte generale
30
5.4.4 Prove
5.4.4.1 Mezzi di prova
5.4.4.1.1 Principi
I mezzi di prova ammessi dall'Istituto sono elencati all'articolo 12 PA. Per analogia alla
procedura probatoria sono inoltre applicabili gli articoli 37, 39–41 e 50–61 PC.
In particolare, rientrano nei mezzi di prova appropriati i cataloghi, i prospetti, i listini prezzi, le
confezioni, le etichette, le fatture, il numero di abbonati, la tiratura, i bollettini di consegna, gli
esemplari delle merci interessate, il materiale pubblicitario e le indicazioni su fatturato o
spese pubblicitarie. Sono inoltre appropriate le ricerche sull’uso, le conferme da parte di terzi
(cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 239) e le indagini demoscopiche (cfr. Parte 5, n. 8.6.2, pag. 175 e n.
11.3, pag. 196).
Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata
dall'Istituto, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c)
nell'ambito di una procedura di ricorso.
5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova
Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.
L'Istituto raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli
allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di
prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.
Qualora le circostanze lo giustifichino (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di
una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'Istituto può
accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di
prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti
mezzi di prova. Se la parte non ottempera a tale richiesta, l'Istituto decide sulla base degli
atti.
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova
L'Istituto valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento41. In linea di
principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di
un'asserzione. Nella maggioranza delle procedure dinanzi all'Istituto, tuttavia, questo
principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è
sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile
in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena convinzione
41 Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.
Parte 1 – Parte generale
31
dell'Istituto, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla
possibilità contraria42.
5.5 Termini
5.5.1 In generale
L'Istituto fissa i termini che non sono previsti dalla legge.
Di norma sono fissati termini di due mesi. Per le risposte a un rifiuto di protezione provvisorio
di una registrazione internazionale per motivi assoluti di esclusione dalla protezione, il
termine è di cinque mesi. Per le risposte a una notifica di un rifiuto di protezione provvisorio
di una registrazione internazionale per motivi relativi di esclusione della protezione, ovvero
nel caso di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine è per contro di
tre mesi.
Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente,
firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza
proroga del termine, gli atti di opposizione o le domande di cancellazione per mancato uso),
l'Istituto accorda un termine di 10 giorni. Per la risposta relativa a una domanda di
sospensione il termine è di 15 giorni.
5.5.2 Calcolo dei termini
Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20
cpv. 1 PA).
Per il calcolo dei termini, se l’ultimo giorno del termine fissato dall'Istituto o prescritto per
legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o
cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del
Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È
considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale43 qualsiasi giorno parificato alla
domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non
sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre
imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo44. I giorni festivi
comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.
L'articolo 2 OPM precisa inoltre che se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno
dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere.
Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.
42 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec. 43 Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo:
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.
44 DTF 63 II 331.
Parte 1 – Parte generale
32
5.5.3 Proroga dei termini
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta in
particolare del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA), del termine di opposizione (tre
mesi, art. 31 cpv. 2 LPM) e del termine per la presentazione della richiesta di proseguimento
della procedura (entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto
conoscenza dell’inosservanza del termine, al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza
del termine inosservato, art. 41 cpv. 2 LPM).
I termini fissati dall'Istituto possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della
scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). La prassi della proroga dei
termini è regolata in maniera uniforme presso l'Istituto45.
Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'Istituto accorda di norma fino a tre
proroghe. La firma sulle prime due domande non è obbligatoria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una
terza domanda di proroga deve per contro essere firmata e viene concessa solo in via
eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi46.
Nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso una terza
proroga dei termini è accordata solo eccezionalmente e dopo audizione della controparte.
Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una
sola volta.
Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini l'Istituto concede un ultimo
termine supplementare straordinario di 10 giorni per compiere l'atto procedurale interessato.
5.5.4 Osservanza dei termini
5.5.4.1 In generale
Secondo l'articolo 21 capoverso 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti
sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più
tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all’Istituto non possono essergli
validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
(art. 21 cpv. 1bis PA).
Le caselle postali della Posta svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la
giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle
lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo
l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che
45 Cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-ipi-e-pi-in-generale.html
(Proroga dei termini e proseguimento della procedura). 46 Per esempi cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-online/download-ipi-e-pi-in-generale.html
(Proroga dei termini e proseguimento della procedura).
Parte 1 – Parte generale
33
la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro
postale47.
Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che la persona che si limita a depositare la
lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa
essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se tale persona
desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente un atto
procedurale, è ragionevole attendersi che essa comunichi di propria iniziativa all'autorità
competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari48.
All’Istituto spetta l’onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è
stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le lettere raccomandate che non sono
state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il
primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA).
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica
Per gli atti scritti trasmessi all'Istituto per via elettronica tramite l'indirizzo
tm.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema
informatico «ekomm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una
conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure
un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'Istituto.
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse
Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più
avanti (cfr. n. 11.5, pag. 51).
5.5.5 Sospensione dei termini (ferie)
Giusta l'articolo 22a PA i termini stabiliti in giorni (p.es. il termine di ricorso di 30 giorni ai
sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA o il termine di 30 giorni dal deposito del marchio per la consegna
della dichiarazione di priorità ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPM), non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza
Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'Istituto commina
contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto
esse sono applicabili.
47 TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con rinvii. 48 TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.
Parte 1 – Parte generale
34
Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LPM (p.es. il
termine di ricorso o il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es.
il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria49. Di conseguenza
un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato.
5.5.7 Proseguimento della procedura
5.5.7.1 In generale
Di norma l’inosservanza di un termine fissato dall'Istituto non comporta necessariamente una
perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi il depositante ha la possibilità di richiedere il
proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 capoverso 1 LPM.
5.5.7.2 Esclusione
Giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettere a–e LPM il proseguimento della procedura è escluso
in caso d'inosservanza:
- dei termini per inoltrare richiesta di proseguimento della procedura nonché per il
pagamento delle tasse di proseguimento della procedura e per compiere integralmente
l'atto omesso (art. 41 cpv. 2 LPM; cfr. n. 5.5.7.3, pag. 35);
- dei termini per rivendicare una priorità (artt. 7 e 8 LPM50);
- del termine per presentare una richiesta di trasformazione di una registrazione
internazionale secondo l'articolo 46a LPM (art. 41 cpv. 4 lett. b LPM per analogia);
- del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2 LPM;
- del termine per presentare la richiesta di proroga per una registrazione giusta l'articolo 10
capoverso 3 LPM e
- dei termini nella procedura di cancellazione per mancato uso.
L'Istituto ritiene inoltre che l'esclusione di cui all'articolo 41 capoverso 4 lettera c LPM
nell'ambito della procedura di opposizione abbia carattere generale e di conseguenza il
proseguimento della procedura di opposizione sia di regola escluso. La possibilità di
chiedere il proseguimento della procedura prevista dall’articolo 41 capoverso 1 LPM è
indubbiamente specifica delle domande di registrazione dei marchi. Una possibilità di questo
tipo («indipendente dalla colpa») non è prevista nell’ambito dei processi civili né in quello di
altre procedure contenziose che coinvolgono più parti. La disposizione è in contrasto con
l’obiettivo di una procedura accelerata. Nell’ambito della procedura di opposizione tutti i
termini prescritti dall’Istituto possono essere prorogati. Le allegazioni tardive che sembrano
decisive possono essere considerate in virtù dell’articolo 32 capoverso 2 PA. Infine, la parte
cui è stato impedito di osservare un termine senza sua colpa può chiedere la restituzione del
termine in virtù dell’articolo 24 PA.
49 Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con rinvii. 50 Un’eccezione è applicabile in relazione al termine per la presentazione del documento di priorità; in
questo caso può essere fatto valere il proseguimento della procedura (cfr. CRPI, sic! 2006, 182 –
KEW).
Parte 1 – Parte generale
35
5.5.7.3 Procedura
La richiesta di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a
contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell’inosservanza del termine
(termine relativo), al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato
(termine assoluto); entro lo stesso termine dev’essere inoltre compiuto integralmente l’atto
omesso51 e deve essere versata la tassa prevista a tale riguardo nell’ordinanza. La domanda
di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto
(art. 41 cpv. 1 LPM), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento
della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l’assegnazione alla
procedura sia inequivocabile per l'Istituto52.
L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della
procedura (art. 41 cpv. 4 lett. a LPM).
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p.es., la tassa è pagata senza aver
compiuto l’atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. Se è
stata pagata entro i termini, la tassa di proseguimento della procedura non viene rimborsata.
Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura
viene ripresa (art. 41 cpv. 3 LPM).
5.5.8 Restituzione del termine
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine
stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione
dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1
PA). La restituzione è concessa in caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da
un’autorità.
La prova dell’impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti
definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. A titolo d’esempio, può essere
considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un’assenza
per vacanze53.
Il significato pratico della restituzione è attenuato dall’articolo 32 capoverso 2 PA, secondo
cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive. Nell'ambito della
procedura di registrazione l'applicazione di questa disposizione è tuttavia esclusa.
51 La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione. 52 Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che
permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.
53 DTF 119 II 86, consid. 2a; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.
Parte 1 – Parte generale
36
5.6 Consultazione del registro e degli atti
5.6.1 Principio
Secondo l’articolo 39 LPM chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo
contenuto e ottenere estratti. Dopo la registrazione del marchio, chiunque ha il diritto di
consultare il fascicolo dei marchi registrati (art. 39 cpv. 2 LPM e art. 37 cpv. 3 OPM). In
questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Ciò vale anche per la procedura di
opposizione. Prima della registrazione di un marchio è autorizzato a consultare il fascicolo
chiunque possa giustificare un interesse legittimo (art. 37 cpv. 1 OPM; cfr. anche Parte 3, n.
5.2, pag. 78). Queste disposizioni della LPM e dell’OPM hanno la priorità rispetto agli articoli
26–28 PA54.
Qualsivoglia richiesta di consultare gli atti da parte di terzi deve essere accolta anche nel
corso di una procedura di opposizione o di cancellazione55.
5.6.2 Eccezioni
Su domanda i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari sono
conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM) e sono esclusi dalla consultazione degli atti.
Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36
cpv. 3 OPM), l'Istituto decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione
separata (art. 37 cpv. 4 OPM). A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che in relazione
all'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA, la cui portata è equipollente all'articolo 36
capoverso 3 OPM, non tutti gli interessi privati opposti giustificano un rifiuto o una limitazione
del diritto di consultare il fascicolo. Nei singoli casi compete all'Istituto valutare se un
interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio
(parimenti) importante, interesse alla consultazione del fascicolo. Un'esclusione generale di
determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione sarebbe inammissibile. In
considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e
accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti56.
L'articolo 28 PA prevede che l'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere
adoperato contro di essa soltanto qualora l'Istituto gliene abbia comunicato per scritto il
contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di
pronunciarsi e indicare prove contrarie.
5.7 Diritto di essere sentiti
Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29
PA comprende in particolare il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti
prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di
54 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex. 55 CRPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex. 56 TAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
37
produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di
partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo
risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione57.
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti
5.7.1.1 Scambio di allegati
L'Istituto è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è
tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle conclusioni delle
parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
5.7.1.1.1 Procedure con una parte
Di norma l'Istituto dà la possibilità al depositante di esprimersi, in linea di massima, fino a
due volte in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una
domanda. A determinate condizioni sono ipotizzabili ulteriori scambi di allegati.
5.7.1.1.2 Procedure a due parti
Nell'ambito della procedura di opposizione e della procedura di cancellazione, in linea di
massima l'Istituto sente ogni parte sulle allegazioni della controparte (art. 31 PA e artt. 22
cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM).
Nel caso di un'opposizione o di una domanda di cancellazione per mancato uso
palesemente irricevibile non si effettuano scambi di allegati (artt. 22 cpv. 1 e 24c cpv. 1 OPM
a contrario). Qualora le condizioni procedurali non sono chiaramente adempiute58, viene
pronunciata una decisione di irricevibilità senza audizione delle parti. Nel caso di
un’opposizione nei confronti di una registrazione internazionale, viene comunque emesso un
rifiuto provvisorio di protezione59.
In linea di principio l'Istituto effettua un solo scambio di allegati, tuttavia può ordinare ulteriori
scambi di allegati (cfr. art. 22 cpv. 4 OPM). Se nella risposta il resistente fa valere il mancato
uso del marchio e il termine di carenza è scaduto, si procede a un secondo scambio degli
allegati e si offre all’opponente la possibilità di rendere verosimile l’uso o il mancato uso per
gravi motivi (cfr. art. 32 LPM). Se il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione è
inammissibile e non si procede a ulteriori scambi di allegati. Lo stesso vale nel caso in cui il
resistente non si sia (ancora) espresso in merito al rischio di confusione dei due marchi.
57 TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1;
TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con rinvii. – ABSINTHE, FÉE VERTE e LA BLEUE.
58 P.es. inoltro tardivo di un’opposizione, mancato pagamento della tassa, assenza della motivazione,
ecc. 59 La decisione di irricevibilità può essere impugnata e revocata dal TAF. Il termine per il decreto del
rifiuto di protezione potrebbe scadere durante la procedura di ricorso.
Parte 1 – Parte generale
38
Nella procedura di cancellazione un secondo scambio di allegati è ordinato segnatamente
allorquando la controparte produce mezzi di prova in merito ai quali il richiedente deve
potersi esprimere.
In mancanza di una replica da parte dell’opponente o del richiedente, il resistente o la
contraoparte non è invitato/a a presentare una duplica.
La risposta del resistente o della controparte deve essere inoltrata in due esemplari (artt. 22
cpv. 2 e 24c cpv. 2 OPM). Lo stesso vale per la replica (dell'opponente o del richiedente) e la
duplica (del resistente o della controparte) nell'eventualità di ulteriori scambi di allegati.
5.7.1.2 Diritto di replica
Dopo il primo ed eventualmente il secondo scambio di allegati l'Istituto informa l'opponente o
il richiedente in merito alla risposta o alla duplica del resistente o della controparte e chiude
lo scambio di allegati.
Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'Istituto non
assegna a questo punto alla parte richiedente alcun termine per l'esercizio del suo diritto di
replica in modo da accordarle la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito agli
scritti del resistente o della controparte60. L'Istituto parte dal presupposto che le parti
conoscano i propri diritti procedurali e pertanto è ragionevole attendersi che facciano valere
tempestivamente e spontaneamente il proprio diritto di replica61.
5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari
In linea di principio l’autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che
sembrino decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)62.
5.7.2 Offerta di prove
Sebbene una parte abbia tra l’altro il diritto di produrre prove rilevanti e ottenere l'ammissione
delle offerte di prove rilevanti (art. 33 cpv. 1 PA)63, l'Istituto può rinunciare a procedere a
chiarimenti qualora le prove già assunte gli abbiano consentito di formarsi una convinzione e
abbia acquistato in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle
prove ancora propostegli, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua
opinione64.
60 In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con rinvii. 61 DTF 138 I 484, consid. 2.5; in questa decisione il TF ha concluso che una decisione emanata entro
un mese dalla trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica.
62 TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.). 63 DTF 136 I 265, consid. 3.2, DTF 135 II 286, consid. 5.1, DTF 129 II 497, consid. 2.2 e decisioni
citate. 64 DTF 130 II 425, consid. 2.1, DTF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine, DTF 124 I 208, consid. 4a e
decisioni citate.
Parte 1 – Parte generale
39
5.8 Lingua della procedura
Nell'ambito della procedura dinanzi all'Istituto è garantita la libertà di scelta della lingua65.
Pertanto, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 OPM le istanze inviate all’Istituto
possono essere presentate in una lingua ufficiale della Confederazione, vale a dire il
tedesco, il francese o l’italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti
con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).
5.8.1 Procedura di registrazione
La procedura di registrazione si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stato presentato
il deposito (art. 33a cpv. 1 PA). La lingua in cui è redatta la lista dei prodotti e/o dei servizi
determina, in linea di massima, la lingua della procedura di esame dei marchi. In una
procedura pendente, il depositante può richiedere il cambiamento della lingua ufficiale.
Costituiscono un’eccezione alla regola della libera scelta della lingua i documenti di priorità
(cfr. n. 5.8, pag. 39), che ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 OPM sono accettati anche in
inglese, e la lista dei prodotti e/o dei servizi di domande di registrazioni internazionali
(cfr. Parte 4, n. 2.2.2, pag. 81), che deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM;
cfr. Comunicazione dell’Istituto, sic! 1997, 250).
Qualora le istanze non soddisfino i criteri citati, vale quanto segue:
- Se la domanda di registrazione non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o
romancio, ai sensi dell’articolo 15 OPM viene concesso un termine supplementare e la
domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 OPM in combinato
disposto con l’art. 70 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 LPM e art. 15 OPM).
- Nel caso di documenti probatori (p.es. procure, dichiarazioni di trasferimento),
conformemente all’articolo 3 capoverso 2 OPM spetta all’Istituto decidere se accettare il
documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di
scadenza inosservata del termine, l’Istituto non prende in considerazione l’istanza, e il
depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. Mentre in linea di principio le procure
in inglese possono essere accettate, per motivi di certezza giuridica ad esempio le
dichiarazioni di trasferimento o i regolamenti relativi a marchi collettivi e di garanzia
devono generalmente essere tradotti nella lingua della procedura della domanda.
5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
Conformemente all'articolo 33a capoverso 1 PA la procedura si svolge di regola nella lingua
ufficiale in cui è stata presentata l’opposizione o la domanda di cancellazione (lingua della
procedura).
In virtù del principio della libera scelta della lingua, il resistente o la controparte può scegliere
una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligato a esprimersi nella lingua
65 TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
Parte 1 – Parte generale
40
della procedura66. Qualora il resistente o la controparte utilizzi un’altra lingua ufficiale, le
decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua
ufficiale. Le parti non possono esigere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale,
in particolare qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti ragionevole
attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali
svizzere67.
Qualora una parte presenti documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale, l’Istituto
può chiedere che questi siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione (art. 3
cpv. 2 OPM) o, previo assenso dell’altra parte, può rinunciare a esigerne la traduzione
(art. 33a cpv. 3 PA).
6. Sospensione
L'Istituto può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale68.
6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale
La sospensione della procedura è indicata in particolare qualora il suo esito dipenda dalla
decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera
considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica sia oggetto di una
procedura parallela69. A titolo di esempio, la procedura di opposizione o di cancellazione
deve essere sospesa nel caso in cui contro il marchio oggetto della controversia sia stata
avviata un’azione per nullità, dal momento che l’esito di quest’ultima pregiudica la procedura
dinanzi all'Istituto. Nell'ambito di una procedura di registrazione la sospensione è ad esempio
giustificata qualora sia in corso dinanzi all'UFAG, alI’stituto, al TAF o al TF una procedura per
la registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione
geografica protetta (IGP) e il relativo esito influisca sull'esistenza di motivi assoluti
d'esclusione.
6.2 Sospensione in caso d’indagine demoscopica
Qualora una parte predisponga un’indagine demoscopica (p.es. nell'ambito dell'imposizione
nel commercio di un segno), su richiesta l'Istituto sospende la procedura per un periodo, in
linea di massima prolungabile, di sei mesi.
6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti
Ciascuna parte può richiedere la sospensione della procedura al fine di trovare un accordo
amichevole con l'altra parte (art. 33b cpv. 1 PA). Questo tipo di sospensione è concesso
66 TAF B-1297/2014 consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN. 67 TF 4A_302/2013, consid. 6 con rinvii. 68 In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 46. 69 Cfr. per la procedura di opposizione l’art. 23 cpv. 4 OPM e per la procedura di cancellazione l’art.
24d cpv. 2 OPM nonché l’art. 126 CPC in generale.
Parte 1 – Parte generale
41
generalmente a tempo indeterminato e con l’accordo dell’altra parte. Le parti possono
tuttavia esigere in qualsiasi momento la revoca della sospensione richiesta da una parte e il
proseguimento della procedura (art. 33b cpv. 6 PA). Occorre precisare che le parti non
hanno una pretesa giuridica alla sospensione. È esclusa se sussistono motivi preponderanti
di interesse pubblico (p.es. in caso di incertezza giuridica in merito alla validità del diritto al
marchio) o relativi all’opportunità della procedura. L'Istituto dispone di un grande potere di
apprezzamento: può sospendere la procedura ma non è obbligato a farlo, neppure qualora
sussista l'accordo di tutte le parti70. Se una procedura è sospesa per un periodo prolungato o
per più anni, le parti possono essere invitate a presentare documenti supplementari atti a
rendere verosimili gli sforzi di conciliazione.
6.4 Altri motivi di sospensione
L'OPM prevede ulteriori motivi speciali che giustificano una sospensione della procedura di
opposizione o di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 6, n. 4.2, pag. 210).
7. Decisione
L'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'articolo 5
capoverso 1 PA.
7.1 Contenuto e motivazione
Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione,
in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione
sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato71.
La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro
della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi ad un'istanza
superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e
dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'Istituto citi perlomeno brevemente le
considerazioni sulle quali si è fondato. Inoltre l'Istituto non è tenuto a menzionare e discutere
ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi,
conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della
decisione in modo esente da arbitrio72. Quando l'Istituto accoglie una domanda di
registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35
cpv. 3 PA).
La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio
giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2
PA) (cfr. anche n. 8).
70 Cfr. anche art. 33b cpv. 1 PA. 71 TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con rinvii. 72 TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con rinvii. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.
Parte 1 – Parte generale
42
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale
Oltre alla decisione d’irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il
deposito di un marchio, l'inoltro di un'opposizione o di una domanda di cancellazione, la
procedura può essere conclusa senza decisione materiale per i motivi seguenti: ritiro,
transazione tra le parti nonché opposizione o domanda di cancellazione priva di oggetto.
Nelle procedure che coinvolgono due parti viene emessa una decisione formale (decisione di
stralcio) che disciplina in particolare la ripartizione delle spese di procedura (cfr. n. 7.3.2.4,
pag. 45). Negli altri casi il ritiro di una domanda della parte è confermato per iscritto.
7.2.1 Ritiro
In virtù della massima dispositiva, il depositante, l’opponente o il richiedente (domanda di
cancellazione) può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare la domanda
di registrazione, l’opposizione o la domanda di cancellazione (desistenza). Il ritiro conclude
direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni73. Ciò significa,
ad esempio, che non sarebbe ammessa una dichiarazione secondo cui l’opposizione o la
domanda di cancellazione sarebbe ritirata solo previa limitazione della lista dei prodotti e
servizi del marchio impugnato.
Un ritiro dopo che l'Istituto ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso
al Tribunale amministrativo federale. In tal caso, sulla base dell’effetto devolutivo secondo
l’articolo 54 PA il ritiro del ricorso deve essere dichiarato di fronte all’autorità di ricorso74.
7.2.2 Transazione
La transazione è un contratto tra le parti in merito all’oggetto della lite. Poiché una
transazione giudiziale non è possibile, la transazione non è un atto procedurale, bensì un
negozio giuridico delle parti di natura puramente materiale. Di conseguenza, affinché la
procedura possa essere stralciata, le parti devono compiere un atto procedurale, ad esempio
il ritiro dell’opposizione o della domanda di cancellazione oppure la cancellazione del
marchio impugnato. Se la parte opponente o richiedente trasmette una transazione (cfr.
art. 33b PA) all'Istituto o si limita a comunicargli che è stato raggiunto un accordo tra le parti
senza produrre una dichiarazione di ritiro esplicita, l’opposizione o la domanda di
cancellazione è considerata ritirata. Se il marchio impugnato è semplicemente limitato,
benché l’opponente o il richiedente ne avesse chiesto la revoca totale, egli deve ritirare
l’opposizione o la domanda di cancellazione per la «parte rimanente».
73 Il Tribunale federale ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr.
TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con rinvii).
74 Nel suo giudizio di stralcio relativo a una procedura di opposizione il Tribunale amministrativo
federale revoca la decisione dell’Istituto (o le relative cifre del dispositivo), perché in caso contrario la
decisione impugnata crescerebbe in giudicato (cfr. in merito TAF B-4080/2015 – Decisione di stralcio
del 31 marzo 2015). Ciò vale per analogia anche per la procedura di cancellazione.
Parte 1 – Parte generale
43
7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto
Infine, la procedura di opposizione o di cancellazione può concludersi se diventa priva di
oggetto. Ciò accade se viene a mancare l’oggetto della lite o l’interesse giuridico, ad
esempio se il marchio impugnato viene cancellato o se il marchio opponente è revocato in
qualità di «marchio impugnato» nell’ambito di un’altra procedura di opposizione o di
cancellazione precedente.
La procedura di opposizione diventa priva di oggetto anche quando ad una registrazione
internazionale viene negata la protezione per la Svizzera in ragione di motivi assoluti di
esclusione per gli stessi prodotti e servizi75.
7.3 Spese di procedura e indennità di parte
7.3.1 Procedura di registrazione
La tassa di deposito e un’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare devono
essere pagate al momento del deposito della domanda di registrazione (art. 28 cpv. 3 LPM e
art. 18 cpv. 2 OPM). In caso di rifiuto totale o parziale della protezione e di pagamento
tardivo, esse non sono rimborsate.
Nella procedura di registrazione l'Istituto non accorda alcuna indennità di parte, neppure
qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.
7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso
7.3.2.1 Spese di procedura
Le spese per la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione equivalgono alle
tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfettarie che non dipendono dall'estensione e
dal grado di difficoltà del caso76.
La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine per la presentazione
dell'opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). La tassa per la procedura di cancellazione deve essere
pagata entro il termine stabilito dall'Istituto (art. 35a cpv. 3 LPM).
Se un’opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata
tempestivamente, l’opposizione è considerata non presentata. Parimenti, se la domanda di
cancellazione è presentata prima della scadenza dei termini giusta l'articolo 35a capoverso 2
LPM e l'articolo 50a OPM o la tassa per la domanda di cancellazione non è pagata
tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. In tutti questi
casi non sono riscosse spese e la tassa già pagata è restituita (art. 24 cpv. 1 e art. 24e
cpv. 1 OPM). Se una causa diviene priva di oggetto o è risolta per mezzo di una transazione
75 Nel caso delle registrazioni internazionali, l’esame dei motivi assoluti d’esclusione avviene in genere
solo dopo che è stata presentata un’opposizione.
76 Cfr. n. 11.2, pag. 49.
Parte 1 – Parte generale
44
o di una desistenza, la metà della tassa di opposizione o di cancellazione è restituita
(art. 24e cpv. 2 OPM).
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata in seguito all’inoltro di
una transazione, in applicazione dell’articolo 33b capoverso 5 PA, l’Istituto non riscuote
alcuna spesa di procedura. La tassa di opposizione o di cancellazione viene quindi restituita
all’opponente o al richiedente, se sono soddisfatte le condizioni (accordo delle parti in merito
alla ripartizione delle spese, rinuncia a rimedi giuridici, ecc.) di cui all’articolo 33b PA.
7.3.2.2 Indennità di parte
L'indennità di parte è un indennizzo accordato a una parte per la copertura totale o parziale
dei costi che questa ha sostenuto per fare valere i propri interessi. Comprende in particolare
l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.
Poiché le procedure di opposizione e di cancellazione devono essere semplici, rapide ed
economiche77, per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto secondo la prassi è accordata
un’indennità di parte pari a 1'200.– franchi78. Di regola non sono rimborsati gli allegati inoltrati
su iniziativa delle parti. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo
rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'Istituto rimborsa le spese sostenute qualora
superino i 50.– franchi79.
7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale
Nella decisione in merito all'opposizione o alla domanda di cancellazione l’Istituto statuisce
se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente
(artt. 34 e 35b cpv. 3 LPM). Gli articoli 34 e 35b capoverso 3 LPM conferiscono all’Istituto la
competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione e nella procedura
di cancellazione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale.
Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente80. Inoltre alla parte
vincente viene solitamente accordata un’indennità di parte81. Se l’opposizione o la domanda
di cancellazione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione o di cancellazione è di
norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate.
Se il resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla
procedura, non gli è accordata un’indennità di parte nemmeno in caso di vittoria82. Se nel
77 CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, consid. 2 –
Nina de Nina Ricci / Nina.
78 Cfr. anche CRPI in sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER. 79 Nella procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso la necessità di una
rappresentanza specializzata in diritto non è valutata in base alle difficoltà giuridiche ed effettive delle
fattispecie, bensì generalmente riconosciuta.
80 Art. 66 LTF e art. 63 PA. 81 Cfr. anche art. 68 LTF e art. 64 PA. 82 P.es. decisione di irricevibilità senza scambio di allegati secondo l’art. 22 cpv. 1 OPM.
Parte 1 – Parte generale
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caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi
dell’articolo 21 capoverso 2 OPM, il resistente o la controparte è escluso/a dalla procedura e
non ha diritto a un’indennità di parte neppure se l’opposizione o la domanda di cancellazione
è stata respinta.
7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale
(decisione di stralcio)
Se in merito all’opposizione o alla cancellazione non deve essere emessa una decisione
materiale, secondo i principi procedurali generali la decisione di stralcio deve nondimeno
disciplinare la ripartizione delle spese di procedura83.
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata senza ulteriori comunicazioni delle
parti, si presuppone che non sia stata conclusa una transazione. Le spese sono addossate
alla parte opponente o richiedente che ha dichiarato la desistenza84. Quanto all’indennità di
parte, in linea di principio valgono gli stessi criteri applicati nel caso delle decisioni materiali.
Se l’opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata a seguito di un accordo tra le parti,
senza che venga fatta menzione dei costi, l’Istituto suppone che nella transazione sia stato
raggiunto un accordo anche su questo punto. In questi casi non è dunque emessa nessuna
decisione in merito all’indennità.
Se le parti desiderano risolvere l’opposizione o la domanda di cancellazione mediante una
transazione (accordo amichevole) in virtù dell’articolo 33b PA, questa deve specificare che le
parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese
(art. 33b cpv. 1 PA). L’accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o
tradotto in una lingua ufficiale. L’Istituto rinuncia a riscuotere spese procedurali e rimborsa
integralmente la tassa di opposizione (art. 33b cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le
condizioni di cui all’articolo 33b PA.
Se tali condizioni non sono soddisfatte, ma l’opposizione o la domanda di cancellazione può
essere stralciata sulla base dell’accordo tra le parti, conformemente agli articoli 24
capoverso 2 e 24e capoverso 2 OPM, è rimborsata solo la metà della tassa.
Se il marchio è cancellato dopo l’inoltro dell’opposizione o della domanda di cancellazione, la
procedura diventa priva di oggetto. Se non c’è una transazione, la ripartizione delle spese è
fatta in base ai criteri seguenti: esito presunto del contenzioso, responsabilità per la causa
priva di oggetto e imputabilità della procedura85.
Contrariamente al processo civile, la procedura di opposizione non prevede una «res
iudicata». In qualità di procedura «sui generis», la procedura di opposizione si concentra
sulla responsabilità per la causa priva di oggetto e sull’imputabilità della procedura. Per
questi due criteri è tra l’altro decisivo sapere se l’opponente ha adempiuto il suo dovere
83 CRPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS. 84 DTF 105 III 135, consid. 4. 85 IPI, sic! 1998, 337; CRPI in sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CRPI in sic! 1998,
583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.
Parte 1 – Parte generale
46
d’informazione prima dell’inizio della procedura86. Poiché il resistente non è obbligato ad
eseguire una ricerca prima del deposito della domanda di registrazione, spesso la sua
attenzione è richiamata sul rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio
opponente solo dopo l’inoltro dell’opposizione e pertanto fino a quel momento agisce in
buona fede. Di conseguenza non può essere obbligato ad addossarsi le tasse di opposizione
e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente87. Se, invece, l’opponente ha
tempestivamente88 avvisato il resistente, sollecitando la cancellazione del marchio, il
resistente che cancella il proprio marchio solo dopo l’inoltro dell’opposizione è reo di aver
inutilmente causato l’avvio di una procedura di opposizione ed è pertanto chiamato ad
addossarsi le spese e a rimborsare l’indennità di parte all’opponente. Il presunto esito del
contenzioso influisce sulla ripartizione delle spese solo in casi eccezionali.
Lo stesso vale per la procedura di cancellazione. Un marchio che non è utilizzato per un
periodo di cinque anni non è automaticamente cancellato dal registro e il suo titolare non è
tenuto a chiederne la cancellazione (art. 12 LPM). Se non è fatto valere il mancato uso, il
diritto al marchio è ripristinato con l’effetto della priorità originaria alla ripresa dell’uso del
marchio. In tale contesto anche nella procedura di cancellazione si presuppone un dovere
d’informazione prima dell’inizio della procedura. Se la domanda di cancellazione è accolta,
qualora non sia stata avvisata tempestivamente la controparte, il richiedente non ha diritto a
un’indennità di parte.
L’Istituto non procede all’assunzione di prove per quanto concerne le spese. La decisione si
fonda sugli atti al momento della decisione di stralcio. È dunque auspicabile che la parte
opponente o richiedente alleghi una copia dell’avviso già al momento dell’inoltro dell’atto di
opposizione o della domanda di cancellazione, per evitare che l’avviso sia considerato non
avvenuto.
7.4 Notificazione
7.4.1 Forma scritta
In linea di principio l'Istituto notifica le sue decisioni per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le
decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure
esclusivamente al rappresentante designato.
7.4.2 Pubblicazione ufficiale
A titolo eccezionale, l'Istituto può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul
Foglio federale (FF) nei casi seguenti:
86 CRPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX. 87 CRPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina. 88 Secondo CRPI almeno due settimane (cfr. CRPI sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).
Parte 1 – Parte generale
47
- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a
PA); tale è il caso se l'Istituto non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una
ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali89;
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera
o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA in combinato disposto con l'art. 42 LPM).
Gli altri casi elencati all'articolo 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante
pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.
7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali
La notificazione concernente registrazioni internazionali è soggetta a regolamentazioni
speciali, le quali sono illustrate separatamente più avanti (cfr. Parte 4, n. 3.1 segg., pag. 89).
8. Rimedi giuridici
8.1 Decisioni finali
Contro le decisioni finali dell'Istituto, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può
essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 31 e 33 lett. e
LTAF).
Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50
cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di
prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione
impugnata e i mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la
LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di marchi può essere
interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al
Tribunale federale è retta dalla LTF.
Nelle procedure di opposizione, per contro, il Tribunale amministrativo federale decide in
ultima istanza in quanto in tale ambito non sono ammissibili rimedi giuridici ordinari contro le
decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 73 LTF).
8.2 Decisioni incidentali
Contro le decisioni incidentali dell'Istituto, ovvero contro le decisioni notificate separatamente
concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p.es.
sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale alle condizioni seguenti:
89 N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti
procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi
cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.
Parte 1 – Parte generale
48
- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle
decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se
tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46
cpv. 1 lett. b PA).
Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione
incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente
subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la
decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura
puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle
spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in
senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve
avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della
decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al
ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe
causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di
dubbio90.
I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50
cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr.
n. 8.1, pag. 47).
9. Crescita in giudicato
9.1 Crescita in giudicato formale
La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile
impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario91. La decisione cresce in giudicato
30 giorni dopo la notificazione92.
Su specifica richiesta, un’attestazione gratuita comprovante la crescita in giudicato della
decisione su opposizione o della decisione su domanda di cancellazione viene emessa un
mese dopo la sua entrata in vigore.
9.2 Crescita in giudicato materiale
Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia
ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)93. La crescita in giudicato
90 TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con rinvii. 91 DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a. 92 Art. 33 lett. e LTAF in combinato disposto con l'art. 50 PA. 93 DTF 133 III 580, consid. 2.1.
Parte 1 – Parte generale
49
materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti
di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse
considerazioni di fatto e di diritto)94. Se la registrazione di un marchio è revocata a seguito di
un’opposizione o di una domanda di cancellazione e il marchio viene nuovamente depositato
e registrato, questo avrà una nuova data del deposito e di priorità. Pertanto, se la
registrazione è oggetto di una nuova opposizione o se viene aperta una nuova procedura di
cancellazione, l’oggetto della lite non è più lo stesso95.
Perlomeno fintantoché l’Istituto non revoca la registrazione di un marchio, i tribunali civili e
penali non sono vincolati dalla decisione in merito a un'opposizione o a una domanda di
cancellazione, che non è dunque ancora cresciuta in giudicato materiale.
10. Riesame e revisione
In caso di ricorso l’Istituto può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione
impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L’articolo 58 PA non disciplina il riesame
nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di
ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentito prima di emanare la decisione
(cfr. n. 5.7, pag. 36).
L'Istituto può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo
di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. La registrazione di un
marchio non può tuttavia essere revocata dall'Istituto96. Soltanto i tribunali civili hanno la
possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un marchio registrato, di
dichiarare nulla la registrazione di un marchio e di ordinare la cancellazione (artt. 52 e 35
lett. c LPM). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo
la crescita in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all’autorità che
ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la
sua sostituzione con un’altra decisione più favorevole. L’amministrazione può modificare una
decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata
dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale.
Ciò consente l’applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura97.
La domanda è un semplice mezzo d’impugnazione che non conferisce alcun diritto a un
riesame materiale. In determinati casi l’autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie
decisioni98. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale retta dall’articolo 4 vCost., che
conserva la sua validità nell’articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l’autorità è tenuta a
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un
94 DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a. 95 Lo stesso vale per una registrazione internazionale cui è stata negata la protezione in Svizzera in
seguito a un’opposizione, nel caso in cui un’estensione della protezione a posteriori (sempre ancora
possibile) viene richiesta successivamente.
96 CRPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN. 97 DTF 107 V 191, consid. 1. 98 DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
50
motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova
di cui non era a conoscenza o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per
cui non c’era una ragion d’essere99. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la
presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste
dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere
lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni cresciute in giudicato o di eludere
le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l’impugnazione dei rimedi giuridici100.
Secondo l’articolo 66 PA l’autorità di ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, procede alla
revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1),
la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova
che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di
determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli
sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli sull’esame degli atti o gli articoli sul diritto di
essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell’autorità, le parti possono pertanto
presentare una domanda di revisione in virtù dell’articolo 66 PA. La dottrina e il Tribunale
federale evincono dall’articolo 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti
hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l’autorità che ha emesso la
decisione scaduto il termine di ricorso101. In una procedura che coinvolge due parti, occorre
tuttavia ponderare tra l’interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della
decisione e gli interessi del richiedente102.
11. Tasse
11.1 In generale
L'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle
procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare artt. 28 cpv. 3, 31 cpv. 2 e 35a cpv. 3 LPM). I
dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.
11.2 Tasse forfettarie
Le tasse riscosse dall'Istituto sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e Allegato I) e non
dipendono dall'entità (più scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado
di difficoltà del caso.
11.3 Esigibilità e termini di pagamento
Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).
99 DTF 127 I 133, consid. 6 con rinvii. 100 DTF 127 I 133, consid. 6. 101 DTF 113 Ia 151, consid. 3 con rinvii. 102 DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.
Parte 1 – Parte generale
51
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un
apposito conto dell’IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso
dall’Istituto (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto
presso l’Istituto oppure mediante carta di credito (https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-
pagamento.html).
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l’Istituto
Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l’Istituto è necessario un
esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l’utilizzo
del conto corrente103, l’ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo
scopo del pagamento (che deve risultare palese). Osservazioni del tipo «addebitare sul
conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate
come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato
in modo univoco e risulti chiaramente dall’ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa
indicazioni di questo tipo, l’Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad
addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di
un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è
considerata «non pagata» e non si entra in materia sull’opposizione o sulla domanda104, risp.
la domanda di registrazione di un marchio è respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM).
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse
È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'Istituto è stato
accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).
Giusta l'articolo 21 capoverso 3 PA e l'articolo 7 capoverso 2 OTa-IPI il termine per il
pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla
Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.
Secondo la giurisprudenza, se l’importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che
l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'Istituto non influisce sull'osservanza
del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento
in cui l'importo è stato versato presso la Posta svizzera in favore dell'Istituto o in cui il conto
postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato105. Di norma non è
sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo
non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per
contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto106.
103 Pubblicate su https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html. 104 CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e consid. 5 – Tigermarket; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 –
Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
105 TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con rinvii. 106 Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con rinvii.
Parte 1 – Parte generale
52
Il termine di pagamento della tassa di opposizione tramite addebito del conto corrente presso
l'Istituto è considerato osservato se la parte opponente trasmette l’ordine di addebito
all’Istituto o alla Posta entro il termine e se, al momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di
addebito il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è
invece determinante il momento in cui l’Istituto esegue l’ordine di addebito.
In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in
cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa
per la quale l’Istituto non ha ancora emesso una fattura (p.es. se la tassa di deposito è
pagata al momento del deposito del marchio mediante il portale «e-trademark») e il cui
termine di pagamento non è legalmente definito, è considerato giorno del pagamento quello
in cui è emessa la fattura. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la
commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto
dell'Istituto (art. 8 OTa-IPI).
53
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
1. Introduzione
La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione oppure il
rigetto della domanda (art. 30 LPM). È suddivisa in esame preliminare, esame formale ed
esame materiale (quest’ultimo è trattato nella Parte 5 del presente documento).
Quando il marchio è registrato oppure la domanda è respinta, non è più possibile nessuna
modifica del segno (cfr. n. 3.7, pag. 63).
2. Esame preliminare
2.1 Deposito
Nell’ambito dell’esame preliminare viene unicamente verificato se il deposito presenta i
contenuti minimi richiesti dall’articolo 28 capoverso 2 LPM. Sono esaminati i seguenti punti:
2.1.1 Domanda di registrazione
La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, ma la firma non è
necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i
sistemi messi a disposizione dall’Istituto (https://e-trademark.ige.ch oppure
tm.admin@ekomm.ipi.ch).
Dai dati della domanda deve risultare l’identità del depositante. Oltre al nome (in caso di
persone fisiche, associazioni e fondazioni) o alla ragione commerciale (in caso di persone
giuridiche) è necessario fornire anche l’indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b OPM).
2.1.2 Riproduzione del marchio
In base alla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve essere riconoscibile il
segno che il depositante intende far registrare.
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi
La domanda deve includere una lista dei prodotti e/o dei servizi.
2.1.4 Domanda incompleta
Se il deposito non soddisfa le condizioni di cui sopra, l’Istituto fissa al depositante un termine
per completare la sua domanda ai sensi dell’art.15 OPM. Se le irregolarità non sono
eliminate entro i termini fissati, l’Istituto dichiara la domanda irricevibile (art. 30 cpv. 1 LPM).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
54
2.2 Data del deposito
Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all’articolo 28
capoverso 2 LPM (indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante,
riproduzione del marchio, lista dei prodotti e/o dei servizi) la domanda è accolta e viene
assegnata al depositante una data del deposito1. Quest’ultima corrisponde al giorno del
deposito dell’ultimo elemento necessario. Di principio lo stesso vale anche in caso di
deposito elettronico: come data del deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono
stati salvati con successo sul sistema dell’Istituto. Per le domande trasmesse per posta
elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in
cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell’Istituto2. Nel caso degli
invii postali la data del deposito corrisponde al giorno in cui l’invio è stato consegnato alla
Posta svizzera all’indirizzo dell’Istituto (art. 14a OPM). Spetta al depositante fornire le prove
per la data di invio.
Il depositante riceve una conferma del deposito.
3. Esame formale
3.1 Deposito
3.1.1 Modulo
Il deposito è legalmente valido non appena i requisiti di cui all’articolo 28 capoverso 2 LPM in
combinato disposto con l’articolo 9 capoverso 1 OPM sono stati soddisfatti (cfr. n. 2.1.1–
2.1.3 pag. 53). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se sono utilizzati il sistema
di deposito elettronico, il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall’Istituto o un
modulo conforme al TLT di Singapore (art. 8 cpv. 1 OPM). L’Istituto può rinunciare alla
presentazione del modulo se un deposito formalmente valido contiene tutte le informazioni
richieste (art. 8 cpv. 2 OPM).
3.1.2 Depositante
Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LPM qualsiasi persona fisica o giuridica può
presentare una domanda di registrazione (cfr. Parte 1, n. 3.1.1 pag. 21). Costituiscono
un’eccezione i marchi collettivi, che non possono essere depositati da persone fisiche (cfr.
Parte 5, n. 9.1 seg. pag. 185). Anche per il deposito dei marchi geografici valgono
disposizioni speciali (cfr. Parte 5, n. 10.3, pag. 188).
Se le informazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o
dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l’Istituto impone a quest’ultimo – sotto
comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un
1 In merito allo spostamento della data del deposito si veda il n. 3.7 pag. 62. 2 Si veda la comunicazione dell’Istituto, sic! 2010, 554.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
55
estratto del registro di commercio o un documento analogo (art. 16 OPM in combinato
disposto con l’art. 30 cpv. 2 lett. a LPM).
Se più persone agiscono in qualità di depositante, in linea di principio possiedono
congiuntamente la qualità di depositante, vale a dire che di norma vige la comproprietà ai
sensi dell’articolo 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante
comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate
all’Istituto devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non è stato designato
come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non è stato designato un
rappresentante comune, l’IPI sceglie uno dei destinatari (art. 4 cpv. 2 OPM).
Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera, deve designare un recapito in
Svizzera (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26).
3.2 Riproduzione del marchio
La riproduzione del marchio comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti
grafici o altri strumenti ammessi dall’Istituto. La riproduzione del marchio va, ove del caso,
completata con una rivendicazione di colori (art. 10 cpv. 2 OPM) e per i segni acustici come
anche per i tipi di marchio non convenzionali3 con la relativa denominazione del tipo di
marchio (art. 10 cpv. 3 OPM).
Affinché il segno protetto sia accessibile alle autorità competenti, agli operatori economici o
al vasto pubblico, la rappresentazione di tutti i tipi di marchio deve essere completa, univoca,
facilmente accessibile, comprensibile, permanente e obiettiva4. In linea di principio un
marchio deve poter essere rappresentato graficamente (art. 10 cpv. 1 OPM). L’Istituto può
autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari (art. 10 cpv. 1
OPM in fine)5. L’Istituto richiede una descrizione del marchio quando questa è necessaria
per l’adempimento della rappresentazione o per garantire una definizione precisa
dell’oggetto della protezione (cfr. p.es. n. 3.2.9, pag. 59).
La raffigurazione non deve superare il formato di 8 × 8 cm. Qualora l’oggetto della protezione
sia rappresentato con una raffigurazione multipla (p.es. nel caso di un marchio
tridimensionale, cfr. n. 3.2.4, pag. 57), questa deve rispettare complessivamente il formato
indicato.
Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10 OPM, si procede all’invio
di una notifica (art. 16 cpv. 1 OPM). Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini
3 Motivi, marchi di colore, marchi tridimensionali, marchi di posizione, marchi di movimento e
ologrammi. 4 Per i marchi olfattivi cfr. TAF B-4818/210, consid. 6.3.1 – Odore di mandorle tostate (marchio
olfattivo).
5 Con questa disposizione l’Istituto è autorizzato - in vista delle nuove possibilità tecnologiche
nell’ambito della gestione elettronica dei registri e degli atti nonché della pubblicazione elettronica - ad
accettare in futuro, oltre che la rappresentazione grafica, altre modalità di rappresentazione per tipi di
marchi particolari.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
56
fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art.
16 cpv. 2 OPM).
Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del segno, essa viene contestata
nell’ambito dell’esame preliminare sotto comminatoria di non entrare nel merito (cfr. n. 2.1.4
pag. 53).
3.2.1 Rivendicazione di colore
Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il marchio è protetto in tutte le gradazioni di
colore possibili6. Se viene fatta valere una rivendicazione di colore tutti i colori rivendicati
devono essere trascritti a parole. Il marchio è così protetto solo nella gradazione dei colori
rivendicati. Il depositante è libero di precisare ulteriormente la/e designazione/i di colore
mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (p.es. Pantone, RAL o
NCS).
L’Istituto accetta anche una parziale rivendicazione di colore. In questo caso la
rivendicazione di colore è limitata ad alcuni elementi del segno, mentre i restanti elementi
sono depositati in bianco e nero e sono così protetti in tutte le gradazioni di colore possibili.
Esempio di una parziale rivendicazione di colore:
- CH 649 873
Rivendicazione di colore rosso (Pantone 185)
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi
Sono considerati marchi verbali tutti i marchi costituiti esclusivamente da caratteri stampabili
in virtù della norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 242) per cui non è richiesta alcuna
rivendicazione di colore. I marchi verbali/figurativi combinati sono costituiti da tali elementi e
contengono inoltre elementi figurativi o una rivendicazione di colore. Non è possibile l’utilizzo
6 TF 134 III 406, consid. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).
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Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
57
di ritorni a capo, tabulatori e altri caratteri di comando in marchi verbali; tali segni possono
essere registrati come marchi verbali/figurativi combinati7.
Per i marchi verbali/figurativi combinati e per i marchi figurativi, se è rivendicato un colore
deve essere allegata una raffigurazione a colori (art. 10 cpv. 2 OPM). Sulla domanda di
registrazione devono inoltre essere trascritti a parole tutti i colori rivendicati (inclusi il bianco
e il nero). Riguardoalla parziale rivendicazione di colore si veda n. 3.2.1 pag. 56.
Il rilevamento di un marchio nel sistema informatico come marchio verbale, marchio
verbale/figurativo combinato o marchio figurativo è di natura puramente tecnico-
amministrativa. Non rivela niente in merito al campo di protezione del marchio né in merito
alle modalità di uso del segno perpetuante la tutela del diritto al marchio. A riguardo è
determinante unicamente l’iscrizione nel registro.
3.2.3 Marchi acustici
Un marchio acustico deve essere rappresentato con l’ausilio di un sistema di notazione
musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale,
i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono
accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico,
poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o
rumori.
I marchi acustici che non possono essere rappresentati mediante notazione musicale
possono essere presentati elettronicamente solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Istituto di
altre modalità di rappresentazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPM in fine).
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi (p.es. marchi figurativi o marchi
verbali/figurativi combinati) sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la
particolarità «Marchio acustico» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.2.4 Marchi tridimensionali
Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla
raffigurazione e l’oggetto protetto deve essere definito in maniera sufficientemente precisa.
Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da
diverse angolature8. Inoltre il depositante deve apportare sulla domanda di registrazione
l’annotazione «Marchio tridimensionale» (art. 10 cpv. 3 OPM). In assenza di tale
annotazione, l’Istituto tratta il marchio alla stregua di un marchio figurativo.
7 Ciò significa, ad esempio, che i segni registrati su due righe devono essere depositati come marchi
verbali/figurativi combinati. È invece possibile depositare la raffigurazione di tali caratteri di comando
nei diversi codici come marchio verbale (o una sua parte) se i caratteri utilizzati corrispondono alla
norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 241). Come marchio verbale (o una sua parte) si potrebbero
dunque registrare „¶“, „\n“ oder „^J“.
8 Cfr. CRPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
58
Esempi di rappresentazioni grafiche ammesse:
- CH 609 069 , cl. 3
- CH 634 580, cl. 36
3.2.5 Ologrammi
Se l’ologramma consiste nella raffigurazione spaziale di un unico (invariabile) oggetto, la
domanda deve essere corredata da una raffigurazione dalla quale sia desumibile il carattere
tridimensionale dell’oggetto oppure da più raffigurazioni dell’oggetto da diverse angolature.
Se invece l’ologramma consiste, a seconda dell’angolatura, nella raffigurazione di più oggetti
o di un oggetto variabile, la domanda di registrazione deve contenere le raffigurazioni di
ciascuno di tali oggetti.
Sulla domanda di registrazione deve essere menzionato il tipo di marchio (art. 10 cpv. 3
OPM), ad esempio con l’annotazione «Il marchio consiste in un ologramma» oppure
«Marchio-ologramma».
3.2.6 Marchi di colore (astratti)
Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei marchi di
colore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Alla rubrica «Rivendicazione di colore» deve/devono essere indicata/e la/e designazione/i di
colore rivendicata/e e precisata/e mediante uno standard di colori riconosciuto a livello
internazionale (p.es. Pantone, RAL o NCS).
Sotto la voce «Marchio» o «Osservazioni» va inoltre inserita l’annotazione «Marchio di
colore» (art. 10 cpv. 3 OPM).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
59
Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8
cm) a colori (art. 10 cpv. 2 OPM).
In caso di pluralità di colori, al momento del deposito è possibile indicare il rapporto di utilizzo
dei differenti colori. L’indicazione della percentuale non è obbligatoria. In assenza di
informazioni sul rapporto di utilizzo l’esame del marchio è effettuato sulla base della
ripartizione dei colori come visibile nella raffigurazione.
3.2.7 Motivi
Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei motivi devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Sotto la rubrica «Marchio» o «Osservazioni» va inserita l’annotazione «Motivo» (art. 10
cpv. 3 OPM).
Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8
cm; art. 10 cpv. 2 OPM) composta da un dettaglio di un disegno riproducibile in maniera
essenzialmente illimitata.
3.2.8 Marchi di posizione
La raffigurazione deve indicare chiaramente per quali parti dell’oggetto rappresentato viene
richiesta la protezione del marchio. Le parti che non sono oggetto di protezione possono ad
esempio essere rappresentate da linee tratteggiate. È inoltre possibile aggiungere eventuali
precisazioni nella domanda di registrazione.
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi sulla domanda di registrazione è
necessario menzionare la particolarità «Marchio di posizione» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.2.9 Marchi di movimento
Dalla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve risultare il movimento per il
quale viene richiesta la protezione in quanto marchio. All’Istituto vanno presentate le
raffigurazioni delle singole fasi del movimento; inoltre sulla domanda di registrazione è
necessario indicare la durata, la direzione e il tipo di movimento (p.es. continuo).
Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è
necessario menzionare la particolarità «Marchio di movimento» (art. 10 cpv. 3 OPM).
Esempio:
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
60
CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata
(traduzione):
«Il marchio consta di una sequenza animata di
immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si
riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si
trasforma in un ometto. Questo è dapprima raffigurato
in posizione eretta con le braccia disposte
orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva all’indietro
la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La
prima immagine è accompagnata dalla scritta ‘klee
blatt’ sul lato destro, mentre accanto all’ultima si legge
‘Coaching für junge Erwachsene’».
3.2.10 Marchi olfattivi
Finora non sono noti metodi per la rappresentazione di odori che soddisfino i requisiti della
rappresentazione grafica ai sensi dell’articolo 10 OPM9 (cfr. n. 3.2 pag. 55). Né una formula
chimica, né una trascrizione a parole, né un campione di odore, né una combinazione di
questi elementi soddisfano i criteri determinanti in tal senso (cfr. n. 3.2 pag. 55). Al fine di
evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario
menzionare la particolarità «Marchio olfattivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).
3.3 Categoria di marchio
Si distinguono le seguenti categorie di marchi: marchi individuali, marchi di garanzia, marchi
collettivi e marchi geografici. A meno che non si tratti di un marchio individuale, nella
domanda di registrazione deve essere indicata la categoria di marchio (art. 9 cpv. 2 lett. c e
cbis OPM). Di norma una modifica a posteriori della categoria di marchio comporta lo
spostamento della data del deposito (cfr. n. 3.7, pag. 63). Per i marchi di garanzia, i marchi
collettivi e i marchi geografici deve essere presentato un regolamento (art. 23 cpv. 1 LPM,
risp. art. 27c LPM)10.
3.4 Rivendicazione di priorità
Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (cfr. in merito alla data del
deposito n. 2.2 pag. 54). La LPM prevede tuttavia tre casi da considerarsi eccezioni al
principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LPM) nei quali una data anteriore può
essere rivendicata come data del deposito: la priorità in virtù della Convenzione di Parigi, la
priorità risultante dalla reciprocità e la priorità risultante da un’esposizione.
9 TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo). 10 Per dettagli cfr. Parte 5, n. 9.2, pag. 184 (per i marchi collettivi), Parte 5, n. 9.3, pag 184 (per i
marchi di garanzia) o Parte 5, n. 10.4, pag. 187 (per i marchi geografici).
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Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
61
3.4.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della Convenzione di Parigi è un
primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi al massimo 6 mesi prima
del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 7 LPM). Il
termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se, ad
esempio, il primo deposito del marchio all’estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di
registrazione in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi il 3 settembre (a mezzanotte).
Inoltre deve essere presentata all’Istituto una dichiarazione di priorità entro 30 giorni dal
deposito in Svizzera (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP in combinato disposto con l’art. 9 LPM e l’art.
14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza dei termini citati il diritto di priorità si estingue (art. 9
cpv. 2 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM). Il deposito svizzero resta
tuttavia valido; quale data del deposito vale il giorno della presentazione della domanda di
registrazione (art. 29 LPM). La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma
particolare e viene espressa di norma alla relativa rubrica della domanda di registrazione.
Essa deve riportare le informazioni relative al Paese e alla data del primo deposito (art. 12
cpv. 1 OPM).
Nei casi poco chiari l’Istituto può chiedere la produzione di un documento di priorità11. Se
l’Istituto richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla
data del deposito (art. 14 cpv. 1 OPM)12. Se il depositante non presenta i documenti
necessari il diritto di priorità si estingue (art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza di tale
termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura13.
Il documento di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3
cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 3 OPM). Qualora il documento di priorità sia
presentato in un’altra lingua, l’Istituto ne richiede la traduzione. L’inoltro ulteriore della
traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall’Istituto (art. 3 cpv. 2 OPM). Il
documento di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti14.
Il titolare della domanda o del marchio su cui si fonda la priorità e il depositante in Svizzera
devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda o del marchio e
trasferimento del diritto di priorità15. Inoltre deve trattarsi dello stesso oggetto o di un oggetto
con divergenze irrilevanti nell’impressione d’insieme (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).
11 Cfr. art. 9 LPM in combinato disposto con l’art. 14 cpv. 1 OPM nonché il messaggio «Swissness»,
pag. 7495.
12 L’Istituto trasmetterà la richiesta tempestivamente, in modo da consentire l’osservanza del termine
per l’inoltro del documento di priorità. 13 Cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW. 14 Se il documento di priorità è trasmesso elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve
essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden., pag. 25).
15 Poiché, in caso di processo, la registrazione della priorità è soltanto una presunzione probatoria,
l’Istituto accetta il trasferimento del diritto di priorità. Nella decisione DTF 42 II 404 il Tribunale federale
ha respinto la possibilità del trasferimento indipendente del diritto di priorità. Anche una parte della
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
62
Se la lista dei prodotti e/o dei servizi rivendicati nella domanda svizzera è più estesa di quella
relativa al primo deposito, può essere rivendicata unicamente una priorità parziale (per i
prodotti e/o i servizi corrispondenti). Questo è da indicare nella domanda di registrazione alla
relativa rubrica «Priorità parziale». Se la lista dei prodotti e/o dei servizi del primo deposito è
più vasta della lista del deposito svizzero, la priorità può essere fatta valere interamente.
3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità
Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della Convenzione di
Parigi, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la
reciprocità (art. 7 cpv. 2 LPM). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della
Convenzione di Parigi ha sottoscritto l’Accordo TRIPS, che all’articolo 2 prevede
l’applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della Convenzione di Parigi, l’articolo 7
capoverso 2 LPM non trova praticamente più applicazione nella prassi16.
Riguardo alla procedura sull’esercizio della priorità risultante dalla reciprocità si veda il
n. 3.4.1 pag. 61.
3.4.3 Priorità risultante da un’esposizione
L’articolo 8 LPM consente – a determinate condizioni – di rivendicare quale data di priorità
per il deposito il momento di presentazione dei prodotti o dei servizi in un’esposizione
ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni
internazionali (RS 0.945.11).
La procedura per l’esercizio della priorità risultante da un’esposizione corrisponde a quella
concernente la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (art. 9 LPM). Il documento di
priorità deve tuttavia contenere i dati esatti sull’esposizione in questione (art. 13 LPM).
Contrariamente al diritto dei brevetti, nell’ambito del diritto dei marchi, alla priorità risultante
da un’esposizione viene attribuita scarsa importanza a livello pratico.
3.5 Esame dei marchi accelerato
Affinché un marchio sia sottoposto a un esame accelerato, è necessario presentare una
richiesta (art. 18a OPM) e versare la tassa di deposito, la tassa express e l’eventuale
soprattassa per ogni classe supplementare. La richiesta è considerata presentata soltanto
dopo il pagamento della tassa express a supplemento della tassa di deposito e della
soprattassa per ogni classe supplementare, momento in cui inizia a decorrere il termine di
trattamento abbreviato (nuovo art. 18a cpv. 2 OPM). Fino alla ricezione del pagamento la
domanda viene trattata nell’ambito della normale procedura di esame.
dottrina considera il diritto di priorità come un diritto accessorio, vale a dire un diritto trasferibile solo
insieme al marchio. 16 L’art. 12 cpv. 3 OPM, in virtù del quale l’Istituto tiene una lista degli Stati che accordano alla
Svizzera la reciprocità ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LPM, è dunque diventato obsoleto ed è stato
abrogato.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
63
3.6 Tasse
In conformità con l’articolo 28 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l’articolo 7 OPM,
l’Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell’ambito della domanda
di registrazione. L’OTa-IPI definisce le modalità di pagamento (artt. 4–9) e l’ammontare
(allegato I OTa-IPI) dei singoli emolumenti.
La tassa di deposito e l’eventuale soprattassa per ogni classe supplementare sono dovute
dal momento del deposito e devono essere pagate entro il termine fissato dall’Istituto (art. 18
cpv. 1 e 3 OPM). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta
(art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). La tassa rimane dovuta; tasse pagate in ritardo non vengono
rimborsate (cfr. tra l’altro Parte 1, n. 11.3, pag. 50).
Qualora il marchio sia rivendicato per prodotti e/o servizi in più di tre classi, a partire dalla
quarta classe viene riscossa una soprattassa per ogni classe supplementare. Se nel corso
della procedura di registrazione vengono aggiunte classi supplementari, la soprattassa deve
essere pagata entro il termine stabilito dall’Istituto. Anche in questo caso l’inosservanza del
termine di pagamento comporta il rigetto della domanda, segnatamente viene respinta
l’intera domanda, poiché l’Istituto non può decidere per quali classi va registrato il segno. Se
nel corso della procedura di registrazione vengono soppresse delle classi, la soprattassa già
pagata non è rimborsata.
3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito
In conformità con l’articolo 29 capoverso 2 LPM la modifica del segno comporta uno
spostamento della data del deposito qualora:
- il segno sia sostituito da un altro segno, incluse le modifiche del tipo e della categoria di
marchio17;
- il segno sia modificato in parti essenziali, ad esempio se viene ammesso alla
registrazione solo dopo la modifica apportata o se viene eliminata, aggiunta o modificata
una parte del segno determinante per l’impressione d’insieme;
- il campo di protezione del segno si estenda per effetto della modifica, ad esempio con la
rinuncia a una rivendicazione di colore o con l’estensione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (che non equivale a una formulazione più accurata dei termini già utilizzati o a una
riclassificazione di prodotti o servizi classificati in modo errato).
La nuova data del deposito corrisponde alla data del timbro postale della relativa istanza o
alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch
arriva nel sistema informatico dell’Istituto (cfr. n. 2.2, pag. 54).
17 cfr. CRPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Uno spostamento della data del
deposito è escluso solo in caso di cambiamento da marchio collettivo a marchio individuale. Entrambe
le categorie di marchio possono essere (co)utilizzate dal depositante e le rispettive funzioni non si
differenziano pertanto in modo determinante.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
64
3.8 Pubblicazione e validità
Se un marchio è iscritto nel registro, sono pubblicati i dati rilevanti (art. 38 LPM, art. 19 e 42
in combinato disposto con l’art. 40 OPM). L’organo di pubblicazione (art. 43 OPM) designato
dall’Istituto è Swissreg, consultabile all’indirizzo https://www.swissreg.ch.
La registrazione del marchio è valida per 10 anni a contare dalla data del deposito (art. 10
cpv. 1 LPM).
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi
4.1 Basi giuridiche
In virtù del principio di specialità, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo
per determinati prodotti e/o servizi. Conformemente all’articolo 11 OPM i prodotti e/o i servizi
per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione.
Questo per garantire la sicurezza giuridica.
La classificazione di prodotti e servizi permette alle cerchie commerciali interessate di
cercare in maniera efficace i marchi registrati e di scoprire potenziali conflittualità. Solo una
designazione precisa dei prodotti e servizi nonché una classificazione corretta permettono di
determinare l’oggetto di protezione e il campo di protezione dei marchi registrati. Una
definizione precisa dell’oggetto di protezione permette tra l’altro di determinare per quali
prodotti o servizi il marchio dovrà essere usato per perpetuare la tutela del diritto al marchio
(art. 11 cpv. 1 LPM)18.
La Svizzera, in qualità di membro dell’Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la
Classificazione di Nizza. In particolare per i prodotti e servizi rivendicati devono essere
utilizzati i relativi numeri di classe e ogni classe deve essere enumerata nell’ordine che si
trova nelle classi di tale classificazione (art. 11 OPM).
Qualora una domanda di registrazione non sia provvista della lista dei prodotti e/o dei servizi,
questo viene contestato nell’ambito dell’esame preliminare (art. 15 OPM in combinato
disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM) e alla domanda non viene assegnata nessuna data del
deposito. Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda è
dichiarata irricevibile (art. 30 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 2 LPM). Se sono
indicati solo i numeri di classe si desume che il depositante rivendichi i termini generali dei
titoli delle classi contenuti nella Classificazione di Nizza delle classi corrispondenti al
momento del deposito19.
Qualora i prodotti e/o i servizi rivendicati non siano definiti con precisione, l’Istituto richiede al
depositante di precisarli. Qualora alla mancanza non sia posto rimedio entro i termini,
l’Istituto respinge la domanda (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l’art. 11
18 In merito cfr. Parte 6, n. 5.4.5 pag. 215. 19 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cfr. n. 4.3 pag. 65.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
65
OPM)20. Per quanto possibile, l’Istituto formula proposte di precisazione, a condizione che
sia possibile determinare il significato della versione iniziale. La responsabilità concernente
la formulazione valida della lista dei prodotti e servizi spetta sempre al depositante.
Quest’ultimo è altresì responsabile del fatto se la formulazione sottoposta all’Istituto
costituisca effettivamente una precisazione della versione iniziale. Qualora la nuova
formulazione costituisca un’estensione del testo iniziale, questo comporterebbe uno
spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).
4.2 Classificazione di Nizza
Le note esplicative per ogni classe contenute nella classificazione, nonché la lista alfabetica
dei termini dei prodotti (34 classi) e dei servizi (11 classi) permettono di classificare
direttamente o per analogia la stragrande maggioranza di prodotti e servizi.
Qualora un prodotto non possa essere classificato con l’ausilio della lista rispettivamente dei
titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti
criteri ai sensi della Classificazione di Nizza:
a) un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o
destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in
alcun titolo della classe, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti
simili che sono indicati nella lista alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri
criteri quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento;
b) un prodotto finito per uso multiplo (quale p.es. una radiosveglia) può essere classificato
in tutte le classi corrispondenti a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi
criteri non sono menzionati in alcun titolo della classe, sono applicabili gli altri criteri
secondo la lettera a);
c) le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo
conto della materia di cui sono fatte;
d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio,
nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di
prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi è applicabile il
criterio secondo la lettera a);
e) nel caso in cui un prodotto, finito o meno, che deve essere classificato tenendo conto
della materia di cui è fatto è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è
classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante;
f) gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati, in linea di
principio, nella stessa classe di questi ultimi.
Qualora un servizio non possa essere classificato con l’ausilio della lista rispettivamente dei
titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti
criteri:
20 TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
66
a) i servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i tipi di attività definiti dai titoli della
classe dei servizi e dalle loro note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi
simili indicati nella lista alfabetica;
b) i servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono
classificati i servizi resi con l’aiuto degli oggetti locati (p.es., il noleggio di telefoni, che
rientra nella cl. 38). I finanziamenti di noleggio-acquisto o di leasing tuttavia vengono
assegnati alla classe 36 (servizi di finanziamento);
c) i servizi di consulenza o di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa
classe del servizio che è oggetto della consulenza o dell’informazione, per esempio
consulenza in materia di trasporto (cl. 39), consulenza in materia di gestione degli affari
commerciali (cl. 35), consulenza in materia finanziaria (cl. 36), consulenza in materia di
cure di bellezza (cl. 44). La trasmissione delle rispettive informazioni in materia per via
elettronica (p.es., per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del
servizio;
d) i servizi nel settore del «franchising» sono classificati, in linea di principio, nella stessa
classe del servizio particolare reso dal concedente (p.es., consulenza aziendale in
materia di affari franchising [cl. 35], finanziamenti in materia di franchising [cl. 36], servizi
giuridici in materia di affari franchising [cl. 45]).
4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza
L’Istituto ritiene sufficientemente precisi i termini generali dei titoli delle classi secondo la
Classificazione di Nizza. L’unica eccezione è il termine generale nel titolo della classe 45
«servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali». La
formulazione «servizi personali e sociali» e l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità
individuali» sono troppo indefiniti e non consentono di trarre conclusioni concrete circa il
genere di servizi rivendicati neanche considerando l’appartenenza alla classe specifica.
L’indicazione «servizi sociali», ad esempio, può essere compresa come riferimento a diversi
servizi di assistenza, mentre «servizi personali» può far pensare che si tratti anche di servizi
di massaggi, o servizi dispensati in un salone di parrucchiere (cl. 44) o di servizi forniti da un
istruttore privato (cl. 41). Anche l’aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» non
è idonea a descrivere il genere dei servizi con precisione. Le necessità individuali possono
essere soddisfatte da servizi di diverse classi come la necessità di consulenza finanziaria (cl.
36), di lezioni private di musica (cl. 41) o di un alloggio (cl. 43).
Tuttavia rientrano sotto i termini generali solo quei prodotti e servizi che è effettivamente
possibile assegnare a tali termini21. Vale a dire che con la rivendicazione di tutti i termini
generali di un titolo di classe non sempre sono coperti tutti i prodotti e servizi che figurano in
tale classe. A titolo di esempio non rientrano nei termini generali i prodotti e servizi seguenti:
«caschi di protezione», «ginocchiere per operai», «tute speciali di protezione per aviatori»
(cl. 9), «legii per spartito musicale» (cl. 15), «stiratura di biancheria» (cl. 37), «agenzie di
stampa» (cl. 38), «noleggio di scafandri» (cl. 39), «noleggio di generatori» (cl. 40) o
21 TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
67
«cronometraggio delle manifestazioni sportive» (cl. 41). Inoltre i termini generali coprono
soltanto i prodotti che rientrano sotto tali termini generali al momento del deposito. La
protezione non si estende ai termini generali inseriti in tale classe successivamente22.
4.4 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»
Una lista dei prodotti e/o servizi che contiene un’indicazione come «tutti i prodotti/servizi di
questa classe» secondo l’Istituto soddisfa la condizione di cui all’articolo 28 capoverso 2
lettera c LPM, necessaria per l’assegnazione di una data del deposito. Tuttavia, la
formulazione è troppo indefinita per essere ammessa come tale23. In questi casi al
depositante viene dunque chiesto di definire con maggior precisione la lista dei prodotti e dei
servizi. Per valutare se la precisazione comporta un’estensione della lista dei prodotti e dei
servizi, l’Istituto si basa sui termini generali dei titoli delle classi rivendicate. Ciò affinché il
depositante non risulti favorito o sfavorito rispetto al depositante che seleziona unicamente il
numero della classe senza definire in nessun modo i prodotti o i servizi. Se la precisazione
fornita in un secondo momento contiene un termine che non rientra in nessun termine
generale della classe definita, si tratta di un’estensione della lista dei prodotti e dei servizi
che comporta uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).
4.5 Definizione dei termini
Per definire un termine figurante in una lista dei prodotti e servizi, in un primo tempo occorre
basarsi sulla sua definizione lessicale. Per i termini che possono rientrare in più classi è
consigliabile fare riferimento alla sistematica della Classificazione di Nizza. Se ad esempio
va esaminato il termine «bacino» della classe 11, dalla sistematica della classificazione
risulta chiaramente che non si tratta di bacini nel senso lessicale ma bensì esclusivamente di
«vasche da bagno o cabine doccia» (cfr. n. 4.6, pag. 68). Devono altresì essere considerate
le osservazioni generali e le note esplicative della Classificazione di Nizza per definire il
significato del termine (cfr. n. 4.2, pag. 65). In un secondo momento bisogna valutare l’uso
corrente del termine e l’utilizzo usuale sul mercato24, purché siano conciliabili con la
sistematica della classificazione. Infine occorre tenere conto anche delle definizioni legali del
termine25.
I criteri relativi alla definizione dei termini sopraesposti sono utilizzabili anche per verificare
quali prodotti o servizi rientrano in un determinato termine generale.
22 Cfr. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5. 23 Cfr. art. 9 cpv. 1 TLT di Singapore. 24 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 Luminous; DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5. 25 Cfr. DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, in cui per la definizione il TF si è basato anche sulle
definizioni legali dei termini «Nahrungsergänzungsmittel» (integratore alimentare) e «Arzneimittel»
(medicamento) (con un rinvio alle spiegazioni dell’istanza precedente nella consid. 5.3).
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
68
4.6 Considerazione del numero di classe nell’interpretazione dei termini
Per quanto riguarda i prodotti, nell’interpretazione dei termini usati nella lista, il numero di
classe è considerato come una parte della formulazione dei prodotti. Di conseguenza un
termine che ricorre in diverse classi non deve essere precisato. Ciò non significa però che i
termini formulati in modo non sufficientemente preciso possano essere classificati con la sola
aggiunta del numero di classe. Se il termine utilizzato non rientra chiaramente in uno dei
termini della lista alfabetica o in uno dei termini generali contenuti nei titoli delle classi resta
necessaria una precisazione. Una formulazione come «classe 7: motori» è ammessa poiché
questa classe contiene i motori. Tuttavia, se durante la procedura il depositante estende la
rivendicazione ai motori per automobili (cl. 12), la data del deposito sarà spostata (art. 29
cpv. 2 LPM) perché questi prodotti non sono citati nella formulazione originale.
Si tiene conto del numero di classe anche nell’interpretazione dei termini concernenti i
servizi. Va considerato però, che le descrizioni dei servizi spesso non possono essere
assegnate in maniera chiara ad un termine generale appartenente ai titoli delle classi o ad un
termine della lista alfabetica. Anche per i servizi, l’aggiunta «compresi in questa classe» a
termini formulati in modo non preciso non basta per soddisfare le condizioni giuridiche.
4.7 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale
I termini redatti in inglese o in altre lingue non ufficiali di norma non sono accettati (cfr. Parte
1, n. 5.8.1, pag. 39). Secondo la prassi dell’Istituto i termini che non compaiono nei dizionari
standard di lingua italiana, tedesca e francese devono essere tradotti. È fatta eccezione per i
termini entrati a far parte del linguaggio quotidiano (p.es. «router»). Se, tuttavia, il termine è
utilizzato soltanto nel linguaggio settoriale, viene emessa comunque una notifica con l’invito
a riformulare il termine in una lingua ufficiale. Qualora non esista una traduzione precisa
nella lingua ufficiale scelta, il termine deve essere parafrasato. Come precisazione è
consentito aggiungere tra parentesi il termine in lingua straniera, ad esempio nella classe 15
«trombe cinesi (suona)».
4.8 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi»
Utilizzati da soli i termini come «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» non
designano nessun prodotto specifico. Non sono pertanto sufficientemente precisi per essere
classificati. Questo tipo di termine può essere classificato solo se è menzionato quale
elemento di un prodotto classificabile, ad esempio una «perforatrice, le sue componenti e i
suoi accessori» (cl. 7), e costituisce con questo un’unità inequivocabile. Va, tuttavia, notato
che, verosimilmente, non tutte le componenti e non tutti gli accessori di una perforatrice
rientrano nella classe 7 (p.es. gli accumulatori rientrerebbero nella cl. 9). L’Istituto ammette
anche l’uso della formulazione «…e i relativi accessori compresi nella classe», nella misura
in cui gli accessori in questione siano classificati nella stessa classe (la formulazione «guanti
e accessori compresi nella classe 25» non sarebbe p.es. ammessa, dal momento che la
classe 25 non comprende gli accessori per guanti). Se all’aggiunta è allegato un elenco di
prodotti-accessori, questi ultimi devono rientrare nella classe designata. La formulazione
«biciclette e relativi accessori non contenuti in altre classi, in particolare portapacchi, caschi
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
69
e fanali» non è ammessa, perché non tutti i prodotti rientrano nella classe designata
(«caschi» [cl. 9] e «fanali» [cl. 11]). Il termine «apparecchio/dispositivo» va precisato a
seconda del tipo, della funzione o dello scopo dell’apparecchio o del dispositivo, ad esempio
«apparecchi di soccorso» nella classe 9 o «dispositivi per disormeggiare i battelli» nella
classe 12.
4.9 Termini «set» e «kit»
Spesso in commercio si trovano prodotti venduti come «set» o «kit». Se si tratta di un set di
prodotti tutti uguali, ad esempio di un «set di matite colorate» (cl. 16) o di un «set di coltelli»
(cl. 8), la classificazione non pone problemi. Lo stesso vale per i prodotti venduti come set
che hanno tutti la stessa finalità, ad esempio un «kit di primo soccorso» (cl. 5) o un «set da
manicure» (cl. 8). Questi termini sono ammessi anche se i singoli prodotti non rientrano
necessariamente nella stessa classe (p.es. i «kit di primo soccorso» contengono in genere
anche forbici [cl. 8]). Ai fini della classificazione è decisivo che questo tipo di set o kit è
messo in vendita quale unità e che le componenti principali rientrano nella stessa classe del
kit stesso. Termini come «kit con prodotti chimici» o «set per meccanici» sono invece troppo
generici ai fini della classificazione. Non è inoltre chiaro né quali prodotti contenga né quale
sia lo scopo dei prodotti inclusi nel set. In questi casi i prodotti vanno menzionati e classificati
singolarmente.
4.10 Termine «sistema» quale prodotto
I «sistemi» si compongono sempre di diversi componenti. Il termine «sistema» è quindi
ammesso solo se è chiaro da cosa è composto e se le sue componenti appartengono alla
stessa classe. Il termine «sistema» è ammesso anche se è utilizzato quale sinonimo di
apparecchio, impianto o dispositivo. Sono ammessi termini come «sistemi di elaborazione
elettronica» (cl. 9), «sistemi di navigazione» (cl. 9), «sistemi di illuminazione» (cl. 11) o
«sistemi di freni per veicoli» (cl. 12).
4.11 Tipo di servizi delle classi 38 e 42
Secondo le note esplicative relative alla Classificazione di Nizza, la classe 38 comprende
sostanzialmente servizi che consentono ad almeno una persona di entrare in collegamento
con un’altra persona mediante uno strumento percepibile con i sensi. I servizi della classe 38
riguardano pertanto l’aspetto tecnico della trasmissione e non rinviano né ai contenuti né alle
tematiche dei servizi26. Inoltre i servizi che forniscono l’accesso a reti di dati, banche dati e
siti web sono da considerarsi come servizi di telecomunicazione e vanno assegnati alla
classe 38.
Servizi come «programmazione di siti web», «noleggio di spazi per siti web (hosting)» o
«design di banche dati e siti web» rientrano invece nella classe 42.
26 CRPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
70
4.12 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso»
L’Istituto accetta le formulazioni «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» come tali in
classe 35. Tali termini si riferiscono ai servizi seguenti: «il raggruppamento, per conto di terzi,
di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di
vederli ed acquistarli agevolmente»27. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari
finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori28. Per
vendita al dettaglio si intende dunque un tipo particolare di promozione dei prodotti29. La
produzione e la vendita dei prodotti fabbricati da un’azienda non rientrano quindi nei termini
«vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso». I relativi prodotti devono, invece, essere
assegnati alla rispettiva classe30. Anche la formulazione «distribuzione» non corrisponde ai
termini «vendita al dettaglio» e «vendita all’ingrosso» e deve pertanto essere precisata se
rivendicata in classe 35.
4.13 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40
In linea di massima la fabbricazione di prodotti non è un servizio secondo la Classificazione
di Nizza. È infatti coperta dai prodotti designati e di conseguenza i prodotti fabbricati vanno
classificati nelle rispettive classi. Il servizio «fabbricazione su misura di prodotti» può tuttavia
essere accettato a determinate condizioni.
In primo luogo, la fabbricazione deve imperativamente essere eseguita su richiesta di un
terzo. Se i prodotti sono fabbricati per proprio conto e successivamente venduti a terzi, non
si tratta di un servizio secondo la classe 40 e occorre rivendicare la protezione per i prodotti
in questione.
In secondo luogo, la formulazione deve obbligatoriamente precisare che la fabbricazione
avviene in funzione delle necessità, delle esigenze concrete o dell’elenco degli obblighi
specifici di un cliente. Tali condizioni non devono essere adempiute cumulativamente, bensì
in funzione del tipo di prodotti fabbricati. A titolo d’esempio, una protesi dentaria è
necessariamente fabbricata in base alle esigenze specifiche di un cliente, mentre un
medicamento speciale è presumibilmente prodotto secondo una ricetta o procedimenti
tecnici specifici. Nel caso in cui un depositante scelga una formulazione alternativa occorre
verificare se tale formulazione è sufficientemente precisa e adatta a definire un servizio
secondo la classe 40.
Infine, una descrizione precisa dei prodotti rivendicati è indispensabile ai fini della
delimitazione del campo di protezione. Principalmente valgono gli stessi criteri per l’esame
se un termine è sufficientemente preciso da essere ammesso nella/e rispettiva/e classe/i di
prodotti. Va fatta un’eccezione qualora un termine sia considerato sufficientemente preciso in
27 Classificazione di Nizza, note esplicative relative alla classe 35. 28 TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid.
4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.
29 Cfr. Parte 6, n. 6.1.3 pag. 222. 30 TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
71
applicazione della «prassi di classe» (cfr. n. 4.6, pag. 68). Il termine «motori» è ad esempio
considerato sufficientemente preciso in ragione del numero di classe e può essere accettato
sia nella classe 7 sia nella classe 12 senza precisazioni supplementari. Per contro un tale
prodotto nella classe 40 deve essere nominato in quanto «prodotto» mancando il riferimento
alla classe.
Non sono ammesse formulazioni come «prodotti nell'ambito xy». L’espressione «nell'ambito
di» è talmente vaga che di regola prodotti di classi diverse potrebbero rientrare in tale
“ambito”. Ad esempio, l’espressione «prodotti nell’ambito della medicina» può riguardare
prodotti delle classi 1, 5, 9, 10, 16 o addirittura prodotti alimentari.
Esempi di formulazioni ammesse:
«Fabbricazione su misura di parti di automobili su richiesta e in funzione dell'elenco degli
obblighi di un cliente».
«Fabbricazione su misura di prodotti farmaceutici su richiesta e in funzione delle esigenze di un cliente».
4.14 Formulazioni problematiche
In linea di principio, non rientrano in una lista dei prodotti e dei servizi le indicazioni che non
descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati31. A questo
tipo d’indicazioni appartengono i criteri rilevanti unicamente per il marketing come per
esempio la zona di smercio o il prezzo. Inoltre, sono inammissibili le indicazioni relative allo
scopo che si riferiscono all’intenzione d’uso del depositante e non alle caratteristiche inerenti
ai prodotti. Per questo motivo, un’indicazione come «strumenti di scrittura a scopo
pubblicitario» dev’essere rifiutata, poiché se ad esempio una penna a sfera sia percepita
come un mezzo pubblicitario o meno, non può essere valutato sulla base del prodotto stesso
ma bensì unicamente nel conteso del suo uso. D’altra parte, un’indicazione come «auto
sportive» viene accettata, poiché con essa vengono espresse delle caratteristiche inerenti al
prodotto.
È anche inammissibile l’uso di marchi o di indicazioni geografiche protette da leggi speciali
per denominare un prodotto. In questo caso si tratta di proteggere il marchio o l’indicazione
protetta evitando che vengano svalorizzati a causa del loro uso puramente generico. Una
lista dei prodotti contenente l’indicazione «Tequila» nella classe 33 viene rifiutata, poiché
l’espressione «Tequila» non costituisce una denominazione generica, ma bensì una
denominazione protetta per una bevanda spiritosa di Agave originaria del Messico32. Si
accetta invece l’uso d’indicazioni geografiche protette per precisare il termine generico, e
non per denominarlo. In questo senso un’indicazione come «bevande spiritose con la
denominazione d’origine protetta ’Tequila’» nella classe 33 può essere accettata,
ugualmente lo può essere per esempio l’indicazione «formaggio con la denominazione
31 Cfr. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT. 32 Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico;
RS 0.632.315.631.11.
Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio
72
d’origine protetta ‘Gruyère’» nella classe 29 o «salsicce con l’indicazione geografica protetta
‘Saucisson Vaudois’» nella stessa classe.
4.15 Strumenti di assistenza alla classificazione
Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei
servizi in base alla quale è definito l’oggetto della protezione del suo marchio. Ciononostante
l’Istituto mette a disposizione i seguenti strumenti per assistere i depositanti nella
classificazione e nella formulazione dei prodotti e servizi:
- L’edizione integrale attuale della Classificazione di Nizza può essere scaricata in tedesco
e francese come file pdf dal sito dell’Istituto (https://www.ige.ch/).
- Tramite il sito dell’Istituto, seguendo il link «Assistenza alla classificazione»
(http://wdl.ipi.ch/) si accede a una banca dati in quattro lingue (tedesco, francese, italiano
e inglese) che permette sia di cercare singoli prodotti e servizi sia di verificare la
conformità di intere liste già composte con le registrazioni nella banca dati dell’Istituto e
dell’OMPI e con i termini della Classificazione internazionale di Nizza ivi compresi. Si
tratta di uno strumento messo a disposizione nell’ambito del deposito elettronico dei
marchi (https://e-trademark.ige.ch) che può essere utilizzato durante la compilazione del
formulario di deposito. L’Assistenza alla classificazione traduce anche termini singoli o
liste dei prodotti e dei servizi intere. I termini che figurano nell’Assistenza alla
classificazione sono stati convalidati in stretta collaborazione con l’OMPI. Perciò esiste
un alto grado di concordanza fra le banche dati dell’OMPI e dell’Istituto. I termini tradotti
in francese con l’aiuto dell’Assistenza alla classificazione corrispondono, in linea di
principio, alla prassi dell’OMPI e non dovrebbero essere rifiutati nell’ambito di una
registrazione internazionale.
- I depositanti possono elaborare con l’Istituto una lista standard di prodotti e/o servizi.
Tutti i termini contenuti in questa lista approvata saranno poi integrati nell’«Assistenza
alla classificazione». In questo modo le domande future in cui è utilizzata una lista
standard completa o parziale sono accettate in quanto non problematiche sotto il profilo
della classificazione.
- L’Istituto ha creato un indirizzo di posta elettronica (wdl@ipi.ch) per le domande relative
alla classificazione e alla formulazione dei prodotti e servizi. Si tratta di uno strumento di
aiuto per la classificazione di prodotti e servizi specifici e difficili da assegnare a una
classe. Non viene invece fornita assistenza per l’allestimento di traduzioni di liste intere
(p.es. dall’inglese in italiano o in tedesco). L’Istituto non si occupa neppure dell’esame
(preliminare) di liste complete di prodotti e servizi. L’esame formale della lista dei prodotti
e dei servizi viene, infatti, eseguito nell’ambito dell’esame del marchio previo pagamento
della tassa di deposito.
73
Parte 3 – Tenuta del registro
1. Introduzione
Nell’interesse della sicurezza giuridica l’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM). I
terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A tale proposito per ogni
domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto e aggiornato un
fascicolo (art. 36 OPM). Esso include lo svolgimento di tutte le procedure che riguardano il
marchio, in particolare la procedura di deposito, eventuali procedure di opposizione, la
proroga, le modifiche o la cancellazione del marchio in questione. Il regolamento di un
marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del
fascicolo (art. 36 cpv. 2 OPM).
Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del marchio, tutte le modifiche
successive concernenti il diritto al marchio (art. 40 cpv. 1–3 OPM). L’Istituto può registrare
altre indicazioni, purché queste siano di pubblico interesse (art. 40 cpv. 4 OPM). Ogni
modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su https://www.swissreg.ch.
Ogni richiesta di modifica delle indicazioni registrate può essere inviata per posta/corriere,
fax o e-mail (all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta
(cancellazione totale o parziale n. 4.6, pag. 76 e 4.10, pag. 77 seg.) devono, tuttavia, essere
inviate come allegati PDF per e-mail. Se un’istanza è accompagnata da altri documenti
(p.es. un documento attestante che un marchio è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1,
pag. 74e 4.2, pag. 75 seg.), anche questi possono essere inviati come allegati PDF.
Per i documenti relativi a registrazioni cancellate, l’Istituto conserva l’originale o la copia per
cinque anni dalla cancellazione (art. 39 cpv. 1 OPM). I documenti relativi a domande ritirate o
respinte nonché a registrazioni totalmente revocate sono conservati per cinque anni dal ritiro,
dal rigetto o dalla revoca (art. 39 cpv. 2 OPM).
2. Registrazione
Una volta conclusi l’esame preliminare (art. 15 OPM, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 53), l’esame
formale (art. 16 OPM, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 54) e l’esame materiale (art. 17 OPM, cfr. Parte
5, pag. 97), l’Istituto registra il marchio se non vi è motivo di rigetto e tutte le irregolarità
contestate sono state eliminate (art. 30 cpv. 3 LPM).
La registrazione è seguita dalla pubblicazione del marchio (art. 19 cpv. 1 OPM). Al titolare
del marchio viene confermata la registrazione. La conferma contiene tutte le indicazioni
iscritte nel registro (art. 19 cpv. 2 OPM e art. 40 cpv. 1 e 2 OPM).
Le registrazioni internazionali con base svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 80) e le registrazioni
internazionali designanti la Svizzera (cfr. Parte 4, n. 3, pag. 89) non sono iscritte nel registro
dei marchi svizzero, bensì sono iscritte unicamente nel registro internazionale tenuto
dall’OMPI a Ginevra.
Parte 3 – Tenuta del registro
74
3. Proroghe
Alla scadenza del termine di protezione di dieci anni, la registrazione di un marchio può
essere prorogata di dieci anni per un numero di volte illimitato, su richiesta e dietro
pagamento di un emolumento di proroga (art. 10 cpv. 2 LPM e art. 26 cpv. 4 OPM in
combinato disposto con l’allegato I OTa-IPI). La richiesta di proroga può essere presentata
all’Istituto al più presto 12 mesi prima, ma deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo
la scadenza della registrazione (art. 10 cpv. 3 LPM e art. 26 cpv. 1 OPM). La tassa di
proroga deve essere pagata entro i termini di cui all’articolo 10 capoverso 3 LPM (art. 26 cpv.
4 OPM). Se la tassa di proroga è pagata dopo la scadenza della registrazione, deve essere
pagata una soprattassa (art. 26 cpv. 5 OPM). Il proseguimento della procedura è escluso in
caso di inosservanza del termine per presentare la domanda di proroga (art. 41 cpv. 4 lett. d
LPM).
Di norma prima della data di scadenza, l’Istituto ricorda al titolare iscritto nel registro, o al suo
rappresentante, la scadenza della durata di validità (art. 25 OPM). Tale comunicazione
rappresenta un servizio non vincolante dell’Istituto, la cui omissione non può essere fatta
valere dal titolare.
In occasione della proroga di una registrazione non è consentito apportare modifiche al
marchio stesso o ampliare la lista dei prodotti e/o dei servizi. Tuttavia, in concomitanza con
la richiesta di proroga possono essere presentate eventuali richieste di modifica della
registrazione del marchio (art. 28 segg. OPM) o di limitazione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (art. 35 OPM). La proroga costituisce un puro atto formale, vale a dire che in linea di
principio i motivi assoluti d’esclusione ai sensi dell’articolo 2 LPM non sono esaminati.
4. Modifiche e cancellazioni
Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a
titolo gratuito. La modifica come tale non viene pubblicata; tuttavia tutte le domande e le
rispettive modifiche (senza la storia) sono accessibili al pubblico su https://www.swissreg.ch.
All’atto della registrazione saranno pubblicati i dati validi in quel momento. Le modifiche nel
registro sono gratuite anche dopo la registrazione del marchio. Dopo la registrazione del
marchio le modifiche saranno pubblicate.
4.1 Trasferimenti
Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il marchio (art. 17 cpv. 1 LPM).
Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM; cfr. Parte 5, n. 10, pag. 186). Il
trasferimento è valido soltanto nella forma scritta (art. 17 cpv. 2 LPM).
Il trasferimento di un marchio, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica nel
registro. Nei confronti dei terzi in buona fede ha effetto soltanto dopo la registrazione.
L’acquisizione di diritti da parte del titolare registrato non autorizzato invece non è possibile
neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste dalla LPM possono essere intentate
contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento (art. 17 cpv. 3 LPM).
Unicamente nel caso dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi, l’iscrizione nel registro
costituisce la condizione di validità del trasferimento (art. 27 LPM).
Parte 3 – Tenuta del registro
75
Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei marchi, dev’essere presentata una
richiesta. Quest’ultima può essere inoltrata dal precedente titolare o dall’acquirente e deve
includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il
marchio all’acquirente oppure un altro documento appropriato attestante che il marchio è
stato trasmesso all’acquirente1 (art. 28 cpv. 1 OPM). Sono considerati documenti appropriati,
ad esempio, un contratto di vendita o una dichiarazione di trasferimento separata.
L’acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito
precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p.es. procura in caso di
cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 25).
L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste e le dichiarazioni di
trasferimento.
4.2 Trasferimenti parziali
Il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati. In
tal caso viene mantenuto il marchio originario con la lista dei prodotti e/o dei servizi limitata e
viene effettuata una nuova registrazione per la parte della lista dei prodotti e/o dei servizi
trasferita. La durata della protezione di entrambi i marchi resta invariata.
La richiesta deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 4.1 ,
pag. 74). Inoltre i prodotti e/o i servizi trasferiti al nuovo titolare devono essere definiti in
modo preciso nella richiesta e nel documento che indica il trasferimento.
4.3 Divisione
Indipendentemente da un trasferimento parziale, è possibile in ogni momento dividere la lista
dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato o di una domanda di registrazione,
generando due o più marchi o domande di registrazione (art. 17a LPM).
La condizione è una richiesta del titolare in cui occorre definire precisamente come devono
essere divisi i prodotti e/o servizi rivendicati.
La divisione genera registrazioni o domande di registrazione giuridicamente indipendenti che
mantengono la data del deposito e la data di priorità della registrazione o della domanda di
registrazione iniziale (art. 17a cpv. 3 LPM). In caso di divisione di una domanda di
registrazione, ogni domanda parziale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.
4.4 Licenze
Mediante contratti di licenza il titolare di un marchio può autorizzare terzi a utilizzare il
marchio. Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27e cpv. 1 LPM). ll contratto di licenza
può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare
solo una parte dei prodotti e/o dei servizi o può valere solo per un determinato territorio (art.
29 cpv. 1 lett. d OPM). Una licenza esclusiva (art. 29 cpv. 1 lett. c OPM) conferisce al
1 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono
essere allegati come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25).
Parte 3 – Tenuta del registro
76
licenziatario il diritto esclusivo all’uso del marchio. Fintanto che una licenza esclusiva è
iscritta a registro, per il medesimo marchio non sono iscritte altre licenze incompatibili con la
licenza esclusiva (art. 29 cpv. 3 OPM).
Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non
dipende dall’iscrizione nel registro dei marchi. Una licenza registrata tutela il licenziatario da
un acquirente del marchio in buona fede. Unicamente nel caso dei marchi collettivi,
l’iscrizione nel registro rappresenta la condizione di validità della licenza (art. 27 LPM).
La richiesta di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del marchio
sia dal licenziatario. Alla richiesta va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del
marchio o un altro documento appropriato2 secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a
utilizzare il marchio (art. 29 cpv. 1 lett. a OPM). Inoltre la richiesta deve contenere i dati esatti
del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Nel caso
delle licenze parziali, inoltre, devono essere indicati i prodotti e/o i servizi oppure il territorio
per cui è stata rilasciata la licenza parziale. L’Istituto mette a disposizione moduli prestampati
per le richieste di licenza.
Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Se tuttavia la richiesta non è stata
inoltrata dal titolare del marchio stesso, occorre fornire la prova che il licenziatario è
autorizzato a rilasciare sottolicenze (art. 29 cpv. 2 OPM).
4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata
Il titolare può impegnare un marchio o concederne l’usufrutto a terzi. L’articolo 19 LPM cita
soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate
soprattutto all’articolo 745 seguenti e all’articolo 899 seguenti CC. Analogamente al
trasferimento, anche la costituzione in pegno presuppone un accordo scritto.
La registrazione della costituzione in pegno e dell’usufrutto avviene in seguito a una richiesta
del titolare del marchio o a un altro documento appropriato3 (art. 30 OPM). Analogamente al
trasferimento e alla licenza, l’iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali
diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili ai terzi in buona fede soltanto dopo l’iscrizione nel
registro (art. 19 cpv. 2 LPM).
La registrazione di un pignoramento, di una restrizione del diritto di disporre o di un
sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 30 lett. b OPM).
4.6 Cancellazione parziale
Il titolare di un marchio può limitare in qualsiasi momento la lista dei prodotti e/o dei servizi
(art. 35 LPM, art. 35 OPM). Tale richiesta equivale a una cancellazione parziale. La
protezione del marchio per i prodotti e/o i servizi cancellati può essere riacquisita soltanto
2 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere
allegato come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25). 3 In caso di trasmissione elettronica all’indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere
allegato come file PDF (cfr. Parte 2, n. 5.1, pag. 25).
Parte 3 – Tenuta del registro
77
mediante una nuova registrazione (con relativo nuovo inizio della protezione e nuova data
del deposito ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LPM).
L’ampliamento della lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato è irricevibile,
poiché avrebbe l’effetto di un’estensione della protezione effettuata a posteriori. La
protezione di prodotti e/o servizi supplementari può essere ottenuta solo mediante il nuovo
deposito di un segno identico per i prodotti e/o servizi rivendicati in aggiunta.
4.7 Cambiamenti del regolamento
Se il regolamento di un marchio collettivo o di garanzia è modificato dopo la registrazione del
marchio, tale modifica deve essere sottoposta all’Istituto e da esso esaminata ed approvata
(in applicazione dell’art. 24 LPM per analogia).
Se il regolamento di un marchio geografico registrato viene cambiato in seguito a una
modifica a posteriori dell’elenco degli obblighi o della normativa applicabile, il nuovo
regolamento deve altresì essere presentato all’Istituto, il quale deve esaminarlo ed
approvarlo (in applicazione dell’art. 27c LPM per analogia).
4.8 Altre modifiche
Il nome e l’indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l’indirizzo di un
eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40
cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono
potersi informare sui marchi registrati.
Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell’indirizzo, della ditta o
del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite
nel registro dei marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un
altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Tali modifiche sono esenti da tasse.
4.9 Rettifiche
Le registrazioni erronee nel registro dei marchi sono rettificate su domanda del depositante
o, se l’errore è imputabile all’Istituto, d’ufficio (art. 32 OPM). In entrambi i casi la rettifica è
esente da tasse.
4.10 Cancellazioni
Ai sensi degli articoli 33 e 35 LPM in combinato disposto con l’articolo 35 OPM, la
registrazione di un marchio è cancellata totalmente o parzialmente se:
- la registrazione è revocata mediante una decisione di opposizione cresciuta in giudicato
(art. 33 LPM)4;
4 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la revoca della registrazione ai sensi dell’art. 33 LPM è
sostituita dal rifiuto di protezione (art. 52 cpv. 1 lett. a OPM) che l’Istituto non pubblica (art. 52 cpv. 2
OPM).
Parte 3 – Tenuta del registro
78
- il titolare o il suo rappresentante lo richiede (art. 35 lett. a LPM);
- la registrazione non è prorogata nei termini previsti (art. 35 lett. b LPM);
- la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35
lett. c LPM)6;
- è cancellata la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta su cui
si basa un marchio geografico (art. 35 lett. d LPM)5;
- è approvata una domanda di cancellazione (art. 35 lett. e LPM)6.
La cancellazione completa o parziale di un marchio è esente da tasse. Non è esente da tasse la cancellazione per mancato uso di un marchio (art. 35 OPM).
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti
5.1 Registro dei marchi
L’Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM) e fornisce informazioni in merito al suo
contenuto (art. 39 LPM). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di
marchi viene tenuto un fascicolo nel quale è raccolto lo svolgimento delle procedura
concernente il marchio in questione (art. 36 OPM). Lo stesso vale per eventuali marchi iscritti
nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese di origine (art. 49 cpv. 1 OPM) e per
tutte le estensioni internazionali secondo il Sistema di Madrid. Su richiesta l’Istituto allestisce
un estratto del registro (art. 41 cpv. 2 OPM).
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti
Su richiesta specifica l’Istituto rilascia ai terzi informazioni sulle domande di registrazione
(comprese le domande ritirate o respinte; art. 38 cpv. 1 OPM). Queste informazioni sono
limitate alle indicazioni che saranno pubblicate successivamente in caso di registrazione del
marchio (art. 38 cpv. 2 lett. a OPM). Per le domande respinte sono indicati anche i motivi del
rifiuto (art. 38 cpv. 2 lett. b OPM)6.
Ai sensi dell’articolo 39 LPM in combinato disposto con l’articolo 41 OPM chiunque può
consultare il registro dei marchi e richiedere informazioni sul suo contenuto o ottenere
estratti. Inoltre il fascicolo di un marchio registrato può essere consultato da chiunque (art. 37
cpv. 3 OPM).
Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima della
registrazione, dopo il suo ritiro o il suo rigetto è limitato al depositante, al suo rappresentante
e alle persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al
5 Per i marchi iscritti nel registro internazionale la cancellazione della registrazione ai sensi dell’art. 35
lett. c-e LPM è sostituita dall’invalidazione (art. 52 cpv. 1 lett. b OPM) che l’Istituto non pubblica
(art. 52 cpv. 2 OPM). 6 Le decisioni principali sono consultabili sulla piattaforma «Assistenza all’esame» dell’Istituto
(https://ph.ige.ch).
Parte 3 – Tenuta del registro
79
marchio o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 37 cpv. 1 e 2
OPM). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere
presentata all’Istituto mediante documenti appropriati. Su richiesta la consultazione è
autorizzata mediante la consegna di copie (art. 37 cpv. 5 OPM).
Per quanto attiene al contenuto del fascicolo e alle regole relative alla consultazione degli atti
si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6, pag. 36).
6. Documenti di priorità
Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera,
conformemente alla Convenzione di Parigi, l’Istituto rilascia su richiesta un documento di
priorità (art. 41a OPM). Esso comprende una copia della domanda di registrazione del
marchio, nonché un estratto della banca dati con i dati di registrazione aggiornati.
80
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
1. Introduzione
L’AM e il PM sono trattati indipendenti. L’adesione all’uno o all’altro deve avvenire
separatamente, ma uno Stato può appartenere all’uno o all’altro o a entrambi
simultaneamente. Tutte le parti contraenti hanno ratificato solamente il PM oppure entrambi i
contratti.
Una registrazione internazionale secondo l’AM o il PM consente di estendere la protezione di
un marchio ad altre parti contraenti del Sistema di Madrid. Il 16 ottobre 2016 questo sistema
contava 98 parti contraenti.
L’articolo 9sexies PM prevede che il PM debba essere applicato nelle procedure che
coinvolgono gli Stati che hanno aderito sia all’AM sia al PM1.
2. Registrazioni internazionali con base svizzera
2.1 Condizioni di base per l’uso del Sistema di Madrid
Per la registrazione internazionale dei marchi nell’ambito del Sistema di Madrid si applicano i
principi seguenti:
a) La registrazione internazionale può avvenire sia sulla base di un marchio nazionale
registrato (registrazione di base) che sulla base di una domanda (domanda di base).
b) La Svizzera è il Paese d’origine del titolare alle condizioni seguenti (art. 2 PM):
Il depositante deve
- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure
- essere domiciliato in Svizzera; oppure
- essere cittadino svizzero.
Secondo l’articolo 3bis PM, un’estensione territoriale alla parte contraente il cui ufficio è
l’Ufficio d’origine non è possibile. Per i titolari di una registrazione internazionale con base
svizzera, ciò significa che in nessun momento la Svizzera può essere designata per mezzo
del Sistema di Madrid.
1 Esistono tuttavia due limiti relativi alle tasse da pagare (si veda il n. 2.2, pag. 80) e il termine di rifiuto
(si veda il n. 3.2.1, pag. 92).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
81
2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)
Se le condizioni di base di cui sopra sono soddisfatte, la registrazione internazionale del
marchio di base o della domanda di base può essere richiesta online
(www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it) o con il modulo «Domanda di registrazione
internazionale», debitamente compilato.
La domanda di registrazione internazionale va imperativamente depositata all’Istituto.
2.2.1 Calcolo della priorità
In linea di principio è possibile rivendicare la priorità risultante da un primo deposito (cfr.
Parte 2, n. 3.4.1, pag. 61) per la domanda internazionale (art. 4 CUP).
Quando la domanda internazionale si fonda su una registrazione di base (cfr. n. 2.1,
pag. 80), la priorità risultante dal deposito svizzero può essere considerata, purché il marchio
svizzero corrispondente sia registrato nel corso dei sei mesi successivi al suo deposito
(poiché in tal caso la data della registrazione nazionale corrisponde in linea di massima alla
data della domanda di registrazione internazionale, cfr. regola 11.1) ResC). Ad esempio, se il
marchio è stato depositato il 3 marzo deve essere registrato al più tardi il 3 settembre.
L’Istituto raccomanda di inviare la domanda di registrazione internazionale il prima possibile,
idealmente con il deposito della domanda svizzera.
Se la domanda svizzera o la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda
anteriore (art. 4 CUP), il termine di priorità di sei mesi inizia a decorrere dalla data di tale
prima domanda e i termini precedentemente menzionati saranno ridotti proporzionalmente.
Qualora la domanda internazionale si fondi su una domanda di base (cfr. n. 2.1, pag. 80), la
data di registrazione del marchio svizzero non è considerata nel calcolo del termine di
priorità e di conseguenza per la sua registrazione non deve essere rispettato alcun termine
particolare. In questo caso la domanda internazionale deve semplicemente essere
depositata nel corso dei sei mesi successivi al primo deposito. Tuttavia se, ad esame
formale e materiale ultimato, la domanda svizzera è respinta dall’Istituto, la registrazione
internazionale sarà radiata senza la restituzione delle tasse internazionali già pagate.
2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell’Istituto
La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata dal titolare o depositante
del marchio svizzero, riferirsi agli stessi prodotti e/o servizi (o a una lista limitata di essi) e
riguardare il medesimo segno e il medesimo tipo di marchio2 di quello costituente l’oggetto
della registrazione o della domanda di base. Deve altresì indicare le parti contraenti
designate.
La lista dei prodotti e/o dei servizi deve essere redatta in francese (art. 47 cpv. 3 OPM,
regola 6.1)a) e b) ResC). È possibile allegare (in aggiunta) una traduzione in inglese o in
spagnolo che potrà essere ripresa dall’OMPI (regola 6.4)a) ResC). L’Istituto non verifica la
2 Per i marchi di garanzia, collettivi e geografici la domanda è trasmessa all’OMPI con l’indicazione
«marque collective, marque de certification ou marque de garantie» (regola 9)4)x) ResC).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
82
correttezza di tale traduzione. La correzione di eventuali imprecisioni di traduzione deve
essere domandata direttamente presso l’OMPI.
Qualora le condizioni formali summenzionate non siano soddisfatte entro il termine impartito,
la domanda di registrazione internazionale viene respinta (art. 48 cpv. 2 OPM).
Dopo l’esame della domanda, l’Istituto allestisce una fattura e fissa un termine per il
pagamento da parte del depositante delle tasse nazionali (per i lavori amministrativi legati al
trattamento e alla trasmissione della domanda all’OMPI, OTa-IPI, Allegato 1) e di quelle
internazionali (regola 10 ResC, si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 1–3 allegata al
ResC). La domanda viene trasmessa all’OMPI non appena sono pagate le tasse e sono
corretti i difetti formali. Se le tasse non sono pagate entro il termine impartito o le irregolarità
formali non sono corrette, la domanda di registrazione internazionale è respinta.
2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell’OMPI
Se la domanda trasmessa contiene irregolarità, l’OMPI le notifica al depositante e all’Istituto.
L’avviso indica chi è tenuto a rimediare all’irregolarità ed entro quale termine (regole 11, 12 e
13 ResC).
Dopo l’iscrizione del marchio nel registro internazionale, l’OMPI la pubblica sul bollettino
(regola 32 ResC) e invia al depositante un «certificato di registrazione». Il depositante deve
verificare la correttezza delle informazioni iscritte e in caso di errori deve avvisare l’Istituto
senza indugio (cfr. n. 2.7, pag. 88).
2.2.4 Decisione in merito all’ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati
L'iscrizione è altresì notificata alle parti contraenti designate che procedono quindi all’esame
della registrazione internazionale in base alle proprie legislazioni nazionali e devono
trasmettere al depositante gli eventuali rifiuti entro i termini previsti dall’articolo 5 PM (cfr.
n. 3.2, pag. 93).
L’OMPI trasmette direttamente al titolare le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio emesse
dall’Ufficio di una parte contraente designata (regola 17 ResC). In tal caso il titolare deve
contattare direttamente l’Ufficio che ha emesso il rifiuto di protezione, il che comporta, nella
maggioranza dei casi, la costituzione di un mandatario locale.
Qualora non sia emessa alcuna notifica di rifiuto provvisorio, la parte contraente designata
deve presentare all’OMPI una dichiarazione inerente la concessione della protezione in virtù
della regola 18ter 1) ResC (cfr. n. 3.1.2, pag. 89).
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24
ResC)
Se una registrazione internazionale è già iscritta nel registro internazionale, è possibile
designare successivamente altre parti contraenti, ossia chiedere che la protezione sia estesa
a tali parti. La designazione successiva può essere effettuata per tutti i prodotti e/o i servizi
indicati nella registrazione internazionale o solo per una parte di essi.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
83
La domanda di designazione successiva può essere depositata per il tramite dell’Istituto o
essere inviata direttamente all’OMPI dal titolare.
Qualora la richiesta sia depositata per il tramite dell’Istituto, questi, dopo averla esaminata,
invia al depositante una fattura per le tasse internazionali (regola 24 ResC; si veda la tabella
degli emolumenti e tasse, n. 5 allegata al ResC) e trasmette la richiesta all’OMPI dopo che le
tasse sono state pagate.
Se la data della richiesta di designazione successiva è vicina alla data di rinnovo della
registrazione internazionale, è possibile attendere che il rinnovo sia stato eseguito prima di
procedere alla designazione successiva. Ciò consente di evitare di pagare in un lasso di
tempo ristretto (prima del rinnovo e al momento del rinnovo) due volte le tasse corrispondenti
al/i nuovo/i Paese/i designato/i, in quanto secondo la regola 24.3)c)ii) ResC le tasse
internazionali riscosse all’atto del rinnovo lo sono per tutte le parti protette in tale momento.
Occorre indicare sulla domanda di designazione successiva che essa va effettuata dopo il
rinnovo.
È altresì possibile menzionare che una designazione successiva deve essere trattata dopo
l’iscrizione di una modifica se anche quest’ultima deve essere applicata alla designazione in
questione.
Fintanto che un rifiuto provvisorio di protezione è pendente in un Paese, non è possibile
designare successivamente tale Paese. Per contro, se una rinuncia o una dichiarazione di
rifiuto totale di protezione sono iscritte per una determinata parte contraente, è possibile
designare tale parte successivamente. Una designazione successiva è inoltre possibile ad
esempio nel caso in cui, a causa di una limitazione o di una dichiarazione di accettazione
parziale, solo una parte dei prodotti e/o dei servizi è protetta nella parte contraente in
questione; la designazione successiva è possibile solo per i prodotti e/o i servizi rifiutati.
Dopo l’iscrizione della designazione successiva nel registro internazionale, il seguito della
procedura è identico a quello di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.2,
pag. 81).
2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali
Sono considerate modifiche ai sensi della regola 25 ResC le seguenti iscrizioni nel registro
internazionale: cambiamento di titolare (trasmissione, cessione parziale), limitazione,
rinuncia, modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, cambiamento di mandatario.
Contrariamente a quanto previsto dalla LPM, la registrazione di licenze e le restrizioni del
diritto di disporre non rientrano nella nozione di modifica ai sensi della regola 25 ResC. Se la
registrazione di base svizzera viene modificata, la registrazione internazionale che ne risulta
non viene modificata automaticamente (eccetto le modifiche considerate come una
cessazione degli effetti ai sensi dell’art. 6.3) PM, cfr. n. 2.5.4, pag. 86).
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC)
Il cambiamento di titolare di una registrazione internazionale può riferirsi a tutti i prodotti e/o
servizi interessati o soltanto a una parte di essi. Può essere effettuato per tutte le parti
contraenti designate o solamente per una parte di esse. L’iscrizione di un cambiamento di
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
84
titolare è possibile solo se il nuovo titolare soddisfa le condizioni che disciplinano il deposito
di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.1, pag. 80). Tali condizioni devono
essere adempiute per tutte le parti contraenti designate nella registrazione internazionale. Se
sono soddisfatte solo per una parte dei Paesi designati, è possibile esclusivamente un
trasferimento della registrazione per questi Paesi.
La domanda può essere depositata dal titolare attuale o dal suo mandatario, sia per il tramite
dell’Istituto sia direttamente all’OMPI.
In conformità al ResC, l’Istituto accetta altresì le domande di trasferimento provenienti dal
nuovo titolare se la Svizzera è il Paese di tale nuovo titolare. La domanda d’iscrizione deve
segnatamente essere corredata da una dichiarazione esplicita di trasferimento sottoscritta
dal titolare precedente (una copia è sufficiente) o da qualsiasi altro documento adeguato
quale ad esempio un estratto del RC, un contratto di vendita o una decisione giudiziaria.
In caso di cessioni parziali occorre elencare esplicitamente i prodotti e i servizi da trasferire
(in francese) e/o i Paesi interessati. L’iscrizione nel registro internazionale di una cessione
parziale o totale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli
emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC)
Il titolare di una registrazione internazionale può fare iscrivere una limitazione della lista dei
prodotti e/o dei servizi relativa a talune o a tutte le parti contraenti designate. Gli effetti
dell’iscrizione di una limitazione si distinguono considerevolmente da quelli dell’iscrizione di
una radiazione parziale (cfr. n. 2.5.3, pag. 86). L’iscrizione di una limitazione non comporta la
soppressione definitiva dei prodotti e/o dei servizi interessati. Siccome rimangono nel
registro, essi possono costituire l’oggetto di una designazione successiva anche se la
limitazione interessava la totalità delle parti contraenti designate. Per contro, i prodotti e/o i
servizi interessati da una radiazione parziale sono soppressi a titolo definitivo dal registro e
possono essere protetti esclusivamente con una nuova registrazione internazionale.
La domanda indica le parti contraenti interessate dalla limitazione e deve essere depositata
dal titolare o da un mandatario direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Istituto se sono
soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera b LPM. In questo caso i
prodotti e/o i servizi devono essere indicati in francese. L’iscrizione di una limitazione nel
registro internazionale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli
emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC)
È possibile rinunciare alla protezione di una o diverse parti contraenti designate per tutti i
prodotti e/o i servizi indicati. Contrariamente all’iscrizione di una radiazione totale, l’iscrizione
di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale.
Soltanto la parte o le parti contraenti designate che sono oggetto della rinuncia vengono
soppresse dal registro; una designazione successiva relativa a tali parti contraenti è pertanto
(nuovamente) possibile. La domanda di rinuncia deve essere presentata dal titolare o dal
suo mandatario e deve indicare le parti contraenti interessate dalla rinuncia. La richiesta può
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
85
essere depositata per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI. Per contro, non può mai
essere presentata per il tramite dell’Ufficio di una parte contraente designata. L’iscrizione di
una rinuncia nel registro internazionale è gratuita.
2.4.4 Modifica del nome o dell’indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola
25.1)a)iv) ResC)
Le modifiche del nome e dell’indirizzo del titolare sono parimenti iscritte nel registro
internazionale. Le richieste possono essere presentate direttamente all’OMPI o per il tramite
dell’Istituto, sempre che l’Istituto sia competente in virtù del PM. L’iscrizione di una modifica
del nome o dell’indirizzo nel registro internazionale è assoggettata a una tassa (si veda la
tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).
2.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i)
ResC)
Le domande di cambiamento di mandatario possono essere presentate sia direttamente
all’OMPI sia per il tramite dell’Istituto, se la Svizzera è il Paese del titolare si sensi del PM.
L’iscrizione di un cambiamento di mandatario è gratuita.
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali
2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis ResC)
Conformemente alla regola 20bis ResC è possibile iscrivere licenze nel registro
internazionale. Nelle parti contraenti designate che ammettono un’iscrizione di questo
genere, l’iscrizione produce gli stessi effetti di una licenza iscritta nel registro nazionale.
L’iscrizione è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e
tasse, n. 7 allegata al ResC) e può essere domandata sia direttamente all’OMPI sia per il
tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare della registrazione, oppure per il tramite
dell’Ufficio di una parte contraente a cui è accordata la licenza. L’Istituto esige la
presentazione di documenti che dimostrino la concessione della licenza, quali una
dichiarazione esplicita per mezzo della quale il titolare cede i diritti d’uso al licenziatario o, ad
esempio, una copia del contratto di licenza. Se l’Istituto riceve una domanda di questo
genere, la trasmette all’OMPI. La domanda deve indicare le parti contraenti per le quali è
stata concessa la licenza, l’estensione della licenza e, se del caso, la durata di quest’ultima.
Per quanto riguarda le licenze parziali, occorre inoltre indicare per quali prodotti e/o servizi è
stata concessa la licenza e, se la licenza è stata concessa solo per una parte del territorio
della parte contraente designata, tale territorio.
L’iscrizione di sublicenze nel registro internazionale non è per contro possibile.
2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) MP – regola 21 ResC)
Quando un marchio nazionale è registrato in una parte contraente designata e una
registrazione internazionale identica designa altresì tale parte contraente, il marchio
nazionale si considera sostituito dalla registrazione internazionale in questione,
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
86
conformemente all’articolo 4bis 1) PM. La sostituzione ha luogo a condizione che lo stesso
titolare sia registrato per le due registrazioni, che la registrazione internazionale sia protetta
nella parte contraente designata, che tutti i prodotti e/o i servizi protetti per il marchio
nazionale figurino anche nella registrazione internazionale e che la registrazione nazionale
sia anteriore a quella internazionale.
I diritti anteriori, quali ad esempio la priorità della registrazione nazionale, non sono
interessati da questa sostituzione.
La registrazione nazionale anteriore non è tuttavia radiata dalla sostituzione; essa continua a
esistere finché non sarà più rinnovata. Un rinnovo è indicato segnatamente qualora la
registrazione di base dalla quale risulta la registrazione internazionale si trovi ancora nel
periodo di dipendenza di cinque anni (cfr. n. 2.5.4, pag. 86).
La sostituzione è considerata effettiva non appena si verificano tutte le condizioni previste
dall’articolo 4bis 1) PM. Di conseguenza, l’iscrizione di una sostituzione non è obbligatoria.
L’OMPI raccomanda tuttavia di procedere comunque all’iscrizione affinché le parti terze
siano informate della sostituzione. La domanda di sostituzione deve essere depositata
all’Ufficio della parte contraente interessata, che in seguito la iscrive nel suo registro
nazionale e informa l’OMPI. Quest’ultima informa il titolare e pubblica una notifica in merito
nel bollettino. L’iscrizione della sostituzione è gratuita.
2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC)
Il titolare ha la possibilità di radiare la registrazione internazionale dal registro internazionale
per la totalità o solo una parte dei prodotti e/o dei servizi. La domanda può essere presentata
per il tramite dell’Istituto o direttamente all’OMPI dal titolare stesso. La domanda non può mai
essere depositata per il tramite di una parte contraente designata. L’iscrizione di una
radiazione è gratuita.
Una radiazione sopprime definitivamente dal registro i prodotti e/o i servizi interessati. Per
questi ultimi, la protezione può essere riottenuta solo con una nuova domanda di
registrazione internazionale (in tal caso un nuovo numero internazionale viene attribuito alla
nuova domanda risultante dalla stessa registrazione di base). Ne consegue che la radiazione
parziale produce un effetto molto più radicale di una limitazione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (cfr. n. 2.4.2, pag. 84) e la radiazione totale ha un effetto molto più radicale di una
rinuncia (cfr. n. 2.4.3 pag. 84).
2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC)
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale («date
d’enregistrement») la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane
dipendente dalla registrazione di base o dalla domanda di base. Pertanto non è più possibile
rivendicare la protezione risultante dalla registrazione internazionale quando, nel corso dei
cinque anni, la registrazione di base o la domanda di base ha parzialmente o completamente
cessato di produrre i suoi effetti (in seguito a radiazione, radiazione parziale o ritiro della
domanda). Lo stesso vale per gli eventi occorsi in seguito a una procedura avviata nel corso
dei cinque anni del periodo di dipendenza ma che termina molto più tardi.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
87
Il PM ha introdotto una possibilità di eludere gli effetti di questa dipendenza assoluta: si tratta
della trasformazione (cfr. n. 2.5.5, pag. 87).
2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM)
Una registrazione internazionale la cui registrazione di base ha parzialmente o totalmente
cessato di produrre effetti nel Paese d’origine (cfr. n. 2.5.4, pag. 86) nel corso dei cinque
anni del periodo di dipendenza (art. 6.3 PM), può essere trasformata in domande di
registrazioni nazionali (art. 9quinquies PM).
La domanda di trasformazione deve essere depositata all’Istituto nei tre mesi successivi alla
radiazione della registrazione internazionale (art. 9quinquies PM; art. 46a cpv. 1 lett. a LPM).
L’iscrizione di una trasformazione è gratuita.
La data di deposito attribuita alla registrazione nazionale risultante dalla trasformazione
corrisponde alla data della registrazione internazionale d’origine (qualora a quest’ultima sia
stata riconosciuta la priorità di un deposito anteriore secondo l’art. 4 CUP, tale priorità vale
anche per la registrazione nazionale risultante dalla trasformazione). La registrazione
trasformata è sottoposta a un nuovo esame materiale (art. 9quinquies PM in combinato disposto
con l’art. 46a cpv. 1 lett. d LPM). Dopo l’esame della richiesta di trasformazione, il marchio è
pubblicato con un’apposita osservazione e beneficia della medesima priorità della
registrazione internazionale d’origine. Non è possibile sollevare opposizione contro un
marchio risultante da una trasformazione (art. 46a cpv. 2 LPM).
2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC)
La regola 27.3) ResC prevede che due registrazioni internazionali che risultano da una
cessione parziale e che hanno di nuovo il medesimo titolare (p.es. dopo diverse altre
trasmissioni), possano, dietro richiesta del titolare, essere fuse in una sola registrazione. La
fusione può parimenti riferirsi solo a una parte della registrazione internazionale d’origine.
Pertanto, se una registrazione è stata divisa in cinque registrazioni in seguito a diverse
trasmissioni parziali, è assolutamente possibile che solo tre parti siano nuovamente riunite
tramite fusione. La fusione non è possibile per registrazioni internazionali che, sebbene
identiche e appartenenti allo stesso titolare, risultano da registrazioni internazionali
indipendenti.
La domanda può essere depositata direttamente all’OMPI o per il tramite dell’Ufficio della
parte contraente del titolare. La registrazione di una fusione è gratuita.
2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20
ResC)
È possibile iscrivere nel registro internazionale che il titolare di una registrazione
internazionale non ne può disporre liberamente (regola 20 ResC). Una tale restrizione può
riferirsi alla registrazione nel suo insieme o a talune parti contraenti designate soltanto. La
notifica può essere effettuata dal titolare stesso o dall’Ufficio della parte contraente del
titolare. Essa può inoltre essere effettuata dall’Ufficio di una parte contraente designata. In
questo caso, tuttavia, la restrizione interesserà solo tale parte. La costituzione in pegno, il
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
88
pignoramento o eventuali restrizioni del diritto a disporre pronunciate da tribunali o da
autorità di esecuzione sono possibili forme di limitazione del diritto a disporre. Il ritiro di una
tale restrizione del diritto a disporre deve essere comunicato dal suo beneficiario all’Ufficio
che ne aveva richiesto l’iscrizione, il quale si occuperà di informare l’OMPI. L’iscrizione della
restrizione del diritto a disporre è notificata al titolare dall’OMPI e pubblicata nel bollettino;
essa è gratuita.
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31
ResC)
Le registrazioni internazionali possono essere rinnovate sempre per un periodo di dieci anni.
L’OMPI notifica al titolare del marchio e al suo mandatario la scadenza del termine di
protezione sei mesi prima della scadenza (art. 7.3) PM). L’omissione di tale notifica non
conferisce tuttavia al titolare o al suo mandatario alcun diritto in relazione al rinnovo (regola
29 ResC). Per il rinnovo è sufficiente pagare le tasse esigibili a tal fine (regola 30 ResC; si
veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 6 allegata al ResC; in merito al rinnovo e alla
data della designazione successiva, cfr. n. 2.3, pag. 82). Le procedure di rinnovo, su carta o
online, avvengono esclusivamente tra il titolare o il suo mandatario da un lato e l’OMPI
dall’altro. Siccome non partecipa a questa procedura, l’Istituto non trasmette alcuna
domanda di rinnovo all’OMPI né riscuote tasse a tal fine.
2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC)
Su richiesta di un Ufficio interessato e in determinati casi del titolare, gli errori contenuti in
una registrazione internazionale possono essere rettificati quando:
- l’errore è imputabile all’OMPI. In tal caso l’OMPI può correggere l’errore d’ufficio;
- l’errore è evidente e la correzione è indispensabile;
- l’errore si riferisce ai fatti, ad esempio quando il nome o l’indirizzo del titolare, la data o il
numero della registrazione di base non sono corretti.
Il fatto che un titolare abbia dimenticato di designare determinati Paesi nella domanda o
abbia dimenticato di menzionare determinati prodotti e servizi non è considerato un errore.
Le dimenticanze di questo genere non sono rettificabili ai sensi della regola 28 ResC.
Gli errori commessi dall’Ufficio del titolare che interessano i diritti relativi alla registrazione
internazionale possono essere rettificati solo se la domanda perviene all’OMPI entro nove
mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’iscrizione contenente l’errore. Pertanto, non
appena riceve il «certificato di registrazione» o la «notifica» di modifica, il titolare deve
assolutamente verificare che l’iscrizione non contenga errori. In caso di errori, deve
informare senza indugio l’Istituto (se la domanda è stata trattata dall’Istituto) affinché
quest’ultimo richieda l’iscrizione di una rettifica.
Le rettifiche sono notificate dall’OMPI al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate e
pubblicate nel bollettino. Le rettifiche sono gratuite.
I termini previsti per l’esame e l’opposizione all’articolo 5.2) PM ricominciano a decorrere per
le parti contraenti designate interessate dalla rettifica se, in seguito a quest’ultima, vi sono
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
89
motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come
inizialmente notificata.
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera
In virtù delle disposizioni dell’articolo 5.2) AM e dell’articolo 5.1) PM, l’Istituto esamina tutti i
marchi iscritti nel registro internazionale per cui è stata notificata l’estensione della
protezione alla Svizzera (cfr. n. 2.2.1, pag. 81)3. In caso di irregolarità materiali o formali
l’Istituto emette un rifiuto provvisorio di protezione (art. 52 OPM) in merito al quale il
depositante può prendere posizione4. Per quanto riguarda l’esame dei motivi relativi
d’esclusione delle registrazioni internazionali designanti la Svizzera si veda la Parte 6, pag.
201 delle presenti Direttive.
3.1 Procedura presso l’OMPI
3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la
Svizzera
Secondo l’articolo 5.2) PM, il termine per esaminare una registrazione internazionale è di un
anno rispettivamente di 18 mesi5 (cfr. n. 3.2.1, pag. 93). Tale termine decorre dalla
spedizione della notifica della registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti
designate. L’esame è concluso con la concessione della protezione (cfr. n. 3.1.2, pag. 89)
oppure con il rilascio di una notifica concernente il rifiuto provvisorio (cfr. n. 3.1.3, pag. 90).
3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)
ResC
Quando non vi sia alcun motivo di rifiuto, l’Istituto invia all’OMPI entro il termine di 12
rispettivamente 18 mesi (art. 5.2) PM) una dichiarazione di concessione della protezione
(«déclaration d’octroi de la protection»). Il titolare della registrazione internazionale viene
dunque informato in merito alla concessione della protezione per il tramite dell’OMPI.
3 Un eventuale rifiuto di protezione emesso a questo titolo deve potersi fondare sui motivi citati nella
CUP; cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.). 4 Dal 1º gennaio 2017 l’Istituto può emettere un rifiuto di protezione per motivi formali (cf. art. 30 cpv. 2
lett. a LPM nell’art. 52 OPM). Ciò consente in particolare all’Istituto di respingere le formulazioni di
prodotti e servizi palesemente non ammesse secondo la sua prassi. Cfr. il Rapporto esplicativo
relativo al diritto di esecuzione «Swissness», Berna, 2 settembre 2015 in merito all’articolo 52
capoverso 1 lettera a OPM, pag. 9, reperibile alla pagina
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es
plicativo_IT.pdf.
5 La Svizzera ha emesso una relativa dichiarazione ai sensi dell’articolo 5.2)b) PM.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
90
3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio
Un rifiuto provvisorio deve essere trasmesso alla posta o elettronicamente al più tardi l’ultimo
giorno del termine stabilito dall’articolo 5.2) PM (regola 18 ResC, istruzioni amministrative 11
e 14). Per l’osservanza del termine è quindi determinante la data dell’invio e non la data di
ricezione. Oltre al numero della registrazione internazionale, vi devono figurare i motivi del
rifiuto provvisorio, le basi legali, i prodotti e/o i servizi interessati dal rifiuto e il termine di
risposta (art. 5.2) PM e regola 17 ResC). Nel rifiuto provvisorio l’Istituto indica esplicitamente
i prodotti e/o servizi che non sono oggetto di rifiuto.
3.1.4 Avvisi d’irregolarità («avis d’irrégularités»; regola 18 ResC)
Quando l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio che non soddisfa una delle condizioni previste
dal PM o dal ResC, l’OMPI trasmette all’Istituto un avviso d’irregolarità conformemente alla
regola 18 ResC. Tranne nel caso delle irregolarità previste alla regola 18.1)a) ResC
(segnatamente il rifiuto tardivo), l’Istituto dispone di un termine di due mesi a decorrere
dall’avviso d’irregolarità per regolarizzare il suo rifiuto provvisorio. Se la notifica regolarizzata
è inviata entro il termine summenzionato, sarà considerata come inviata alla data alla quale
la notifica irregolare era stata trasmessa alla posta o trasmessa elettronicamente all’Ufficio
internazionale (regola 18.1)d) ResC). Al titolare è accordato un nuovo termine di cinque mesi
a decorrere dall’emissione della notifica regolarizzata per rispondere al rifiuto provvisorio.
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC)
Al fine di sormontare i motivi invocati nel rifiuto provvisorio, il titolare può nel corso della
procedura limitare la lista dei prodotti e/o servizi, rinunciare alla propria registrazione
internazionale o radiarla totalmente o parzialmente. L’OMPI comunica tali modifiche alle parti
contraenti designate, le quali devono quindi esaminare le relative conseguenze sulla
procedura in corso. Qualora una domanda di modifica sia in corso di trattamento dall’OMPI,
si consiglia d’informarne l’Istituto affinché quest’ultimo attenda la registrazione di tale
modifica prima di emettere una decisione.
A) Limitazione ai sensi della regola 25.1)a)ii) ResC
Il titolare interessato da un rifiuto provvisorio può decidere di limitare la propria lista di
prodotti e/o di servizi con effetti per la Svizzera per il tramite dell’OMPI (cfr. n. 2.4.2,
pag. 84)6. Ricevuta la notifica dall’OMPI, l’Istituto esamina se tale limitazione ha un
influsso sulla procedura d’esame. Se la limitazione permette di accettare il segno (tale è il
caso quando i prodotti e/o servizi che sono stati oggetto del rifiuto provvisorio non sono
più rivendicati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della
protezione secondo la regola 18ter 2)i) ResC che si riferisce alla limitazione applicata nel
corso della procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o
al suo mandatario iscritto nel registro.
6 Qualora il titolare accetti una limitazione proposta dall’Istituto, in via eccezionale può trasmetterla
direttamente all’Istituto (cfr. n. 3.2.5, lett. C, pag. 93).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
91
Se il segno non può tuttavia ottenere la protezione grazie alla limitazione, la procedura
prosegue, ma si fonda sulla formulazione limitata della lista dei prodotti e/o dei servizi.
L’Istituto non è tenuto ad accettare ogni tipo di limitazione: la regola 27.5) ResC permette
in effetti all’Ufficio di una parte contraente designata di dichiarare che una limitazione non
produce effetti sul suo territorio. L’Istituto si avvale di questa possibilità segnatamente nei
casi in cui la limitazione contiene un termine inappropriato (p.es. una denominazione
d’origine protetta quale denominazione generica) o si tratta in realtà di un’estensione
della lista dei prodotti e/o dei servizi. Una tale dichiarazione deve tuttavia essere
trasmessa entro 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la limitazione è stata notificata
all’Ufficio della parte contraente interessata (regola 27.5)c) ResC).
B) Rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC
Il titolare può rinunciare in ogni momento alla protezione in un determinato Paese
richiedendo l’iscrizione di una rinuncia che concerne questa parte per tutti i prodotti e/o i
servizi (cfr. n. 2.4.3, pag. 84). La rinuncia è iscritta nel registro internazionale e in seguito
notificata agli Uffici interessati. Per effetto della rinuncia alla protezione della
registrazione internazionale in Svizzera, viene meno l’oggetto della procedura che si
conclude senza altre formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo
stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è stata emessa).
C) Radiazione ai sensi della regola 25.1)a)v) ResC
Il titolare può radiare la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti
designate per la totalità o una parte dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 2.5.3, pag. 86). La
domanda di radiazione è inoltrata all’OMPI, iscritta nel registro e notificata alle parti
contraenti designate. Per quanto riguarda le conseguenze su una procedura in corso,
occorre operare una distinzione a seconda della portata della radiazione.
- Radiazione totale: quando il titolare radia totalmente la sua registrazione
internazionale, la procedura in corso non ha più oggetto ed è conclusa senza altre
formalità, ossia senza l’emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando
una notifica di rifiuto provvisorio è già stata emessa).
- Radiazione parziale: quando il titolare radia parzialmente la sua registrazione
internazionale, l’Istituto deve esaminare le conseguenze di tale radiazione sulla
procedura in corso. Nel caso la radiazione permette di concedere la protezione alla
registrazione internazionale per la parte restante di prodotti e/o servizi (tale è il caso
quando il rifiuto provvisorio concerneva esclusivamente i prodotti e/o servizi oramai
radiati), l’Istituto notifica all’OMPI una dichiarazione di concessione della protezione
che si riferisce espressamente alla radiazione parziale effettuata nel corso della
procedura. Successivamente l’OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo
mandatario. Se la radiazione parziale, invece, non permette di rimediare alle
obiezioni emesse nel rifiuto provvisorio, la procedura prosegue ma si fonda sulla
formulazione parzialmente radiata della lista dei prodotti e/o dei servizi (si vedano le
differenze tra limitazione e radiazione parziale, cfr. n. 2.4.2, pag. 84).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
92
3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) ResC)
Una volta notificato un rifiuto provvisorio all’OMPI, la procedura presso l’OMPI deve
concludersi con una dichiarazione che indichi se la protezione del marchio è rifiutata oppure
se è concessa, totalmente o parzialmente. Tali dichiarazioni ai sensi della regola 18ter 2) o 3)
ResC sono comunicate all’OMPI che le trasmette al titolare o al suo mandatario. Poiché il
rifiuto rispettivamente la protezione parziale è decisa formalmente a livello di procedura
presso l’Istituto, in linea di principio le dichiarazioni concernenti il rifiuto o la protezione
parziale presso l’OMPI hanno effetto dichiarativo.
Tuttavia, quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi,
la dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC, che è comunicata al titolare per il
tramite dell’OMPI, fa decorrere sia il termine per chiedere il proseguimento della procedura
secondo l’articolo 41 LPM sia il termine per presentare ricorso. Nella misura in cui il titolare
utilizza uno dei rimedi giuridici a sua disposizione, l’Istituto dovrà informare l’OMPI dell’esito
della procedura. Questa comunicazione deve essere effettuata solo se la decisione finale
definitiva non corrisponde alla dichiarazione iniziale. In tal caso l’Istituto notifica una
dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) ResC.
3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC)
Per invalidazione si intende qualsiasi decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria
competente del Paese interessato per mezzo della quale l’effetto di una registrazione
internazionale è annullato o revocato sul territorio di tale parte contraente designata.
L’invalidazione può anche essere applicata solo a taluni dei prodotti e/o dei servizi protetti.
Quando viene a conoscenza di una tale invalidazione, l’Ufficio della parte contraente
interessata deve notificare all’OMPI la decisione così come i prodotti e/o i servizi ai quali si
riferisce. Queste indicazioni sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel
bollettino. L’OMPI informa il titolare dell’invalidazione e, se richiesto, comunica all’Ufficio
della parte contraente interessata la data dell’invalidazione. L’iscrizione di un’invalidazione è
gratuita.
3.1.8 Rettifica (regola 28 ResC)
Un errore relativo a una registrazione internazionale può essere rettificato (regola 28 ResC).
La rettifica è notificata alle parti contraenti designate, che dispongono quindi di un nuovo
termine di un anno o di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio se, in seguito alla rettifica,
vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come
inizialmente notificata. Una registrazione internazionale rettificata è pertanto sottoposta a un
nuovo esame da parte dell’Istituto. Se è già pendente una procedura dinanzi all’Istituto,
quest’ultimo esamina le conseguenze della rettifica su tale procedura e, all’occorrenza,
notifica un nuovo rifiuto provvisorio che tiene conto della rettifica. Tale rifiuto fa decorrere un
nuovo termine di risposta di cinque mesi. La rettifica potrebbe altresì consentire di
ammettere il segno alla protezione. In tal caso l’Istituto notifica una dichiarazione di
concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2) ResC che si riferisce
espressamente alla suddetta rettifica.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
93
3.2 Procedura presso l’Istituto
3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera
Quando le condizioni della domanda internazionale sono soddisfatte, l’OMPI iscrive nel
registro internazionale la registrazione internazionale e la notifica agli Uffici delle parti
contraenti designate. Le parti contraenti designate dispongono quindi di un termine di un
anno o di 18 mesi (art. 5.2) PM) a decorrere dalla notifica («date de notification») per
notificare un rifiuto provvisorio di protezione7. L’Istituto dispone di un termine di 18 mesi per
notificare un rifiuto provvisorio concernente una registrazione internazionale sulla base del
PM8. Poiché il termine di 18 mesi secondo l’articolo 5.2)b) PM è applicabile solo quando la
Svizzera è designata in una registrazione internazionale il cui Ufficio d’origine ha aderito
esclusivamente al PM (art. 9sexies 1)b) PM), nella maggior parte dei casi l’esame viene
effettuato entro un termine di un anno. Per tale motivo, soltanto in casi eccezionali un titolare
riceverà un rifiuto provvisorio dopo tale termine.
Se un titolare desidera che la sua registrazione internazionale sia esaminata entro un
termine più breve, dietro pagamento di una tassa, ha la possibilità di richiedere l’esame dei
motivi assoluti nell’ambito di una procedura accelerata conformemente all’articolo 18a OPM
(cfr. n. 3.2.8, pag. 96).
3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1)
ResC
Secondo la regola 18ter 1) ResC, le dichiarazioni di concessione della protezione (non
precedute da un rifiuto provvisorio di protezione) sono obbligatorie9. Queste devono essere
trasmesse all’OMPI dalla parte contraente designata. I titolari delle registrazioni
internazionali vengono informati in merito alla concessione della protezione dall’OMPI (cfr. n.
3.1.2, pag. 89).
3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta
Quando vi sono motivi assoluti di esclusione, l’Istituto notifica un rifiuto provvisorio all’OMPI,
la quale lo inoltra al titolare della registrazione internazionale interessato o al suo mandatario
iscritto presso l’OMPI. Il rifiuto provvisorio può concernere tutti i prodotti e/o servizi («refus
total») o solo una parte di essi («refus partiel»).
L’articolo 5.1) PM menziona che un rifiuto «(…) potrà essere fondato soltanto sui motivi che
sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il
7 Cfr. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Testa di chitarra
(marchio tridimensionale). 8 La Svizzera ha rilasciato la dichiarazione relativa ai sensi dell’art. 5.2)b) PM. 9 Questa disposizione è in particolare tesa a informare i titolari sullo stato della concessione della
protezione per la loro registrazione internazionale nelle parti contraenti designate.
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
94
rifiuto (…)». I motivi di rifiuto sono pertanto identici a quelli elencati all’articolo 2 LPM (cfr.
Parte 5, Pag. 97).
Il titolare dispone quindi di un termine di cinque mesi per rispondere. Si tratta di un termine
amministrativo fissato dall’Istituto (e non di un termine legale) (cfr. Parte 1, n. 5.5, segg.,
pag. 31). Tale termine inizia a decorrere dall’emissione del rifiuto provvisorio e non dalla
ricezione del rifiuto da parte del titolare o del suo mandatario iscritto nel registro.
3.2.4 Rappresentanza e recapito
Il titolare domiciliato all’estero ha bisogno di un recapito in Svizzera per fare valere i suoi
diritti (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26). Qualora il titolare designi un rappresentante,
anche quest’ultimo deve disporre di un recapito in Svizzera (nel caso si tratti di un
rappresentante residente all’estero), e deve disporre di una procura (cfr. Parte 1, n. 4.2,
pag. 25); una procura per sostituzione da parte del mandatario iscritto presso l’OMPI è
ammessa.
Quando l’Istituto presenta una proposta concreta di limitazione della lista dei prodotti e/o dei
servizi (segnatamente una proposta di limitazione geografica) o una proposta di limitazione
dell’oggetto della protezione (segnatamente per mezzo di una rivendicazione di colore
negativa), il titolare o il suo mandatario iscritto presso l’OMPI può dichiarare in una delle
lingue ufficiali dell’Istituto, di accettare la limitazione, direttamente all’Istituto e senza
avvalersi di un recapito in Svizzera. Non si intrattiene alcuna corrispondenza con il titolare o
con il suo mandatario. La registrazione internazionale è protetta in Svizzera con la
limitazione proposta dall’Istituto (la procedura si conclude quindi con l’emissione di una
dichiarazione ai sensi della regola 18ter2)ii)ResC, non soggetta a ricorso).
3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare
Quando il titolare risponde al rifiuto provvisorio, in linea di massima la procedura è identica a
quella nazionale.
A) Mantenimento del rifiuto provvisorio
Quando l’Istituto per mezzo di un cosiddetto «mantenimento» si attiene, totalmente o
parzialmente, ai propri motivi di rifiuto (art. 17 cpv. 2 OPM), conclude la procedura
emettendo una decisione. Il titolare può allora ricorrere presso il Tribunale amministrativo
federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31, 32 e 33 lett. e LTAF). Una
volta entrata in vigore la decisione, l’Istituto comunica all’OMPI il risultato finale della
procedura tramite l’emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2) o 3) ResC.
B) Ritiro del rifiuto provvisorio
Quando l’Istituto, sulla base delle argomentazioni inoltrate, riconsidera la sua valutazione
iniziale e decide di concedere la protezione in Svizzera alla registrazione internazionale,
conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione della protezione ai
sensi della regola 18ter 2)i) ResC, indirizzata direttamente all’OMPI.
C) Il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
95
Quando il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi
che consente di conferire la protezione al segno, l’Istituto conclude la procedura
emettendo una dichiarazione di concessione parziale della protezione senza rimedi
giuridici ai sensi della regola 18ter 2)ii) ResC. Dunque, quando il titolare accetta una
limitazione proposta dall’Istituto o quando l’Istituto accetta una proposta di limitazione
presentata dal titolare, l’Istituto non notifica una decisione al titolare (cfr. n 3.2.4, pag. 94).
Se in un secondo momento vuole contestare il suo dichiarato consenso alla limitazione, il
titolare deve rispettare le condizioni molto severe della procedura di riesame.
D) Il titolare rinuncia alla protezione in Svizzera
Una rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC non può essere presentata
direttamente presso la parte contraente designata (cfr. n. 2.4.3, pag. 84). Di
conseguenza, l’Istituto non può entrare nel merito su una richiesta di questo genere.
Se un titolare non desidera più che la sua registrazione internazionale sia protetta nel
territorio svizzero, esso può procedere in due maniere: chiedere all’Istituto l’emissione di una
decisione finale seguita da una dichiarazione di rifiuto totale e definitivo presso l’OMPI ai
sensi della regola 18ter 3) ResC oppure dichiarare una rinuncia della protezione direttamente
presso l’OMPI ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC.
3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto
Quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, l’Istituto
emette una dichiarazione di concessione parziale della protezione oppure una dichiarazione
di rifiuto ai sensi della regola 17.5)a)i) o 17.5)a)iii) ResC con l’indicazione dei rimedi giuridici
e della possibilità di chiedere il proseguimento della procedura conformemente all’articolo 41
LPM.
Se il titolare chiede il proseguimento della procedura e le condizioni previste sono
soddisfatte, la procedura prosegue come indicato al n. 3.2.5, pag. 94 senza che l’Istituto ritiri
la sua dichiarazione precedentemente menzionata. Quando la procedura è conclusa tramite
una decisione dell’Istituto entrata in vigore o di un’autorità di ricorso e tale decisione
conferma il contenuto della dichiarazione secondo la regola 18ter 2) o 3) ResC già iscritta,
l’Istituto non emette una nuova dichiarazione. Per contro, una dichiarazione ai sensi della
regola 18ter 4) ResC è emessa nel caso in cui il contenuto della decisione finale diverga da
quello della dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) ResC (cfr. paragrafo precedente).
3.2.7 Proseguimento della procedura
Analogamente alla procedura di registrazione di un marchio nazionale, il titolare può
chiedere il proseguimento della procedura in conformità all’articolo 41 LPM (per quanto
riguarda le condizioni di applicazione di questa disposizione si veda Parte 2, n. 5.5.7,
pag. 34).
Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio
96
3.2.8 Procedura d’esame accelerata
L’articolo 18a OPM prevede che il titolare di una registrazione internazionale possa
domandare che l’esame dei motivi assoluti sia attuato secondo una procedura accelerata.
Per quanto riguarda le condizioni formali legate a questa procedura si veda la Parte 2, n. 3.5,
pag. 62.
Una richiesta d’esame accelerato può essere presentata prima della scadenza del termine di
rifiuto applicabile o dopo la notifica di un rifiuto provvisorio di protezione basato su motivi
assoluti.
A) Richieste d’esame accelerato prima della scadenza del termine di rifiuto provvisorio
In questo caso l’Istituto esamina i motivi assoluti di rifiuto non appena riceve il pagamento
della tassa. Se la protezione della registrazione internazionale può essere accordata, il
titolare è informato tramite una dichiarazione di concessione della protezione
conformemente alla regola 18ter 1) ResC. Una tale dichiarazione, tuttavia, è notificata
solo alla scadenza del termine di opposizione. Se il marchio deve essere rifiutato,
l’Istituto notifica in tempi brevi un rifiuto provvisorio basato su motivi assoluti. La
procedura prosegue quindi come indicato dal n. 3.2.2, pag. 93 al n. 3.2.6, pag. 95 e
seguenti.
B) Richieste d’esame accelerato dopo la notifica di un rifiuto provvisorio
In questo caso l’Istituto applica la procedura accelerata agli ulteriori scambi di allegati tra
l’Istituto e il titolare non appena riceve il pagamento della tassa.
La legislazione non prevede una procedura accelerata per l’esame dei motivi relativi.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
1. Basi giuridiche
Art. 1 cpv. 1 LPM
Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di
un’altra azienda.
Art. 30 cpv. 2 lett. c, d e e nonché cpv. 3 LPM
[L’Istituto] Respinge la domanda di registrazione se:
c. vi sono motivi assoluti d’esclusione;
d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste
dagli articoli 21 a 23;
e. il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c.
L’Istituto registra il marchio in assenza di motivi d’esclusione.
Art. 2 LPM: motivi assoluti d’esclusione
Sono esclusi dalla protezione come marchi:
a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i
prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;
b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o
dell’imballaggio imposte dalla tecnica;
c. i segni che possono indurre in errore;
d. i segni in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.
Queste disposizioni nazionali corrispondono sostanzialmente1 alle prescrizioni
dell’articolo 6quinquies lett. B n. 2 e 3 CUP, di cui occorre tenere conto nell’ambito dell’esame
delle domande di estensione della protezione di marchi internazionali alla Svizzera (cfr.
Parte 4, n. 2, pag. 80).
2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio
L’articolo 1 capoverso 1 LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti
o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda. In qualità di contrassegno il marchio ha
anzitutto una funzione distintiva: è atto a individualizzare i prodotti e i servizi contrassegnati
di maniera che ai destinatari sia possibile riconoscere ad ogni momento i prodotti di una
determinata azienda nella moltitudine di offerte sul mercato e quindi distinguerli da quelli
1 In merito alle riserve cfr. n. 7.1, pag. 149.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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degli altri offerenti2. Il marchio svolge altresì una funzione di provenienza3: garantisce che
tutti i prodotti contrassegnati provengano da un’azienda determinata (o da un’azienda
appartenente a un gruppo di aziende strettamente legate sotto il profilo economico).
Un segno è atto a costituire un marchio se, considerato in astratto – ossia
indipendentemente da prodotti o servizi specifici – è idoneo a svolgere la funzione di
marchio4. L’attitudine a costituire un marchio è pertanto anche chiamata carattere distintivo
astratto5. Solo i segni che il pubblico non può in nessun caso comprendere e riconoscere
come contrassegno di un determinato titolare di un marchio non sono atti a costituire un
marchio. Oltre ai segni eccessivamente complessi (p.es. i codici a barre) non sono atti a
costituire un marchio i segni che non sono percepiti dai destinatari come dei contrassegni
unitari e indivisibili. Tale è il caso, quando non sorge un’impressione d’insieme completa,
come ad esempio nel caso di testi o melodie piuttosto lunghi6.
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d’esclusione
3.1 Criteri d’esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi
I criteri applicati nell’ambito dell’esame materiale dei depositi nazionali di marchi e delle
registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera sono
essenzialmente7 identici8.
Nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione per le tre categorie di marchi, ovvero il
marchio individuale, il marchio di garanzia e il marchio collettivo, valgono gli stessi criteri di
valutazione. Ciò vale anche per i diversi tipi di marchi (p.es. i marchi verbali, figurativi o di
colore, marchi verbali/figurativi combinati, marchi tridimensionali, ecc.). Nell’ambito della
valutazione possono tuttavia emergere differenze determinate dal fatto che il pubblico non
2 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547,
consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF
B-2418/2014, consid. 3 – Bouton (marchio figurativo).
3 DTF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; DTF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marchio acustico); TAF B-
2828/2010, consid. 2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). 4 TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale). 5 È necessario distinguere il carattere distintivo astratto, indipendente da prodotti e servizi, di cui
all'art. 1 cpv. 1 LPM, dal carattere distintivo concreto esaminato ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM in
relazione ai prodotti e/o ai servizi concretamente rivendicati (cfr. n. 4.2. pag. 105). 6 Cfr. in merito all’orecchiabilità rispettivamente alla lunghezza di una melodia DTF 135 III 359, consid.
2.5.6 – (marchio acustico); cfr. anche TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE
REGION. 7 In merito all’eccezione a questo principio cfr. n. 7.1, pag. 149. 8 I termini «domanda di registrazione di un marchio», «depositante» e «rigetto della domanda di
registrazione di un marchio» impiegati nella Parte 5 si riferiscono non solo ai marchi svizzeri ma anche
alle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera e stanno a titolo
rappresentativo segnatamente per i termini analoghi «domanda di estensione della protezione»,
«titolare del marchio internazionale» e «rifiuto di protezione».
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
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percepisce tutti i tipi di segni allo stesso modo9. La percezione di un segno costituito ad
esempio dalla forma, dal colore o dal motivo del prodotto stesso non corrisponde
necessariamente a quella di un segno completamente indipendente dall’aspetto esterno del
prodotto. Di conseguenza, in sede di valutazione della percezione dei destinatari, l’Istituto
distingue tra segni convenzionali (cfr. lett. A, pag. 110) e non convenzionali (cfr. lett. B,
pag. 133). L’articolo 2 lettera a LPM non si applica ai marchi geografici (art. 27a LPM).
3.2 Impressione d’insieme
Nell’ambito della valutazione di un segno è anzitutto determinante l’impressione d’insieme10.
Questa risulta dalla combinazione di tutti gli elementi da cui è costituito il segno, come ad
esempio il grado descrittivo della parola/delle parole, la grafia, la rappresentazione grafica e i
colori11. L’impatto di ciascun elemento sull’impressione d’insieme deve essere valutato caso
per caso.
Mentre la combinazione di elementi di dominio pubblico con elementi dotati di carattere
distintivo può generare un insieme ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a
LPM, segni che possono indurre in errore (art. 2 lett. c LPM) e quelli in contrasto con l’ordine
pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) non sono in linea di massima
ammessi alla protezione neanche se combinati con elementi ammessi alla protezione12. Tali
segni sono di norma esclusi dalla protezione come marchi13. Una valutazione differenziata si
presenta se ci sono modifiche o mutilazioni14: benché possano, infatti, rendere un segno
ammissibile alla protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, gli ostacoli alla protezione di
cui alle lettere c e d dell’articolo 2 LPM restano in linea di principio immutati se il significato
del segno è riconoscibile nonostante la modifica linguistica15.
3.3 Relazione con i prodotti e servizi
Nessun segno è esaminato in maniera astratta. L’esistenza di motivi di esclusione deve
sempre essere verificata in relazione ai prodotti e/o servizi per cui il segno è rivendicato
9 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_374/2007,
consid. 2.5 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale).
10 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 659,
consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. E 5.1 – ASV; TAF B-684/2009, consid. 3.1 –
Outperform. Outlast.
11 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.). Per i marchi verbali/figurativi combinati cfr. n. 4.6, pag. 127. 12 Cfr. concernente l’art. 2 lett. c LPM TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34
boulevard saint germain paris 5e (fig.).
13 Un’eccezione è data in quei casi particolari in cui ulteriori elementi del segno ammessi alla
protezione apportano all’elemento problematico un mutamento di significato evidentemente
riconoscibile; in merito alle indicazioni di provenienza cfr. TF 4A 357/2015, consid. 5.3 – INDIAN
MOTORCYCLE e p.es. i casi ai n. 8.4.1, pag. 164 e n. 8.4.8, pag. 167. 14 Cfr. n. 4.4.9.2, pag. 122 e n. 8.6.1, pag. 172. 15 In relazione alla violazione del diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM devono essere
considerate le disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 7.2 segg., pag. 150 segg. e n. 8.7 seg., pag. 179
segg.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
100
concretamente16. In linea di massima un segno è escluso dalla protezione anche se il motivo
di esclusione riguarda solo una parte dei prodotti o servizi che rientrano sotto il termine
generale17. Occorre verificare di caso in caso se un termine rientra in un determinato termine
generale. La subordinazione di un prodotto a più termini generali non è esclusa per principio
(in merito alla definizione dei termini cfr. Parte 2, n. 4.5, pag. 67 e 4.6, pag. 68)18. L’Istituto
ammette un segno alla protezione d’ufficio per tutti i prodotti o servizi per cui non vi sono
motivi di esclusione; a tale fine non è necessaria una domanda sussidiaria esplicita19.
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione
Oggetto dell’esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai
prodotti e servizi concretamente rivendicati; l’esame è effettuato sulla base delle indicazioni
contenute nella domanda di registrazione20. Non vengono considerate le circostanze o il
motivo della domanda di registrazione21. Fatta eccezione del caso che sia fatta valere
l’imposizione del marchio, anche le circostanze dell’uso precedente del segno non sono
prese in esame22. Neppure le modalità del futuro uso del segno, ossia se e come il
depositante intenda usare effettivamente il marchio, sono rilevanti in sede d’esame23.
3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate
La valutazione di un segno si basa sulla sua presunta comprensione di una parte importante
(erheblichen)24 o non trascurabile (nicht unbedeutenden)25 delle cerchie commerciali svizzere
16 TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic!
2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-7272/2008, consid. 5 e 5.3 – SNOWSPORT. 17 Cfr. p.es. in merito ai marchi di forma TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Recipiente d’imballaggio
(marchio tridimensionale) e in merito alle indicazioni descrittive TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 –
NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – RADIANT APRICOT. Tale principio non vale nel caso
d’esame di rischio palese d’indurre in errore, se il segno non può trarre in inganno per un prodotto il
quale rientra sotto un termine generale (cfr. n. 5.2, pag. 146). 18 TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 19 TAF B-8515/2007, consid. 4 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 20 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 120 II 310,
consid. 3a – The Original (marchio tridimensionale); TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 e 6 – Valigia
rossa (marchio tridimensionale); TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies. 21 TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – simbolo USB wireless
(marchio figurativo).
22 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); cfr. anche TAF B-4763/2012, consid. 2.1 –
BETONHÜLSE; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale). Cfr. inoltre
n. 4.3.1, pag. 106.
23 TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars. 24 Cfr. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES;
TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY. 25 Cfr. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109;
DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK; TAF B-
1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
101
interessate. Ci si basa in linea di principio sulla percezione dei potenziali26 destinatari dei
prodotti e/o servizi in questione27 che, secondo il caso, sono i destinatari medi e/o le cerchie
specializzate28; sono da considerare anche i destinatari intermediari29. Nell’ambito dell’esame
del carattere di dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM, il bisogno di
disponibilità è valutato in base al bisogno o alla comprensione dei (potenziali) concorrenti30.
In merito alla valutazione dei motivi d’esclusione secondo l’articolo 2 lettera d LPM si veda
n. 6, pag. 149.
Per la determinazione dei destinatari e della concorrenza è determinante la lista dei prodotti
e servizi secondo la domanda di registrazione31 (cfr. anche sopra n. 3.4, pag. 100).
Al grado di attenzione che i consumatori finali accordano ai segni che contrassegnano le
merci d’uso quotidiano non vanno sottoposte condizioni esageratamente elevate; si presume
un’attenzione media32. Secondo la prassi dell’Istituto, il destinatario medio è una persona
mediamente informata, attenta e ragionevole; in questo caso non si possono supporre
conoscenze che richiedano interessi o ricerche particolari33. Qualora siano interessate
cerchie specializzate l’Istituto presuppone di massima un livello di attenzione più elevato,
rispettivamente conoscenze specialistiche più approfondite (in merito alle conoscenze
linguistiche cfr. di seguito n. 3.6). Un segno è escluso dalla protezione se sussistono motivi
di esclusione anche solo dal punto di vista di una delle cerchie commerciali interessate34; la
grandezza delle cerchie commerciali interessate rispettivamente la proporzione numerica
che esse hanno tra di loro non sono rilevanti35. Qualora un prodotto sia destinato (anche) a
cerchie specializzate, il segno è inammissibile anche se, ad esempio, solo queste ultime lo
comprendono come direttamente descrittivo36.
26 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; DTF 135 III 416,
consid. 2.4 – CALVI (fig.); TAF B-5484/2013, consid. 2.1 – COMPANIONS.
27 TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 seg. – Turbinenfuss (marchio tridimensionale); TAF B-283/2012,
consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS. 28 TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH. 29 TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson ([traduzione] “possono essere interpellate anche le
cerchie specializzate o gli intermediari”); TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS; TAF B
2418/2014, consid. 3.1 – Bouton (marchio figurativo). 30 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 139 III 176,
consid. 2 – YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL; TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re.
31 TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – valigia
rossa (marchio tridimensionale). 32 DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547,
consid. 2.3.3 – Sedia (marchio tridimensionale).
33 TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.). 34 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD;
TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B-
990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank.
35 Cfr. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken
(fig.); parere diverso in TAF B-464/2014, consid. 2.5 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE e B-
4822/2013, consid. 3.1 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.
36 TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cfr. anche
TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
102
3.6 Lingue contemplate
Sotto il profilo linguistico l’esame contempla anzitutto l’italiano, il tedesco, lo svizzero
tedesco, il francese e il romancio. Ogni lingua ha lo stesso valore, ciò significa che un segno
è escluso dalla protezione come marchio se la sua comprensione in una delle regioni
linguistiche della Svizzera lo rende inammissibile alla protezione37.
Le lingue straniere entrano in linea di conto se una parola può essere considerata conosciuta
da una parte significativa delle cerchie commerciali determinanti 38. Questo dipende dai
singoli casi. La diffusione di parole appartenenti al vocabolario di base della lingua inglese è
senz’altro accettata39; va notato che si parte dal presupposto che i destinatari medi non
capiscono solo i vocaboli di facile comprensione ma anche costruzioni più complesse40. Il
solo fatto che un segno si componga di elementi verbali che non appartengono a una delle
lingue ufficiali non esclude pertanto la loro appartenenza al dominio pubblico41. Si considera
inoltre che, nel rispettivo settore42, determinate cerchie specializzate dispongano di migliori
conoscenze delle lingue straniere43 (l’inglese è, p.es., il linguaggio tecnico adottato in ambito
informatico).
3.7 Casi limite
Conformemente alla giurisprudenza, nel quadro dell’esame dei motivi assoluti d’esclusione
secondo l’articolo 2 lettera a LPM, i casi limite devono essere registrati, poiché ai tribunali
civili, in caso di contenzioso, è riservato l’esame dei marchi registrati44.
37 TF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce’Real; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF
131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-
3549/2013, consid. 3.2 – PALACE (fig.). 38 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 2.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Può succedere che
una parola straniera diventi una denominazione generica settoriale, che anche il vasto pubblico è in
grado di comprendere (cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). Per la valutazione
della violazione dell’ordine pubblico o dei buoni costumi occorre sempre prendere in considerazione
anche il significato delle parole straniere (cfr. Parte 5, n. 6, pag. 148).
39 TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT
APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CRPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE
KEEP OUR PROMISES.
40 TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 –
XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II. 41 DTF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI. 42 Cfr. TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; TAF B-3920/2011,
consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.
43 Cfr. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS
WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK. 44 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); DTF 129 III 225,
consid. 5.3 – MASTERPIECE; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR; TAF B-6629/2011, consid.
4.4. – ASV.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
103
Questo principio non vale tuttavia45 quando non trattasi dell’appartenenza al dominio
pubblico, ma di un segno che può indurre in errore46, essere in contrasto con il diritto vigente,
l’ordine pubblico o i buoni costumi47.
3.8 Parità di trattamento
In virtù dell’obbligo di parità di trattamento di cui all’articolo 8 Cst., nel quadro dell’esame dei
marchi, i fatti direttamente paragonabili che dal punto di vista giuridico non differiscono in
maniera sostanziale devono essere trattati allo stesso modo48. Non si può far valere il
principio della parità di trattamento nei confronti di se stessi (in caso di torto)49. La parità di
trattamento entra in linea di conto solo nella misura in cui i fatti in questione sono comparabili
sotto ogni aspetto rilevante50 (p.es. le modalità della composizione del segno51, del suo
significato, dei prodotti e/o servizi rivendicati52). Le decisioni vecchie non possono essere
vincolanti per la prassi attuale53.
Se il segno esaminato risulta paragonabile con un marchio registrato e contrario alla
legislazione federale può essere invocato solo il diritto di parità di trattamento nell’illegalità54.
Allorquando la prassi diverge in singoli casi dal diritto, non si può far capo ad una tale
precedente registrazione per far valere il principio della parità di trattamento nell’illegalità55.
45 TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN. 46 TF in FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA. 47 DTF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.); TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.). 48 TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS
WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.
49 TAF 4A_62/2012, consid. 3 – Elica doppia (marchio figurativo); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück
Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo). 50 Cfr. TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.). 51 Due segni non sono necessariamente paragonabili unicamente perché si tratta di due slogan (B-
8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); analogamente un marchio
puramente verbale non è automaticamente paragonabile con un marchio verbale/figurativo combinato
(TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC), così come un termine utilizzato da solo non lo è con un
marchio verbale che include un elemento verbale supplementare (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-
Z). 52 Secondo TAF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER
e TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver la parità di trattamento premette che i marchi
paragonati siano rivendicati per gli stessi prodotti o servizi; in TAF B-4848/2009, consid. 6 –
TRENDLINE / COMFORTLINE e CRPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK è difesa la tesi
opposta.
53 Di norma il TAF nega la paragonabilità di marchi dalla cui registrazione sono trascorsi più di otto
anni; TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; TAF B-1165/2012,
consid. 8.3 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali); TAF B-283/2012, consid. 9.1 –
NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 8.1 – QATAR AIRWAYS; cfr. anche CRPI, sic! 2004, 573,
consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB. 54 TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-
3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO. 55 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
104
Solo nel caso si tratti di una pluralità di casi e unicamente quando l’Istituto abbia espresso
chiaramente l’intenzione di mantenere tale prassi contraria al diritto, è possibile invocare il
principio di parità di trattamento nell’illegalità56. Quandanche l’Istituto abbia modificato la sua
prassi non è possibile invocare il trattamento secondo la vecchia prassi, anche se quella
nuova è stata introdotta solo con la decisione relativa al caso in questione57.
Il principio della parità di trattamento deve essere applicato in maniera restrittiva nell’ambito
dei marchi58. Benché i fatti da confrontare non debbano essere identici in tutti i loro
elementi59,differenze anche minime sotto il profilo della valutazione dell’ammissibilità alla
protezione di un segno possono rivestire grande importanza60. Inoltre una rinnovata
valutazione dell’ammissibilità alla protezione di un marchio registrato è da affrontare con
riservatezza61.
3.9 Tutela della buona fede
Il principio della buona fede, sancito dall’articolo 9 Cost., tutela la legittima fiducia
dell’amministrato nei confronti dell’autorità amministrativa62. Si presuppone che facendo
affidamento su una decisione, una dichiarazione o un determinato comportamento
dell’amministrazione, l’amministrato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza
pregiudizio63. La registrazione isolata di marchi paragonabili non crea legittima fiducia64.
3.10 Decisioni estere
Non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera;
secondo la giurisprudenza costante le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali65. Ogni
Paese valuta l’ammissibilità alla protezione di un marchio secondo la propria legislazione,
giurisprudenza e la percezione delle proprie cerchie commerciali66.
56 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF
B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz. 57 TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifricio (marchio tridimensionale), con rinvio a DTF 127 II 113. 58 Cfr. TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL. 59 TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali). 60TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); TAF B-3549/2013, consid. 8.1 – PALACE (fig.); cfr.
anche TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 7.2 –
Colour Saver. 61 Cfr. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE. 62 TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Profumo di mandorle tostate (marchio olfattivo); cfr. anche DTF 129
I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.
63 TAF 4A_62/2012, consid. 4 – Elica doppia (marchio figurativo); TAF B-5456/2009, consid. 7 –
Penna a sfera (marchio tridimensionale). 64 TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS
FIBER NET; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag.
65 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); DTF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-
283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO. 66 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic!
2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; DTF 129 III 225, consid.
5.5 – MASTERPIECE.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
105
Le autorità di registrazione svizzere possono tenere conto che un segno è stato registrato
all’estero; se, tuttavia, il caso appare palese dal punto di vista del diritto svizzero, le
registrazioni estere possono essere ignorate67. In generale è necessario considerare da un
lato che la comprensione linguistica dei destinatari in Svizzera può differire da quella in un
altro Paese, dall’altro, poiché nell’ambito dell’esame dei marchi ogni Paese gode di un
grande potere di apprezzamento68, che la prassi di registrazione di un Ufficio estero può
differire da quella svizzera secondo il tipo di segno e le caratteristiche nazionali69.
Nel caso in cui un segno possa indurre in errore, essere in contrasto con il diritto vigente,
l’ordine pubblico o i buoni costumi70, le registrazioni estere sono irrilevanti (in merito
all’eccezione costituita dai segni pubblici esteri cfr. n. 8.8.2, pag. 184). Sono rilevanti
esclusivamente la comprensione delle cerchie commerciali interessate in Svizzera e il diritto
svizzero. Inoltre, in materia di indicazioni di provenienza l’Istituto segue una prassi diversa da
quella adottata dagli Uffici esteri.
3.11 Ricerche in Internet
Per valutare il modo in cui le cerchie commerciali determinanti capiscono un segno, l’Istituto
si avvale dei vocabolari e dizionari rilevanti. Queste ricerche possono essere completate da
una ricerca in Internet: le informazioni disponibili in rete possono indicare in che modo un
termine viene capito71. Nel quadro della valutazione del carattere di dominio pubblico,
Internet può essere particolarmente utile per provare la banalità di un termine o di una
combinazione di termini nonché il loro carattere usuale in relazione ai prodotti e/o servizi
rivendicati72. Lo stesso vale per la banalità e il carattere usuale di una forma o di un motivo.
Qualora sia possibile provare un uso non a titolo di marchio da parte di terzi, può essere
compromessa l’ammissibilità alla protezione come marchio. Le ricerche in Internet sono
effettuate anche per ricercare, rispettivamente illustrare, la gamma di forme o di motivi
presenti sul mercato nel relativo segmento di prodotti73.
Per valutare il carattere usuale di un segno è possibile consultare anche pagine Internet
estere74 che, considerate tutte le circostanze oggettive, possono rappresentare un indizio per
67 TF 4A_261/2010, consid. 4.1 con rinvii – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – Ad Rank; TF, sic!
2007, 831, consid. 5.3 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl. 68 DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.). 69 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-5484/2013, consid. 7 –
COMPANIONS.
70 Cfr. DTF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.). 71 TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS. 72 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN e TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE
DUAL PERSONALITY. 73 DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TF
4A_466/2007, consid. 2.3 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale).
74 TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF, sic!
2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela. Secondo TAF B-1920/2014, consid. 5.3 – Ippopotamo (marchio
figurativo) l’Istituto è chiamato a dimostrare che i prodotti presenti sui siti esteri sono proposti anche in
Svizzera o che il pubblico svizzero ne sia perolmeno a conoscenza. Dal punto di vista dell’Istituto
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
106
valutare se in Svizzera un segno ha carattere distintivo e/o è soggetto al bisogno di
disponibilità (cfr. n. 4.3.2, pag. 108).
4. Dominio pubblico
4.1 Basi giuridiche
L’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 1, pag. 97), secondo cui sono esclusi dalla protezione i
segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi, corrisponde a
quanto previsto dall’articolo 6quinquies lettera B n. 2 CUP75. Quest’ultimo prevede, infatti, che la
registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi:
- sono privi di qualsiasi carattere distintivo o
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel
commercio, per designare la specie, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, il
luogo d’origine dei prodotti o l’epoca di produzione, o
- sono divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del
commercio del Paese dove la protezione è richiesta.
4.2 Nozione di dominio pubblico
La disposizione di cui all’articolo 2 lettera a LPM è tesa a evitare nell’interesse generale che i
segni siano monopolizzati come marchi (in merito alla funzione del marchio cfr. n. 2, pag. 97)
in maniera ingiustificata76. La nozione di dominio pubblico adempie due funzioni; sono
esclusi dalla protezione come marchi:
- i segni che non sono atti a individualizzare i prodotti e/o i servizi conformemente alla
funzione del marchio, in altri termini i segni che non rappresentano un rinvio alla
provenienza aziendale determinata dei prodotti e/o servizi contrassegnati (assenza di
carattere distintivo concreto; cfr. n. 4.3.1, pag. 107), e
- i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono
restare a libera disposizione (bisogno di disponibilità; cfr. n. 4.3.2, pag. 108).
Benché in linea di massima i due aspetti del dominio pubblico, ossia l’assenza di carattere
distintivo concreto e il bisogno di disponibilità, siano da considerare motivi di esclusione dalla
protezione distinti, nella pratica spesso vi sono interferenze77. In genere i segni privi di
carattere distintivo sono anche soggetti al bisogno di disponibilità e viceversa.
l’esperienza di vita generale mostra che i destinatari si informano in genere anche consultando pagine
estere. 75 TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce’Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.); TF
4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TAF B-283/2012, consid. 3 – NOBLEWOOD. 76 TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm.
77 Cfr. TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 139 III 176, consid. 2 –
YOU / ONLY YOU.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
107
4.3 Esame dei marchi conformemente all’articolo 2 lettera a LPM
4.3.1 Assenza di carattere distintivo
Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo scaturisce
direttamente dalla funzione legale del marchio, ossia distinguere i prodotti e/o i servizi di
un’azienda da quelli di un’altra azienda (cfr. n. 2, pag. 97). Questo criterio riveste pertanto
un’importanza centrale nell’esame del marchio.
I segni privi di carattere distintivo concreto sono segni che non rappresentano un rinvio alla
provenienza aziendale specifica dei prodotti e/o servizi contrassegnati. Si tratta in particolare
di segni abitualmente utilizzati nel linguaggio comune o nel linguaggio commerciale in
rapporto ai prodotti e/o servizi esaminati78. Sono segnatamente privi di carattere distintivo
concreto anche i segni costituiti da indicazioni che, nel commercio, sono impiegate per
designare la specie o le proprietà di beni e/o servizi79,80. Sono poi privi di carattere distintivo
concreto tutti i segni che si distinguono solo minimamente dai segni appena citati, che, in altri
termini, non si differenziano a sufficienza da segni descrittivi e/o da quelli usuali. Per
garantire una terminologia che rispecchi la coerenza d’esame, l’Istituto definisce segni banali
tutti i segni succitati.
Sono considerati segni banali nel senso summenzionato, tra l’altro, le parole o le immagini
che descrivono prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, le forme dei prodotti o degli
imballaggi che non si distinguono in maniera sufficiente da quelle di uso corrente o colori
astratti in relazione a prodotti o servizi che in genere si presentano a colori81.
L’assenza di carattere distintivo concreto deve essere valutata sulla base della presunta
comprensione dei destinatari dei prodotti e/o servizi82 (cfr. in particolare n. 3.5, pag. 100).
L’idoneità concreta di un segno a fungere da rinvio alla provenienza aziendale è una
condizione intrinseca della protezione come marchio. Un segno privo del carattere distintivo
concreto è dunque escluso dalla protezione e, in linea di massima, non è necessario vagliare
il bisogno di disponibilità83. Qualora sia accertato un bisogno di disponibilità, non è per
inverso necessario esaminare la questione del carattere distintivo84.
Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto è solo
dato se un segno è completamente privo di carattere distintivo.
78 Cfr. le spiegazioni in merito ai segni usuali al n. 4.4.4, pag. 117. 79 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 80 Nella prassi d'esame relativa ai marchi verbali, la maggioranza dei segni respinti in ragione
dell’assenza di carattere distintivo concreto sono segni descrittivi; cfr. n. 4.4.2, pag. 109.
81 Cfr. in merito agli esempi citati e altre combinazioni in dettaglio il n. 4.4, pag. 109 segg. 82 DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD;
TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS. 83 TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; cfr. già
CRPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM. 84 TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (pubblicato per estratti come DTF 139 III 176).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
108
L’uso anteriore e il grado di «notorietà» di un segno non influiscono sull’esame del carattere
distintivo originario85, che è valutato ipoteticamente prima di ogni suo uso86. L’Istituto
esamina il carattere distintivo acquisito con l’uso solo su richiesta87.
4.3.2 Bisogno di disponibilità
Sono soggetti al bisogno di disponibilità tutti i segni il cui uso è necessitato dal commercio88.
Nell’interesse di un mercato concorrenziale devono essere esclusi dalla protezione come
marchi i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto non
devono essere monopolizzati da un singolo attore del mercato89.
Il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno rispettivamente alla comprensione dei
(potenziali) concorrenti90. È determinante sapere se questi ultimi debbano, attualmente o in
futuro, poter fare uso del marchio.
L’esame dei motivi assoluti di esclusione durante la procedura di registrazione deve essere
effettuato indipendentemente dal diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio registrato
(art. 13 LPM)91. Il bisogno di disponibilità non presuppone la prova di un attuale uso del
segno da parte di terzi. È sufficiente che un uso attuale o futuro sia seriamente da prendere
in considerazione92. A titolo d’esempio, sono soggetti al bisogno di disponibilità i termini che
possono servire per designare prodotti o servizi93, ma anche i colori o le forme che
rappresentano una banale caratteristica di prodotti. L’esistenza di una o più espressioni
equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza; il bisogno di disponibilità non si
limita alle indicazioni insostituibili per cui non ci sono alternative94.
Nell’ambito dell’esame dei marchi, di norma, il bisogno di disponibilità è verificato solo dopo
l’esame del carattere distintivo concreto del segno in questione; qualora un segno sia privo di
carattere distintivo non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.1,
pag. 107). È invece imperativo esaminare il bisogno di disponibilità, se il segno è dotato di
carattere distintivo.
85 Cfr. TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat
Pavot (fig.).
86 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE
CARIBBEAN. 87 Cfr. imposizione del marchio nel commercio, n. 11, pag. 188. 88 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M‘s (marchi tridimensionali); TAF B-5786/2011,
consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 seg. – SWISSDOOR. 89 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.). 90 Cfr. DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL;
TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm. 91 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.
92 TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK con rinvio a DTF 128 III 454, consid. 2.1
– YUKON; cfr. anche TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-5274/2009,
consid. 2.1 e 4.4 – SWISSDOOR. 93 TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.
94 Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 –
SNOWSPORT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
109
Per determinati segni vige un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce
l’imposizione come marchio nel commercio (cfr. n. 11.1.2, pag. 190). L’articolo 2 lettera b
LPM esprime il bisogno assoluto di disponibilità per determinati segni tridimensionali (cfr.
n. 4.12.4, pag. 138).
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi
Con una limitazione negativa si escludono esplicitamente determinati prodotti e/o servizi
dalla lista dei prodotti e servizi.
Esempi:
- Classe 31: Frutta ad eccezione delle mele
- Classe 9: Computer ad eccezione dei computer per biciclette
Le limitazioni negative sono ammesse solo eccezionalmente, laddove non è possibile una
formulazione positiva (che elenchi singolarmente tutti i prodotti e/o servizi rivendicati). Esse
comportano che la protezione del marchio non riguarda (più) i prodotti e/o servizi in relazione
ai quali il segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Per
valutare l’ammissibilità di una limitazione negativa, si procede ad un esame dettagliato del
singolo caso che tiene conto di tutte le circostanze rilevanti. Per essere ammesse, le
limitazioni negative devono soddisfare le condizioni seguenti:
- La limitazione negativa deve essere formulata in modo da escludere tutti i prodotti e/o
servizi problematici95. Per il segno GIARDINO, ad esempio, non sarebbe ammissibile la
formulazione «Mobili, ad eccezione dei mobili da giardino in plastica», poiché tale
formulazione non escluderebbe i mobili da giardino di altri materiali. La limitazione
negativa, in questo caso, non escluderebbe tutti i prodotti per cui il segno è descrittivo.
- La formulazione deve consentire di determinare univocamente per quali prodotti e/o
servizi è rivendicata la protezione come marchio; affinché l’oggetto della protezione sia
inequivocabilmente determinato, i prodotti e i servizi devono essere designati con
precisione (art. 11 OPM)96. La limitazione «Tessuti, ad eccezione dei tessuti per
pantaloni» non è ad esempio ammissibile perché, siccome non esistono tessuti specifici
per i pantaloni, la formulazione non consente di determinare univocamente l’oggetto della
protezione.
- La limitazione negativa non deve causare un rischio d’indurre in errore (cfr. n. 5,
pag. 146). A titolo di esempio, il segno ABC IL MIGLIOR VINO DEL MONDO, depositato
per «Bevande alcoliche, ad eccezione del vino» susciterebbe presso i destinatari
aspettative che la limitazione della lista dei prodotti non consentirebbe di soddisfare. Il
segno sarebbe pertanto rifiutato poiché considerato palesemente ingannevole.
Eccezionalmente, le circostanze particolari nel caso singolo (tra l’altro un’elevata
attenzione del pubblico) possono eliminare il rischio d’indurre in errore.
95 Cfr. in questo senso TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cfr. anche TAF B-
3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET in merito ai termini generali. 96 TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
110
A. Segni convenzionali
4.4 Marchi verbali
4.4.1 Considerazioni generali
I segni verbali non ammessi alla protezione sotto l’aspetto del dominio pubblico sono
perlopiù respinti in ragione del loro carattere descrittivo. I segni costituiti unicamente da
indicazioni che descrivono i prodotti e/o servizi per cui sono rivendicati sono in genere privi di
carattere distintivo concreto97. Tali segni, in linea di principio, sono inoltre soggetti al bisogno
di disponibilità (in merito all’assenza di carattere distintivo e al bisogno di disponibilità in
generale, cfr. n. 4.2, pag. 106 seg.).
Appartengono altresì al dominio pubblico i segni verbali che, pur non essendo descrittivi,
sono usuali (cfr. in merito nel dettaglio n. 4.4.4, pag. 118 segg.)
4.4.2 Indicazioni descrittive
Sono indicazioni descrittive i rinvii oggettivi concernenti i prodotti o servizi98 che le cerchie
interessate non percepiscono come rinvii concreti a una determinata provenienza aziendale
(assenza di carattere distintivo) e che in linea di principio devono essere lasciate libere per
l’uso di tutti (bisogno di disponibilità)99.
In sede d’esame valgono i principi seguenti:
4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali
Oltre alle indicazioni che descrivono in maniera specifica determinati prodotti o servizi, sono
descrittive anche le indicazioni che possono rinviare in maniera generale a svariati prodotti o
servizi100. Possono in particolare rientrare in questa seconda categoria le indicazioni di
qualità e quelle di natura pubblicitaria101 (cfr. n. 4.4.3, pag. 117).
In sede d’esame non è necessario determinare se, da un punto di vista astratto, il segno
rinvii spontaneamente ai prodotti o servizi cui si riferisce. Si tratta invece di stabilire se il
segno sia considerato descrittivo dalle cerchie interessate in concreta relazione ai prodotti o
servizi rivendicati102.
97 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER. 98 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 99 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
100 TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE. 101 Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE
IDEAS WORK; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-4848/2013,
consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid.
2 – LABSPACE. 102 TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
111
4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o
di immaginazione
Non è descrittivo un segno che suscita semplici associazioni di idee o contiene allusioni che
rinviano solo lontanamente alle caratteristiche dei prodotti o servizi103. Sono ammessi alla
protezione come marchi i segni il cui significato è indeterminato o poco chiaro in relazione ai
prodotti o servizi rivendicati. Solo se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è
talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di
immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione, il segno è
escluso dalla protezione104. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di
senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare105. La
questione di sapere se il carattere descrittivo è facilmente riconoscibile è esaminata in
funzione dei prodotti e/o servizi rivendicati nel singolo caso106.
4.4.2.3 Combinazioni di più termini
Poiché ai fini della valutazione è determinante l’impressione d’insieme (cfr. n. 3.2, pag. 99),
non è decisivo, per i segni composti, che i singoli elementi siano descrittivi107. In merito alla
valutazione dell’impressione d’insieme cfr. in particolare n. 4.4.9.1.1 seg., pag. 121.
4.4.2.4 Neologismi
Il fatto che l’espressione esaminata sia effettivamente (già) utilizzata nel commercio non è
decisivo. Non è rilevante se sia stato il depositante stesso a creare il segno108.
Un’indicazione nuova, inusitata o in una lingua straniera non è per forza priva di carattere
descrittivo109. Per ogni espressione si cerca sempre di individuare un significato
conosciuto110. Anche i neologismi possono appartenere al dominio pubblico, se il loro
significato pare evidente alle cerchie interessate111. Ciò accade in particolare se questi, in
conformità con le regole lessicali o l’uso della lingua, vengono interpretati dalle cerchie
103 TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-4848/2013, consid. 2.2 – COURONNÉ;
TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.
104 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE
IDEAS WORK; DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-283/2012, consid. 4.1 –
NOBLEWOOD; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB. 105 TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1
– toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD. 106 TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone. 107 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC e TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND. 108 TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Simbolo USB wireless
(marchio figurativo). 109 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.);
TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver. 110 TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – Silacryl; TAF B-3650/2009, consid. 5.1 – 5 am Tag; TAF B-
1710/2008, consid. 3.3 – SWISTEC. 111 TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
112
interessate come un rinvio a determinate caratteristiche dei prodotti o servizi in questione112
(in merito alle modificazioni e alle mutilazioni cfr. n. 4.4.9.2, pag. 123). Parimenti, il fatto che
un termine non sia presente nei dizionari e vocabolari, non implica automaticamente che il
segno sia atto a essere protetto113.
4.4.2.5 Significati duplici o multipli
I segni che hanno due o più significati non sono ammessi alla protezione, se anche uno solo
dei significati rinvia direttamente ai prodotti o servizi in questione114. Un segno che ha più
significati se considerato fuori contesto, può assumere un’accezione ben precisa con
carattere descrittivo in relazione a prodotti o servizi specifici115. Quando siano possibili una
comprensione del segno priva di senso o contraddittoria e al tempo stesso una
comprensione dal senso compiuto in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, le cerchie
interessate partiranno da quest’ultimo presupposto116. L’esistenza di diversi significati
descrittivi, tutti ugualmente ovvi, non conferisce a un segno un carattere distintivo117.
4.4.2.6 Sinonimi
L’esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna
rilevanza. Ciò non ha influsso sul carattere distintivo, e il bisogno di disponibilità non si limita
alle indicazioni insostituibili per cui non esistono alternative118. In altri termini, l’esistenza di
un’espressione equivalente nel commercio non esclude che un segno possa appartenere al
dominio pubblico119.
112 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; TAF
B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-8586/2010, consid.2.5 – Colour Saver. 113 TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH
ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank; cfr. anche DTF 140 III 297, consid. 3.5.3
seg. – KEYTRADER. 114 Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 e 2.3 –
GlobalePost (fig.); DTF 116 II 609, consid.2a – FIORETTO; TAF B-4848/2013, consid. 4.3 –
COURONNÉ. 115 TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.); TAF
B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.
116 TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z. 117 TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.). 118 TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET. 119 TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
113
4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive
Oltre alle denominazioni generiche, rientrano nelle indicazioni descrittive anche le indicazioni
relative alle caratteristiche e alle proprietà120 (reali o possibili121) dei prodotti e dei servizi.
L’enumerazione seguente non è esaustiva.
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche
Sono esclusi dalla protezione i segni che si esauriscono in denominazioni generiche, vale a
dire costituiti esclusivamente da indicazioni che rinviano alla natura stessa o al genere di
prodotto e/o servizio per cui è rivendicato il marchio.
Esempi:
- MELA per frutta (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION per prodotti dell’editoria (cl. 16)
4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà
Le indicazioni che descrivono le proprietà o le caratteristiche oggettive dei prodotti e/o servizi
per cui sono rivendicate non sono ammesse alla registrazione122. Questo vale, anche se la
descrizione si riferisce solo ad alcune caratteristiche del prodotto o servizio123.
Esempi:
- ALLFIT per denti artificiali e materie per otturare i denti (cl. 5, 10)124
- SMART per armi da fuoco (cl. 13)125
4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione
Indicazioni riguardanti la forma, l’imballaggio oppure l’arredamento sono particolarmente di
dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in
questione oppure se si riferiscono ai vantaggi pratici d’uso126.
120 Cfr. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD;
TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3650/2009, consid. 2 – 5 am Tag.
121 TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B-
5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW. 122 Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 3 seg. – Silacryl. 123 Cfr. TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL. 124 CRPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT. 125 CRPI, sic! 2003, 806 – SMArt.
126 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TAF B-6068/2014, consid. 2.2 – GOLDBÄREN;
TAF B-5274/2009, consid. 2.2 – SWISSDOOR.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
114
Esempi:
- Il segno GOLD BAND non è ammesso alla registrazione per prodotti a base di tabacco,
poiché una fascia dorata rappresenta un elemento di presentazione che viene usato
spesso per questi prodotti o per i loro imballaggi127.
- Il segno ROTRING è ammesso alla protezione per attrezzi128, poiché non è usuale che
un anello rosso sia apposto su un tale prodotto o sul suo imballaggio.
Nel caso particolare di un rinvio alla forma dei prodotti, non si considerano unicamente i
criteri succitati, ma appartengono al dominio pubblico anche i segni che descrivono una
forma non inattesa per i prodotti interessati129. Come forme inattese non si considerano
soltanto forme spesso ricorrenti ma anche – sopprattutto in caso di molteplicità di forme –
quelle che rappresentano soltanto variazioni della gamma di forme banale.130
4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari
Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono lo scopo cui servono i prodotti e/o
servizi in questione131. È sufficiente che le cerchie commerciali interessate comprendano il
segno come descrizione di uno possibile scopo d’uso132. Lo stesso vale per le indicazioni che
descrivono i destinatari dei prodotti e/o servizi133.
Esempi:
- VIAGGIO per carrozze ferroviarie (cl. 12)134
- ELLE per prodotti destinati alle donne135
4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti
Sono escluse dalla protezione le indicazioni che rinviano agli effetti o al funzionamento dei
prodotti per cui sono rivendicate136.
127 TF, FBDM 1967 I 37 – GOLD BAND. 128 DTF 106 II 245 – ROTRING.
129 Questo criterio consta del fatto che un segno costituito da un rinvio ad una forma attesa dei prodotti
è in genere riconosciuto dalle cerchie commerciali interessate come indicazione descrittiva senza
particolari sforzi di riflessione o di immaginazione (cfr. in merito n. 4.4.2, pag. 109). Cfr. anche TAF B-
2054/2011, consid. 5.2, 5.4 e 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, dove si parte dal principio che la forma di
orsetto è possibile e non inusuale per determinati prodotti. 130 Cfr. anche n. 4.12.5, secondo capoverso a pag. 138 su come procedere in caso di una gamma di
forme banale.
131 Per i prodotti: TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 –
Belladerm; per i servizi: TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK. 132 TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV. 133 TAF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297: «la designazione
degli utenti e dei destinatari avvisati» (traduzione).
134 TAF B-1000/2007 – Viaggio. 135 TF, sic! 1997, 159 – ELLE. 136 Cfr. TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Color Saver; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
115
Esempi:
- RAPIDE per prodotti farmaceutici (cl. 5)
- COOL ACTION per prodotti cosmetici (cl. 3)137
- FITNESS per prodotti alimentari (cl. 29, 30, 32)138
4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose
Alcuni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti dell’editoria (cl. 16), le pubblicazioni
elettroniche e gli apparecchi per la riproduzione del suono o delle immagini (cl. 9), e i
divertimenti (cl. 41), possono vertere su contenuti tematici specifici che in genere ne
motivano l’acquisto. Sono sostanzialmente esclusi dalla protezione i segni che si limitano a
indicazioni concrete di possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione139.
Esempi:
- ANIMALI per libri (cl. 16)
- JAZZ per dischi acustici (cl. 9)
Le indicazioni che complessivamente sono di fantasia140 o che comprendono un elemento
distintivo141 non sono considerate come indicazioni di contenuto descrittive e sono ammesse
alla protezione.
Esempi:
- LE PETIT PIERRE segnatamente per le classi 9 e 16
- Wii SPORTS (CH 587 365) segnatamente per le classi 9, 16, 28
In linea di massima è possibile registrare segni costituiti da nomi di persone,
indipendentemente dall’identità del depositante e dai prodotti e/o servizi rivendicati. Ciò vale
anche per i nomi di personaggi famosi reali o fittizi.
A tale principio fanno in particolare eccezione i segni costituiti dai nomi di personalità reali
che hanno avuto un influsso eccezionale su un determinato settore (che hanno p.es. creato
un’opera molto conosciuta) e utilizzati comunemente per descrivere i contenuti tematici di
determinati prodotti e/o servizi.
Esempio:
- MOZART per supporti audio (cl. 9)
137 CRPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION. 138 CRPI, sic! 2003, 800 – FITNESS. 139 DTF 128 III 447 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE
CHANNEL. 140 Il TAF richiede una certa originalità («gewisse Originalität» in TAF B-3331/2010, consid.6.3.2 –
Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN). 141 Cfr. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
116
4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi
I segni che descrivono il tipo di offerente dei prodotti o di fornitore dei servizi sono esclusi
dalla protezione142. Non sono percepiti come un rinvio a una provenienza aziendale
determinata e in genere sono soggetti al bisogno di disponibilità.
Esempi:
- QATAR AIRWAYS per servizi di trasporto (cl. 39)143
- FARMER per succhi di frutta, bevande alla frutta, bevande alcoliche (cl. 32 e 33)144
4.4.2.7.8 Designazioni di colore
I segni che descrivono un colore appartengono al dominio pubblico se il colore
- rappresenta un criterio d’acquisto per il prodotto (p.es. GIALLO per indumenti o tessuti),
- determina una caratteristica del prodotto (p.es. VERDE per colori, lacche o prodotti
cosmetici),
- è inerente al prodotto (p.es. ROSSO per pomodori) oppure
- è utilizzato come designazione generica o indicazione relativa alle caratteristiche dei
prodotti corrispondenti (ORANGE per arance o CORAIL per vino).
Nessuno dei criteri succitati si applica ad esempio al segno PINK per materiale edile in
metallo, che sarebbe dunque ammesso alla registrazione.
I criteri di cui sopra valgono solo in parte per i servizi che, di per sé, non hanno colore.
Le designazioni di colore sono talvolta soggette a un bisogno assoluto di disponibilità che ne
impedisce l’imposizione nel mercato145.
4.4.2.7.9 Altre indicazioni descrittive
Oltre alle indicazioni sopraelencate sono respinte le indicazioni che descrivono ad esempio
- la quantità (DUO per giochi [cl. 28])146,
- il valore (pezzo da 50 per caramelle [cl. 30] da 50 centesimi),
- un evento o l’epoca di fabbricazione di un prodotto (BERNA 2006 per l’organizzazione di
esposizioni per scopi commerciali [cl. 35] o VENDEMMIA TARDIVA per vini [cl. 33]),
- le modalità di fornitura dei servizi o dei mezzi ausiliari utilizzati (BAHN CARD per servizi
di trasporto [cl. 39]147;GLASS FIBER NET per servizi di telecomunicazione [cl. 38])148
142 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER.
143 TAF B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS. 144 TAF B-3550/2009 – FARMER. 145 Cfr. n. 11.1.2, pag. 189. 146 DTF 118 II 181 – DUO. 147 TF, sic! 2004, 500 – BahnCard. 148 TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
117
- il luogo di vendita dei prodotti o il luogo in cui sono forniti i servizi149 (SUPERMERCATO
per latticini [cl. 29] o IL MONDO DELL’INFORMATICA per computer [cl. 9]), oppure
- il luogo di provenienza dei prodotti o servizi (indicazioni di provenienza; cfr. n. 8 pag., 161
segg.).
4.4.2.7.10 Denominazioni comuni internazionali (DCI)
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attribuisce una denominazione comune
internazionale (o nome unico) a tutte le DCI omologate a fini farmaceutici. Si tratta di
denominazioni generiche in senso lato appartenenti al dominio pubblico, che come tali non
sono ammesse alla registrazione. Lo stesso vale per le radici comuni150, ovvero gli elementi
delle parole che indicano l’appartenenza di una DCI a un gruppo di sostanze151. È possibile
registrare i segni che presentano un grado di variazione sufficiente rispetto a queste
denominazioni, nella misura in cui la variazione conferisce al segno carattere distintivo ed è
escluso il bisogno di disponibilità. Il fatto che le cerchie interessate mettano in relazione il
segno con la DCI, non esclude a priori che la variazione sia sufficiente a conferire al segno il
carattere distintivo necessario. Il marchio Rebinyn (IR 1 226 148), ad esempio, costituisce
una variazione sufficiente della DCI ROBININ.
4.4.2.7.11 Nomi di varietà vegetali
I nomi di varietà vegetali sono esclusi dalla protezione come marchio. In quanto
denominazioni generiche descrivono direttamente la natura o il genere delle piante
rivendicate e sono pertanto soggette al bisogno di disponibilità. Se il nome della varietà
vegetale è inoltre iscritto nel registro dei titoli di protezione152, la domanda deve essere
respinta anche per violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM).
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria
Le indicazioni che fanno riferimento (in maniera generale153) alla qualità dei prodotti o servizi
o che si limitano ad essere delle designazioni generali di natura pubblicitaria, ossia
espressioni come PRIMA, MASTER, SUPER, TOP e MEGA sono percepite dai destinatari
come prettamente elogiative e appartengono al dominio pubblico154. Lo stesso vale per i
segni che si limitano a pubblicizzare il fornitore dei prodotti o dei servizi155. Sono esclusi dalla
149 TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.). 150 Cfr. l’elenco messo a disposizione dall’OMC sul sito
http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/. 151 Cfr. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA. 152 Cfr. www.blw.admin.ch e www.upov.int.
153 Cfr. TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 154 Cfr. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, pubblicato per estratti in sic! 2013, 95; TF,
sic! 2007, 899, consid. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 –
AVANTGARDE; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET.
155 TF, sic ! 2010, 907, consid. 2.3.2 e 2.3.4 – terroir (fig.); TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED
(fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
118
protezione i segni costituiti da un’indicazione di qualità e da elementi descrittivi (in merito agli
slogan cfr. di seguito n. 4.4.5, pag. 118).
Esempi:
- MASTERPIECE per servizi finanziari (cl. 36)156
- ROYAL COMFORT per carta igienica e fazzoletti di carta (cl. 16)157
4.4.4 Segni usuali
Oltre alle indicazioni descrittive, sono esclusi dalla protezione come marchi anche i segni
costituiti da segni usualmente utilizzati in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati158. I
segni di questo tipo sono considerati banali. Si tratta di segni privi di carattere distintivo
concreto, poiché come i segni descrittivi non sono atti a rappresentare un rinvio a una
provenienza aziendale determinata. Inoltre, in genere, questi segni sono soggetti al bisogno
di disponibilità.
Inoltre, in particolare alla luce del bisogno di disponibilità, non sono ammessi alla
registrazione i segni costituiti da parole tratte dal linguaggio economico e commerciale
generale, come ad esempio ENTERPRISE159 o NETTO160 per qualsiasi tipo di prodotto.
4.4.5 Slogan
Gli slogan sono espressioni concise e d’effetto impiegate in particolare nella pubblicità. Non
sono ammessi alla registrazione se sono composti esclusivamente da indicazioni che
- descrivono una caratteristica dei prodotti e/o servizi (come ad esempio la loro natura, il
loro scopo o il loro effetto) oppure l’oggetto sociale161,
- costituiscono indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura
pubblicitaria162,
- costituiscono parole o frasi che sono spesso utilizzate nella pubblicità, che rappresentano
semplici inviti163 (inviti all’acquisto o che si riferiscono direttamente ai prodotti o servizi
rivendicati) o modi di dire correntemente utilizzati in riferimento ai prodotti o servizi
rivendicati.
156 DTF 129 III 225 – MASTERPIECE. 157 CRPI, sic ! 2003, 495 – ROYAL COMFORT. 158 TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 –
FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.
159 CRPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE. 160 CRPI, sic! 2005, 367 – NETTO. 161 Cfr. TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY. 162 Cfr. TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. In merito alle
indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. anche n. 4.4.3, pag.
116. 163 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
119
Sono esclusi dalla protezione anche gli slogan composti esclusivamente da una
combinazione delle indicazioni succitate.
In questi casi agli slogan manca il carattere distintivo concreto che consente ai destinatari di
metterli in relazione con un’azienda determinata. Questo tipo di slogan è soggetto altresì al
bisogno di disponibilità164.
Esempi:
- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING per medicinali (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE per qualsiasi prodotto
Sono invece ammessi alla registrazione gli slogan che contengono semplici allusioni e il cui
carattere descrittivo si discerne solo con uno sforzo di riflessione particolare, nonché gli
slogan che presentano un elemento distintivo.
Esempi:
- METTI UNA TIGRE NEL MOTORE per carburanti (cl. 4)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) per alimenti per gli animali (cl.
31)
4.4.6 Ditte
Le condizioni giuridiche relative alla registrazione di un marchio nel registro dei marchi
divergono da quelle inerenti all’iscrizione di una ditta nel registro di commercio165,166, in
particolare perché l’uso di una ditta, contrariamente a un marchio, non è legato a prodotti o
servizi, ma rinvia al titolare di un’azienda167. Per la registrazione di una ditta come marchio,
l’Istituto procede all’esame di ammissibilità conformemente all’articolo 2 lettera a LPM come
per qualsiasi altro segno168.
Fondamentalmente i riferimenti alla forma aziendale e le relative abbreviazioni (p.es. SA,
sagl, Inc., ecc.) non conferiscono al segno carattere distintivo.
Esempi di segni non ammessi alla registrazione:
- SWISS BUSINESS AIRLINE sagl per servizi di trasporto (cl. 39)
- POMME SA per vendita al dettaglio (cl. 35)
164 Cfr. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 e 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; in merito alle
indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW. 165 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER; DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto
emoción ; TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B-
1710/2008, consid. 6 – SWISTEC. 166 In merito all’esame di ditte e nomi vedi le direttive per le autorità cantonali del registro di commercio
su https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.
167 TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.). 168 TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
120
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono
I nomi di dominio non possono essere registrati come marchi, quando sono esclusi dalla
protezione ai sensi dell’articolo 2 LPM. I domini di primo livello generici come .COM, .ORG o
.NET e i domini di primo livello nazionali come .CH, .DE, eccetera, in qualità di parte finale
tecnicamente necessaria degli indirizzi Internet, sono percepiti dai destinatari come rinvii a
una pagina Internet del tipo o della nazionalità corrispondente anche se sono utilizzati come
contrassegno di prodotti e servizi. I domini di primo livello (conosciuti) possono indicare se i
prodotti o i servizi possono essere ordinati o visualizzati online. Quali indicazioni banali sono
esclusi dalla protezione se utilizzati soli e anche in combinazione con indicazioni descrittive o
usuali, di norma, non contribuiscono al carattere distintivo del segno nell’impressione
d’insieme169.
I domini di primo livello nazionali rinviano al relativo Paese170 e sono pertanto esaminati
come indicazioni geografiche (cfr. n. 8, pag. 161).
Esempi:
- AUTO.COM è escluso dalla protezione per noleggio di vetture (cl. 39)
- ABC.CH è ammesso alla registrazione per tutti i prodotti e servizi a condizione che siano
rispettate le disposizioni di cui agli articoli 47 LPM seguenti
Di principio è possibile proteggere i numeri di telefono. Fanno eccezione i numeri e i prefissi,
come ad esempio il numero «0800», che essendo usuali nel commercio non sono
considerati un rinvio concreto a una determinata azienda e sono soggetti al bisogno di
disponibilità. In combinazione con altri elementi appartenenti al dominio pubblico,
l’ammissione alla registrazione deve essere esaminata sulla base dell’impressione d’insieme
suscitata dal segno ed è in particolare esclusa per le combinazioni usuali.
Esempio:
- il segno 0800PIZZA non è atto a essere protetto per la ristorazione (cl. 43)
4.4.8 Segni liberi
I segni liberi sono segni inizialmente dotati di carattere distintivo che, inseguito al loro uso
generico nel tempo, sono diventati di dominio pubblico. Sono in particolare privi di carattere
distintivo i segni che sono solo (ancora) percepiti come indicazioni descrittive171. L’Istituto
procede con estrema riserva quando si tratta di chiarire la questione se un segno si è
trasformato in un segno libero e non è dunque ammesso alla registrazione.
Nella giurisprudenza si distingue tra segni registrati e segni non registrati: per i primi la
trasformazione da marchio a segno di dominio pubblico è completa solo nel momento in cui
tutte le cerchie coinvolte nella produzione, nella distribuzione e nell’acquisto dei prodotti o nel
ricorso ai servizi non percepiscono più il segno come un rinvio alla provenienza dei
169 Cfr. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM. 170 CRPI, sic ! 2002, 351 – AMAZON.DE. 171 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
121
prodotti/servizi di un’azienda determinata, bensì come segno appartenente al dominio
pubblico. I segni non registrati, invece, sono di dominio pubblico se anche solo una cerchia
determinata, ad esempio gli specialisti o i destinatari, lo utilizzano alla stregua di
un’indicazione descrittiva o usuale172.
4.4.9 Segni atti alla protezione per principio
I segni esposti precendentemente sono esclusi dalla protezione come marchi, allorquando si
esauriscono a delle indicazioni descrittive o usuali e di conseguenza banali 173. Nella misura
in cui presentano caratteristiche distintive (aggiuntive) che marcano l’impressione d’insieme
in modo decisivo, i segni descrittivi sopracitati possono essere registrati come marchi.
I segni che soddisfano i criteri sotto elencati possiedono per principio il carattere distintivo
necessario per essere ammessi alla registrazione come marchi e non sono soggetti al
bisogno di disponibilità. In sede d’esame sono vagliati tutti gli aspetti del caso singolo. Più un
segno è considerato descrittivo o banale, più aumentano le esigenze relative agli altri
elementi atti a conferire al segno un carattere distintivo nel suo insieme. In particolare un
segno può essere ammesso alla protezione grazie alla concomitanza di più elementi che,
considerati singolarmente, non sarebbero stati sufficienti.
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico
Per essere ammesso alla protezione è sufficiente che il marchio nel suo insieme
(combinazione di tutti i suoi elementi) sia dotato di carattere distintivo e non sia soggetto al
bisogno di disponibilità174. L’Istituto registra i marchi che uniscono più segni appartenenti al
dominio pubblico, sempre che l’impressione d’insieme che ne deriva conferisca loro un
carattere distintivo.
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali
In linea di principio, sono escluse dalla protezione le combinazioni di parole il cui significato è
palese e che, da un punto di vista linguistico, non sono sufficientemente inusuali175, scorrette
o modificate.
Di conseguenza, un segno costituito da due o più elementi descrittivi è ammesso alla
protezione se la combinazione genera un significato non descrittivo diverso da quello
risultante dalla mera somma dei singoli elementi176.
Esempi di segni ammessi alla registrazione:
- LIPOLÈVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)
172 Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI. 173 Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 –
FELSENKELLER. 174 TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109. 175 Cfr. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.
176 TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.4 –
NOBLEWOOD.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
122
- INFOINVENT (IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42)
È inoltre possibile proteggere combinazioni che presentano evidenti irregolarità linguistiche.
Non è tuttavia sufficiente modificare il segno solo in modo trascurabile; le irregolarità
grammaticali non eliminano automaticamente la possibilità che il segno sia percepito come
descrittivo177. Appartengono al dominio pubblico anche le espressioni nuove, ancora
inutilizzate (i neologismi) il cui significato descrittivo è di immediata comprensione (cfr. n.
4.4.2, pag. 110). La semplice congiunzione di due termini, ad esempio, non rende il segno
atto alla protezione178. Se un segno (segnatamente a livello di percezione visiva o
pronuncia179) è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione
non richiede uno sforzo di riflessione particolare180. Anche la mera modifica dell’ordine degli
elementi di un segno (inversione) non ne comporta l’ammissibilità alla registrazione181.
I segni percepiti come espressioni a sé stanti e non come combinazioni di diversi elementi
possono essere ammessi alla protezione.
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre
I segni che coniugano indicazioni di dominio pubblico ed elementi semplici, segnatamente
lettere o cifre, sono per principio ammessi alla registrazione nella misura in cui tali elementi
non assumono un significato specifico in relazione ai prodotti e servizi in questione. Qualora
sia dato un significato preciso, valgono le regole generali per la valutazione delle
combinazioni di elementi descrittivi (cfr. n. 4.4.9.1.1, pag. 121).
Esempi di segni ammessi alla registrazione:
- WORLDWIDE 9 per telecomunicazioni (cl. 38)
- MASTER B per accessori per veicoli (cl. 12)
Se il destinatario non riconosce senza sforzo di riflessione particolare i due elementi della
combinazione di un’indicazione descrittiva e una singola lettera, il segno viene esaminato
come unità.
Di principio il segno SQUALITY è, ad esempio, considerato come unità182, mentre IPUBLISH
è percepito come accostamento della lettera «I» e del termine «PUBLISH»183.
177 TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD. 178 Cfr. TAF B-7204/2007, consid.7 – STENCILMASTER; CRPI, sic! 2004, 220, consid. 8 –
smartModule e smartCore. 179 Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER. 180 TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 –
NOBLEWOOD.
181 Cfr. CRPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE. 182 CRPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY. 183 CRPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
123
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni
Per le indicazioni descrittive o usuali la soppressione (mutilazione), modifica o aggiunta
(modificazione) di singole lettere o intere sillabe può conferire carattere distintivo al segno ed
escludere il bisogno di disponibilità184. Non basta una qualsivoglia anche minima modifica185.
In sede di valutazione è determinante che le cerchie interessate riconoscano la mutilazione o
la modificazione, e che questa si distingua così chiaramente dalla grafia corretta e usuale, in
modo da marcare l’impressione d’insieme in modo decisivo (cfr. n. 4.4.9, pag. 121). Al fine di
determinare se in un segno costituito da un’espressione appartenente al dominio pubblico
modificata, prevalga il carattere descrittivo rispettivamente usuale o quello di fantasia, è
necessario tenere conto del singolo caso e considerare l’effetto visivo, uditivo e il significato.
In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione di un’unica lettera può avere un grande impatto
sull’impressione d’insieme (nel caso delle parole brevi e laddove è modificato il significato
della parola), mentre in altri l’effetto è minimo. Un segno non è quindi ammesso alla
registrazione se la parola appartenente al dominio pubblico rimane riconoscibile e la
modificazione o mutilazione non altera l’impressione d’insieme in modo decisivo186.
Le modificazioni e le mutilazioni che sono (diventate) usali non conferiscono carattere
distintivo al segno. Ciò vale ad esempio per l’uso di «4» al posto di «for», «2» al posto di
«to» o «too», «@» al posto di «a» o «at», «XMAS» al posto di «Christmas». Al giorno d’oggi
l’uso delle abbreviazioni è molto diffuso in particolare nella corrispondenza elettronica e via
SMS187.
In linea di massima le modificazioni o le mutilazioni relative a singole lettere non sono
sufficienti. BLAK (invece di «black») per del carbone, DECAP (invece di «décape») per un
solvente o NENDA (invece di «Nendaz») per dell’acqua minerale, non sono segni ammessi
alla registrazione, poiché un’unica lettera li distingue dai termini esclusi dalla protezione e la
modifica apportata non influisce sulla pronuncia188.
Esempio di segno ammesso alla registrazione:
- COMPUTEACH (CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42)
Esempio di segno non ammesso alla registrazione:
- SERVICENTER (Cl. 37, 39, 41, 42)
184 In merito alla possibilità di perpetuazione dei motivi di esclusione dalla protezione ai sensi dell'art. 2
lett. c e d LPM cfr. n. 3.2 pag. 98, come anche n. 5 segg. pag., 145 segg.
185 Cfr. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-
990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat
Pavot (fig.).
186 Cfr. TF, sic! 2014, 24 segg., consid. 2.2 in fine – Ce’Real. 187 TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT. 188 Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC e TF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
124
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole
L’accostamento di sinonimi o la ripetizione superflua del significato dell’elemento descrittivo
(pleonasmo) può costituire un segno ammesso alla registrazione (p.es. TINIMINI composto
da «tini» che significa «piccolo» e «mini» che sta per «molto piccolo»).
Vanno distinti dai pleonasmi i segni costituiti da semplici ripetizioni di uno stesso termine. Se,
da solo, il termine ripetuto non è ammesso alla protezione, la sua ripetizione non vi ha alcun
influsso (p.es. CURRY-CURRY).
I segni costituiti da elementi descrittivi possono essere registrati come marchi se contengono
un gioco di parole chiaro che prevale sul significato descrittivo. Se l’ambiguità è irrilevante il
segno non può essere registrato.
Esempio di segno ammesso alla registrazione:
- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)
4.4.9.4 Designazioni simboliche
I segni simbolici non descrivono direttamente un prodotto o un servizio ma vi alludono
mediante una metafora. In linea di massima sono ammessi alla registrazione nella misura in
cui non sono usuali nel commercio.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)
- BLUE WATER (CH 451 907, cl. 3)
4.4.9.5 Pluralità di lingue
I segni descrittivi o usuali costituiti da elementi in più di tre lingue d’esame sono di principio
atti a essere protetti come marchi. Di norma, il semplice uso di due lingue non rende il segno
registrabile. Il necessario carattere distintivo può tuttavia essere conferito dalla combinazione
con altri elementi come una leggera mutilazione.
L’origine straniera di termini usuali in Svizzera (p.es. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB)
non influisce in linea di massima sull’appartenenza al dominio pubblico di un segno.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- AQUASWISS
4.5 Segni semplici
4.5.1 Singole lettere e cifre
Sono in particolare segni semplici, e come tali non atti a essere registrati come marchi, le
singole lettere dell’alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema numerico
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
125
arabo (da 0 a 10) e romano189. Anche se spesso le singole lettere e cifre non sono descrittive
in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali privi del carattere distintivo
concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in
ragione del loro numero limitato.
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre
Non sono ammessi alla protezione i segni dotati di un significato proprio in quanto
designazioni abbreviate o abbreviazioni e che sono descrittivi in relazione con i prodotti e/o
servizi rivendicati (p.es. indicazioni metriche o di tipo)190.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- 4WD per veicoli (a 4 trazioni)
- kp per strumenti di misurazione (chilogrammo peso)
- V8 per veicoli (8 cilindri av)
- M8 per viti (metrico/8 mm)
I gruppi di lettere o cifre o le loro combinazioni sono atti alla protezione se, in relazione con i
prodotti o servizi rivendicati, non danno origine a indicazioni, abbreviazioni o date percepibili
come rinvii descrittivi.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- 4×4 (CH 418 344, cl. 25, tuttavia non ammesso per veicoli a motore [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso
Le lettere dell’alfabeto latino scritte per esteso, come «ZETA» per la «z» o «ACCA» per
l’«h», sono dotate di carattere distintivo. Quest’ortografia non è inoltre indispensabile nel
linguaggio commerciale quotidiano. Di principio, sono ammesse alla registrazione anche le
cifre espresse a parole come ad esempio «OTTO». Sono invece escluse dalla protezione le
cifre che, in relazione con determinati prodotti, sono percepite come indicazioni di quantità
(anche in assenza di un’unità di misura).
4.5.4 Figure geometriche
Sono segni semplici anche le figure geometriche di base come il triangolo, il rettangolo, il
quadrato e il cerchio191. Se utilizzate da sole sono banali e prive di carattere distintivo, oltre
che soggette al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Le figure
geometriche di base dotate di una rappresentazione grafica particolare, le combinazioni di
189 TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); cfr. anche TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B-
1580/2008, consid. 2.3 – A - Z.
190 TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV. 191 TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
126
più figure geometriche di base o di una figura geometrica di base e di un segno semplice
sono invece atte a essere registrate.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 484 666, cl. 42
- IR 897 264, cl. 25
4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili
Se utilizzati singolarmente i segni di punteggiatura sono banali e privi di carattere distintivo,
sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Sono
segni d’interpunzione il punto (.), la virgola (,), il trattino (-). Lo stesso vale per altri caratteri
stampabili oltre alle lettere e alle cifre secondo la norma ISO 8859-15 (cfr. l’allegato nella
Parte 8; pag. 242 in merito alle lettere e alle cifre semplici cfr. n. 4.5.1, pag. 124), quali i
segni matematici come l’uguale (=), il più (+) o il meno (–) o la semplice raffigurazione di un
asterisco (*). Le combinazioni di questo tipo di segni semplici tra loro o con altri segni
semplici come lettere o cifre possono essere atte alla registrazione come marchi.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- (CH 656 895, cl. 7, 12)192
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)
4.5.6 Segni atti alla protezione per principio
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri
L’Istituto ammette alla protezione singole lettere e lettere scritte per esteso appartenenti ad
alfabeti stranieri, come quello greco, se non sono descrittive. Ciò non vale per tutte le lettere:
la lettera greca α, ad esempio, non può essere registrata per degli strumenti di misurazione
dei raggi alfa.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
192 Rivendicazione di colore: grigio scuro (antracite) PANTONE, PMS 425; arancione PANTONE, PMS
148.
N!
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
127
- GAMMA (CH 630 735, cl. 9, 42)
- DELTA (CH 658 197, cl. 35, 41, 45)
Le scritture inusuali in Svizzera (p.es. il cinese, giapponese o cirillico) sono considerate alla
stregua di segni figurativi e, in linea di massima, dotate di carattere distintivo e non soggette
al bisogno di disponiblità193. Il significato dei segni figuranti nelle scritture inusuali è invece
considerato per verificare se tali segni sono contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi
(cfr. Parte 5, n. 6, pag. 149).
Esempi:
- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
- CH 479 392, cl. 34
4.5.6.2 Monogrammi
Le lettere dell’alfabeto latino o le singole cifre dotate di una rappresentazione grafica, vale a
dire concepite come monogrammi o loghi oppure combinate con diversi colori, sono atte a
essere registrate a condizione che la rappresentazione grafica determini l’impressione
d’insieme in modo decisivo194.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 498 510, cl. 16, 28, 35
- CH 452 689, cl. 37
193 Fanno eccezione i segni protetti in virtù del trattato concluso tra la Confederazione svizzera e la
Federazione russa sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di
altre denominazioni geografiche (cfr. Parte 5, n. 8.7.1, pag. 179). 194 La rappresentazione grafica non deve limitarsi all’evidenza; cfr. DTF 134 III 314, consid. 2.5 – M/M-
joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 in combinato disposto con
consid. 2.3 – V (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
128
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati
In conformità con i principi generali195 i marchi verbali/figurativi combinati196 sono esaminati in
base all’impressione d’insieme197.
I segni appartenenti al dominio pubblico possono essere combinati con elementi ammessi
alla protezione o elaborati graficamente in modo che, nel loro insieme, siano dotati di
carattere distintivo198. In questi casi non si applica il bisogno di disponibilità.
Per essere ammessi alla protezione, gli elementi dotati di carattere distintivo devono
determinare l’impressione d’insieme in modo decisivo199. Trattasi di una decisione basata sul
potere di apprezzamento. Vale segnatamente quanto segue:
a. Inerente alla combinazione di parole, cifre o altri caratteri stampabili di dominio pubblico con altri elementi:
- Più gli elementi verbali sono descrittivi o usuali, e più crescono le esigenze nei confronti
degli elementi grafici200. In questo contesto il Tribunale federale richiede l‘«originalità»
della rappresentazione grafica201.
- Il grafismo non deve esaurirsi nell’evidenza202; a titolo di esempio, i grafismi a modo di
etichette come le incorniciature e sottolineature, in genere non influiscono
sull’impressione d’insieme in modo decisivo203.
- Gli stili di carattere usuali204, le grafie regolari205 e le varianti in maiuscolo/minuscolo206
non conferiscono carattere distintivo ai segni verbali. Lo stesso vale per le parole
frammentate, congiunte207 o la punteggiatura208.
195 Cfr. n. 3.2, pag. 98. 196 Per la definizione cfr. Parte 2, n. 3.2.2, pag. 55. 197 TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea
PHARMACEUTICA (fig.); CRPI, sic! 2004, 926, consid. 3 e 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 198 TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-
1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 199 TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cfr. anche TAF B-7427/2006, consid.
6 – Chocolat Pavot (fig.).
200 TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.);
TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.). 201 TAF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109;
TF 4A_261/2010, consid. 2.1 e 2.3 – V (fig.).
202 TAF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF
4A_261/2010, consid. 2.2 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.). 203 TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). 204 P.es. gli stili dei caratteri per computer, cfr. TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.). 205 TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-5659/2008, consid. 3.7 e 5.4 – Chocolat Pavot
(fig.) II; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.). 206 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B-
6352/2007, consid. 9 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMArt. 207 TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-
7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER. 208 Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce’Real; CRPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
129
- In linea di massima, l’aggiunta di immagini (a condizione che non siano descrittive, usuali
o banali, cfr. n. 4.7, pag. 130) basta per conferire a un segno il carattere distintivo
necessario. Ciò vale anche se l’elemento figurativo è più piccolo dell’elemento verbale
nella misura in cui determina l’impressione d’insieme in modo decisivo.
- L’uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno209.
b. Inerente alla combinazione di motivi grafici di dominio pubblico con altri elementi:
- Se degli elementi dotati di carattere distintivo sono apposti su motivi di dominio pubblico
(cfr. n. 4.7, pag. 130), occorre valutare il loro influsso sull’impressione d’insieme in
analoga applicazione dei criteri illustrati al n. 4.12.5.1, pag. 139. In particolare non sono
rilevanti gli elementi che, rispetto al motivo, sono troppo piccoli per influenzare in maniera
significativa l’impressione d’insieme.
- L’uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 661 953, cl. 16, 25, 41
- CH 504 137, diverse classi
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
Rivendicazione di colore: oro
IR 866 199, cl. 29, 32210
-
Rivendicazione di colore: rosso (Pantone 186, RAL 3027), grigio (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), bianco
CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42,
44211
209 In merito all’insufficienza della rivendicazione di un colore solo cfr. TAF B-1190/2013, consid. 3.6 –
ERGO (fig.).
210 TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.). 211 TAF B-5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).
toppharm Apotheken
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
130
- CH 54082/2006, cl. 29-33212
- Rivendicazione di colore: blu
Rivendicazione di colore: giallo
CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30213
-
Rivendicazione di colore: blu (Pantone 294)
CH 2755/2005, cl. 5214
4.7 Marchi figurativi
Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici o figurativi215.
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 489 939, cl. 35, 36, 42
212 TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.). 213 CRPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.). 214 TAF B-1643/2007 – basiela PHARMACEUTICA (fig.). 215 Sono marchi figurativi anche i segni composti da un motivo limitato ad un massimo di dimensione
di 8×8 cm. I principi di seguito illustrati possono essere applicati anche ai segni il cui motivo raffigurato
è dotato di elementi verbali o numerici.
Solar Strom
(basilea) PHARMACEUTICA
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
131
I segni figurativi composti da rappresentazioni bi- o tridimensionali possono essere percepiti
come indicazioni descrittive per i prodotti o i servizi per i quali sono rivendicati, alla maniera
dei segni verbali216. Appartengono al dominio pubblico le rappresentazioni figurative usuali o
palesi (p.es. le riproduzioni fedeli), in particolare
- dei prodotti o del loro imballaggio,
- di una loro parte (p.es. la presentazione della superficie sotto forma di motivo217),
- delle altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi (p.es. la tecnica applicata218, lo scopo, i
destinatari o il luogo di vendita).
Sono ammessi alla protezione, perché dotati di carattere distintivo ed esenti dal bisogno di
disponibilità, solo i segni figurativi che, sotto il profilo della rappresentazione grafica, si
scostano sufficientemente dalle rappresentazioni grafiche banali219 o il cui soggetto si scosta
abbastanza dalle forme e dai motivi banali utilizzati nel relativo segmento di prodotti o
servizi220.
Se il segno è composto da elementi che, essendo né descrittivi né usuali, non presentano
alcun legame con i prodotti e i servizi, in linea di massima è ammesso alla protezione. Ciò
vale in particolare per i segni risultanti dalla combinazione221 di elementi grafici purché non
appaiano come un dettaglio di un disegno, vale a dire come un motivo (cfr. n. 4.7, pag. 130).
Esempi di segni ammessi alla protezione:
-
CH 592 766, cl. 30. Il segno non è una banale
riproduzione fedele del prodotto, ma presenta
elementi supplementari («cubetto di ghiaccio»,
illuminazione, gocce d’acqua).
216 Cfr. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III. 217 TAF B-2655/2013, consid. 5 – Intreccio viennese (marchio figurativo); CRPI, sic! 2005, 280, consid.
7 – Motivo a quadri (marchio figurativo); in merito ai motivi cfr. n. 4.9, pag. 132.
218 TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): il simbolo diffusamente
utilizzato per rappresentare la tecnica «Universal Serial Bus» (USB) e «wireless» descrive il possibile
campo di applicazione dei prodotti o dei servizi.
219 Cfr. TAF B-2713/2009, consid. 2 e 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): la
presentazione del segno figurativo è priva di carattere distintivo. 220 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Bouton (marchio figurativo). In questo contesto i criteri
d’esame dei marchi tridimensionali (n. 4.12.5, pag. 138) sono applicati analogamente; cfr. TAF B-
1920/2014, consid. 3.2 – Ippopotamo (marchio figurativo); TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo
USB wireless (marchio figurativo); TAF B-6203/2008, consid. 3.2 e 4 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.
221 In merito all’appartenenza al dominio pubblico delle figure geometriche di base cfr. n. 4.5.4, pag.
124.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
132
CH 684 344, cl. 11, 30 e 43: il segno si distingue
sufficientemente da una banale riproduzione grazie
all’elemento costituito dalle gocce che formano un
gagliardetto.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 690 455, cl. 3222
-
IR 744 631, cl. 20, 24223. Il segno consta del ritaglio di
un banale motivo a quadri. In relazione ai prodotti
rivendicati il segno manca di carattere distintivo.
-
IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21224. Il segno raffigura un
ritaglio di un motivo banale che corrisponde al
cosiddetto intreccio viennese. In relazione con
determinati prodotti delle cl. 3, 20 e 21 (prodotti
cosmetici, accessori cosmetici e mobili) il segno è privo
di carattere distintivo.
4.8 Pittogrammi
I pittogrammi sono rappresentazioni figurative stilizzate che forniscono informazioni o
fungono da riferimento. Possono in particolare fornire informazioni sull’uso o sullo scopo dei
prodotti o dei servizi rivendicati (p.es. il pittogramma del riciclaggio). Sono privi di carattere
distintivo i pittogrammi che si limitano a convogliare un’informazione e i segni che non si
distinguono sufficientemente dalle riproduzioni usuali.
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
222 CRPI, sic! 2003, 498 – Pastiglia detersiva (marchio figurativo). 223 CRPI, sic! 2005, 280 – Motivo a quadri (marchio figurativo). 224 TAF B-2655/2013 – Intreccio viennese (marchio figurativo).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
133
4.9 Marchi acustici
Esistono diverse categorie di segni acustici: il linguaggio umano, i segni acustici musicali o
composti da rumori225, nonché diverse forme ibride.
I segni acustici sono atti ad essere protetti come marchi se hanno carattere distintivo e non
sono soggetti al bisogno di disponibilità. I segni acustici musicali o composti da rumori sono
tra l’altro privi di carattere distintivo, se le melodie, i suoni o i rumori assumono un carattere
descrittivo in relazione ai prodotti o servizi rivendicati (p.es. il rombo di un motore per un
veicolo) o se sono usuali nel contesto specifico (p.es. una nota canzone di Natale per delle
decorazioni natalizie). Per le combinazioni di melodie e canto o testi enunciati è decisiva
l’impressione d’insieme.
In merito alle condizioni formali per la registrazione di un marchio acustico, cfr. Parte 2,
n. 3.2.3, pag. 57. In merito all’attitudine di una melodia a costituire un marchio, cfr., n. 2,
pag. 97.
B. Segni non convenzionali
A differenza dei segni convenzionali, i segni non convenzionali spesso coincidono con
l’aspetto esteriore del prodotto rivendicato. Ciò vale in particolare per le forme dei prodotti e
degli imballaggi, i colori e i motivi, nonché il movimento di un oggetto che è identico al
prodotto rivendicato.
Benché per tutti i tipi di marchi valgano gli stessi criteri per la valutazione del carattere
distintivo concreto226, nel caso di un segno che coincide con l’aspetto esteriore del prodotto
rivendicato, stabilire il carattere distintivo può essere più difficile rispetto a un segno verbale
o figurativo227. I destinatari sono abituati a marchi costituiti da parole o immagini. Ciò non è il
caso nella stessa misura per i marchi non convenzionali come le forme dei prodotti, i colori e
i motivi228. Se, ad esempio, la forma di una sedia d’ufficio, il colore o il motivo è rivendicato
come marchio per mobili d’ufficio, in questi segni il destinatario riconoscerà a priori la forma,
225 Poiché i rumori non sono raffigurabili in note musicali, sono attualmente esclusi dalla protezione in
ragione della loro insufficiente riproducibilità grafica (cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 56). 226 DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); TAF B-2418/2014,
consid. 3.5 – Bouton (marchio figurativo). 227 Cfr. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marchio tridimensionale), dove è stabilito che per il
relativo esame è corretto scegliere i criteri conformi al tipo di segno. 228 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).
Il segno non si distingue
sufficientemente dai pittogrammi
usualmente utilizzati per i servizi
di ristorazione.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
134
il colore o la presentazione dei mobili d’ufficio, ma non un marchio. Solo se un segno è
percepito dal destinatario immediatamente come rinvio ad una provenienza aziendale al di là
della sua funzione tecnica o estetica (cfr. n. 2, pag. 97), esso ha originariamente carattere
distintivo229.
La valutazione del carattere distintivo dei segni non convenzionali avviene mediante il
raffronto con la banale o le banali forme o presentazioni dei prodotti nel segmento
rivendicato (cfr. n. 4.3.1, pag. 107). Sono dotati di carattere distintivo solo i segni che si
distinguono chiaramente («auffällig») da queste ultime230. È necessario definire in astratto
una o più forme o presentazioni di prodotti banali sulla base di quelle correntemente
utilizzate nel segmento di prodotti rivendicato. Più è ampia la gamma di possibili forme e
presentazioni, più è elevato il numero di varianti considerate banali231.
Il fatto che un segno si differenzi dalle forme e dalle presentazioni esistenti, non significa
automaticamente che sia dotato di carattere distintivo232. In realtà, se vi presta particolare
attenzione, il destinatario è in grado di distinguere le forme e le presentazioni che si
discostano da quelle esistenti nello stesso segmento di prodotti per la presenza di elementi
nuovi o leggermente modificati. In altri termini le presentazioni nuove o nuovi elementi di
presentazione come le forme, i colori o i motivi possono individualizzare un prodotto senza
necessariamente conferire carattere distintivo (cfr. n. 4.12.5, pag. 139).
Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore o con una funzione (marchio di
movimento) del prodotto rivendicato, spesso è dubbioso se siano percepiti come marchi
anche dopo un uso prolungato. I destinatari riconoscono piuttosto la forma del prodotto o
dell’imballaggio, la sua funzione o la sua presentazione233. Il fatto che, alla luce di questa
situazione, l’Istituto ritenga l’allestimento di un’indagine demoscopica lo strumento più
appropriato per provare la verosimiglianza dell’imposizione nel commercio dei segni non
convenzionali, non esclude a priori il ricorso ai documenti concernenti l’uso del segno234.
4.10 Motivi
Un motivo è un disegno decorativo riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.
I principi definiti di seguito si applicano ai segni che rappresentano un dettaglio di tale
disegno235. La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione parte dal presupposto che il
motivo rappresenta l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Di
229 DTF 137 III 403, consid. 3.3.4 con rinvii – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 230 DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III
547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). 231 TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 133
III 342, consid. 4.4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale).
232 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 233 Per le forme di prodotti rispettivamente d’imballaggi cfr. DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto
d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale). 234 Cfr. n. 11.3.2 pag., 195.
235 Ciò vale a prescindere dal fatto che tali segni siano designati come «marchi figurativi» o meno nella
domanda di registrazione del marchio, a questo riguardo cfr. gli esempi riportati al n. 4.6, pag. 127.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
135
conseguenza, i destinatari riconosceranno nel motivo prima di tutto l’aspetto esteriore del
prodotto rivendicato e non il rinvio a una provenienza aziendale.
Ciò vale in particolare per i prodotti il cui aspetto esteriore è essenziale come per i tessuti, gli
abiti, i mobili e gli accessori di moda. I motivi depositati per queste categorie di prodotti sono
raramente dotati di carattere distintivo. Sono atti alla protezione i motivi che si scostano
sufficientemente dalle presentazioni usuali, e dunque banali, del relativo segmento di
prodotti236. I motivi talmente complessi da non essere riconoscibili sono privi di carattere
distintivo (astratto).
Se i motivi sono rivendicati per servizi, l’ammissibilità alla protezione è valutata sulla base
dell’ipotesi che il motivo sarà utilizzato segnatamente nella corrispondenza (p.es. buste
intestate), nelle fatture, nei siti Internet, nelle insegne o nella pubblicità. Anche in questi casi i
motivi sono percepiti principalmente come elementi decorativi; il carattere distintivo è
verificato per mezzo di un confronto con motivi usuali, rispettivamente banali.
Quanto alla prova della verosimiglianza dell’imposizione nel commercio di un motivo privo di
carattere distintivo, l’Istituto giudica più appropriato l’allestimento di un’indagine
demoscopica237.
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
- cl. 20 (mobili), cl. 24 (tessuti)
Altri due esempi sono riportati al n. 4.6 pag. 128.
4.11 Marchi di colore
Un marchio di colore (astratto) si compone esclusivamente di un colore o di una
combinazione di colori. La protezione è richiesta per il colore in sé.
La valutazione dell’ammissibilità alla registrazione si basa sul presupposto che il colore
costituisce l’aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell’imballaggio. Se
l’aspetto esteriore del prodotto o dell’imballaggio coincide con il segno, la percezione di
questo tipo di segno è diversa da quella dei segni il cui oggetto contrassegnato non coincide
con il contrassegno (cfr. lettera B, pag. 133). Inoltre, la maggior parte dei prodotti o degli
imballaggi possiede per natura un colore, che serve anzitutto alla presentazione estetica o
funzionale. Ciò vale in conformità al senso per i servizi. Benché questi ultimi non siano dotati
di un colore proprio, nell’ambito dei servizi i colori sono utilizzati nelle più svariate forme238. In
ambito commerciale, i destinatari sono quindi costantemente confrontati con colori di tutti i
236 In questo contesto si applicano per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi tridimensionali in
senso stretto (n. 4.12.5, pag. 138). Secondo TAF B-2655/2013, consid. 3.6 e 5.5.1 – Motivo esteriore,
per l’esame del carattere di dominio pubblico occorre valutare in particolare se nel settore di prodotti o
servizi rivendicato sono noti o usuali motivi simili dai quali il motivo rivendicato non si scosta in termini
di originalità.
237 Cfr. n. 11.3.2 pag., 195. 238 Cfr. in questo senso CRPI, sic! 2002, 243, consid. 2 e 5b – Colore giallo (marchio di colore).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
136
tipi (utilizzati da soli o combinati tra loro). In linea di massima, questi non riconoscono nei
colori e nelle combinazioni di colori un rinvio a una provenienza aziendale, poiché la funzione
principale dei colori è di norma estetica, e dunque in contraddizione con la funzione del
marchio.
Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione di colori è dato unicamente se il
colore si scosta sufficientemente dai colori banali utilizzati nel corrispondente segmento di
prodotti o servizi. Se nel segmento in questione viene utilizzata un’ampia gamma di colori, un
grande numero di colori sarà considerato banale.
Inoltre, gli attori del mercato devono poter utilizzare i colori per presentare i loro prodotti o
utilizzarli in relazione ai loro servizi. Un’eccessiva limitazione della disponibilità dei colori
sarebbe pertanto contraria agli interessi della concorrenza. Ne consegue che i colori e le
combinazioni di colori sono soggetti ad un considerevole bisogno di disponibilità.
Un colore o una combinazione di colori in quanto tale può imporsi come marchio nella misura
in cui non è soggetto ad un bisogno assoluto di disponibilità239. Poiché in ambito
commerciale i colori sono estremamente diffusi e, anche dopo un uso prolungato, sono
percepiti come elemento estetico e non come rinvio a una determinata azienda, le esigenze
legate alla registrazione a titolo di marchio imposto sono elevate. Quanto alla prova della
verosimiglianza dell’imposizione del marchio nel commercio, l’Istituto giudica più appropriato
l’allestimento di un’indagine demoscopica240.
Esempi (marchi imposti):
- il colore GIALLO241 (CH 496 219), cl. 36 (pagamenti, tenuta di conti), 39 (distribuzione di
lettere e colli, trasporto di invii della posta rapida, trasporto di colli e lettere nel traffico
internazionale, servizi d’autobus)
- il colore giallo zinco RAL 1018 (CH 612 176), cl. 7 (lavatrici a pressione)
4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma)
4.12.1 Nozione
Si distinguono due tipi di marchi tridimensionali.
Il marchio tridimensionale in senso stretto consiste in una forma tridimensionale di un
prodotto o di un imballaggio oppure in una delle loro parti. Il segno e l’oggetto
contrassegnato coincidono242.
239 A titolo d’esempio, sussiste un bisogno assoluto di disponibilità per i colori che sono i colori naturali
dei prodotti rivendicati (p.es. il rosso per i pomodori) o che sono previsti dalla legge per i prodotti
interessati (p.es. il rosso per gli estintori). 240 Cfr. n. 11.3.2, pag. 195. 241 CRPI, sic! 2002, 243 – Colore giallo (marchio di colore).
242 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 –
Dentifricio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
137
Esempio:
- CH 541 393, cl. 29 (tra gli altri latte, latticini)
Nel caso dei marchi tridimensionali in senso lato l’oggetto contrassegnato e il segno non
coincidono243. Essi non sono legati alla forma o all’imballaggio di un prodotto e possono
quindi essere separati da quest’ultimo senza alterarne lo scopo244 (p.es. la stella di
Mercedes), oppure non sono rivendicati per dei prodotti ma per dei servizi.
Esempio:
- CH 634 580 (cl. 36)
4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato
Sono, ad esempio, considerati marchi tridimensionali in senso lato le parole, le lettere, le
cifre o le rappresentazioni figurative (rilievi, figure, corpi geometrici) in tre dimensioni. Questi
segni sono fondamentalmente esaminati come i segni bidimensionali e appartengono al
dominio pubblico se, in relazione con i prodotti e servizi rivendicati, sono, ad esempio,
costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o usuali, da forme tridimensionali banali e
semplici (corpi geometrici come sfere, prismi, dadi, ecc.) o se non se ne discostano a
sufficienza.
Sono marchi tridimensionali in senso lato anche le forme protette per dei servizi. Se la forma
è un oggetto legato alla fornitura del servizio (p.es. un’automobile per un servizio di
locazione di autovetture) o che è usualmente utilizzato nell’ambito del servizio in questione
(p.es. delle forbici per i servizi di un salone di parrucchiere), nel quadro dell’articolo 2 lettera
a LPM l’Istituto applica per analogia i principi validi per i marchi tridimensionali in senso
stretto (cfr. n. 4.12.3, pag. 138 e n. 4.12.5, pag. 139 e 4.12.5.2, pag. 143).
L’eventuale appartenenza al dominio pubblico dei marchi tridimensionali in senso lato è
valutata ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM. Non si applica invece l’articolo 2 lettera b
LPM245.
243 Pur non essendo segni non convenzionali i marchi tridimensionali in senso lato sono citati qui a fini
di semplificazione. 244 Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 –
Dentifricio (marchio tridimensionale). 245 Parere diverso in TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 e 6.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
138
4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto
Quando si parla di marchi tridimensionali in senso stretto (forme di prodotti e di imballaggi) il
segno e l’oggetto contrassegnato coincidono (cfr. lett. B, pag. 133). Stabilire il carattere
distintivo concreto della forma di un prodotto o di un imballaggio è pertanto problematico. In
sede di valutazione è necessario considerare che sostanzialmente i destinatari percepiscono
la forma di un prodotto o di un imballaggio e le loro parti come la presentazione del prodotto
o dell’imballaggio stesso e non come rinvio a una provenienza aziendale246. In effetti, la
presentazione di una forma di un prodotto o di un imballaggio ha in primo luogo fini estetici o
funzionali, non rinvia in genere alla provenienza aziendale247. Solo se la forma depositata
funge da rinvio a una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche
funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo ai sensi della legge sulla
protezione dei marchi.
Per identificare eventuali motivi di esclusione, i marchi tridimensionali sono esaminati
secondo l’articolo 2 lettere a e b LPM. Qualora non siano riscontrati motivi di esclusione ai
sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, si verifica che il segno non appartenga al dominio pubblico
secondo l’articolo 2 lettera a LPM.
4.12.4 Motivi di esclusione secondo l’articolo 2 lettera b LPM
Conformemente all’articolo 2 lettera b LPM, le forme che costituiscono la natura stessa del
prodotto e le forme di prodotti o di imballaggi imposte dalla tecnica sono escluse dalla
protezione come marchi. Una forma di un prodotto o di un imballaggio esclusa dalla
protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM non può essere ammessa alla registrazione
perché imposta nel commercio.
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto
Le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto sono quelle le cui caratteristiche
tridimensionali essenziali si compongono di elementi di forma puramente generici per il
relativo segmento di prodotti. Ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM, in sede d’esame è
necessario definire gli elementi che caratterizzano specificamente i prodotti del relativo
genere. Se le forme di prodotti si presentano al di là degli elementi di forma inerenti alla
natura stessa dei prodotti in maniera estetica, di massima, esse non costituiscono più la
natura stessa dei prodotti. Anche le forme di prodotti che presentano differenze solo minime
rispetto agli elementi di forma puramente generici nel settore dei prodotti considerati sono
escluse dalla protezione per il motivo di esclusione della natura stessa del prodotto.
A titolo di esempio, costituiscono la natura stessa del prodotto un anello semplice senza
alcuna elaborazione, depositato per dei gioielli, o un semplice pallone rotondo, depositato
per dei palloni da gioco.
246 TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 3.5 –
Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-498/2008, consid. 2.1 – Bottiglia spray
(marchio tridimensionale). 247 DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
139
Sono in particolare escluse dalla protezione perché costituiscono la natura stessa del
prodotto, le forme di imballaggi per prodotti che non hanno una conformazione solida (p.es. i
liquidi, le polveri e le sostanze gassose), se le loro caratteristiche essenziali sono costituite
da elementi di forma puramente generici248. Queste forme di imballaggi sono soggette al
bisogno assoluto di disponibilità.
4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica
Sia la forma stessa del prodotto, sia la forma del suo imballaggio possono essere imposte
dalla tecnica. Una forma è considerata imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b
LPM, se per un prodotto del genere corrispondente i concorrenti non dispongono di alcuna
forma alternativa per raggiungere lo stesso effetto tecnico, o se l’uso di una forma alternativa
non è ragionevole nell’interesse di un mercato concorrenziale249. Non ci sono alternative
ragionevoli se i concorrenti devono rinunciare alla forma più evidente e idonea a favore di
una soluzione meno pratica, meno resistente oppure più onerosa per quanto riguarda i costi
di produzione250.
Se, oltre agli elementi imposti dalla tecnica, una forma di prodotto o di imballaggio presenta
elementi estetici, le condizioni all’articolo 2 lettera b LPM non sono soddisfatte. Le forme
imposte dalla tecnica che presentano elementi estetici minimi sono tuttavia escluse dalla
protezione ai sensi dell’articolo 2 lettera b LPM.
È necessario distinguere una forma imposta dalla tecnica ai sensi dell’articolo 2 lettera b
LPM dalla forma del prodotto condizionata dalla tecnica, di cui è tenuto conto nell’esame
dell’appartenenza al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM (cfr.
n. 4.12.5, pag. 139).
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)
4.12.5.1 Principi generali
Oltre agli elementi geometrici di base semplici, appartengono al dominio pubblico le forme di
prodotti o di imballaggi, che non si distinguono da una forma attesa e solita rispettivamente
dalla gamma di forme banale né nei loro singoli elementi né nella combinazione di questi
ultimi e che per mancanza di «originalità» non restano quindi impresse nella mente dei
destinatari 251. In altri termini non appartengono al dominio pubblico le forme che si
distinguono chiaramente («auffällig») dalle rappresentazioni di forme banali utilizzate nel
248 In questo contesto cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Sfera Lindor (marchio tridimensionale) e
DTF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali).
249 Cfr. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 250 Cfr. TF 4A_20/2012, consid. 2 seg. – Lego II (marchio tridimensionale); DTF 129 III 514, consid.
3.2.1 seg. – Lego (marchio tridimensionale); DTF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M’s (marchi
tridimensionali).
251 TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342,
consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
140
relativo segmento di prodotti o servizi252 (cfr. lett. B, pag. 133) che sono di conseguenza
percepite dalle cerchie commerciali interessate come indicazioni di provenienza253.
In questo senso, in sede d’esame è anzitutto necessario definire mentalmente una o più
forme banali di prodotti rispettivamente di servizi sulla base delle forme usualmente utilizzate
nel segmento254 di prodotti o servizi rivendicato255. Dinanzi a tale definizione della forma
banale di un prodotto o di un servizio, riveste un’importanza fondamentale la molteplicità di
forme nel segmento considerato256. Quando la molteplicità è elevata, è più difficile creare
una forma che non sia banale e che non venga percepita dai destinatari come semplice
variante di una forma comune257, ma come rinvio alla provenienza aziendale258. Ne deriva
che una pluralità di forme o elementi di forma è da considerare banale, se nel rispettivo
segmento di prodotti o servizi domina un’elevata molteplicità di forme259.
È poi da valutare la divergenza della forma depositata dalla o dalle forme banali di un
prodotto rispettivamente di un servizio del rispettivo segmento, per cui è da apprezzare
l’impressione d’insieme della forma depositata260. Il fatto che una forma non sia usuale
(poiché nuova sul mercato rispettivamente usata esclusivamente da un’azienda determinata)
non esclude tuttavia la sua appartenenza al dominio pubblico261. Infatti, non è decisivo che la
forma esaminata si distingua dai prodotti della concorrenza rispettivamente dalle forme
utilizzate dai fornitori di servizi concorrenti262. Determinante è unicamente il fatto che la
divergenza dalla gamma di forme usuali nel relativo segmento è così appariscente, inattesa
e insolita che i destinatari percepiscono la forma come rinvio alla provenienza aziendale263.
252 Cfr. a riguardo della molteplicità di forme concernente le forme di prodotti DTF 137 III 403, consid.
3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia
(marchio tridimensionale).
253 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale) e CRPI, sic!
2005, 471, consid. 6 – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 254 Sulla base della percezione delle cerchie commerciali interessate e della natura dei prodotti
interessati può essere necessario rifarsi ad un segmento di prodotti più ampio; cfr. TAF B-1360/2011,
consid. 6.1 seg. – Collo di bottiglia (marchio tridimensionale). 255 Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). Vanno
considerate anche le imitazioni in commercio al momento della decisione (TAF B-1165/2012,
consid. 5.4 – punte di miscelatori [marchi tridimensionali]). 256 In merito alle modalità per definire la gamma di forme cfr. n. 3.11 pag. 104. 257 TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). 258 TAF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche TAF B-
1920/2014, consid. 5.4 – Ippopotamo (marchio figurativo).
259 Cfr. CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 con rinvii – Regolatore di getto (marchio tridimensionale). 260 DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2007, 831,
consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio
tridimensionale).
261 TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 2.2 –
Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.8 – punte di miscelatori
(marchi tridimensionali). 262 TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).
263 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 segg. –
Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). Cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
141
Di norma le cerchie commerciali decisive non percepiranno una forma come rinvio alla
provenienza aziendale per il relativo prodotto o servizio unicamente per la sua individualità e
per la sua memorabilità264. In effetti anche una forma inusuale può essere condizionata da
aspetti funzionali (come p.es. dalla fabbricazione o dallo scopo) e/o caratterizzata da aspetti
di natura estetica ed essere compresa pertanto come elemento puramente decorativo o
tecnico. Tali forme sono banali. Sono banali anche le forme determinate dal funzionamento
senza essere imposte dalla tecnica (forme condizionate dalla tecnica).
In conformità con i principi generali (cfr. n. 3, pag. 98), nella valutazione del carattere
distintivo di un segno, è decisiva la percezione da parte delle cerchie di destinatari
interpellate. Solo se queste riconoscono nella forma di un prodotto o di un imballaggio un
rinvio alla provenienza aziendale, al di là degli aspetti funzionali o estetici, la forma è atta a
essere protetta come marchio.
In merito all’imposizione nel commercio, cfr. n. 11.3.2, pag. 196.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- IR 801 959, cl. 33 (bevande alcoliche)
- CH 618 695, cl. 29 e 30
(marchio tridimensionale) e TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Penna a sfera (marchio tridimensionale),
dove sono richiesti una distinzione appariscente da tutte le forme usualmente utlizzate nel segmento
interessato e una memorabilità a lungo termine. 264 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
142
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- cl. 20 (recipienti d’imballaggio in
plastica)265
-
cl. 30 (prodotti a base di
cioccolato, segnatamente confetti
di cioccolato)266
-
cl. 29 (tra l’altro prodotti della
pesca, piatti pronti)267 e 43
(servizi di ristorazione, servizi di
catering)268
- cl. 18 (tra l’altro pelletteria,
borsette)269
265 DTF 133 III 342 – Recipiente d’imballaggio (marchio tridimensionale). 266 TF 4A_374/2007 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale). 267 DTF 137 III 403 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 268 TAF B-6313/2009 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale). 269 CRPI, sic! 2004, 98 – Borsetta (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
143
- cl. 9 (tra l’altro apparecchi
radio)270
- cl. 16 (contenitore per sigarette);
cl. 34 (tra l’altro sigarette)271
4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi
bidimensionali con carattere distintivo
Per quel che riguarda le forme appartenenti al dominio pubblico combinate con elementi
bidimensionali (p.es. elementi verbali, rappresentazioni figurative, colori), il motivo di
esclusione può venire meno solo se gli elementi bidimensionali non sono né descrittivi né
funzionali e, nel caso di una rappresentazione grafica o cromatica, si scostano
sufficientemente dalla gamma di possibili rappresentazioni nel settore di prodotti in
questione272. Occorre inoltre che gli elementi bidimensionali influiscano in modo
determinante sull’impressione d’insieme273. Non è dunque sufficiente che tali elementi siano
apposti in qualsiasi modo visibile sulla forma banale; devono, invece, nella visione d’insieme
del segno nel suo complesso, essere ben riconoscibili a prima vista274. Gli elementi
bidimensionali dal carattere distintivo che, rispetto alla forma sono o troppo piccoli275 o si
trovano in una posizione insolita, non sono adatti a conferire carattere distintivo sufficiente al
segno depositato.
270 CRPI, sic! 2006, 33 – Alloggiamento della radio (marchio tridimensionale). 271 TF, sic! 2006, 666 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale). 272 Cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – sfere di cioccolato (marchi tridimensionali); TF, sic! 4/2000,
286, consid. 3c – pillola rotonda (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.7 – punte di
miscelatori (marchi tridimensionali); TAF B-498/2008, consid. 4.2 – contenitori (marchi tridimensionali).
In questo contesto nella giurisprudenza si considera se gli elementi non distintivi sono combinati in
maniera sorprendente od originale.
273 TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III. 274 Cfr. TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tubo di colla (marchio tridimensionale). 275 TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
144
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- IR 847 313, cl. 9, 11, 16
- IR 879 107, cl. 29
Esempio di segno non ammesso alla protezione:
-
CH 55569/2004, cl. 29, 30 (la scritta «Bonne
Maman» è appena visibile e non determina
dunque l’impressione d’insieme in modo
sufficientemente decisivo; il motivo a quadri non
ha carattere distintivo)276
4.13 Marchio di posizione
Un marchio di posizione è caratterizzato da un segno immutato, apposto (sul prodotto)
sempre nella stessa posizione, e le cui proporzioni sono costanti. La posizione di per sé non
è ammessa alla protezione, mentre la combinazione di segno e posizione può avere
carattere distintivo nell’impressione d’insieme.
In ragione della posizione sul prodotto, il segno da proteggere coincide con l’aspetto
esteriore del prodotto rivendicato. In linea di massima è difficile stabilire se i destinatari
percepiscono il segno come puramente decorativo o tecnico, o se vi vedono un rinvio ad una
determinata aziendale. Sono dotati di carattere distintivo quei segni che non si riducono ad
un’indicazione descrittiva o banale e che si distinguono sufficientemente dalle configurazioni
banali del segmento di prodotti interessato277.
Un marchio di posizione è pensabile anche per i servizi, a condizione che sia apposto su un
oggetto per mezzo del quale il servizio è prestato. In tal caso si applicano, mutatis mutandis,
276 TAF B-7401/2006 – Imballaggio (marchio tridimensionale).
277 In questo contesto, trovano applicazione per analogia i criteri validi per l’esame dei marchi
tridimensionali (n. 4.12.5, pag. 138).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
145
i principi di cui sopra e il carattere distintivo deve essere valutato in base all’oggetto in
questione e al servizio interessato.
Affinché l’oggetto della protezione sia definito in modo univoco, un marchio di posizione per
prodotti può essere registrato solo per il tipo di prodotto rappresentato con il segno (in merito
alle condizioni formali per il deposito di un marchio cfr. Parte 2, n. 3.2.8, pag. 59).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 585153 (rivendicazione di colore: nero, oro,
giallo), cl. 29, 30
4.14 Marchio di movimento
L’oggetto della protezione è la sequenza di un movimento.
In sede di valutazione dell’ammissibilità alla protezione sono problematici i segni costituiti dal
movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato. Se l’oggetto è identico al
prodotto rivendicato, il segno (il movimento) e il prodotto rivendicato coincidono, come nel
caso del movimento di apertura della portiera di un’automobile. Essenzialmente, i destinatari
percepiranno tale movimento come funzione tecnica del prodotto e non come rinvio alla
provenienza aziendale. Il carattere distintivo del segno potrà essere ammesso solo se il
movimento si distingue in modo evidente da quelli banali per il segmento di prodotti
rivendicato. Sono considerati banali i movimenti percepiti dai consumatori interpellati come
condizionati dalla tecnica o dalla funzionalità. Di norma un movimento banale è altresì
soggetto al bisogno di disponibilità. Sono altresì problematici quei segni di movimento in cui
l’oggetto che esegue il movimento, pur non essendo identico ai prodotti in questione, non
sarebbe ammesso alla registrazione come marchio figurativo o marchio tridimensionale (cfr.
n. 4.7, pag. 130, n. 4.12.2, pag. 137 e n. 4.12.5, pag. 139).
Le animazioni bidimensionali sono un tipo particolare di marchio figurativo. Per la valutazione
del carattere distintivo cfr. pertanto n. 4.7, pag. 130.
Da un punto di vista formale, oltre alla rappresentazione grafica dei singoli movimenti, è
richiesta una descrizione delle sequenze di movimento (cfr. anche Parte 2, n. 3.2.9, pag. 59).
........ ____ ,,,.., ,,
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
146
Esempio di segno ammesso alla protezione:
-
CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata
(traduzione):
«Il marchio consta di una sequenza animata di
immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si
riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che
si trasforma progressivamente in un ometto
stilizzato. Questo è dapprima raffigurato in
posizione eretta con le braccia disposte
orizzontalmente. Alla fine l’ometto solleva
all’indietro la gamba sinistra e alza il braccio
destro e sorride. La prima immagine è
accompagnata dalla scritta ‘klee blatt’ sul lato
destro, mentre accanto all’ultima si legge
‘Coaching für junge Erwachsene’».
4.15 Ologrammi
L’olografia consente di registrare e riprodurre l’immagine in tre dimensioni di uno o più
oggetti. A seconda dell’angolazione si riconosce la tridimensionalità di un oggetto oppure più
punti di vista, oggetti o elementi.
Come per i marchi verbali, figurativi e per i marchi verbali/figurativi combinati i destinatari
sono abituati ai marchi costituiti da ologrammi. Di conseguenza, la valutazione
dell’ammissibilità degli ologrammi è effettuata in base ai principi validi per questi tipi di segno
(cfr. n. 4.4, pag. 110, n. 4.6, pag. 128, n. 4.7, pag. 130).
In merito alle condizioni formali per il deposito di un ologramma cfr. Parte 2, n. 3.2.5, pag. 58.
4.16 Altri tipi di marchi
In ragione dell’ampia definizione di marchio all’articolo 1 LPM, sono immaginabili altri tipi di
marchi come ad esempio quelli olfattivi, di gusto o tattili. Si tratta di segni che attualmente
sono esclusi dalla protezione perché non possono essere rappresentati graficamente (art. 10
OPM; cfr. Parte 2, n. 3.2, pag. 55). Di conseguenza, si rinuncia a illustrare le condizioni
materiali per la loro ammissibilità alla protezione.
5. Segni che possono indurre in errore
5.1 Considerazioni generali
L’articolo 2 lettera c LPM esclude dalla protezione i segni che possono indurre in errore.
L’Istituto appura se un segno può indurre in errore dal punto di vista delle cerchie
commerciali interessate; in linea di principio è determinante il fatto che il significato sia
• ooc .,.• I• l.~r,
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
147
riconosciuto278. Secondo la prassi dell’Istituto, il rischio d’indurre in errore è dato
regolarmente solo allorquando, sulla base dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, è escluso un
uso corretto del segno.
Un segno è pertanto respinto solo se può palesemente indurre in errore (cfr. n. 5.2,
pag. 147).
Riguardo alle indica “zioni di provenienza in applicazione del diritto nazionale (art. 47 LPM in
combinato disposto con l’art. 2 lett. c LPM) vige un’altra prassi, che si basa, tra l’altro, anche
sulle disposizioni rilevanti dell’Accordo TRIPS (cfr. n. 8.6.1, pag. 173). In tale contesto, non
deve essere esclusa solamente la possibilità di un uso corretto, ma bensì ogni possibilità
d’indurre in errore il destinatario. Pertanto i segni che includono indicazioni di provenienza o
che ne sono interamente composti sono registrati unicamente con la limitazione della lista
dei prodotti e servizi alla relativa provenienza (cfr. n. 8.6.6, pag. 178).
5.2 Rischio palese d’indurre in errore
Un segno può indurre palesemente in errore se tra i destinatari suscita determinate
aspettative che, tenuto conto dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, non possono
assolutamente essere soddisfatte279,280.
Esempi:
- Un segno con l’elemento verbale CAFFÉ per i surrogati di caffè è respinto in quanto
palesemente ingannevole, poiché tali prodotti non contengono caffè (art. 64
dell’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche [in particolare tè, tè di erbe, caffè,
succhi, sciroppi, gazose]; RS 817.022.111). Tale segno è invece ammesso per termini
generali come «cacao», poiché, secondo la sistematica della Classificazione di Nizza, in
tale categoria rientrano anche le bevande che non sono composte esclusivamente di
cacao e possono pertanto contenere anche caffè.
- Un segno con gli elementi verbali LIMONE o ARANCIA oppure con le relative
raffigurazioni viene respinto per prodotti quali acque minerali o acque gasate a causa del
rischio d’inganno, poiché tali acque non possono essere aromatizzate e non possono
contenere componenti di succhi di frutta (cfr. a proposito l’art. 13 e l’art. 22 in combinato
disposto con l’art. 2 dell’ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva
e l’acqua minerale; RS 817.022.102).
- I segni con la componente BIO per i prodotti sintetici sono respinti in quanto ingannevoli;
sono invece ammessi per i prodotti agricoli.
278 Cfr. n. 3.2, pag. 98. 279 Cfr. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ. 280 Vi sono diverse disposizioni di leggi speciali che vietano l’uso di indicazioni che per determinati
prodotti possono indurre in errore. Quando tali indicazioni siano espressamente nominate, il segno è
escluso dalla protezione come marchio anche perché in contrasto con il diritto vigente ai sensi dell’art.
2 lett. d LPM (cfr. n. 7.5, pag. 160).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
148
- I segni che contengono un chiaro riferimento all’oro (p.es. GOLDEN RACE), sono respinti
per i prodotti placcati oro in quanto palesemente ingannevoli281. Di fronte a tali segni, il
rischio d’indurre in errore non sussiste unicamente per i prodotti che possono essere
composti di oro, segnatamente orologi, gioielli, penne stilografiche e a sfera o posate. Il
rischio non sussiste nemmeno se il riferimento in merito ai prodotti rivendicati è simbolico
e pertanto fantasioso.
- Non sono ammesse alla protezione quelle indicazioni che attribuiscono a una derrata
alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano
adito a supposizioni del genere (art. 10 cpv. 2 lett. c ODerr, cfr. anche n. 7.5, pag. 161).
Per questo motivo gli elementi come MED e PHARM sono respinti per bevande delle
classi 32 e 33 e in generale per prodotti alimentari282 in quanto ingannevoli. Non sussiste
il rischio d’indurre in errore unicamente per i prodotti con effetti medici o terapeutici,
segnatamente quelli delle classi 3 e 5.
- I marchi per bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume non
possono contenere indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute (art. 10 cpv.
2 lett. g ODerr e art. 29h cpv. 3 OCDerr). I segni che contengono tali indicazioni (come
«fortificante», «energetico», «vitalizzante», «per la salute», «tonico» o «vitaminico») sono
respinti, poiché inducono in errore (cfr. anche n. 7.5, pag. 161).
- L’elemento LIGHT, comprese le sue traduzioni, per bevande alcoliche può indurre in
errore. Fa eccezione la birra, poiché la legge prevede che sotto un determinato tenore
alcolico è possibile utilizzare la designazione «birra leggera» (art. 43 cpv. 3
dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110).
- Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 OTab elementi del segno come «light» o «mild» per i
prodotti del tabacco sono respinti a causa del rischio d’indurre in errore (cfr. anche n. 7.5,
pag. 161).
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all’uso
L’uso di un segno che tra i destinatari può evocare aspettative ingannevoli sui prodotti e/o
servizi contrassegnati non elimina in linea di massima il rischio di inganno. Tuttavia in
determinate circostanze un’indicazione può perdere il suo carattere ingannevole. È il caso
delle indicazioni che in seguito all’intenso utilizzo hanno eccezionalmente acquisito un
significato autonomo che nel corso del tempo è divenuto così preponderante da poter
praticamente escludere ogni inganno («secondary meaning»). Nella misura in cui il
depositante rende verosimile tale sviluppo con i mezzi appropriati (cfr. n. 8.6.2, pag. 175), il
segno può essere registrato quale marchio.
281 TF, FDBM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.
282 Gli alimenti per animali non rientrano nel termine delle derrate alimentari; cfr. la definizione all’art. 3
LDerr.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
149
Esempio:
- CH 351 861, cl. 29, 32
6. Segni contrari all’ordine pubblico o ai buoni costumi
L’articolo 2 lettera d LPM esclude tra l’altro dalla protezione come marchio i segni in
contrasto con l’ordine pubblico o i buoni costumi283. Nella prassi la valutazione di tali termini
si rivela difficile. Da un lato poiché non ogni violazione della legge è contraria all’ordine
pubblico e poiché la percezione dei buoni costumi muta notevolmente nel corso degli anni.
Dall’altro lato non è semplice definire in modo chiaro e inequivocabile i buoni costumi. Per
valutare se un segno è contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi devono essere presi
in considerazione anche le parole straniere e il significato di segni tenuti in scritture inusuali
per la Svizzera.
I segni respinti perché contrari all’ordine pubblico sono quelli che violano i principi
fondamentali del diritto svizzero. Sono considerati contrari all’ordine pubblico, ad esempio, i
segni che potrebbero ledere la sensibilità dei cittadini stranieri, sminuire la reputazione della
Svizzera o danneggiare le relazioni diplomatiche. Vi fanno parte i segni che possono
compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Anche l’uso di nomi di magistrati o politici
conosciuti in un marchio senza il consenso del diretto interessato è da considerarsi contrario
all’ordine pubblico. Tali nomi pertanto non possono essere registrati come marchio. Di norma
tale limitazione è valida fino a un anno dopo la cessazione del relativo mandato.
Sono ad esempio da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista,
antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno284. Per la
valutazione dell’offesa al buon costume è determinante la percezione svizzera. Sono contrari
a questa disposizione di legge quei segni che feriscono la sensibilità etico-sociale, morale,
religiosa o culturale di un’ampia cerchia di popolazione, ma anche di minoranze residenti in
Svizzera285.
Nel caso di segni che possono ledere i sentimenti di una comunità religiosa, si tiene conto
del punto di vista di un membro medio della comunità in questione286. Sono respinti soltanto i
segni con contenuto religioso che utilizzano un motivo centrale della religione interessata o il
nome di una figura importante. In tal caso l’offesa al buon costume risiede
fondamentalmente nella scelta del segno a fini commerciali che può offendere la sensibilità
religiosa dei fedeli interessati a prescindere dai prodotti o servizi rivendicati287. Sono
ammesse eccezioni se il segno è rivendicato per prodotti o servizi che presentano un
riferimento religioso o se i destinatari sono abituati all’uso neutro di motivi religiosi per i
relativi prodotti o servizi al di fuori dell’ambito religioso. Ad esempio è tradizionalmente
283 In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2, pag. 98. 284 TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA BAR. 285 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); CRPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA. 286 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 287 DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-438/2010, consid. 3.1 e 6.2 – BUDDHA BAR.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
150
consueto l’uso di nomi di santi cattolici per bevande alcoliche288 oppure di simboli religiosi
per gioielleria.
Esempi:
- Segni contrari all’ordine pubblico: «Didier Burkhalter» o «Barack Obama» (senza
consenso dei diretti interessati), «11th September 2001».
- Segni contrari ai buoni costumi: MOHAMMED per bevande alcoliche, BUDDHA BAR tra
l’altro per CD, DVD, divertimenti, rappresentazioni musicali289, SIDDHARTA per veicoli,
servizi per il trasporto nonché vitto e alloggio di ospiti290.
Segni ammessi alla protezione:
- CH 667 807, cl. 14, 18, 25
- CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44
7. Segni contrari al diritto vigente
7.1 Considerazioni generali
La violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM, quale motivo di
esclusione della protezione, si riscontra nei segni in conflitto con le disposizioni giuridiche
nazionali, da un lato, e/o gli obblighi della Svizzera derivanti da trattati internazionali
dall’altro.
In virtù della disposizione di cui all’articolo 6quinquies lettera B numero 3 CUP una violazione
del diritto vigente nei confronti di un marchio internazionale può essere indicata come motivo
di rifiuto della protezione soltanto qualora sussista contemporaneamente una violazione dei
buoni costumi o dell’ordine pubblico291.
Vengono respinti sia i segni la cui registrazione come marchio è espressamente vietata da
disposizioni nazionali o da trattati internazionali292, sia i segni che contengono indicazioni, o
288 DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.). 289 TAF B-438/2010 – BUDDHA BAR. 290 CRPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA. 291 DTF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.). 292 Cfr. n. 7.2 a 7.4 pag. 150 segg. Cfr. anche la Convenzione internazionale per la protezione delle
novità vegetali (RS 0.232.163), la quale esclude la registrazione come marchio di una denominazione
protetta della varietà.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
151
che ne sono interamente costituiti, il cui uso è vietato da disposizioni nazionali o da trattati
internazionali293.
In sede d’esame della domanda, se un segno contiene una parte il cui uso è vietato sulla
base di disposizioni nazionali o di trattati internazionali, è da considerare solamente la parte
del marchio in esame. Ulteriori elementi rispettivamente l’impressione d’insieme del segno
non sono invece sostanzialmente rilevanti per questa valutazione294; nell’ambito dell’esame
di determinate costellazioni eccezionali confermate dalla giurisprudenza, tuttavia, questi
ultimi sono considerati; si tratta di casi in cui ulteriori elementi del segno ammissibili alla
protezione attribuiscono alla parte problematica di un segno un significato manifestamente
differente295 e fanno sì che il significato protetto non sia riconoscibile.
7.2 Legge sulla protezione degli stemmi
La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) vieta la registrazione come marchi di diversi
emblemi pubblici e designazioni ufficiali. Qualora la registrazione sia stata ammessa ai sensi
della LPSt, in merito all’articolo 2 lettere a e c LPM si applicano i principi definiti al n. 8, pag.
161 per le indicazioni di provenienza.
7.2.1 Emblemi pubblici della Svizzera
La LPSt è stata oggetto di una revisione totale nell'ambito dell'introduzione della legislazione
«Swissness». Chiunque può fare uso della croce svizzera per contrassegnare prodotti e
servizi di provenienza svizzera e chiederne la registrazione quale elemento di un marchio. È
per contro vietata la registrazione quali marchi o elementi di marchi dei segni il cui uso è
illecito ai sensi degli articoli 8–13 LPSt. Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i
quali il DFGP o l’autorità cantonale competente ha concesso il diritto di proseguire l’uso
(art. 14 cpv. 3 in combinato disposto con art. 35 cpv. 2 e 4 LPSt).
7.2.1.1 Stemmi
Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare
(art. 2 LPSt e allegato 1 alla legge sulla protezione degli stemmi). La croce svizzera è una
croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un
sesto più lunghi che larghi (art. 1 LPSt).
Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni,
gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi
293 Cfr. n. 7.5 pag. 160. 294 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.). 295 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
152
confondibili non possono essere registrati come marchi o elementi di marchi296. Fa eccezione
la registrazione come marchio da parte dell'ente pubblico a cui si riferiscono (art. 14 cpv. 1 in
combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LPSt). Il divieto di registrazione interessa altresì i segni
verbali che si riferiscono allo stemma della Confederazione Svizzera o allo stemma di un
Cantone, distretto, circolo o Comune (p.es. «scudo svizzero» o «stemma bernese») o con
essi confondibili (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 LPSt). Questa
disposizione è limitata agli stemmi e non si estende agli elementi caratteristici degli stemmi
cantonali. Sono pertanto ammesse le allusioni linguistiche a tali elementi quali ad esempio
«bastone pastorale basilese», «toro urano» oppure «orso bernese».
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 683 143, cl. 35, 39, 40, 41, depositato dalla
città di Berna
7.2.1.2 Designazioni ufficiali
È vietata la registrazione di designazioni ufficiali senza aggiunte (p.es. «Confederazione»,
«federale», «cantonale», «Comune», «comunale») e delle indicazioni con esse confondibili.
Oltre alle designazioni ufficiali in senso stretto, sono protette anche le designazioni o le
indicazioni che evocano un'attività statale o una funzione sovrana (p.es. «polizia»). La
registrazione è consentita se depositata dall'ente pubblico o da una persona che esercita
un’attività statale o semistatale (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 LPSt).
Per contro, se una designazione ufficiale è usata in combinazione con altri elementi verbali o
figurativi, può assumere un significato completamente diverso e in tale forma non è più
percepita come un rinvio a un'autorità. In tali casi è possibile che le designazioni protette non
siano associate allo Stato o ai suoi organi né rinviino a un legame con le autorità (p.es.
«Festa federale di ginnastica» o «Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri», poiché in
queste combinazioni il significato del termine «federale» non rinvia a un presunto legame
ufficiale con l'ente pubblico). In questo contesto vige la riserva generale secondo cui un
segno non deve essere né fuorviante297 né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al
diritto in vigore (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 3 LPSt).
296 Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui, conformemente all’articolo 8 capoversi 4 e
5 LPSt, l’uso è consentito (il cpv. 4 enuncia i casi in cui l'uso degli stemmi secondo l'art. 8 cpv. 1 LPSt
da parte di persone che non siano l’ente pubblico legittimato è consentito [lettere a–f]. Giusta il cpv. 5 i
Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l’uso dei loro stemmi da parte di altre persone
anche in altri casi. Cfr. anche il messaggio «Swissness», pagg. 7513–7514). 297 Secondo l'art. 9 cpv. 3 LPSt una registrazione è fuorviante se la designazione ufficiale è, a torto,
associata allo Stato o ai suoi organi e/o rinvia a un legame con le autorità. In merito al rischio di
indurre in errore cfr. anche messaggio «Swissness», pag. 7515.
Logistik
Stadt Bern
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
153
7.2.1.3 Bandiere e altri emblemi
Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione (in particolare la croce svizzera), dei
Cantoni, distretti, circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere
registrati come elementi di marchi a condizione che il segno non sia né fuorviante298 né
contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore299 (art. 14 cpv. 1 in
combinato disposto con l'art. 10 LPSt). Per la registrazione come marchio devono in
particolare essere soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 lettera c LPM relative al rischio di
indurre in errore circa la provenienza geografica (art. 13 LPSt), vale a dire che la lista dei
prodotti e servizi deve essere limitata di conseguenza (cfr. n. 8.6.6, pag. 178).
7.2.1.4 Segni nazionali figurativi e verbali
I segni nazionali figurativi e verbali che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o
monumenti svizzeri300 possono essere usati liberamente da chiunque e fungere da elementi
di marchi. Il segno non deve tuttavia essere né fuorviante301 né contrario all’ordine pubblico,
ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 11 LPSt).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
CH 678 250, cl. 30, 32, 43, registrato con limitazione dei
prodotti alla provenienza svizzera e rivendicazione di colore negativa riguardante la croce.
7.2.2 Emblemi pubblici esteri
Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni
figurativi e verbali degli Stati esteri possono essere registrati come marchi o elementi di
marchi soltanto dallo Stato a cui si riferiscono (art. 17 in combinato disposto con l'art. 15
cpv. 1 LPSt). Si applica un'eccezione nel caso in cui l'ente pubblico302 legittimato abbia
rilasciato un'autorizzazione (art. 16 cpv. 1 LPSt). La prova dell'autorizzazione può in
particolare essere fornita presentando una copia dell'attestazione della registrazione del
298 In merito al rischio di indurre in errore cfr. messaggio «Swissness», pagg. 7515–7516.
299 In merito alla violazione dell’ordine pubblico, dei buoni costumi o del diritto in vigore cfr. messaggio
«Swissness», pagg. 7516–7517. 300 Per esempi cfr. messaggio «Swissness» in merito all'art. 7 LPSt, pag. 7511. 301 Riguardo al rischio di indurre in errore in ambito geografico cfr. messaggio «Swissness»,
pag. 7517.
302 La registrazione di un marchio dell’Unione non è accettata quale autorizzazione di ente pubblico
legittimato.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
154
segno come marchio nel «Paese d'origine» (art. 16 cpv. 2 lett. a LPSt) o un documento
equivalente dell'autorità estera competente (art. 16 cpv. 2 lett. b LPSt).
7.2.3 Verifica del rischio di confusione
7.2.3.1 Principi generali
Il divieto di registrazione vale anche per i segni che possono essere confusi con gli emblemi
di Stato protetti ai sensi della legge sulla protezione degli stemmi. La normativa svizzera va
oltre i requisiti minimi sanciti dall’articolo 6tercapoverso 1 lettera a CUP. Questa disposizione
obbliga i Paesi dell’Unione a rifiutare o a invalidare la registrazione di stemmi, bandiere e altri
emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia
da essi adottati, nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sia come marchi
di fabbrica o di commercio sia come elementi di tali marchi303. Sussiste un’imitazione dal
punto di vista araldico quando, nonostante la stilizzazione rispettivamente la modifica
dell’emblema di Stato protetto, il segno depositato presenta il carattere di una raffigurazione
dello stemma e sul mercato viene interpretato come un emblema di Stato. È pertanto
determinante stabilire se il segno in questione susciti l’impressione di un segno emblematico.
La legislazione svizzera in materia di protezione degli stemmi non vieta soltanto la
registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì semplicemente la registrazione di
«segni confondibili». In tale modo, indipendentemente dal carattere araldico, possono essere
evitati quegli artifici di cui gli imitatori potrebbero eventualmente avvalersi per modificare il
segno protetto in modo insignificante ma sufficiente per fare in modo che non sussista più
un’imitazione dal punto di vista araldico.
La modifica dell’emblema di Stato protetto o dei suoi elementi caratteristici può escludere il
rischio di confusione nel momento in cui il segno non è più associato all’emblema di Stato
protetto. Per i motivi utilizzati frequentemente negli stemmi, piccole differenze nella
rappresentazione sono sufficienti a escludere il rischio di confusione304.
Esempi di segni ammessi alla protezione:
- CH 585 008 (nessun rischio di confusione con la
bandiera nazionale austriaca)
- CH 598 185 (sufficiente modifica dell'aquila degli
stemmi tedesco e austriaco)
303 A condizione che le autorità competenti non ne abbiano autorizzato l'uso. 304 TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – aquila bicipite: «Il motivo dell'aquila bicipite figurante in entrambi i
segni è talmente diffuso, in particolare quale motivo negli stemmi, che già una differenza esigua nella
rappresentazione riduce il rischio di confusione» (traduzione).
• •THll 7th LORD STUDIOS.-w IT 1, FRLAHD
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
155
-
IR 994 062 (siccome il motivo del leone è
utilizzato frequentemente negli stemmi, non è
possibile assegnare in maniera univoca a uno
stemma questo elemento di segno. Inoltre vi è
nella fattispecie una modifica sufficiente del leone
figurante negli emblemi protetti degli stati federati
tedeschi Saarland e Renania-Palatinato, dello
stato federale austriaco Salisburghese e dello
stemma di Stato senegalese)
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
-
IR 1 026 289 (rischio di confusione con la
bandiera nazionale italiana)
- IR 1161192 (rischio di confusione con la bandiera
nazionale e lo stemma italiano)
Per la valutazione del rischio di confusione di un segno con un emblema di Stato protetto è
determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non
sono pertanto presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.
Diversamente dall’esame del carattere distintivo di un segno ai sensi dell’articolo 2 lettera a
LPM, in linea di massima la valutazione del rischio di confusione in questo contesto non si
basa sull’impressione d’insieme305. È irrilevante se l’elemento del marchio in questione ha
più o meno importanza rispetto ad altri. È sufficiente che esso sia presente e riconoscibile.
Lo stesso Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto che ulteriori elementi del segno
possono, in singoli casi, comportare un mutamento di significato306. Nella misura in cui il
mutamento è manifesto e la parte problematica del segno non è più riconoscibile in quanto
emblema di Stato protetto dalla legge, il divieto di registrazione non trova applicazione. Ciò
vale anche per i segni contenenti una croce combinata con altri elementi: se, in virtù della
combinazione di tutti gli elementi del segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero
un'aggiunta) e dunque non evoca associazioni di idee con la croce (svizzera), non sussiste
un rischio di confusione con quest'ultima.
305 DTF 80 I 58, consid. 2, altra opinione in: CRPI, sic! 2002, 855, consid. 3 seg. – SWISS ARMY
CHEESE (fig.); in merito alla situazione giuridica concordante nel campo d'applicazione della legge
sulla Croce Rossa cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
306 Cfr. DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) per la LPNE e DTF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
smcG
llAllAN ~Aml~U[H
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
156
Esempio di segno ammesso alla protezione senza limitazione della lista dei prodotti:
CH 685 544 (rivendicazione di colore: rosso
[valore CMYK: 15/100/100/0], bianco)
È soggetta al divieto di registrazione anche la riproduzione in bianco e nero di un emblema di
Stato a colori nella quale è possibile riconoscere l'emblema o un suo elemento essenziale.
Per l'esame del rischio di confusione con uno stemma protetto ai sensi dell'articolo 8 LPSt è
determinante verificare se una forma è percepita come stemma dai consumatori307. Anche il
divieto per i privati di registrare gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali come marchi
riguarda gli elementi essenziali dello stemma nella loro riproduzione caratteristica (come
l’orso appenzellese in posizione eretta, l’orso bernese che cammina o il leone rampante
turgoviese) in relazione con uno scudo, ma non il motivo in quanto tale (orso, leone)308.
Qualora l’elemento in questione di un segno non rimandi concretamente a uno stemma
pubblico o non sia più riconosciuto dai consumatori come stemma, si può escludere il rischio
di confusione e il segno può essere registrato come marchio.
7.2.3.2 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore
7.2.3.2.1 Stemma della Confederazione Svizzera
La caratterizzazione dello stemma della Confederazione Svizzera quale croce bianca in uno
scudo triangolare (artt. 2 e 1 LPSt), nonché il fatto che per il consumatore medio il nesso tra
la croce svizzera e i colori rosso e bianco è evidente, fanno in modo che una croce
raffigurata in altri colori o una croce bianca su uno sfondo di altri colori non possa essere
confusa con la croce svizzera309. Il rischio di confusione con la croce svizzera può pertanto
essere escluso tramite una rivendicazione di colore positiva (p.es. croce verde) o negativa
(«la croce contenuta nel marchio non è riprodotta né in bianco su sfondo rosso né in rosso
su sfondo bianco né in altri colori che possano indurre a confondere il marchio con la croce
svizzera o con il segno della Croce Rossa»)310. Una rivendicazione dei colori «bianco/nero»
non è in grado di escludere il rischio di confusione con lo stemma della Confederazione,
307 Poiché lo stemma della Confederazione e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo, ossia
una croce verticale bianca in campo rosso, per valutare la possibilità di confusione di questi due segni
occorre fare una distinzione ragionevole e chiara. Tale distinzione deve basarsi sullo scudo (cfr.
messaggio «Swissness», pagg. 7506 e 7512).
308 Anche in questo caso questa precisazione è necessaria perché gli elementi caratteristici degli
stemmi cantonali ricorrono anche nelle rispettive bandiere cantonali. Con questa soluzione si evita
una contraddizione con l’articolo 10 LPSt. Cfr. messaggio «Swissness», pag. 7512. 309 CRPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.
310 Questa formulazione esclude pertanto anche un rischio di confusione con il segno della Croce
Rossa; cfr. n. 7.3 pag. 156.
=plusherz
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
157
poiché si tratta di una rappresentazione usuale dello stemma svizzero quando tale stemma
non è rappresentato a colori311.
Una rivendicazione di colore positiva o negativa elimina altresì il rischio di indurre in errore in
ambito geografico ai sensi dell'articolo 2 lettera c LPM attribuibile a un elemento del segno
confondibile con la croce svizzera (cfr. n. 7.2.1.3, pag. 153).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(rivendicazione di colore: bianco, blu)
7.2.3.2.2 Emblemi di Stato esteri
Qualora l’emblema di Stato estero sia protetto solo in determinati colori, per le domande di
registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso
mediante una rivendicazione di colore positiva o negativa. Per le registrazioni internazionali
una rivendicazione di colore negativa è comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione
sull’ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio).
La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata in modo da poter escludere un
rischio di confusione con un emblema di Stato estero concreto. Una dichiarazione
sull’ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore
positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.
7.2.4 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti
L'Istituto gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici della Svizzera e dei segni pubblici
che gli sono stati comunicati da Stati esteri (art. 18 cpv. 1 LPSt e art. 3 OPSt). L'elenco è
pubblicato in forma elettronica (art. 18 cpv. 2 LPSt) ed è disponibile su
https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi.html.
7.3 Protezione della Croce Rossa
La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa
(legge sulla Croce Rossa, RS 232.22) vieta all'articolo 7 il deposito di marchi contrari a tale
legge. Ciò interessa il segno della Croce Rossa o le parole «Croce Rossa» o «Croce di
Ginevra» o un altro segno o un'altra parola che possano essere confusi con tale emblema (la
disposizione si applica sia ai marchi di prodotti sia ai marchi di servizi; in merito cfr. anche
l'art. 75 n. 3 LPM). Tali disposizioni si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna
rossa, del Leone e del Sole rossi su fondo bianco e al «Cristallo Rosso»312 nonché alle
espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo
aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso» (art. 12 della legge sulla Croce
311 Cfr. messaggio «Swissness», pag. 7512. 312 L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
158
Rossa). Secondo la giurisprudenza è protetta ogni croce rossa o mezzaluna rossa di
qualsiasi forma e colore su qualsiasi sfondo bianco313. Tali segni sono in stretta relazione
con determinati colori, pertanto il rischio di confusione (come nel caso della croce svizzera)
può essere evitato con una specifica rivendicazione di colore (cfr. n. 7.2.3.1, pag. 156). La
legge sulla Croce Rossa vieta l’uso dei segni protetti come elementi di un marchio,
essenzialmente senza considerare quale significato sia loro attribuito in combinazione con
ulteriori elementi del marchio e quali prodotti o servizi siano contrassegnati con il marchio314.
In merito all’esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al n. 7.2.3
pag. 154. Il divieto di registrazione non si applica ai segni contenenti altri elementi in
aggiunta alla croce nella misura in cui, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del
segno, la croce è riconoscibile come un «plus» (ovvero un'aggiunta) e dunque non evoca
associazioni di idee con una croce (rossa).
Esempio di segno ammesso alla protezione:
- CH 464 394, cl. 41, 42 (rivendicazione di colore: verde)
7.4 Organizzazioni internazionali
Gli emblemi di Stato (stemmi, bandiere, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia) dei
Paesi dell’Unione, conformemente all’articolo 6ter CUP sono protetti dalle imitazioni e non
possono essere né registrati né utilizzati allo scopo di contrassegnare, sia come marchi di
fabbrica o di commercio315 sia come elementi di detti marchi. La stessa protezione è
garantita agli emblemi (nomi, abbreviazioni, bandiere, stemmi, sigle) di organizzazioni
internazionali intergovernative (art. 6ter cpv. 1 lett. b CUP). L’articolo 6ter CUP è una
disposizione del diritto dei marchi volta a tutelare gli interessi pubblici. Lo scopo è quello di
proteggere emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative dall’utilizzo e
dallo sfruttamento della reputazione da parte di singoli.
In adempimento degli obblighi internazionali, la Svizzera ha emanato la legge federale
concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
e d’altre organizzazioni intergovernative (LPNE; RS 232.23). L’articolo 6 di tale normativa
313 DTF 134 III 406, consid. 3 e 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Mezzaluna Rossa (marchio
figurativo); cfr. anche DTF 140 III 251, consid. 5.3.1 riguardante la cancellazione del marchio CH 472
632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).
314 DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo).
315 Per gli Stati membri del TLT di Singapore è obbligatoria l'applicazione dell'art. 6ter CUP ai marchi di
servizi ai sensi dell'art. 16.
INTERNATIONAL GREEN CROSS
+ FOR HEALTH
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
159
vieta la registrazione di marchi che contengono nomi, abbreviazioni (sigle), stemmi, bandiere
e altri emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o segni con essi confondibili, che
sono stati comunicati alla Svizzera dall'OMPI e pubblicati (artt. 1, 2, 3 e 4 LPNE)316. L’Istituto
tiene una lista dei segni verbali e figurativi protetti delle organizzazioni intergovernative
(elenco delle abbreviazioni protette); la versione aggiornata è pubblicata sul sito Internet
dell’Istituto (www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi/abbreviazioni-protette.html).
È fatta eccezione al divieto della registrazione del marchio qualora nel caso di emblemi delle
Nazioni Unite, di organizzazioni speciali delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni
intergovernative il Segretario generale delle Nazioni Unite, rispettivamente l'Ufficio
competente, autorizzi espressamente la registrazione come marchio dell'emblema protetto.
L’articolo 6ter CUP per diversi aspetti garantisce alle organizzazioni internazionali
intergovernative una protezione nettamente minore rispetto alla LPNE317. In base a quanto
sancito esplicitamente dall’articolo 6ter capoverso 1 lettera c CUP, ad esempio, i Paesi
dell’Unione sono liberi di limitare il rifiuto della protezione ai casi in cui il pubblico è tratto in
inganno sull’esistenza di un nesso tra l’utente del segno e l’organizzazione. Inoltre la CUP
prevede solamente una protezione dalle imitazioni dal punto di vista araldico.
La LPNE, quale legge speciale, va oltre le disposizioni di cui all’articolo 6ter CUP e vieta l’uso
degli emblemi protetti anche nei marchi di servizi. La LPNE sancisce un divieto assoluto di
utilizzo; il divieto è applicato anche quando non sussiste il rischio di confusione318 a
prescindere dai prodotti e servizi per cui è stato depositato il segno319. La protezione
nazionale sulla base della LPNE è ancora più esaustiva: essa infatti non si limita alle
imitazioni dal punto di vista araldico, ma si estende a tutti i segni confondibili,
indipendentemente dal carattere araldico (art. 6 LPNE; in merito alle imitazioni dal punto di
vista araldico cfr. n. 7.2.3, pag. 154). Per valutare se sussiste o meno un segno confondibile
con un segno protetto è determinante unicamente l’elemento del segno in questione. Ulteriori
elementi del segno non vanno pertanto presi in considerazione per tale valutazione320.
Esempi di segni non ammessi alla protezione:
- IR 820 974, cl. 11 (la titolare è un'azienda privata
[DTF 135 III 648])
- IR 654 472, cl. 11, 12 (la titolare è un'azienda privata)
316 La pubblicazione nel Foglio Federale non è obbligatoria. L’IPI può decidere l’organo di
pubblicazione (art. 4 cpv. 3 LPNE). Per il momento la pubblicazione avviene ancora nel Foglio
Federale. 317 DTF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 seg. – Dee Cee style
(fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.). 318 TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.); DTF 105 II 135, consid. 2c – BIS. 319 DTF 135 III 648, consid. 2.5 seg. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA
SLIMS VS (fig.); in merito all'impressione d'insieme cfr. anche n. 3.2, pag. 98.
320 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND
SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
160
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titolare è un'azienda privata)
Costituiscono un’eccezione all’esclusione dalla protezione ai sensi della LPNE i casi in cui
una designazione protetta è utilizzata senza modifiche e presenta un altro significato proprio
– in particolare in forma di termine descrittivo o denominazione generica della lingua parlata
– che emerge in primo piano321 in ragione della disposizione concreta del segno322. Tuttavia
questa regolamentazione si applica soltanto qualora la designazione protetta non sia
evidenziata all'interno del segno mediante la rappresentazione grafica o una disposizione
separata323.
Esempi:
-
CH 633 334, cl. 3; in questo caso non emerge in
primo piano l’abbreviazione protetta
dell’«Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL)», bensì il significato autonomo del termine in
inglese «oil», tradotto in italiano con «olio»
-
UNO, DUE, TRE
Cl. 25; in questo caso non emerge in primo piano
l’abbreviazione protetta della «United Nations
Organisation (UNO)», bensì il significato autonomo
del numero in italiano «uno»
In linea di principio i segni pubblicati sono protetti da una riproduzione in qualsiasi colore324.
Qualora l’emblema di un’organizzazione internazionale nel singolo caso sia protetto solo in
un determinato colore, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il
segno protetto può essere escluso con una rivendicazione di colore positiva e per le
domande di registrazione nazionali e le registrazioni internazionali con una rivendicazione di
colore negativa. Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa è
comunicata all’OMPI tramite una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva
(in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve
essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o il segno della Croce Rossa
(cfr. n. 7.2.3.1, pag. 156). Una dichiarazione sull’ammissione alla protezione con riserva in
cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di
Madrid ed è pertanto irricevibile.
321 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA
SLIMS VS (fig.).
322 In questo contesto occorre fondarsi sull'impressione d'insieme del segno da esaminare. 323 Cfr. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.). 324 TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).
111111
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
161
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini
Diverse leggi federali sanciscono il divieto di utilizzare determinati termini in relazione a taluni
prodotti. Tali disposizioni hanno lo scopo di escludere rischi d’indurre in errore. Se i termini in
questione sono citati dalla legge, l’Istituto respinge i segni che li contengono o che ne sono
costituiti per violazione del diritto vigente ai sensi dell’articolo 2 lettera d LPM. Ad esempio,
l’articolo 10 capoverso 2 lettera g Oderr e l’articolo 29h capoverso 3 OCDerr prevedono il
divieto, in rapporto alle bevande alcoliche, di utilizzare indicazioni che in qualche modo si
riferiscono alla salute (ad es. «fortificante»). L'articolo 10 capoverso 2 lettera c Oderr vieta tra
l'altro le allusioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare
o guarire una malattia umana (p.es. «med», «pharm») e l'articolo 17 capoverso 3 Otab vieta
l'utilizzo sulle confezioni dei prodotti del tabacco di indicazioni che possano indurre a
pensare che un determinato prodotto a base di tabacco sia meno dannoso di altri (p.es.
«leggero», «mild»). L’uso di tali indicazioni induce in errore e rappresenta
contemporaneamente una violazione del diritto vigente. I relativi segni sono pertanto respinti
sulla base dell’articolo 2 lettera c nonché dell’articolo 2 lettera d LPM (cfr. anche n. 5.2,
pag. 147).
I trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera riguardanti la protezione delle indicazioni di
provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre indicazioni geografiche nonché
l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (TRIPS,
RS 0.632.20) prevedono una protezione per quelle indicazioni di provenienza che vi sono
elencate in modo esplicito, nonché per tutti i nomi geografici e i segni che rientrano nella
definizione del relativo accordo. Di conseguenza, il rifiuto di un segno che adempie a una
delle nozioni descritte negli accordi si basa in primo luogo sulla violazione del diritto
vigente325. In secondo luogo, trovano applicazione anche i motivi di rifiuto sanciti
dall’articolo 2 lettera c e, a seconda del segno, lettera a LPM (cfr. anche n. 8.8, pag. 183).
8. Indicazioni di provenienza
8.1 Nozione di indicazione di provenienza
L’articolo 47 capoverso 1 LPM definisce le indicazioni di provenienza come ogni riferimento
diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti
alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza, indipendentemente dalla
notorietà che l’indicazione geografica conferisce al prodotto designato326. Al fine di valutare
se le cerchie commerciali interessate percepiscono un nome o un segno geografico come
indicazione di provenienza, occorre considerare l’impressione d’insieme prodotta
dall’indicazione in questione nel caso concreto327. Il termine «indicazione di provenienza» è
325 TF, sic! 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; cfr. anche TF, sic! 2007, 274,
consid. 3.1 seg. – Champ. 326 DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); cfr. anche TF 4A_357/2015, consid. 4.2 –
INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK; TAF B-7407/2006, consid.
3.3 – TOSCANELLA. 327 Cfr. TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
162
dunque più limitativo rispetto alle espressioni «segno geografico» o «nome geografico» che
si riferiscono a tutte le designazioni con un contenuto geografico, indipendentemente dalla
loro qualificazione quali indicazioni di provenienza.
Come il marchio, anche l’indicazione di provenienza ha la funzione di distinguere determinati
prodotti o servizi da prodotti o servizi della stessa natura. In questo caso, tuttavia, la
distinzione non è fatta in funzione della provenienza aziendale. L’indicazione deve evocare
presso i destinatari una determinata provenienza geografica, che di massima non ha alcun
legame con un’azienda in particolare.
La protezione di un’indicazione geografica è automatica, non richiede pertanto alcuna
registrazione dell’indicazione geografica e per il suo uso non sono necessarie autorizzazioni
ufficiali328. L’articolo 47 seguenti LPM vieta l’uso di indicazioni di provenienza non pertinenti,
di designazioni che possono essere confuse con queste ultime nonché di indicazioni che
comportano un rischio d’inganno.
8.2 Indicazioni di provenienza come marchi
Le indicazioni di provenienza sono escluse dalla protezione come marchi in virtù dei motivi
assoluti di esclusione di cui all’articolo 2 LPM (cfr. n. 8.5, pag. 171 e n. 8.6, pag. 173). Fanno
eccezione i marchi geografici, ai quali non si applica l‘articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 10, pag.
186).
L’esame dell’ammissibilità alla registrazione come marchio si basa sulla regola d’esperienza,
per cui secondo l’esperienza di vita dell’acquirente, una denominazione geografica utilizzata
per contrassegnare prodotti generalmente evoca in lui l’idea che il prodotto designato
provenga dal Paese o dal luogo cui si riferisce l’indicazione329. Questa regola d’esperienza
vale anche per i servizi330. Tuttavia, il rapporto tra un servizio e il suo luogo d’origine, di
norma, non è stretto come quello tra un prodotto e il suo luogo di fabbricazione e in questo
contesto si applicano tavolta eccezioni alla regola d’esperienza diverse da quelle valide per i
prodotti (cfr. n. 8.4.5 segg., pag. 167). La regola d’esperienza trova altresì applicazione per i
segni composti da elementi geografici e non geografici331.
328 In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il
diritto agricolo cfr. n. 8.7.4, pag. 181.
329 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.);
TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO; TAF B-6503/2014,
consid. 3.4 e 4.3 – LUXOR.
330 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. 331 TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 –
SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. anche
TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008,
consid. 4.2 – AFRI-COLA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
163
8.3 Tipi di indicazioni di provenienza
8.3.1 Indicazioni di provenienza dirette
Le indicazioni di provenienza dirette sono riferimenti precisi alla provenienza geografica di un
prodotto o servizio come ad esempio i nomi di continenti, stati, Cantoni, regioni, città, località,
distretti o valli332.
8.3.2 Indicazioni di provenienza indirette
Le indicazioni di provenienza indirette sono segni che suscitano aspettative circa la
provenienza senza menzionare direttamente il territorio d’origine dei prodotti e dei servizi333.
Non rinviano a un determinato luogo o a un particolare territorio geografico in modo esplicito,
bensì tramite in particolare simboli334 linguistici o figurativi. Sono indicazioni di provenienza
indirette in particolare i nomi conosciuti e le raffigurazioni conosciute di montagne, laghi,
fiumi o monumenti di importanza nazionale o regionale335, nonché i simboli conosciuti di città
o i nomi e le raffigurazioni di famosi personaggi storici come ad esempio «Guglielmo Tell»,
«Generale Guisan» o «Uncle Sam»336.
In determinati casi i nomi di montagne, laghi e fiumi possono rappresentare indicazioni di
provenienza dirette, se i prodotti designati provengono effettivamente dalla montagna, dal
lago o dal fiume in questione (p.es. un’acqua minerale la cui sorgente si trova sul Cervino)337.
Esempi di indicazioni di provenienza indirette:
- Statua della libertà (la Statua della libertà è percepita come riferimento agli Stati Uniti)
8.3.3 Indicazioni di provenienza semplici
Sono considerate indicazioni di provenienza semplici i riferimenti alla provenienza geografica
di prodotti o servizi, senza che con tale riferimento venga associata una particolare qualità
dei prodotti o servizi con esso designati (art. 47 LPM). Il riferimento si limita a indicare che il
prodotto o servizio proviene da un determinato luogo.
Esempi:
- marmellata bernese
- pasta svizzera
332 Alla pari dei nomi delle località vi sono le derivazioni linguisticamente corrette, ad. es. l’aggettivo
(TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR). 333 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR. 334 In merito ai simboli nazionali cfr. anche l’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11 LPSt.
335 Cfr. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA. 336 CRPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM. 337 Qualora, nella fattispecie, sia appurato che un’indicazione geografica del tipo menzionato non sia
un’indicazione di provenienza diretta (in particolare per motivi di impossiblità oggettiva; cfr. n. 8.4.4,
pag. 165), occorre esaminare se si tratti di un’indicazione indiretta (in merito al nome di un parco
cittadino cfr. TAF B-1785/2014, consid. 6.1 e 6.2 – HYDE PARK).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
164
- abiti tedeschi
8.3.4 Indicazioni di provenienza qualificate
Si parla di indicazioni di provenienza qualificate, se la provenienza geografica determina
essenzialmente una particolare qualità, una particolare reputazione o altre caratteristiche
determinate di un prodotto, ossia se le condizioni geografiche (fattori naturali o umani) di un
Paese, di una regione o di un luogo influiscono in modo decisivo sulle caratteristiche dei
prodotti. A titolo di esempio, sono considerate indicazioni di provenienza qualificate
«Ginevra» per gli orologi, «Svizzera» per il cioccolato e per gli orologi, «Carrara» per il
marmo, «Alsazia» per il miele e «Creta» per l’olio d’oliva. Anche nel caso dei servizi la
provenienza geografica può essere essenzialmente legata a una particolare reputazione o
ad altre caratteristiche determinate.
Per questo tipo di indicazione di provenienza per i prodotti spesso si utilizzano i termini
indicazione geografica (protetta) e denominazione di origine (protetta/controllata). A
differenza delle nozioni del diritto sulle derrate alimentari, sull’agricoltura e sui vini, le nozioni
indicazione geografica e denominazione di origine non sono citate esplicitamente nella legge
sulla protezione dei marchi; esse, ciononostante, rientrano nella definizione di cui all’articolo
47 LPM338.
8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza
Ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LPM non sono indicazioni di provenienza i nomi o segni
geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza
dei prodotti o servizi339.
Non sono in particolare340 considerati indicazioni di provenienza i nomi e i segni geografici
che appartengono alle categorie riportate di seguito.
Se i nomi o i segni geografici sono utilizzati con altri elementi, possono essere ammesse
eccezioni in cui le indicazioni in questione non sono considerate indicazioni di provenienza in
ragione dell’impressione d’insieme suscitata dal segno341. Questo a condizione che i nomi e i
segni geografici in questione si trovino in un contesto evidentemente diverso, per cui non
vengano compresi come indicazioni di provenienza342.
338 In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il
diritto agricolo cfr. n. 8.7.4 pag. 181. 339 DTF 128 III 454, consid. 2.1 e 2.2 – YUKON. 340 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 –
HYDE PARK.
341 Cfr. TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-5480/2009, consid.
7.2 – Milanello (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint
germain paris 5e (fig.).
342 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 – INDIAN MOTORCYCLE; TF 4A 508/2008, consid. 4.2 – AFRI-
COLA; TAF B-2303/2007, consid. 2.3 e 5.4 seg. – Tahitian NONI (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
165
8.4.1 Indicazioni con duplice significato
Nomi e segni geografici possono avere altri significati nel linguaggio corrente343. Qualora il
secondo significato sia evidente e predominante in funzione dell’impressione d’insieme del
segno e dei prodotti e servizi designati344, il significato geografico non entra in
considerazione e il segno per questo motivo non può essere compreso quale indicazione di
provenienza.
Esempi:
- CH 575 706, cl. 9, 11, 35
- CH 571 586, cl. 16 e 41
- CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44
In questi esempi, in virtù degli elementi figurativi, i significati di uccello mitologico, edificio
sacro e spezia sono dominanti rispetto a quelli dei nomi geografici della capitale dell’Arizona,
di una città universitaria tedesca e di uno Stato sudamericano. Tuttavia, nel caso del marchio
verbale PHOENIX (IR 714 454) per i prodotti della classe 3 (saponi, profumeria, oli eterici,
prodotti per la cura del corpo e di bellezza, ecc.) non era riconoscibile un legame chiaro e
immediato con l’uccello mitologico, ragione per cui il contenuto geografico della designazione
ha prevalso; il marchio verbale PHOENIX è pertanto stato considerato un’indicazione di
provenienza diretta e respinto, perché può indurre in errore345.
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti
Per valutare se un nome geografico è conosciuto o sconosciuto è necessario esaminare il
caso specifico. I nomi di città, località, valli, regioni o Paesi che le cerchie interessate non
conoscono, sono considerati segni di fantasia e non possono essere intesi come indicazioni
di provenienza346. Più una località o una regione è isolata e poco conosciuta, minore è la
probabilità che venga riconosciuto il carattere geografico, e a maggior ragione il nome della
località o della regione sarà considerato un segno di fantasia347. La doppia funzione della
343 Se la valutazione avviene dal punto di vista di esperti vanno presi in considerazione eventuali
ulteriori accezioni specialistiche. 344 TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; DTF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B-
608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. già CRPI, sic! 1998,
475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.). 345 CRPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX. 346 DTF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO.
602. In merito all’applicazione dell’Accordo TRIPS o di un Trattato bilaterale cfr. n. 8.7.1, pag. 179. 347 DTF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.
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Parte 5 – Esame materiale di un marchio
166
nozione di dominio pubblico348 implica che resta da valutare un eventuale (futuro) bisogno di
disponibilità dal punto di vista della concorrenza349. Il grado di conoscenza è valutato in
funzione, tra gli altri, dei criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione,
importanza politica, economica (turismo, industria) e culturale350, reputazione particolare.
Esempi di nomi geografici sconosciuti:
- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10–12, 14, 16, 18, 20–28 e 32)351
- NYALA (CH 543 179; cl. 10, 25 e 28)
8.4.3 Segni simbolici
Sono considerati simbolici i segni che le cerchie interessate non considerano riferimenti alla
provenienza dei prodotti o dei servizi, nonostante il contenuto geografico conosciuto352 (p.es.
ALASKA per sigarette al mentolo o ETNA per becco Bunsen). Il campo d’applicazione di
questa categoria di eccezioni è limitato353. Sono ammessi alla protezione i segni il cui uso in
relazione a prodotti e/o servizi specifici in ragione del loro palese354 carattere simbolico non
può condurre ad un’associazione di idee con il Paese o la regione geografica in questione355.
Ciò presuppone che alludano in modo evidente ad altre caratteristiche, non geografiche, dei
prodotti o servizi356.
Esempi:
- MAGIC AFRICA (IR 967 030) per prodotti di profumeria della cl. 3
- COPACABANA (CH 402 682) simbolico, per prodotti legati a piscine delle cl. 1, 6, 11, 19,
20, 28
8.4.4 Impossibilità oggettiva
Se, secondo le cerchie interessate, è ovvio che un luogo o una regione non è il luogo di
fabbricazione o di origine delle materie di base e delle componenti usate, o il luogo di
provenienza dei servizi in questione357, il relativo nome o segno geografico non è
un’indicazione di provenienza anche se è conosciuto. In questo contesto, da un lato non
importa se può essere dimostrata l’esistenza del settore economico in tale luogo358 e,
348 Cfr. n. 4.2 seg., pag. 105 seg. 349 Cfr. n. 8.5.1 pag., 170.
350 Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA. 351 DTF 128 III 454 – YUKON. 352 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.); TAF B-
915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 353 DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM. 354 TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA. 355 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.2 – YUKON. 356 TAF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM; TAF B-
386/2008, consid. 7.4 – GB.
357 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. 358 DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
167
dall’altro, il semplice fatto che la provenienza da tale luogo appaia improbabile non è
sufficiente359.
Esempi:
- SAHARA per carta e cartone
- CERVINO per banane
8.4.5 Denominazioni di tipo
Le denominazioni di tipo che non fanno credere che il prodotto così designato provenga dal
luogo in questione, non sono considerate indicazioni di provenienza360.
Una denominazione di tipo può essere palesemente individuabile come tale tra gli altri
elementi di un marchio.
Esempio:
- CAMERA DA LETTO MODELLO VENEZIA
Una denominazione di tipo può altresì essere data, se il segno contiene il nome di
un’azienda conosciuta o di un marchio conosciuto ai destinatari in Svizzera per i prodotti
interessati (la conoscenza è o notoria all’Istituto o da dimostrare da parte del depositante) e
se i destinatari dei prodotti del settore in questione sono abituati a percepire nomi o segni
geografici come denominazioni di tipo.
Esempi:
- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14 (orologi e strumenti cronometrici)
Tuttavia, se il luogo in questione gode di una particolare reputazione per i prodotti designati,
la lista dei prodotti deve, eccezionalmente, essere limitata all’indicazione di provenienza
contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione genera presso i consumatori
aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.
8.4.6 Denominazioni generiche
Le indicazioni di provenienza che hanno perso il loro significato originale e che le cerchie
commerciali interessate non intendono più come riferimenti alla provenienza geografica dei
prodotti o servizi designati, ma come meri rinvii al genere, al tipo o alla proprietà dei prodotti
o servizi sono considerate denominazioni generiche. Di conseguenza, non sussiste più il
rischio che l’uso di tali indicazioni come marchio o elementi di un marchio induca i
consumatori in errore circa la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Sono, ad
esempio, denominazioni generiche WIENERLI per salsicce o EAU DE COLOGNE per
prodotti di profumeria.
359 TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM; TAF B-6503/2014, consid. 5 – LUXOR; TAF B-
6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.). 360 DTF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
168
Poiché le denominazioni generiche sono a libera disposizione e appartengono al dominio
pubblico, non possono essere registrate come marchi. La trasformazione di un’indicazione di
provenienza in una denominazione generica presuppone, tuttavia, che siano soddisfatte
alcune condizioni. La denominazione deve essere stata utilizzata per decenni come
denominazione generica e il prodotto contrassegnato non deve più poter essere messo in
relazione con il luogo di provenienza originale. In aggiunta, la trasformazione può essere
considerata compiuta solo se in tutte le cerchie commerciali interessate si è imposta
l’opinione univoca che l’indicazione in questione sia ormai esclusivamente una
denominazione generica361.
8.4.7 Provenienza aziendale
Non sono, tra gli altri, considerati indicazioni di provenienza i segni che il pubblico percepisce
esclusivamente362 come riferimenti a una determinata provenienza aziendale dei prodotti. Si
tratta di segni che non evocano nelle cerchie commerciali interessate aspettative relative alla
provenienza geografica363. Le particolarità che caratterizzano questo tipo di indicazione
escludono che le cerchie interessate possano avere associazioni di idee con il luogo
geografico in questione ai sensi di un rinvio alla provenienza geografica dei prodotti
designati. In particolare tale è il caso, quando il segno contiene (primo) un rinvio a una
«azienda» (in senso stretto o in senso lato) e (secondo) delle informazioni specifiche e
immediatamente riconoscibili concernenti il campo di attività dell’azienda, e (terzo) quando
quest’ultimo non ha palesemente alcun rapporto con la fabbricazione dei prodotti rivendicati.
Se per i destinatari un nome o segno geografico rinvia esclusivamente alla provenienza
aziendale, in linea di massima viene meno il rischio d’indurre in errore quanto alla
provenienza dei prodotti designati. Tuttavia, se il luogo in questione ha una particolare
reputazione per i prodotti designati, eccezionalmente, è necessario limitare la lista dei
prodotti all’indicazione di provenienza contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione
genera presso i consumatori aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.
Ciò vale anche se i consumatori sono consapevoli del riferimento a una determinata azienda.
Nel caso di orologi e cioccolato, ad esempio, è di massima necessaria una limitazione alla
provenienza svizzera, se il segno contiene un rinvio alla Svizzera.
Il criterio dell’indicazione di provenienza aziendale riguarda diversi settori (cfr. n. 8.4.11,
pag. 170: in merito a nomi di compagnie aeree; n. 8.4.12, pag. 170: in merito a nomi di
organizzazioni sportive).
8.4.8 Luogo di vendita (fiere e simili)
I rinvii geografici al luogo di vendita che si riallacciano specificamente al luogo dell’offerta
non sono considerati indicazioni di provenienza né per i prodotti né per i servizi.
361 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 2 – HOLIDAY PILS. 362 Non è sufficiente che il segno sia compreso sia come un rinvio a una provenienza geografica sia
come un rinvio a una provenienza aziendale (TAF B-3259/2007, consid. 11 – OERLIKON). 363 CRPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
169
Esempi:
- CH 615 653, cl. 12, 42364
- CH 669 700, cl. 25, 35, 39
8.4.9 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto
I segni depositati per giornali, trasmissioni radiofoniche o televisive oppure per altri mezzi di
(tele)comunicazione che contengono nomi geografici non sono indicazioni di provenienza, se
la denominazione geografica rinvia al titolo, al tema o al contenuto dei prodotti o servizi. Tale
principio vale in particolare per prodotti editoriali come le musicassette, CD registrati e
videofilm (cl. 9), nonché giornali, riviste, fotografie e libri (cl. 16). Non vale invece per
cassette, supporti di registrazione, prodotti di tipografia e stampati, eccetera.
Esempi:
- CH 595 560: ammesso senza limitazione per prodotti
editoriali.
- CH 504 253: ammesso senza limitazione per
fotografie365.
8.4.10 Indicazioni geografiche nella gastronomia
In relazione a derrate alimentari e bevande, le indicazioni geografiche non sono di norma
comprese come indicazioni di provenienza se rinviano palesemente a un determinato tipo di
pietanza o bevanda. Nell’ambito dei servizi nel settore gastronomico (cl. 43), i nomi e segni
geografici non sono indicazioni di provenienza se rinviano in maniera evidente a un aspetto
che non sia la provenienza del servizio offerto, ad esempio alla decorazione di un locale o al
tipo di cucina o ristorazione servita.
364 In questo esempio l’elemento «Auktion» rinvia specificamente al luogo dell’offerta; in merito al
valutazione del dominio di primo livello nazionale cfr. n. 4.4.7, pag. 119. 365 CRPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).
O'o --- desisne, outlet Landquart
RSI Radiotelevisione svizzera
Nidwaldner Wochenblatt
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
170
Esempio:
- ABC PIZZA HAWAII: questo segno è ammesso senza limitazione della lista dei prodotti,
poiché «Pizza Hawaii» si riferisce a un determinato piatto.
- ABC Swiss Chalet: questo segno è ammesso per i servizi di ristorazione (cl. 43) senza
limitazione della lista dei servizi poiché «Swiss Chalet» rinvia soltanto alla decorazione
del locale.
8.4.11 Nomi di compagnie aeree
Nei segni che rinviano palesemente a una compagnia aerea, i nomi e segni geografici non
sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò non vale se il luogo in questione ha
una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.7, pag. 168).
Esempio:
- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): per birre (cl. 32) la designazione KÖLN
vale come indicazione di provenienza, dal momento che la città gode di una reputazione
particolare per quel che riguarda questi prodotti. Per tutti gli altri prodotti prevale il rinvio
alla provenienza aziendale. Quanto ai servizi, l’indicazione suscita invece aspettative
circa la provenienza; devono quindi essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 49
LPM.
8.4.12 Nomi di organizzazioni sportive e culturali
Un’indicazione che contiene un nome o un segno geografico, non è in genere considerata
un’indicazione di provenienza per i prodotti se è chiaramente percepita come riferimento a
un’associazione sportiva o a un’organizzazione culturale. Ciò non vale se il luogo in
questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.7, pag. 168).
- CH 621 086: ammesso senza limitazione per le classi
14, 16, 18, 21, 24 - 25, 28, 35, 41
- CH 513 168; ammesso senza limitazioni in particolare
per la classe 25
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
171
8.4.13 Nomi di manifestazioni sportive e culturali
Se l’indicazione si riferisce palesemente a una manifestazione sportiva o culturale, i nomi e i
segni geografici ivi contenuti non sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò
non vale se il luogo in questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (in
merito alla reputazione particolare cfr. n. 8.4.7, pag. 168).
Esempio:
- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (cl. 1–33): per prodotti della cl. 9 (apparecchi
elettronici) e della cl. 12 (veicoli) JAPAN vale come indicazione di provenienza, vista la
reputazione particolare di cui gode il Giappone per questi prodotti
8.4.14 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco
I rinvii geografici depositati in relazione a prodotti a base di tabacco sono di norma
considerati indicazioni di provenienza. Non sono invece indicazioni di provenienza i segni
che, in ragione dell’impressione d’insieme, sono percepiti come riferimento a una miscela
particolare di tabacco (p.es. AMERICAN BLEND).
8.4.15 Servizi di viaggio
Nei segni depositati per servizi di viaggio i nomi e segni geografici non sono di norma
considerati indicazioni di provenienza, bensì riferimenti alla destinazione.
Esempi:
- CH 637 536, cl. 39 e 43
- CH 438 869, cl. 39 (organizzazione di viaggi)
8.5 Dominio pubblico
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette
Le indicazioni di provenienza dirette (semplici o qualificate, cfr. n. 8.3.1, pag. 163) descrivono
la provenienza geografica del prodotto in modo univoco e appartengono pertanto al dominio
AfRi(AN
l~! SAFARi TOVRS TRAVEL • VACATION
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
172
pubblico366. Ciò non vale soltanto per le denominazioni geografiche che le cerchie
commerciali determinanti possono correntemente associare al gruppo di prodotti interessato,
bensì anche per quelle che in futuro potrebbero essere utilizzate come indicazioni di
provenienza dalle aziende interessate367. Poiché i destinatari interessati non percepiscono
queste indicazioni come un riferimento alla provenienza aziendale determinata ai sensi della
funzione di provenienza dei marchi, manca loro pertanto il carattere distintivo concreto368.
Inoltre, le indicazioni di provenienza dirette sono soggette al bisogno di disponibilità, poiché
ogni concorrente deve poter fare riferimento alla provenienza dei suoi prodotti o servizi. Per
valutare il bisogno di disponibilità, oltre alle circostanze concrete, occorre esaminare se – in
considerazione dell’evoluzione economica – la designazione geografica possa essere
utilizzata in futuro come indicazione di provenienza per i prodotti e servizi in questione369. Le
indicazioni di provenienza sono pertanto soggette al bisogno di disponibilità fintanto che non
è possibile escludere che altri produttori od offerenti si stabiliscano nel territorio in
questione370.
Per valutare il bisogno di disponibilità occorre considerare anche i criteri seguenti: numero
degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria),
eccetera. Tenuto conto della doppia funzione della nozione di dominio pubblico, un nome o
un segno geografico che, al momento dell’esame, risulta sconosciuto ai destinatari, può non
essere ammesso alla registrazione come marchio in ragione di un (futuro) bisogno di
disponibilità dal punto di vista dei concorrenti.
Se un’indicazione di provenienza estera è iscritta nel registro del Paese di origine per gli
stessi prodotti o servizi, non è soggetta al bisogno di disponibilità (neppure) in Svizzera371. La
stessa prassi vale per le registrazioni effettuate dall’EUIPO372. Tuttavia, la registrazione
estera del marchio non fornisce indicazioni circa il carattere distintivo del segno in Svizzera.
Per la valutazione di questo aspetto è decisiva la situazione in Svizzera373 (cfr. n. 4.3,
pag. 107). Di conseguenza, una registrazione all’estero non consente di giungere ad alcuna
conclusione in merito all’esistenza del carattere distintivo in Svizzera374.
366 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE
(fig.)/TGMESSE (fig.). 367 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson; DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 368 In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr. n. 3.2, pag. 98. 369 Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON. 370 TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson. 371 Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson; la prassi risale a DTF 117 II 327 segg. –
MONTPARNASSE. Secondo la prassi dell’Istituto la registrazione estera non può essere considerata
se riguarda un marchio combinato (parere diverso in TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson). 372 TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN. 373 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.
374 La questione del bisogno di disponibilità è rilevante solo se l’indicazione di provenienza estera è
dotata di carattere distintivo in Svizzera.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
173
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette
Contrariamente alle indicazioni di provenienza dirette, quelle indirette non appartengono di
principio al dominio pubblico375. Fanno eccezione a questa regola, e appartengono quindi al
dominio pubblico, i segni figurativi enumerati di seguito, nella misura in cui sono solitamente
utlizzati quali indicazioni di provenienza e che non presentano, nel caso concreto, una
rappresentazione grafica inusuale376: la croce svizzera e la bandiera svizzera, le bandiere di
Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché gli stemmi pubblici esteri377. A prescindere
dall’appartenenza al dominio pubblico occorre tuttavia sempre verificare anche i motivi di
esclusione di cui all’articolo 2 lettere c378 e d LPM.
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette
Per principio i segni appartenenti al dominio pubblico possono imporsi come marchi nel
commercio (cfr. in merito le spiegazioni generali al n. 11, pag. 189). Alla luce di un bisogno di
disponibilità futuro, tuttavia, le indicazioni di provenienza dirette sono di regola considerate
indispensabili e pertanto soggette ad un bisogno assoluto di disponibilità. È quindi
essenzialmente escluso che si impongano come marchi nel commercio.
Eventuali eccezioni al bisogno assoluto di disponibilità sono in particolare possibili se
esistono motivazioni concrete che negano il carattere dell’indispensabilità, o, nel caso di
indicazioni di provenienza estere, se il segno è registrato come marchio per prodotti o servizi
identici nel relativo Paese379.
8.6 Inganno circa la provenienza geografica
8.6.1 Principio
Induce in errore qualsiasi segno il cui significato suscita aspettative errate circa il tipo o la
proprietà dei prodotti e/o servizi contrassegnati380. Secondo l’esperienza di vita,
un’indicazione geografica utilizzata come marchio o elemento di marchio generalmente
evoca, presso l’acquirente, l’idea che i prodotti e i servizi designati provengano dal Paese o
dal luogo cui si riferisce l’indicazione (per i dettagli in merito a questa regola d’esperienza cfr.
n. 8.2, pag. 162). Inducono pertanto in errore i segni che contengono o consistono in nomi e
375 TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL
PERSONALITY. 376 Cfr. le considerazioni generali in merito ai marchi figurativi, n. 4.7, pag. 129. 377 In merito a tutti i segni nazionali ed esteri citati restano riservate le proibizioni prescritte nella LPSt;
cfr. n. 7.2, pag. 150).
378 TAF B-2925/2014, consid. 3.3 – Cortina (fig.). 379 DTF 117 II 327, consid. 2b – MONTPARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 –
GERRESHEIMER. 380 Cfr. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA; DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.);
CRPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. In merito alla valutazione dell’impressione d’insieme cfr.
n. 3.2, pag. 98.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
174
segni geografici, anche se si tratta di elementi d’importanza subordinata381, e che suscitano
nei destinatari l’aspettativa che i prodotti e/o servizi designati provengano dal Paese o dal
luogo cui si riferisce l’indicazione, benché ciò non sia vero382. In presenza di combinazioni
con altri elementi occorre esaminare se, nell’impressione d’insieme, questi conferiscono un
significato al segno tale da escluderne la percezione come indicazione di provenienza in
relazione con i prodotti e servizi in questione383 (cfr. n. 8.4, pag. 164). È determinante che il
segno conduca i destinatari ad un’associazione di idee con una determinata regione o un
determinato luogo e pertanto suscita almeno indirettamente l’idea di un’indicazione di
provenienza384. Anche una denominazione geografica mutilata o modificata può evocare
aspettative legate alla provenienza e dunque risultare ingannevole385. Questo capita quando
il suo significato geografico rimane riconoscibile nonostante la modificazione linguistica e
vale anche qualora la denominazione sia ammessa alla protezione ai sensi dell’articolo 2
lettera a LPM (cfr. n. 3.2, pag. 99).
Il divieto d’indurre in errore386 concernente le indicazioni di provenienza ha lo scopo di evitare
che il pubblico sia indotto in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi designati con
il marchio387, e questo indipendentemente da una reputazione particolare conferita al
prodotto dalla provenienza geografica388. Durante la procedura di registrazione del marchio è
dunque indispensabile garantire che l’indicazione corrisponda alla verità389. Per questo
motivo la regola secondo cui nell’esame dei motivi assoluti di esclusione si registrano i casi
limite si applica unicamente per la valutazione dell’appartenenza al dominio pubblico ai sensi
dell’articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 3.7, pag. 102) e non per l’attuazione del divieto d’indurre
in errore ai sensi dell’articolo 2 lettera c LPM.
Secondo la prassi costante dell’Istituto, confermata dal Tribunale federale390, i segni che
contengono o consistono in un’indicazione di provenienza sono ammessi alla protezione
come marchi in applicazione dell’articolo 47 in combinato disposto con l’articolo 2 lettera c
381 TF, FDBM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE
LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).
382 Cfr. DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ; TAF B-
6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.). 383 Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 384 DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); TAF B-5451/2013, consid. 3.3 – FIRENZA.
385 TAF B-5451/2013, consid. 4.3 – FIRENZA; cfr. anche TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA
e TAF B-4710/2014, consid. 4.5 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.). 386 TF 4A_357/2015, consid. 4.5 e 4.5.2 – INDIAN MOTORCYCLE ; non è necessario che i destinatari
siano effettivamente indotti in errore: DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.). 387 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); TF, FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.
388 DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF
B-1223/2010, consid. 2.2 – TOURBILLON (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.). 389 DTF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.). 390 DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.); cfr.
anche TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 –
bticino (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
175
LPM, solo se ogni rischio d’indurre in errore è eliminato limitando la lista dei prodotti391 (per i
dettagli cfr. n. 8.6.6, pag. 178). In altri termini, in contrasto con quanto previsto dalle regole
generali sui segni che inducono in errore (cfr. n. 5.1 seg., pag. 146), affinché il segno sia
ammesso alla protezione non basta che l’indicazione di provenienza possa essere utilizzata
correttamente. Il requisito della limitazione ha un effetto preventivo e riduce di fatto il rischio
d’indurre in errore; consente inoltre di limitare il campo di protezione (che secondo l’art. 11
cpv. 1 LPM si estende unicamente ai prodotti di una determinata provenienza, facendo sì
che l’uso in relazione con prodotti di provenienza diversa non rappresenti un uso
perpetuante la tutela del diritto al marchio secondo l’art. 12 cpv. 1 LPM)392. Un allentamento
della prassi sarebbe contrario agli impegni nazionali e internazionali della Svizzera
(nell’ambito dell’Accordo TRIPS e dei trattati internazionali). Una limitazione alla provenienza
geografica è richiesta anche per i servizi393 (cfr. altresì n.8.6.6, pag. 178).
8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio
acquisito («secondary meaning»)
In linea di massima, anche se un’indicazione geografica è utilizzata durevolmente, il rischio
d’indurre in errore non è eliminato394. In via eccezionale, tuttavia, dopo un uso continuo, le
indicazioni geografiche ingannevoli possono acquisire un secondo significato proprio
(«secondary meaning»)395. Ciò è ammesso unicamente se il depositante rende verosimile in
primo luogo che l’indicazione inizialmente ingannevole ha acquisito effettivamente un
secondo significato proprio e, in secondo luogo, che nella percezione delle cerchie
interessate, in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati, questo secondo significato sia
predominante al punto da escludere il rischio d’indurre in errore sulla provenienza geografica
nel caso concreto396.
Non si tratta qui di dimostrare che un segno si è imposto come marchio nel commercio,
poiché qui non è predominante l’acquisito carattere distintivo rispettivamente il riferimento
alla provenienza aziendale, bensì la trasformazione del significato in quanto indicazione di
provenienza che ha perso il significato originario e ne ha acquisito uno nuovo
391 Il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 48a - 48d LPM nel caso concreto non è verificato
dall’Istituto nel quadro della procedura di registrazione del marchio. 392 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 393 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness» del 2 settembre
2015, pag. 20
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es
plicativo_IT.pdf). La limitazione è motivata tra l’altro dal fatto che la verifica del rispetto delle condizioni
cumulative di cui all’art. 49 LPM andrebbe oltre l’ambito della procedura di registrazione del marchio;
la limitazione è proporzionale e consente di applicare per analogia le considerazioni formulate per i
prodotti nella decisione TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE. 394 TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR. 395 Cfr. TF, FDBM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISO 49ERS; DTF 89 I 290, consid. 6 – Dorset /
La Guardia (con riferimento al marchio di sigarette imposto PARISIENNE); TAF B-915/2009, consid.
3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. 396 Cfr. anche DTF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
176
indipendente397. Il depositante può stabilire la verosomiglianza producendo segnatamente
documenti che dimostrino l’uso del segno, sempreché forniscano indicazioni concrete in
merito alla perdita del significato geografico. In alternativa il depositante può svolgere
un’indagine demoscopica.
8.6.3 Correttivi
In un marchio, i correttivi permettono di eliminare la presenza di più significati geografici o di
contenuto. Nella valutazione dell’ammissibilità di un correttivo sono decisive, sotto il profilo
materiale, la forza espressiva del suo contenuto e, sotto il profilo formale, la sua grandezza,
forma e disposizione, ossia la sua riconoscibilità nel marchio.
Un correttivo deve corrispondere alla realtà. Affinché sia ammesso un correttivo, entrambe le
indicazioni di provenienza devono essere note alle cerchie commerciali interessate. I
correttivi che non corrispondono alla realtà come ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sono
palesemente ingannevoli e pertanto inammissibili. Un correttivo può consistere anche in
elementi figurativi.
Esempio:
- ABC CAMBRIDGE (cl. 25 [indumenti]. Esistono luoghi chiamati Cambridge in Gran
Bretagna e negli Stati Uniti. L’Istituto registrerebbe il segno per prodotti di provenienza
statunitense se fosse aggiunto un correttivo geografico (p.es. «made in USA»). Senza
correttivo, i prodotti per cui il marchio è stato depositato sarebbero limitati a una
provenienza britannica, poiché le cerchie interessate in Svizzera conoscono l’indicazione
di provenienza «Cambridge» in primo luogo come nome della città inglese).
8.6.4 Aggiunte delocalizzanti
Le cosiddette aggiunte delocalizzanti come «tipo», «genere», «secondo la ricetta», «specie»,
«metodo», «stile» e «maniera», spesso utilizzate insieme alle indicazioni geografiche, non
escludono il rischio d’indurre in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi in
questione (art. 47 cpv. 3bis LPM). Queste aggiunte non sono atte ad eliminare le aspettative
dei destinatari in merito alla provenienza geografica dei prodotti così contrassegnati398.
Spesso sono, al contrario, utilizzate per avvicinare tali prodotti a quelli che provengono
effettivamente dal luogo in questione per approfittare della loro reputazione. L’Istituto
ammette i segni che includono un’aggiunta delocalizzante solo se la lista dei prodotti è
limitata alla provenienza che corrisponde al nome o segno geografico utilizzato. A titolo di
esempio, il segno ABC Swiss Style sarebbe ammesso alla protezione solo se la lista dei
prodotti fosse limitata a prodotti di provenienza svizzera.
397 Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR. 398 TF, FDBM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
177
8.6.5 Denominazioni geografiche concernenti la ricerca, il design o altre attività
specifiche
Se, nell’impressione d’insieme suscitata dal segno, una denominazione geografica si
riferisce chiaramente solo ad un’attività specifica in relazione al prodotto (p.es. ricerca,
design, controllo, imballaggio; cfr. art. 47 cpv. 3ter LPM), non genera aspettative in merito alla
provenienza geografica del prodotto in sé, ma in merito alla provenienza della relativa
attività. Affinché nell’impressione d’insieme suscitata dal segno la denominazione sia
compresa quale semplice rinvio alla provenienza di una tappa di produzione, la
rappresentazione grafica deve essere tale da escludere che la denominazione sia compresa
come un’indicazione di provenienza dei prodotti. Vanno considerate l’impressione visivaed
eventuali rivendicazioni di colore. A titolo d’esempio, per le indicazioni quali «design
svizzero» per delle scarpe oppure «affumicato in Austria» per del salmone non è necessario
limitare la provenienza dei prodotti, bensì basta limitare la provenienza all’attività specifica
(«scarpe di cui le attività di design si sono svolte integralmente in Svizzera» o «salmone di
cui l’affumicatura si è svolta interamente in Austria») .
Esempi di segni ammessi alla protezione con limitazione della provenienza a un’attività
specifica:
- (Rivendicazione di colore: nero, bianco. «Prodotti di cui le
attività di design si sono svolte integralmente in Svizzera»)
In assenza di un riferimento chiaro ed esclusivo ad un’attività specifica i prodotti devono
essere limitati alla corrispondente provenienza.
Esempi di segni che sono ammessi alla protezione solo con limitazione della provenienza
svizzera:
- CH 513 768 (l’ «innovazione» non è un’attività specifica)
-
CH 519 511 (la «tecnologia» non è un’attività specifica
e, in ragione della grafica diversa, «Swiss» non è
chiaramente riferito a «Tec»)
KUHN RIKON SWISS DESIGN
" SWISS,,, INNOVATION
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
178
- SWISS DESIGN by
NOVAVRA
Trattandosi di un marchio verbale, gli elementi «SWISS»
e «DESIGN» sono protetti anche in colori differenti l’uno
dall’altro; «Swiss» non è quindi chiaramente riferito a
«DESIGN»
8.6.6 Prassi in materia di limitazione
Se un segno contiene un riferimento alla provenienza geografica, la sua registrazione come
marchio è ammessa solo per i prodotti e servizi per cui il riferimento corrisponde alla realtà;
pertanto la lista dei prodotti e servizi deve essere limitata sulla base delle aspettative dei
consumatori in modo da escludere che possano essere indotti in errore (cfr. n. 8.6.1, pag.
173). Si distinguono i casi seguenti:
- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere (cfr. n. 8.3.3, pag. 163) la
lista dei prodotti è limitata al Paese di provenienza in questione399.
- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere la lista dei servizi è altresì
limitata al Paese in questione (cfr. art. 47 cpv. 4 LPM).
- Per le indicazioni di provenienza qualificate svizzere ed estere (cfr. n. 8.3.4, pag. 164) la
lista dei prodotti e servizi è limitata all’indicazione in questione di per sé (luogo, regione,
Paese). In questi casi il prodotto o il servizio presenta una determinata qualità, una
reputazione particolare o altre caratteristiche specifiche riconducibili essenzialmente alla
provenienza geografica. Vanno citate, in particolare, le categorie di prodotti seguenti:
- I prodotti della terra come la frutta, la verdura, il vino e gli alcolici400 e determinati
latticini.
- I prodotti industriali (godono p.es. di una reputazione particolare o viene loro attribuita
una qualità specifica: SAN GALLO per prodotti ricamati, GINEVRA per orologi o
HEREND per porcellana).
- I servizi (godono p.es. di una reputazione particolare: GINEVRA per fabbricazione su
misura di orologi o DAVOS per servizi medici di uno stabilimento per la cura di
malattie polmonari).
- Le acque minerali che provengono da una determinata sorgente. Se un segno
comprende l’indicazione della sorgente (sorgente, fonte e simili) la lista dei prodotti
deve essere limitata alla sorgente corrispondente. Esempio: nel caso del segno
RHEINFELDER CRISTALIN-THERME la lista dei prodotti deve essere limitata
all’acqua minerale proveniente dalla sorgente di Cristalin a Rheinfelden.
399 DTF 132 III 770, consid. 2.3 in combinazione con consid. 4 – COLORADO (fig.); DTF 117 II 327,
consid. 2 – MONTPARNASSE.
400 In merito al rischio d'indurre in errore nel caso di vini e alcolici e all’eventuale limitazione della lista
dei prodotti cfr. n. 8.8, pag. 182.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
179
- Per le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette
(IGP) secondo il diritto agricolo (cfr. n. 8.7.4, pag. 182) e secondo l’articolo 50a LPM la
provenienza è limitata alla regione geografica definita nell’elenco degli obblighi delle
denominazioni protette. Di conseguenza, la protezione è limitata alla relativa DOP o
IGP401.
Esempio:
CH 501 173, cl. 29: latticini, segnatamente formaggio con la
denominazione di origine protetta «Sbrinz».
- Una limitazione alla denominazione protetta è inoltre necessaria se esistono obblighi
derivanti da trattati internazionali (cfr. in merito all’accordo settoriale con la Comunità
europea e i trattati bilaterali n. 8.7.1, pag. 180).
- Se un segno contiene un riferimento a una regione transfrontaliera, la limitazione
deve, in linea di massima, riferirsi allo spazio interessato (regione), a condizione,
tuttavia, che la regione sia definita con sufficiente precisione. Una limitazione più
stretta è necessaria se uno dei Paesi della regione in questione gode di una
reputazione particolare per i prodotti rivendicati.
Esempio:
IR 714 593, cl. 32: bevande contenenti acqua gassata e succo
di mela; tutti i prodotti citati della regione del lago di Costanza.
8.6.7 Denominazioni contradditorie
Anche l’uso di due indicazioni contraddittorie (p.es. ABC CINESE SVIZZERO) è considerata
un’aggiunta delocalizzante (cfr. n. 8.6.4 pag. 176). In questo caso non è possibile limitare la
lista dei prodotti in modo da eliminare qualsiasi rischio d’indurre in errore. Il segno è pertanto
escluso dalla protezione come marchio.
401 Osservazione: l’art. 16 cpv. 6, primo periodo LAgr prevede che «Chi utilizza nomi di una
denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello
stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al
capoverso 2 lettera b». Per questo motivo le domande di registrazione di marchi che contengono
indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione corrispondente come DOP/IGP presso
l’UFAG sono sospese fino alla decisione definitiva relativa alla registrazione della DOP/IGP. In questo
modo l’Istituto garantisce che il marchio depositato soddisfi le condizioni per la sua registrazione in
conformità, all’occorrenza, con le disposizioni della legge sull’agricoltura e con le condizioni di cui
all’art. 2 lett. c e d LPM.
- Sb,.,nz ---~.... ......~--
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
180
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)
Si rimanda alle considerazioni generali al n. 7.1, pag. 150. Per le indicazioni di provenienza
nel quadro dell’esame dei marchi, si applicano regole particolari, poiché occorre tenere conto
sia degli impegni presi dalla Svizzera nell’ambito dei trattati internazionali sia delle
disposizioni del diritto sull’agricoltura.
8.7.1 Trattati bilaterali
In sede d’esame sono considerati in particolare i seguenti trattati bilaterali:
- I Trattati per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine
e di altre denominazioni geografiche tra la Confederazione Svizzera e la Germania, la
Francia, la Spagna, il Portogallo, l’Ungheria, la Cecoslovacchia402, la Federazione Russa
e la Giamaica403.
- L’Accordo settoriale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), in particolare il suo
allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, il suo allegato 8 concernente il
riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande
spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino e il suo allegato 12 relativo alla
protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei
prodotti agricoli e alimentari404.
Sia l’Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, sia i trattati
conclusi bilateralmente con i singoli stati comprendono liste delle denominazioni geografiche
protette405. In Svizzera questi nomi sono considerati indicazioni di provenienza
indipendentemente dal fatto che i destinatari li conoscano o meno; vale il principio del Paese
d’origine. Di conseguenza, un’indicazione di provenienza ai sensi degli accordi internazionali
succitati non può essere protetta come marchio se viene utilizzata isolatamente. Se è
utilizzata in una combinazione con carattere distintivo, in linea di principio può essere
registrata solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza corrispondente (in conformità
con la denominazione protetta secondo il relativo accordo); cfr. di seguito n. 8.8.2.1,
pag. 184.
402 Il trattato con la Cecoslovacchia è stato ripreso dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia. 403 Cfr.: Germania (RS 0.232.111.191.36), Francia (RS 0.232.111.193.49), Spagna
(RS 0.232.111.193.32), Portogallo (RS 0.232.111.196.54), Ungheria (RS 0.232.111.194.18),
Cecoslovacchia (RS 0.232.111.197.41), Federazione Russa (RS 0.232.111.196.65) e Giamaica
(RS 0.232.111.194.58).
404 Dal 1°dicembre 2011, le DOP e IGP elencate nell’appendice 1 dell’allegato 12 sono protette in
Svizzera. 405 I trattati bilaterali conclusi con i singoli stati proteggono le denominazioni e i nomi in questione
anche da un uso in una forma modificata, qualora sussista pericolo di confusione, nel commercio,
malgrado la modifica (cfr. il rispettivo art. 4 cpv. 2 dei trattati).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
181
8.7.2 Accordo TRIPS
L’Accordo TRIPS enuncia i requisiti minimi; gli Stati membri sono liberi di prevedere una
protezione aggiuntiva per le indicazioni geografiche di provenienza406.
Secondo l’articolo 22 capoverso 3 TRIPS ognuno dei membri si impegna a «rifiuta[re] o
dichiara[re] nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una
parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione
geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione
del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico
sull’effettivo luogo d’origine». Questa protezione riguarda le indicazioni di provenienza
qualificate (cfr. art. 22 cpv. 1 TRIPS)407.
Le indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici beneficiano inoltre della protezione
aggiuntiva conferita dall’articolo 23 capoverso 2 TRIPS, che prevede che le indicazioni
geografiche ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 TRIPS siano protette indipendentemente
dall’esistenza di un rischio di inganno. È pertanto irrilevante se l’indicazione geografica in
questione è conosciuta al destinatario medio in Svizzera408. La disposizione dell’articolo 23
capoverso 2 TRIPS si fonda sul principio del Paese d’origine, non su quello del Paese che
conferisce la protezione. La decisione relativa all’ammissione dell’indicazione è presa in
funzione della protezione conferita nel Paese d’origine.
L’articolo 23 capoverso 2 TRIPS è direttamente applicabile in Svizzera per la sua
formulazione concreta.
8.7.3 Convenzione di Stresa
Le denominazioni d’origine elencate nell’allegato A della Convenzione internazionale su l’uso
delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi del 1° giugno/18 luglio 1951
(Convenzione di Stresa; RS 0.817.142.1) possono essere registrate come elementi di un
marchio solo per i formaggi che provengono dalla regione designata (Roquefort, Pecorino
Romano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano) (cfr. art. 3 della Convenzione). Nel frattempo
tali denominazioni sono state registrate nell’Unione europea come denominazioni d’origine
protette. La lista dei prodotti è limitata di conseguenza.
Le denominazioni elencate nell’allegato B (p.es. Camembert, Saint-Paulin) sono attribuite
alla parte contraente che le ha utilizzate per prima e che si è dotata di una regolamentazione
ufficiale delle caratteristiche del rispettivo formaggio. Possono tuttavia essere utilizzate
anche per designare formaggi prodotti sul territorio di un’altra parte contraente a condizione
che siano soddisfatti i criteri definiti dal Paese contraente designato nell’allegato B. Tali
denominazioni possono essere registrate come elementi di un marchio. La lista dei prodotti è
tuttavia limitata al Paese d’origine secondo la convenzione (p.es. BRIE NATIONAL:
limitazione ai formaggi di provenienza francese). Se, per converso, il marchio contiene un
406 TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK. 407 Cfr. TF 4A_674/2010, consid. 3.2 segg. – ZACAPA. 408 TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
182
riferimento al Paese di fabbricazione, la lista è limitata a quest’ultimo (p.es. BRIE ETOILE
SUISSE: limitazione a formaggio di provenienza svizzera).
8.7.4 Legge sull’agricoltura (LAgr)
Dal 1° luglio 1997 la legge sull’agricoltura prevede un registro delle denominazioni d’origine e
delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (art. 16
LAgr) sul modello del Regolamento (UE) n. 1151/2012409, che istituisce un registro europeo
delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il registro delle indicazioni di provenienza qualificate per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli
trasformati (registro DOP/IGP) è gestito dall’UFAG. Con la creazione del registro sono stati
introdotti nel sistema di protezione svizzero delle indicazioni di provenienza i termini
«denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP).
Attualmente (stato gennaio 2017) il registro contiene 34 denominazioni:
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-
und-geografische-angaben.html. DOP e IGP appartengono al dominio pubblico secondo
l’articolo 2 lettera a LPM. Ciò vale anche per il deposito del segno in questione da parte del
gruppo di produttori che ha chiesto la registrazione della DOP o dell’IGP. Il fatto che un
segno sia iscritto nel registro DOP/IGP, non significa che sia dotato di carattere distintivo ai
sensi del diritto sui marchi. Dal momento che è iscritta nel registro DOP/IGP tutti i produttori
che adempiono l’elenco degli obblighi possono utilizzare la denominazione protetta, che
deve dunque restare a libera disposizione come segno appartenente al dominio pubblico
(bisogno assoluto di disponibilità)410. Ciononostante un segno che comprende una DOP/IGP
può essere registrato come marchio, se contiene altri elementi atti a conferire carattere
distintivo al segno411.
Per evitare qualsiasi rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti una
DOP o un’IGP sono registrati solo se per il prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata
al territorio geografico definito nell’elenco degli obblighi della denominazione protetta412. In
merito alla limitazione cfr. n. 8.6.6, pag. 178.
8.7.5 Art. 50a LPM
Conformemente all’articolo 50a LPM l’Istituto tiene un registro delle indicazioni geografiche
per i prodotti, ad eccezione dei prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, vini, prodotti di
selvicoltura e prodotti di selvicoltura trasformati. Maggiori dettagli sono reperibili nelle
Direttive specifiche (cfr. www.ipi.ch).
409 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
410 Cfr. nota 401, in merito alla sospensione delle domande di registrazione di marchi che
comprendono o consistono in indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione come
DOP/IGP presso l'UFAG. 411 Cfr. CRPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).
412 Ciò vale anche per le DOP/IGP non sufficientemente modificate o mutilate e che creano rischio di
confusione.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
183
Per evitare qualsiasi rischio d’indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti
un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 50a LPM sono registrati solo se per il
prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata al territorio geografico definito nell’elenco
degli obblighi della denominazione protetta. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.6, pag. 178.
8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici,
secondo l’articolo 2 lettere a, c e d LPM
I nomi e i segni geografici utilizzati in relazione a vini e alcolici sono in linea di massima
trattati come indicazioni di provenienza qualificate (cfr. n. 8.3.4 pag., 164 e n. 8.7.1,
pag. 180). Per l’esame di segni che contengono o consistono esclusivamente in nomi e
segni geografici, è decisiva la protezione dei prodotti vitivinicoli e degli alcolici conferita dal
diritto nazionale e dai trattati internazionali (trattati bilaterali e Accordo TRIPS) nonché
dall’esistenza di regolamenti cantonali sulle esigenze in materia di qualità.
8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali
Ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino del
14 novembre 2007 (ordinanza sul vino; RS 916.140), l’Ufficio federale tiene e pubblica un
repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate (DOP/DOC) per i vini definite
conformemente all’articolo 21413. I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale l’elenco delle loro
denominazioni di origine controllata e i relativi riferimenti della legislazione cantonale.
- Articolo 2 lettera a LPM: un segno costituito esclusivamente da un’indicazione di
provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM.
- Articolo 2 lettera c LPM: per i segni che comprendono un’indicazione di provenienza
protetta secondo il diritto cantonale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla
denominazione riportata nella legislazione cantonale. Se i nomi e segni geografici non
godono di alcuna protezione ai sensi del diritto cantonale, è decisivo se nel luogo in
questione si produce del vino; secondo il caso la lista dei prodotti è limitata al luogo o alla
Svizzera.
- Articolo 2 lettera d LPM: se manca una limitazione secondo il lemma precedente il segno
è respinto anche perché è contrario al diritto vigente.
Anche le denominazioni d’origine protette per le bevande alcoliche sono raccolte nel registro
delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche (registro DOP/IGP) tenuto
dall’UFAG; cfr. in merito sopra n. 8.7.4, pag. 182).
413 L’elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera è consultabile su https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und- spirituosen.html.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
184
8.8.2 Indicazioni di provenienza estere
8.8.2.1 Trattati bilaterali
In virtù del principio del Paese d’origine (cfr. n. 8.7.1, pag. 180) vale quanto segue:
- Articolo 2 lettere a e d LPM: le indicazioni di provenienza enumerate nei trattati bilaterali
conclusi dalla Svizzera (cfr. n. 8.7.1, pag. 180) appartengono al dominio pubblico
secondo l’articolo 2 lettera a LPM se sono utilizzate isolatamente e una registrazione
come marchio è esclusa.
- Articolo 2 lettere c e d LPM: per i segni che, oltre a elementi dotati di carattere
distintivo414, contengono una denominazione d’origine in forma invariata o modificata
protetta ai sensi di un trattato bilaterale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla
denominazione d’origine protetta quando dal punto di vista dei consumatori svizzeri
sussista un rischio di confusione415. Se la denominazione protetta è stata ripresa senza
modificazioni e nell’impressione d’insieme il segno appare come nome si applicano
disposizioni particolari416.
8.8.2.2 TRIPS
- Articolo 2 lettere a, c e d LPM: se il segno non gode di alcuna protezione in virtù di
accordi bilaterali, l’Istituto esamina, in conformità con l’Accordo TRIPS, se il segno
designa un luogo o una regione (a prescindere dal fatto se sia conosciuto/a in Svizzera)
che può essere messo/a in relazione con la produzione di vini o alcolici. Se è il caso, la
registrazione è possibile solo con una limitazione della lista dei prodotti al relativo luogo
(o alla relativa regione). Un segno costituito esclusivamente da un’indicazione di
provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all’articolo 2 lettera a LPM.
8.8.2.3 Sommario
Secondo i casi, la registrazione di un segno per vini o alcolici che contiene un’indicazione di
provenienza estera protetta da un trattato internazionale, non è pertanto ammessa in virtù
dell’articolo 2 lettere a, c e d LPM:
- Articolo 2 lettera d LPM: un segno che viola un trattato bilaterale o l’Accordo TRIPS è
respinto perché contrario al diritto in vigore.
- Articolo 2 lettera a LPM: se il segno è costituito esclusivamente da nomi e segni
geografici citati nei trattati bilaterali o nell’Accordo TRIPS, esso appartiene al dominio
pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera a LPM.
- Articolo 2 lettera c LPM: in assenza di una limitazione della lista dei prodotti al luogo
interessato (o alla regione interessata) o alla denominazione d’origine protetta ai sensi
414 Può trattarsi di un elemento grafico o di un altro elemento verbale. 415 DTF 125 III 193, consid. 1b – Budweiser; TAF B-30/2009, consid. 3.7 – ALVARO NAVARRO. 416 Su riserva del rischio di indurre in errore, la registrazione come marchio è ammessa a condizione
che si tratti del nome del depositante (per le persone giuridiche: il nome del fondatore) e possa essere
dimostrato un interesse degno di protezione.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
185
del relativo trattato bilaterale, il segno può indurre in errore secondo l’articolo 2 lettera c
LPM.
9. Marchi collettivi e di garanzia
9.1 Introduzione
Per le tre categorie di marchi, ovvero i marchi individuali, di garanzia e collettivi, valgono per
quanto concerne l’esame dei motivi assoluti d’esclusione gli stessi criteri di valutazione417. Si
rimanda a questo proposito alle esposizioni sopracitate al n. 1 fino a 8. Una domanda di
registrazione per un marchio di garanzia o collettivo è inoltre respinta ai sensi dell’articolo 30
capoverso 2 lettera d LPM quando il regolamento non soddisfa le esigenze degli articoli 21–
23 LPM (cfr. considerazioni seguenti). Il regolamento deve essere redatto in una lingua
ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 1 OPM).
9.2 Marchi collettivi
Lo scopo del marchio collettivo è una distinzione uniforme dei prodotti e servizi dei membri di
un gruppo (art. 22 in combinato disposto con l’art. 1 LPM). Il marchio collettivo indica in
primo luogo l’appartenenza a un determinato gruppo. I depositanti non possono essere
persone fisiche, bensì soltanto gruppi di aziende, conformemente all’articolo 22 LPM. Queste
ultime non devono avere personalità giuridica; è sufficiente che il gruppo sia soggetto a diritti
e obblighi e sia capace di stare in giudizio. Pertanto i titolari possono essere, oltre ad
associazioni e società cooperative, anche altre corporazioni la cui cerchia di membri è aperta
(società in nome collettivo e società in accomandita). Il marchio collettivo può essere
utilizzato dal titolare del marchio stesso.
Oltre ai requisiti formali di carattere generale (cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 53 e n. 3.3, pag. 60),
il depositante deve rimettere all’Istituto un regolamento ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1
LPM con i seguenti contenuti minimi: il titolare del marchio, la cerchia delle aziende
autorizzate e le indicazioni che consentono un’assegnazione del regolamento al marchio
(art. 23 cpv. 3 LPM). Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il
diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM).
Qualora manchi un regolamento o quest’ultimo non soddisfi le condizioni legali, l’Istituto
invita il depositante a eliminare l’irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di
registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 1
e 2 OPM).
9.3 Marchi di garanzia
Il marchio di garanzia è un segno che viene utilizzato da diverse aziende sotto il controllo del
titolare del marchio e permette, da una parte, di garantire caratteristiche comuni come la
natura (capi d’abbigliamento in cotone), la provenienza geografica (prodotti svizzeri, prodotti
417 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle» inerente al requisito del carattere distintivo di un
marchio di garanzia.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
186
del Vallese), il tipo di fabbricazione (prodotti di coltivazione biologica o di allevamento
rispettoso degli animali, produzione rispettosa secondo i criteri ambientali) o altre
caratteristiche comuni (proprietà tecniche: prodotti con prova di conformità o del commercio
equo) di prodotti o servizi di tali aziende. Dall’altra parte, il marchio di garanzia permette di
distinguere i prodotti e/o i servizi del gruppo di aziende autorizzate all’uso del marchio di
garanzia, da prodotti e/o servizi di altre aziende418.
Chiunque può depositare un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1 in combinato disposto con
l’art. 28 LPM). Il titolare del marchio che non è autorizzato a usare il marchio stesso (art. 21
cpv. 1 e 2) deve controllare il rispetto delle caratteristiche comuni. Il divieto d’uso è valido
anche per le persone strettamente connesse sul piano economico con il titolare del marchio.
Analogamente ai marchi collettivi, le domande devono essere corredate di un regolamento
che deve presentare i seguenti contenuti minimi: le indicazioni che consentono
un’assegnazione del regolamento al marchio, il titolare del marchio, le caratteristiche comuni
dei prodotti e/o dei servizi che il marchio deve garantire, i sistemi di controllo nonché le
sanzioni previste in caso d’uso illecito del marchio (art. 23 cpv. 2 LPM).
Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23
cpv. 4 LPM).
Qualora manchi un regolamento o quest’ultimo non soddisfi le condizioni legali, l’Istituto
invita il depositante ad eliminare l’irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di
registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 1
e 2 OPM).
Il titolare deve autorizzare contro congruo compenso a chiunque l’uso del marchio di
garanzia per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal
regolamento del marchio (art. 21 cpv. 3 LPM).
10. Marchi geografici
10.1 Considerazioni generali
Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione, per i marchi geografici si applicano in
linea di massima gli stessi criteri di valutazione validi per le altre categorie di marchi. A tale
proposito si rimanda alle spiegazioni riportate ai numeri da 1 a 8, in particolare al requisito
della limitazione della lista dei prodotti e servizi (cfr. n. 8.6.1, pag. 173 e 8.6.6, pag. 178). In
deroga all'articolo 2 lettera a LPM, possono essere registrati come marchi geografici anche i
segni appartenenti al dominio pubblico (art. 27a LPM).
Se soddisfano le condizioni di seguito esposte, possono ad esempio essere registrate come
marchi geografici tutte le denominazioni d'origine (p.es. «Gruyère») e le indicazioni
geografiche (p.es. «salsiccia vodese») iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole
protette dai Cantoni (p.es. «Epesses»). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto
di un'ordinanza del Consiglio federale (p.es. orologi).
418 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle»; DTF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
187
Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previste dal
regolamento (la cosiddetta libertà d'uso secondo l'art. 27d cpv. 1 LPM). Il titolare di un
marchio geografico non ha diritto a una remunerazione (art. 27c cpv. 2 LPM) né deve
prestare il suo consenso.
Egli può esclusivamente vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o
comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento (il cosiddetto diritto di divieto secondo
l'art. 27d cpv. 2 LPM). Il titolare non può tuttavia presentare opposizione contro la
registrazione di un marchio (art. 27e cpv. 2 LPM).
10.2 Segni ammessi alla registrazione
Il sistema del marchio geografico presuppone imperativamente l'esistenza di una
registrazione anteriore419, di una denominazione d'origine estera (controllata) riconosciuta
dalla Svizzera, di un'indicazione geografica420, di un'ordinanza del Consiglio federale421 o di
una normativa estera equivalente422.
Giusta l'articolo 27a LPM un marchio geografico può essere registrato per:
una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica423 registrata
secondo l'articolo 16 LAgr (art. 27a lett. a LPM);
un'indicazione geografica424 registrata secondo l'articolo 50a LPM (art. 27a lett. a
LPM);
una denominazione d'origine controllata protetta425 secondo l'articolo 63 LAgr
(art. 27a lett. b LPM);
una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr426
(art. 27a lett. b LPM);
419 Cfr. note 423. 420 P.es. una denominazione estera riconosciuta in Svizzera quale denominazione d'origine o
indicazione geografica in virtù dell’allegato 12 dell’accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea oppure una denominazione d'origine estera per vini che secondo l'UFAG
soddisfa le condizioni di cui all'art. 63 LAgr (art. 27a lett. b LPM).
421 Cfr. nota 427. 422 Art. 27a lett. c LPM
423 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti agricoli figuranti nel registro dell'UFAG conformemente
all'art. 13 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli; RS 910.12.
L'art. 16 cpv. 2bis LAgr e la detta ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli consentono la registrazione
delle denominazioni di aree geografiche estere in Svizzera. 424 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti non agricoli figuranti nel registro dell'Istituto conformemente
all'art. 11 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli; RS 910.12. 425 Le cosiddette DOC vinicole figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 25 dell'ordinanza
sul vino della Confederazione; RS 916.140. 426 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio
geografico, l'Istituto consulta l'UFAG. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le
condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola (art. 17 cpv. 2 OPM in combinato disposto con
l'art. 27a lett. b LPM).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
188
un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata
in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM427 (art. 27a lett. c LPM);
un'indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera
equivalente (art. 27a lett. c LPM).
10.3 Qualità di depositante
Giusta l'articolo 27b LPM un marchio geografico può essere depositato solo:
dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di
un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo
rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o
indicazione geografica (art. 27b lett. a LPM);
dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata,
dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole
conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr o dal gruppo che ha ottenuto la
protezione di una denominazione vinicola estera (art. 27b lett. b LPM);
dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha
emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda,
detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27b lett. c
LPM).
10.4 Regolamento
Chi deposita un marchio geografico deve presentare all'Istituto un regolamento sull'uso del
marchio. Questo deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla normativa applicabile
(art. 27c cpv. 1 e 2 LPM).
Nell'ambito della procedura di registrazione del marchio il depositante non può definire
condizioni supplementari non contenute nell'elenco degli obblighi o nella stessa normativa
determinante.
Inoltre il regolamento non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio
geografico (art. 27c cpv. 2 LPM).
Qualora il regolamento di un marchio geografico registrato sia modificato in seguito ad un
cambiamento a posteriori dell'elenco degli obblighi o della normativa determinante, il nuovo
regolamento deve essere presentato all'Istituto affinché sia esaminato e approvato (in
applicazione per analogia dell'art. 27c LPM).
10.5 Basi di valutazione
Se le condizioni di cui sopra per la registrazione di un marchio geografico secondo gli
articoli 27a–27c LPM sono adempiute, si procede alla sua iscrizione nel registro dei marchi
con l'indicazione «marchio geografico» (art. 40 cpv. 2 lett. dbis OPM).
427 Cfr. l'ordinanza «Swiss made» per gli orologi; RS 232.119.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
189
L'Istituto respinge la domanda di registrazione per un marchio geografico se questo non
soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c LPM (art. 30 cpv. 2 lett. e LPM in combinato
disposto con l'art. 17 cpv. 1 OPM).
10.6 Sospensione
Qualora il marchio sia depositato prima della conclusione delle procedure (d'esame) previste
per i segni secondo l'articolo 27a LPM, la procedura di registrazione del marchio è sospesa
fino al passaggio in giudicato della decisione da parte dell'autorità competente428.
11. Imposizione del marchio nel commercio
11.1 Considerazioni generali
11.1.1 Nozione
Secondo l’articolo 2 lettera a LPM un segno di dominio pubblico può imporsi come marchio
nel commercio per i prodotti e i servizi rivendicati e acquisire carattere distintivo.
Un segno è considerato imposto nel commercio quando una parte importante dei destinatari
dei prodotti e dei servizi in questione lo percepisce come rinvio individualizzante a
un’azienda determinata429. In genere ciò presuppone che il segno sia stato utilizzato a titolo
di marchio per un periodo prolungato430. Il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non
è equiparabile all’imposizione nel commercio431.
L’imposizione nel commercio è una nozione giuridica, mentre stabilire se le condizioni che la
realizzano sono soddisfatte nel singolo caso è una questione di fatto432.
Sono esclusi dall’imposizione nel commercio i segni soggetti al bisogno assoluto di
disponibilità (cfr. di seguito n. 11.1.2, pag. 190).
428 L'UFAG è competente per le DOP/IGP per prodotti agricoli e le denominazioni vinicole estere,
l'Istituto per le DOP/IGP per prodotti non agricoli e la normativa estera equivalente all'ordinanza ai
sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM, i Cantoni per le DOC vinicole e il Consiglio federale per l'ordinanza ai
sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM.
429 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2 non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 140 III 109,
consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 –
Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d’orologio
(marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid.
9.3 – ASV.
430 TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton
(marchio figurativo). 431 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.5 – Bouton (marchio figurativo); TAF B-2225/2011, consid. 7.1 –
Ein Stück Schweiz.
432 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3 – Braccialetto d’orologio
(marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
190
Occorre distinguere tra l’imposizione nel commercio e la perdita del carattere ingannevole
(art. 2 lett. c LPM) in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary
meaning»; cfr. sopra n. 8.6.2, pag. 175).
Se le condizioni per l’imposizione nel commercio sono soddisfatte, il marchio è iscritto nel
registro dei marchi con l’annotazione «marchio imposto» (art. 40 cpv. 2 lett. c OPM)433.
Su richiesta del depositante, un marchio risultante dalla combinazione di un marchio imposto
(XYZ) con altri elementi non distintivi può essere iscritto nel registro con l’annotazione
«’XYZ’: marchio imposto» a condizione che il marchio imposto sia riconoscibile in quanto tale
nel nuovo segno e influisca in maniera essenziale sull’impressione d’insieme434.
L’imposizione nel commercio dell’elemento in questione è valutata nel singolo caso, sulla
base delle circostanze di fatto al momento della decisione e in applicazione della prassi
corrente435. In linea di massima può essere considerata solo l’imposizione per quei prodotti e
servizi per i quali questa è stata riconosciuta nella procedura precedente.
11.1.2 Il limite dell’imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità
I segni soggetti a un bisogno assoluto di disponibilità non possono essere registrati come
marchi neppure se è fornita la prova di una loro imposizione nel commercio436. Di
conseguenza, non sono ammessi alla protezione come marchi nemmeno se sono stati usati
intensamente437.
Il bisogno assoluto di disponibilità sussiste se la concorrenza, attualmente o in futuro, deve
poter usare un segno in relazione ai prodotti o ai servizi438 in questione439. Oltre alle forme
del prodotto e dell’imballaggio enumerate nell’articolo 2 lettera b LPM, sono soggette al
bisogno assoluto di disponibilità le denominazioni generiche come «pane», «scarpe», «abiti»
o «lana»440. Inoltre sono in genere soggette al bisogno assoluto di disponibilità le indicazioni
di provenienza dirette (cfr. n. 8.5.3, pag. 173)441 e, a seconda dei casi, altre indicazioni
433 In merito alla funzione dell’annotazione «marchio imposto» cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.3 –
ePostSelect (fig.).
434 La valutazione di questi casi avviene applicando gli stessi principi validi per l’esame del carattere
distintivo originario dei segni composti (cfr. n. 4.3.1, pag. 106). 435 Cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 seg. – ePostSelect (fig.). 436 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1 non pubbl. in DTF 140 III 297;TF, sic! 2010, 162,
consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; DTF 134 III 314,
consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re. 437 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 3.4 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CRPI,
sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 438 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS.
439 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Bouton
(marchio figurativo); TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS. 440 DTF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER. 441 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Secondo il Tribunale federale, il
bisogno assoluto di disponibilità deve essere esaminato anche per le indicazioni di provenienza
dirette.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
191
descrittive nonché i segni elementari o banali442 e i colori (cfr. n. 4.5, pag. 135). Un segno
non è in genere considerato indispensabile se non è ampiamente usato443 e se può essere
sostituito da numerose alternative equivalenti444.
11.1.3 Invocazione e prova dell’imposizione nel commercio
L’Istituto esamina se un segno si è imposto nel commercio e se ha quindi acquisito carattere
distintivo solo su domanda445. Una richiesta è inoltre necessaria qualora il depositante
intenda invocare un marchio imposto già registrato in precedenza (cfr. n. 11.1.1 in fine, pag.
189).
Chi fa appello all’imposizione nel commercio, deve documentarlo446. Nell’ambito della
procedura di registrazione è sufficiente che l’imposizione di un segno nel commercio sia resa
verosimile447. È dunque necessario che i fatti da rendere verosimili beneficino di un certo
grado di verosomiglianza448. L’imposizione nel commercio non può essere resa verosimile
solo in sede di procedura di ricorso449. Tuttavia, in questo caso le spese della procedura
possono essere a carico del depositante anche in caso di vincita del ricorso450.
La comprensione di un segno da parte dei destinatari può essere accertata direttamente
mediante un’indagine rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti (indagine
demoscopica; cfr. n. 11.3, pag. 196)451. È altresì possibile una dimostrazione indiretta sulla
base di documenti che forniscono delle indicazioni empiriche concernenti la percezione (cfr.
n. 11.2, pag. 193). La decisione in merito alla verosimiglianza dell’imposizione nel
commercio è emessa nell’ambito della libera valutazione delle prove sulla base di tutti i
documenti presentati (in merito alla valutazione delle prove cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 30).
442 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.3 seg. – Smarties / M&M’s
(marchi tridimensionali). 443 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.4 – Smarties / M&M’s
(marchio tridimensionale).
444 TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; DTF 134 III 314 – M / M-joy; DTF 131 III 121 – Smarties /
M&M’s (marchio tridimensionale); Sulla funzione dell’anotazione “marchio imposto” cfr. TAF
4A_528/2013, consid. 5.3.3 – ePost select (fig.).
445 TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10
– Rähtische/Bernina-/Albulabahn. 446 TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS
con rinvio a CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Colore giallo (marchio di colore); TAF B-2225/2011,
consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER. 447 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto
d’orologio (marchio tridimensionale). 448 DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).
449 Tendenzialmente in TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN; parere diverso in TAF B-
6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV. 450 TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV. 451 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M‘s (marchi
tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale);
DTF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
192
L’Istituto considera l’indagine demoscopica il mezzo di prova più efficace452; in ragione del
principio della libera valutazione delle prove, tuttavia, si rinuncia all’adozione di regole
predefinite a favore di esigenze in materia di prove stabilite in funzione dei casi453. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, i diversi mezzi di prova (documenti concernenti
l’uso del segno e indagine demoscopica) possono essere combinati454. Tuttavia, non è
ammesso compensare i valori insufficienti scaturiti da un’indagine demoscopica presentando
documenti supplementari.
11.1.4 Cerchie commerciali determinanti
L’imposizione nel commercio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari;
è la loro comprensione che conta per chiarire la questione del significato (mutato) del segno.
I destinatari sono definiti nel caso specifico in base ai prodotti e servizi per cui il segno è
stato depositato. Può trattarsi di destinatari medi o di cerchie specializzate (vale a dire
specialisti attivi nel ramo commerciale, artigianale e industriale) o di una combinazione di
entrambi. Oltre ai destinatari effettivi sono determinanti anche tutti i destinatari potenziali455.
Nel quadro della prova dell’imposizione nel commercio, non tutte le formulazioni della lista
dei prodotti e servizi ammesse ai sensi dell’articolo 11 OPM comportano una relativa
limitazione delle cerchie di destinatari456. È esclusa una limitazione di queste ultime in
funzione di criteri utilizzati nel marketing come prezzo e qualità457.
11.1.5 Luogo dell’imposizione nel commercio
In linea di massima l’imposizione nel commercio deve essere resa verosimile per tutta la
Svizzera458. Per maggiori dettagli in merito ai documenti concernenti l’uso del segno cfr.
n. 11.2.4, pag. 194 e alle indagini demoscopiche cfr. n. 11.3.5, pag. 197.
452 Cfr. DTF 131 III 121, consid. 7.1 seg. e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 453 DTF 130 III 328, consid. 3.4 con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 454 DTF 131 III 121, consid. 7.3 e 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 455 TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; cfr. anche TAF,
sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). In questo caso, le
cerchie commerciali determinanti sono i destinatari medi e non esclusivamente le persone che
consumano sporadicamente o regolarmente bevande energetiche (poiché sul mercato queste ultime
sono in concorrenza con altre bevande non alcoliche e i destinatari scelgono regolarmente tra
bevande energetiche e altre bevande non alcoliche).
456 Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). 457 Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Sedia (marchio tridimensionale): la limitazione agli acquirenti
di «mobili design» non è legittima. 458 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO;
DTF 120 II 144, consid. 3c – YENI RAKI; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV; TAF B-2225/2011,
consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
193
11.1.6 Data del deposito
In ragione del principio del deposito, ai sensi dell’articolo 6 LPM, l’imposizione nel commercio
deve sussistere al momento del deposito459 e perdurare al momento della registrazione. Se
le prove di un’imposizione nel commercio al momento del deposito non sono sufficienti, per i
marchi svizzeri può essere differita la data del deposito al momento in cui è fornita la
prova460.
11.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti
11.2.1 Considerazioni generali
Per determinare se il segno in questione si è imposto nel commercio per determinati prodotti
o servizi, occorre considerare i fatti che, secondo l’esperienza, consentono di trarre
conclusioni in merito alla percezione del segno da parte dei destinatari461. Sono in particolare
rilevanti le cifre d’affari concernenti un lungo periodo realizzate in relazione a un segno, o gli
sforzi pubblicitari importanti462. Nella misura in cui il depositante presenta documenti a tale
riguardo, essi devono illustrare in quale forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio,
in quale misura, da parte di chi e da quando il segno depositato è stato utilizzato a titolo di
marchio.
Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante o da un terzo con il suo consenso463.
11.2.2 Mezzi di prova
L’articolo 12 PA annovera i mezzi di prova ammessi. I mezzi di prova adeguati ai fini della
prova indiretta sono riportati nella parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30). Anche
un’attestazione di un’associazione professionale del ramo può indicare che il segno in
questione è percepito dai destinatari come rinvio all’attività commerciale del depositante464. I
mezzi di prova presentati devono riferirsi al periodo precedente la data del deposito465.
459 TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – EIN STÜCK
SCHWEIZ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 con rinvii – Paris Re; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 –
SALESFORCE.COM. 460 CRPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Colore giallo (marchio di colore); nella sua decisione la vecchia
CRPI ha tuttavia altresì statuito che una data di deposito precedente può essere ammessa nei casi in
cui non è possibile dimostrare che l’imposizione nel commercio sia successiva al momento del
deposito. Per quanto concerne i marchi internazionali lo spostamento della data di deposito non è
possibile (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).
461 DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1
con rinvii – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV. 462 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST. 463 Cfr. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale). 464 Cfr. CRPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.
465 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cfr. in
merito alla data del deposito n. 11.1.6 pag. 191.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
194
Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari
possono essere rimossi dal fascicolo degli atti ed esclusi dalla consultazione degli atti da
parte di terzi (cfr. Parte 3, n. 5.2, pag. 78, ultimo capoverso).
11.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi
In ragione del principio della specialità del diritto dei marchi, l’imposizione nel commercio non
può estendersi ad altri prodotti e servizi oltre a quelli per cui è stata resa verosimile466.
Qualora l’imposizione nel commercio sia resa verosimile per singoli prodotti e servizi, ciò non
comporta l’estensione della stessa al termine generale467. I documenti concernenti l’uso
devono pertanto coprire tutti i prodotti e servizi per cui il segno vuole essere registrato come
marchio imposto.
11.2.4 Luogo dell’uso
In linea di massima le prove presentate devono coprire tutto il territorio svizzero468. Nella
prassi è, tuttavia, sufficiente che siano coperte le tre principali regioni linguistiche (Svizzera
tedesca, Svizzera romanda e Ticino). I documenti che attestano l’uso all’estero non sono
ritenuti rilevanti469 per l’accertamento della percezione da parte dei destinatari in Svizzera,
ma possono eccezionalmente essere considerati come indizio supplementare.
11.2.5 Durata dell’uso
Come regola generale, l’Istituto chiede la prova che il segno sia stato usato a titolo di
marchio per i prodotti e servizi in questione per un periodo di 10 anni precedente il deposito
della domanda di registrazione470. I documenti presentati devono dunque coprire interamente
questo lasso di tempo.
In casi specifici, ad esempio nel caso di un quotidiano ad alta tiratura, può essere
considerato un periodo più breve, secondo l’intensità dell’uso e i mezzi pubblicitari
impiegati471. Lo stesso vale se è possibile dimostrare un costante aumento della cifra d’affari
in un periodo di tempo più breve472.
466 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-
2999/2011, consid. 8 – DIE POST; CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Colore giallo (marchio di colore)
(è esclusa l’estensione dell’imposizione nel commercio ai cosiddetti mezzi ausiliari mediante i quali è
fornito un servizio). 467 Se, a titolo di esempio, è resa verosimile l’imposizione nel commercio per «pantaloni» ciò non
significa che lo stesso vale automaticamente per «capi d’abbigliamento» che includono tra l’altro
anche «cappotti». 468 DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1, con rinvii – FARMER. 469 TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 470 Cfr. in merito alla data del deposito n. 11.1.6, pag. 191. 471 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER;
TAF B-788/2007, consid. 8 – Traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.). 472 TAF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
195
11.2.6 Uso a titolo di marchio
I documenti devono mostrare che il segno è stato utilizzato a titolo di marchio473. Il fatto che
un marchio sia conosciuto, non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua funzione di
rinvio ad un’azienda determinata (cfr. sopra n. 11.1.1, pag. 189). Non è tenuto conto dei
documenti che mostrano un uso prettamente decorativo474, un uso a titolo di ragione
sociale475 o un uso limitato a prodotti ausiliari476.
Non è necessario che il segno sia apposto direttamente sui prodotti in questione. È
sufficiente, ad esempio, che il marchio sia utilizzato su un prospetto, un listino dei prezzi o
una fattura purché risulti evidente un riferimento ai prodotti e servizi interessati477. Tale
riferimento può mancare quando l’uso del marchio sia riferito all’azienda. L’uso esclusivo in
qualità di ragione sociale o di denominazione aziendale non rappresenta un elemento
distintivo atto ad identificare un prodotto, ma bensì un rinvio astratto ad un’azienda.
11.2.7 Uso in forma divergente
In genere il segno deve apparire sul mercato, nella forma in cui è stato depositato e per cui è
stata chiesta la protezione478. L’uso di un segno privo di carattere distintivo originario in
combinazione con altri elementi non permette, in linea di massima, di trarre conclusioni
sull’imposizione nel commercio di tale segno isolatamente479. Per essere ammesso alla
protezione il segno in questione deve apparire come l’elemento essenziale rispettivamente
deve predominare nell’impressione d’insieme. Questo non accade se il segno è, ad esempio,
utilizzato insieme ad altri elementi dotati di carattere distintivo480. Anche un elemento privo di
carattere distintivo può, tuttavia, influire in modo decisivo sull’impressione d’insieme. In
questi casi l’imposizione nel commercio può in genere essere dimostrata solo con
un’indagine diretta presso i destinatari (cfr. in merito il n. 11.3, pag. 196 qui di seguito).
I criteri relativi all’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 2 LPM) non si
applicano per chiarire la questione dell’uso in forma divergente481.
11.2.8 Estensione dell’uso
I documenti devono mostrare che l’attività svolta sotto un determinato segno ha generato,
per anni, una cifra d’affari importante e che sono stati fatti importanti investimenti
473 In merito a un segno utilizzato quale parte della presentazione del prodotto, depositato come
marchio figurativo, cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 seg. – Bouton (marchio figurativo).
474 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK. 475 TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA. 476 TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS. 477 Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Bouton (marchio figurativo). 478 TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS;
TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER. 479 TAF B-55/2010, consid. 4.2 seg. – G (fig.); CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ. 480 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio
(marchio tridimensionale). 481 TF, sic ! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
196
pubblicitari482. Per attestare un’estensione sufficiente dell’uso del segno sono mezzi di prova
appropriati per esempio le indicazioni sulle quantità vendute, sulla tiratura, sulla cifra d’affari,
sui listini prezzi, sulle spese pubblicitarie e sulle fatture.
11.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica
11.3.1 Considerazioni generali
L’indagine demoscopica, nella misura in cui è approntata ed eseguita correttamente, è lo
strumento più appropriato per verificare la percezione di un segno da parte dei destinatari 483.
Può dimostrare in maniera diretta che un segno privo di carattere distintivo originario era
percepito come marchio al momento del compimento dell’indagine (cfr. in merito n. 11.1.6,
pag. 193).
11.3.2 Casi di applicazione
Un’indagine demoscopica si impone nei casi in cui i documenti a disposizione non
soddisfano le condizioni sopra esposte (n. 11.2.3–11.2.8). Cionondimeno si tratta del mezzo
di prova più appropriato nei casi seguenti484:
- L’estrema banalità del segno non consente di determinare univocamente se, anche dopo
un uso intenso, i destinatari lo percepiscano come marchio485.
- Nel caso di segni che coincidono con l’aspetto esteriore del prodotto, come i motivi
riprodotti illimitatamente (cfr. n. 4.10, pag. 134), i colori astratti (cfr. n. 4.11, pag. 135) o le
forme banali di prodotti e imballaggi (cfr. n 4.12, pag. 136). A differenza dei segni verbali
o figurativi questo tipo di segno non è percepito dai destinatari come rinvio a una
determinata provenienza aziendale neppure dopo un uso prolungato, ma come la forma
del prodotto stesso486, come la sua funzione o come un suo elemento decorativo.
11.3.3 Segno da presentare nell’indagine
Il segno presentato nell’indagine deve coincidere esattamente con quello sottoposto nella
domanda di registrazione (soprattutto per quanto concerne forma, proporzioni, colori e
dimensioni). Se il segno è tridimensionale è auspicabile presentare agli intervistati la forma
come tale, dal momento che la domanda di registrazione include unicamente la
raffigurazione bidimensionale richiesta per la pubblicazione nel registro.
482 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic ! 2009, 167, consid. 6. 2 – POST. 483 DTF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 484 Anche in questi casi la presa in considerazione di documenti concernenti l’uso non è esclusa a
priori.
485 DTF 130 III 328, consid. 3.4 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale). 486 DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d’orologio (marchio tridimensionale).
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
197
11.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi
In linea di massima occorre condurre un’indagine specifica per ogni prodotto e/o servizio. Se
diversi prodotti e/o servizi vengono raggruppati, non è possibile stabilire se l’esito
dell’indagine vale per tutti i prodotti e/o servizi oggetto delle domande o per un prodotto e/o
servizio in particolare487.
11.3.5 Luogo dell’indagine demoscopica
Il principio secondo cui l’imposizione nel commercio deve essere dimostrata per tutta la
Svizzera (cfr. sopra n. 11.1.5, pag. 192) non significa che l’indagine debba per forza
includere tutte le regioni, per quanto piccole siano. Si tratta, tuttavia, di garantire la
rappresentatività per l’insieme della popolazione svizzera. Occorre considerare le tre
principali regioni geografiche e linguistiche del Paese (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e
Ticino) in proporzione alla popolazione totale e rispettare la ripartizione tra regioni urbane e
rurali.
Per i segni che non sono legati a una lingua in particolare e di cui è dimostrata la
commercializzazione in tutta la Svizzera, in circostanze particolari, è sufficiente svolgere
un’indagine demoscopica limitata a una sola regione488. In questi casi occorre, inoltre,
dimostrare che il segno viene utilizzato in maniera identica in tutta la Svizzera e che gli sforzi
pubblicitari e la cifra d’affari sono paragonabili in tutte le regioni del Paese489.
L’indagine deve essere svolta in un contesto neutro490.
11.3.6 Modalità dell’indagine
L’indagine deve essere concepita in funzione del suo oggetto, ossia del segno in questione.
La modalità più sovente è l’intervista personale e orale in cui il segno viene mostrato
direttamente all’intervistato (p.es. una forma o una raffigurazione per i marchi figurativi, i
marchi verbali/figurativi combinati e i marchi di colore).
A differenza delle interviste personali e orali, per le indagini eseguite online o le indagini
cartacee, a seconda del tipo di marchio e per motivi diversi, vi sono alcune riserve. Si tratta
487 CRPI, sic ! 2002, 242, consid. 5b – Colore giallo (marchio di colore).
488 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 489 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M’s (marchi tridimensionali). 490 Per contesto neutro si intende che l’indagine non può svolgersi in un luogo in cui i destinatari
conoscono il prodotto in questione per motivi diversi dall’imposizione nel commercio. I risultati di
un’indagine eseguita in prossimità di un cartellone pubblicitario del depositante, p.es., sarebbero
falsati.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
198
di modalità d’indagine atte a dimostrare l’imposizione nel commercio solo a determinate
condizioni e che andrebbero in ogni caso discusse preliminarmente con l’Istituto491.
L’indagine telefonica è ammessa unicamente per i marchi puramente verbali. Per tutti gli altri
tipi di marchio questa modalità non è adeguata in quanto la persona interpellata non può
vedere il segno nella forma depositata.
11.3.7 Rappresentatività
Nell’ambito dell’indagine, occorre intervistare un gruppo rappresentativo di destinatari. Dopo
aver identificato le cerchie commerciali interessate (cfr. sopra n. 11.1.4, pag. 192), occorre in
genere costituire un campione rappresentativo.
Se sono toccate esclusivamente cerchie specializzate, può succedere che a seconda dei
prodotti o servizi in questione il gruppo di persone da intervistare sia così piccolo da rendere
facilmente identificabili tutti gli interessati. In questo caso è auspicabile un’indagine presso
tutti gli interessati.
Quando invece il gruppo di persone da intervistare è più ampio (specie nel caso di
destinatari medi), la costituzione di un campione è l’unico strumento a disposizione, poiché
non è possibile intervistare tutti gli interessati. Affinché l’indagine sia rappresentativa, occorre
assicurarsi che il campione sia di qualità elevata, ossia che si tratti, per diversi aspetti
indipendenti tra loro, di una riproduzione in dimensioni ridotte del gruppo di persone da
intervistare.
Il numero di intervistati (ossia l’estensione del campione) influisce direttamente sul margine
di errore dei risultati dell’indagine sul campione: maggiore è il numero di intervistati, minore è
il margine d’errore e più precisa è l’indagine. Come regola di base, l’Istituto considera
sufficiente che siano intervistati un minimo di 1000 interessati, se l’indagine è condotta
presso destinatari medi492 e un minimo di 200 interessati, se l’indagine riguarda cerchie
specializzate.
11.3.8 Domande da porre
Il valore indicativo delle indagini demoscopiche dipende in larga misura dalla qualità delle
domande poste493. Per evitare che l’Istituto consideri insufficienti i risultati di un’indagine già
eseguita a causa di lacune metodologiche ed operative494, è auspicabile sottoporre
preliminarmente il progetto d’indagine all’Istituto. Le domande devono consentire di
491 Le indagini condotte online non consentono segnatamente di garantire la rappresentatività in
funzione della struttura dell’età degli intervistati (cfr. di seguito n. 11.3.7, pag. 197). Occorre inoltre
verificare la spontaneità delle risposte date online ed escludere l’aiuto di terzi. Per le indagini
effettuate con l’ausilio dell’informatica, occorre in particolare assicurarsi che non sia possibile tornare
alla domanda precedente per cambiare la risposta. Lo stesso vale per le indagini cartacee in cui
occorre, inoltre, fare in modo che le risposte vengano date nella giusta successione e senza
conoscere le domande successive.
492 B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH. 493 B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER. 494 Cfr. in merito TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
199
determinare il grado di conoscenza, del carattere distintivo e d’individualizzazione del segno
in relazione con i prodotti e servizi rivendicati495.
Per i questionari, l’Istituto consiglia la seguente struttura di base496:
a) Grado di conoscenza
Esempio di domanda: Conosce [la designazione XY / questo colore / questa forma / ecc.]
in relazione con [prodotto/servizio]?
Risposte possibili: sì / no / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].
Il grado di conoscenza in relazione con i prodotti e servizi in questione viene accertato
mostrando il segno alla persona intervistata. Occorre assicurarsi che le risposte possibili
siano fornite da chi effettua l’intervista.
b) Grado del carattere distintivo
Esempio di domanda: A Suo avviso [questa designazione / questo colore / questa forma /
ecc.] in relazione con [prodotto/servizio] rappresenta un rinvio a un’azienda determinata o
a aziende diverse, o non si tratta a Suo avviso di alcun rinvio a qualsivoglia azienda?
Risposte possibili: rinvio a un’azienda determinata / rinvio a più rispettivamente diverse
aziende / a mio avviso non si tratta di alcun rinvio a qualsivoglia azienda / non sono in
grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].
Questa domanda è decisiva dal punto di vista giuridico per determinare in che misura gli
intervistati percepiscono il segno in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati come
indicazione di provenienza aziendale, attribuendogli carattere distintivo.
Alla domanda relativa al grado del carattere distintivo, chi effettua l’intervista deve fornire
sempre quattro possibili risposte (inclusa la risposta non sono in grado di rispondere [non
lo so, nessuna risposta]) che, per senso, corrispondano agli esempi sopra citati.
Poiché per determinare l’imposizione nel commercio ci si interessa al carattere distintivo
acquisito in seguito all’uso, la domanda relativa al carattere distintivo va posta
esclusivamente agli intervistati che conoscono il segno e che hanno dunque risposto in
modo affermativo alla domanda sulla conoscenza del segno. Sono considerate per il
grado d’imposizione nel commercio solo le risposte che indicano un rinvio ad un’azienda
determinata.
c) Grado d’individualizzazione
Esempio di domanda: A quale azienda rinvia [la designazione XY / questa forma / questo
colore / ecc.]?
Questa domanda contribuisce a determinare se gli intervistati attribuiscono il segno al
depositante o a un suo concorrente. Si tratta di una domanda di conferma:
495 Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST BIER. 496 In merito alla struttura corretta dei questionari le opinioni divergono. Tuttavia, il modello con quattro
possibilità di risposta presentato (domanda b) nella prassi è da anni uno dei più validi e utilizzati.
Parte 5 – Esame materiale di un marchio
200
l’identificazione del depositante ha lo scopo di verificare la risposta alla domanda sul
carattere distintivo. Si tratta di una domanda aperta, per cui non vengono fornite risposte
possibili. In determinate circostanze, l’azienda è considerata riconosciuta anche se
l’intervistato la descrive con precisione, senza tuttavia citarne il nome. Non è
indispensabile che i destinatari conoscano l’azienda per nome497. Tuttavia, gli errori
evidenti di attribuzione vanno detratti dal valore ottenuto inerente al grado del carattere
distintivo498.
Oltre a queste domande di base, l’indagine può includerne altre possibilmente utili, ad
esempio per individuare i destinatari (cfr. sopra. n. 11.1.4, pag. 192) o per determinare da
quando questi percepiscono il segno come indicazione di provenienza aziendale. Occorre
formulare queste domande in un certo modo e in un certo momento al fine di evitare che
influiscano sulla corretta determinazione del grado di conoscenza, del carattere distintivo e
d’individualizzazione.
11.3.9 Grado dell’imposizione nel commercio
Il Tribunale federale ha statuito che un segno può essere considerato imposto nel
commercio se lo indicano i due terzi del campione rappresentativo; al contempo ha tuttavia
fatto riferimento a un’altra decisione in cui aveva preteso un tasso almeno superiore al 50%
per un marchio notoriamente conosciuto499.
Se meno del 50% degli intervistati conferisce carattere distintivo al segno, si può desumere
per interpretazione a contrario che la maggioranza dei destinatari non attribuisce il segno a
una determinata azienda.
11.3.10 Presentazione e contenuto dell’indagine demoscopica
La perizia demoscopica deve essere presentata all’Istituto in modo chiaro e imparziale e
includere i dettagli dell’indagine, il metodo applicato e i risultati ottenuti. I risultati presentati
devono essere comprensibili; l’Istituto si riserva di richiedere documenti supplementari di
chiarificazione. In particolare è necessario indicare chiaramente e singolarmente le risposte
degli intervistati a tutte le domande poste, suddivise per parti del territorio svizzero e per
regioni linguistiche, con la relativa percentuale, considerando che la base (100%) è sempre il
totale delle persone intervistate500. Le domande poste devono essere riportate nelle lingue
(nazionali) utilizzate nel tenore originale. La perizia demoscopica deve essere firmata dal
responsabile che ne attesta la correttezza. Occorre allegare (in originale) tutti i documenti
utilizzati, in particolare il segno così come è stato sottoposto agli intervistati.
497 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV. 498 TAF B-5169/2011, consid. 5.6 e 7.3 – OKTOBERFEST-BIER. 499 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST, con rinvio a DTF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp. 500 TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.
201
Parte 6 – Procedura di opposizione
1. Introduzione
La procedura di opposizione dà la possibilità ai titolari di marchi anteriori di invocare, una
volta avvenuta la registrazione, i motivi di esclusione relativi di cui all’articolo 3 LPM di fronte
all’autorità di registrazione. Sotto il profilo processuale, l’opposizione è rivolta contro la
decisione dell’Istituto di registrare un marchio o di concedere l’estensione della protezione
alla Svizzera di un marchio internazionale. Tuttavia, l’opposizione non è né una
contestazione («Einsprache») né un ricorso, poiché l’opponente solleva una nuova
questione1 e non chiede una nuova valutazione di un marchio già esaminato e registrato.
La procedura di opposizione è una procedura di diritto di registro e, in quanto tale dovrebbe
essere possibilmente semplice, rapida ed economica2. Si tratta pertanto di una procedura
sommaria che deve svolgersi in modo piuttosto astratto e schematico e che non si presta
all’analisi di singoli fatti complessi3. In virtù dell’articolo 31 LPM l’oggetto della procedura di
opposizione consiste esclusivamente nella verifica dell’esistenza delle condizioni di cui
all’articolo 3 LPM per escludere un marchio dalla protezione4. Tale verifica comporta
necessariamente un confronto tra i due marchi, tali come registrati, nell’ambito del quale le
circostanze da provare (come ad esempio la notorietà del marchio anteriore) sono
considerate solo nella misura in cui si tratta di fatti noti all’Istituto, incontestati o «resi
verosimili». Nel quadro della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una
serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio. Alla luce
di tali principi gli argomenti avanzati dalle parti si limitano, in linea di massima, agli aspetti del
rischio di confusione nell’ambito del diritto dei marchi5; qualsiasi altra argomentazione,
segnatamente relativa a disposizioni sulla concorrenza sleale, sulle ditte e sui nomi
commerciali non sono considerate6. Quale elemento del principio della buona fede il divieto
dell’abuso di diritto è un linea di massima valido per tutto l’ordinamento giuridico7.
L’argomento della registrazione abusiva come marchio cosiddetto difensivo non può,
tuttavia, essere considerata in sede di procedura di opposizione8.
1 Nell’ambito della procedura di opposizione sono fatti valere i motivi di esclusione relativi e non quelli
assoluti considerati nell’esame del marchio. 2 TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca Cola (fig.) / Caffè così (fig.). 3 TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer. 4 TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). 5 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL. 6 TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 7 TAF B-40/2013, consid. 1.2 – EGATROL / EGATROL. 8 TAF B-6665/2010, consid. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-2678/2012, consid. 6.2.1 –
OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Parte 6 – Procedura di opposizione
202
La vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o
servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione9. L’articolo
31 capoverso 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d’esclusione
secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la
protezione dei marchi famosi.
2. Condizioni procedurali
Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1
LPM). L’opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all’Istituto entro tre mesi dalla
pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante
questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).
2.1 Atto di opposizione
L’opposizione deve essere presentata per iscritto in due esemplari (art. 20 OPM) 10. A tale
fine può essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall’Istituto11. L’uso di tale modulo
non è tuttavia obbligatorio. Entrambi gli esemplari devono essere firmati. La firma su una
domanda trasmessa mediante Fax o elettronicamente è riconosciuta legalmente valida.
Qualora su un’istanza manchi la firma legalmente valida, è riconosciuta la data di
ricevimento originaria, se un’istanza dal medesimo contenuto e firmata sia fornita entro un
mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto (art. 6 cpv. 2 OPM). Le istanze trasmesse
mediante posta elettronica devono essere inviate all’indirizzo appositamente creato per
l’invio elettronico di dati (tm.admin@ekomm.ipi.ch)12. In questo caso è sufficiente trasmettere
un’unica copia dell’istanza.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 OPM definiscono le indicazioni che l’opposizione deve
contenere:
a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l’indirizzo dell’opponente;
b) il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l’opposizione;
c) il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del
titolare del marchio;
d) una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;
e) una breve motivazione dell’opposizione.
9 TAF B-3663/2011, consid. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; TAF B-
2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.
10 Anche tutti gli altri allegati e annessi come le risposte, le repliche, le dupliche, gli estratti di registro
ecc. devono essere presentati in due esemplari (fatte salve le istanze presentate elettronicamente). 11 Il modulo può essere richiesto all’Istituto o scaricato direttamente da Internet
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/i/m551i.doc).
12 Cfr. https://ekomm.ipi.ch/.
Parte 6 – Procedura di opposizione
203
2.2 Conclusioni
Dalle conclusioni deve emergere che viene impugnata la registrazione di un determinato
marchio in una determinata misura. Qualora l’opposizione si riferisca solo a una parte dei
prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in
questione devono essere indicati singolarmente (art. 20 lett. d OPM). Non è sufficiente
indicare, ad esempio, che l’opposizione si riferisce a tutti i «prodotti e/o servizi simili». La
richiesta deve essere precisa al punto da consentire l’istruzione della procedura senza
ulteriori approfondimenti13. Nei casi di opposizione parziale, per evitare delle discrepanze di
traduzione, si raccomanda di indicare i prodotti contro i quali è fatta opposizione nella lingua
in cui figurano nel registro. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione
dell’opposizione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo la scadenza del
termine di opposizione mentre non lo sono né l’estensione né l’annullamento di una
restrizione anteriore14.
In caso di ambiguità delle conclusioni, all’opponente viene assegnato un breve termine
supplementare entro cui precisarle.
2.3 Motivazione
L’articolo 31 capoverso 2 LPM prevede che l’opposizione debba essere motivata. È
sufficiente una breve motivazione (art. 20 lett. e OPM) che tuttavia deve contenere tutte le
circostanze di fatto decisive per la decisione. In assenza della motivazione non si entra nel
merito dell’opposizione.
2.4 Parti
2.4.1 Legittimazione attiva
In merito alla legittimazione a interporre opposizione cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.1, pag. 22.
2.4.1.1 Marchio depositato o registrato
Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità ai
sensi degli articoli 6–8 LPM (art. 3 cpv. 2 lett. a LPM). Secondo l’articolo 6 LPM il diritto al
marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (priorità derivante dal deposito).
Vanno considerate anche eventuali priorità in virtù della Convenzione di Parigi o risultanti da
un’esposizione (artt. 7 e 8 LPM). Il momento del deposito nel diritto dei marchi è determinato
in giorni. Qualora vi sia una priorità identica, l’opposizione è esclusa.
13 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 3 seg. – LUK (fig.) / LuK. 14 CRPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.
Parte 6 – Procedura di opposizione
204
2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto
2.4.1.2.1 Basi giuridiche
È autorizzato ad interporre opposizione contro una nuova registrazione anche il titolare di un
segno notoriamente conosciuto in Svizzera ai sensi dell’articolo 6bis CUP al momento del
deposito del marchio impugnato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). La LPM non definisce
l’espressione «marchio notoriamente conosciuto». L’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM si
limita a rinviare all’articolo 6bis CUP che invita i suoi membri a impegnarsi a vietare la
registrazione e l’uso di marchi che possono essere confusi con un marchio notoriamente
conosciuto a livello nazionale. Ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 prima frase TRIPS15,
l’articolo 6bis CUP si applica anche ai servizi. In caso di addotta notorietà l’Istituto entra nel
merito dell’opposizione, salvo che la parte opponente non sia titolare del diritto fatto valere.
L’esistenza del diritto fatto valere è una questione di diritto materiale16.
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale
Introducendo una disposizione che prevede la protezione del marchio notoriamente
conosciuto si vuole proteggere il titolare di un marchio estero notoriamente conosciuto in
Svizzera dalle usurpazioni illegittime a livello nazionale. La protezione del marchio
notoriamente conosciuto risulta dalla ponderazione degli interessi, per cui in determinate
circostanze è giustificabile derogare al principio della registrazione e concedere la protezione
al titolare di un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale, anche se questo non è
registrato in Svizzera. L’articolo 6bis CUP e l’articolo 16 capoverso 2 TRIPS sono stati creati
con l’intento di combattere la pirateria nell’ambito dei marchi17.
Uno stato di fatto internazionale si impone nel senso che solo il titolare di un marchio estero
(anteriore), il cui marchio è notoriamente conosciuto in Svizzera, può fare valere un marchio
noto. Se l’opponente non può far valere un marchio protetto all’estero, l’opposizione deve
essere respinta già per questo motivo, senza bisogno di esaminare la necessaria notorietà
del segno opponente18.
2.4.1.2.3 La notorietà necessaria
Per stabilire se il marchio opponente è notoriamente conosciuto, è determinante la data del
deposito del marchio impugnato19. Nel testo originale in francese della Convenzione di
Parigi, per «marchio notoriamente conosciuto» si parla di «marque notoirement connue»
mentre nella traduzione ufficiale in inglese di «well-known mark». Di conseguenza il semplice
15 RS 0.632.20 Allegato 1.C. 16 TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CRPI, sic! 2000, 699 – internet.com / InternetCom
(fig.). 17 TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.). 18 TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 –
Circus Conelli.
19 Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
205
fatto che un marchio sia conosciuto non è sufficiente per fare valere le prerogative di cui
all’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM. È indispensabile che il marchio non registrato in
Svizzera sia «notoriamente» conosciuto per essere considerato nell’ambito di una procedura
di opposizione20. In altri termini, per valutare se un marchio non registrato è notoriamente
conosciuto sono applicati criteri più severi rispetto a quelli applicati per i marchi registrati cui
è attribuito il campo di protezione di un marchio conosciuto in ragione dell’affermarsi sul
mercato (cfr. n. 6.7, pag. 230). Anche il Tribunale federale sottolinea che «la marque doit
être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire»21. Di conseguenza, affinché un
marchio sia considerato notoriamente conosciuto, si presuppone che non sia solo
vagamente conosciuto a livello nazionale.
In virtù della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione
dei marchi notoriamente conosciuti dell’OMPI, la notorietà di un marchio è valutata caso per
caso, tenuto conto del contesto e dei seguenti criteri decisivi22: il grado di conoscenza del
marchio nelle cerchie commerciali interessate, la durata, la portata e l’estensione geografica
dell’uso del marchio e della sua promozione, la durata e l’estensione geografica delle
registrazioni avvenute o pendenti, la precedente protezione del titolo, in particolare data dal
riconoscimento della notorietà dalle istanze competenti dei singoli Paesi membri nonché il
valore legato al marchio. Per cerchie commerciali determinanti si intendono i consumatori, i
canali di distribuzione e i commercianti. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà
di un marchio non presuppone un suo uso in Svizzera ed è valutato esclusivamente in
funzione del grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate. Finora non ha
tuttavia ulteriormente precisato quale grado di conoscenza deve essere raggiunto per
ammettere la notorietà di un marchio23.
È sufficiente che il marchio sia notoriamente conosciuto dalle cerchie commerciali
interessate24. Per queste ultime deve essere evidente e chiaro che il segno è rivendicato
come marchio da un determinato titolare, di cui non è necessario che conoscano il nome25. Il
marchio deve essere noto a quella parte di pubblico svizzero considerata destinataria dei
prodotti e servizi in questione. Ciò presupporrà di regola un uso intenso del marchio in
Svizzera o perlomeno una sua promozione intensa nel Paese, oppure che il marchio sia
usato all’estero e che tale fatto abbia fatto notizia in Svizzera. Il Tribunale federale ha
riconosciuto che la notorietà necessaria non esige l’uso del marchio in Svizzera, ma viene
bensì valutata unicamente secondo il grado di conoscenza nelle cerchie commerciali
interessate26. Alla stregua del principio della specialità del diritto dei marchi, la notorietà può
essere fatta valere esclusivamente per determinati prodotti o servizi, segnatamente quelli per
20 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch. 21 TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK. 22 Art. 2 Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi
notoriamente conosciuti, sic! 2000, 48 seg.
23 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 24 DTF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp. 25 DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp. 26 DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
206
i quali il marchio è usato o pubblicizzato. La protezione conferita al marchio notoriamente
conosciuto è circoscritta ai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio27. Un’estensione
della protezione del marchio al di là della similarità dei prodotti e servizi esula dalla
procedura di opposizione e può essere fatta valere esclusivamente nel quadro di un
processo civile28.
2.4.1.2.4 Verosomiglianza della notorietà
Il principio inquisitorio «limitato» nella procedura di opposizione (Parte 1, n. 5.4.1 seg.,
pag. 28) si applica anche nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un marchio
notoriamente conosciuto. Così come, in virtù dell’articolo 20 lettera b OPM, l’opponente è
tenuto a indicare il numero della registrazione o del deposito su cui si basa l’opposizione,
anche l’opponente che fonda la sua opposizione su un segno non registrato, notoriamente
conosciuto, deve fornire la prova del suo diritto29. Qualora l’opponente non riesca a fornire la
prova che il suo segno è notoriamente conosciuto in conformità alle esigenze legali, in
applicazione per analogia dell’articolo 8 CC, incombono su di lui le conseguenze della
mancanza di prove.
La legge non definisce concretamente se, nell’ambito della procedura di opposizione, sia
necessario fornire la prova della notorietà del marchio o sia sufficiente renderla verosimile.
Tuttavia, per quanto concerne l’eccezione del mancato uso del marchio opponente, l’articolo
32 LPM prevede esplicitamente che è sufficiente che l’opponente renda verosimile l’uso del
marchio. Ne deriverebbe che gli altri fatti rilevanti per l’opposizione, in particolare l’esistenza
di un marchio notoriamente conosciuto, andrebbero comprovati in modo concludente. Nella
maggioranza dei casi, ciò comporterebbe una procedura d’assunzione delle prove per
esteso, il che non corrisponderebbe al significato e allo scopo della procedura di opposizione
quale iter possibilmente semplice e rapido. Inoltre le decisioni emesse nell’ambito di una
procedura di opposizione non sono vincolanti in un eventuale processo civile30.
Un’asserzione è considerata verosimile, se il giudice, non pienamente convinto della sua
veridicità, la considera perlopiù attendibile, benché non siano eliminati tutti i dubbi31.
2.4.2 Legittimazione passiva
In merito cfr. Parte 1, n. 3.1.3.2.1, pag. 23.
27 CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont /Richmond Swiss Watch. 28 DTF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp. 29 CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse
(fig.).
30 DTF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): un marchio è
stato dichiarato nullo nell’ambito di un processo civile, anche se, precedentemente, un’opposizione
contro lo stesso marchio era stata respinta; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.
31 TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.
Parte 6 – Procedura di opposizione
207
2.5 Termine di opposizione
L’opposizione deve essere inviata all’Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della
registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il termine non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA) e
in caso d’inosservanza del termine il proseguimento della procedura è escluso (art. 41 cpv. 4
lett. c LPM).
I marchi svizzeri sono pubblicati in Swissreg (https://www.swissreg.ch).
Le registrazioni internazionali sono pubblicate in un organo designato dall’OMPI (attualmente
la «Gazette OMPI des marques internationales») (art. 43 cpv. 1 OPM, art. 44 cpv. 2 LPM in
combinato disposto con la Regola 32 ResC).
Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione del marchio svizzero in Swissreg. Il
termine di opposizione inizia pertanto a decorrere dalla mezzanotte del giorno della
pubblicazione.
Nell’ambito di un’opposizione contro una registrazione internazionale, il termine comincia a
decorrere dalla mezzanotte del primo giorno del mese seguente quello in cui l’ufficio
internazionale ha pubblicato la rispettiva estensione della protezione nella «Gazette» (art. 50
cpv. 1 OPM).
In merito al calcolo dei termini si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.5.2, pag. 31).
Esempi per il calcolo del termine:
Pubblicazione di un marchio svizzero in Swissreg il 17 luglio 2014: inizio del termine il 17
luglio 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 17 ottobre 2014 alle 24.00.
Pubblicazione di una registrazione internazionale nella «Gazette» il 17 luglio 2014: inizio del termine il 1°agosto 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 1°novembre 2014 alle 24.00.
2.6 Tassa di opposizione
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare
La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine di opposizione (art. 31 cpv. 2
LPM). La tassa corrisponde a 800.– franchi 32. La procedura di opposizione si limita a un
confronto tra il marchio su cui si fonda l’opposizione e il marchio impugnato. Se l’opposizione
si fonda su più marchi, per ogni marchio è avviata una procedura indipendente33. Lo stesso
vale se l’opposizione è presentata in contestazione di più marchi. Per ogni procedura di
opposizione deve essere corrisposta una tassa34. Al fine di un ampliamento del campo di
protezione di un marchio opponente è, tuttavia, possibile considerare che, oltre al marchio
opponente, il titolare utilizzi altri marchi di serie da questo derivati35.
32 OTa-IPI Allegato I. 33 Cfr. il modulo di opposizione, numeri 4 e 7. 34 CRPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label. 35 TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
208
In merito ai mezzi e al termine di pagamento si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n.
11.3, pag. 50 e Parte 1, n. 11.5, pag. 51).
Se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, viene a mancare una delle
condizioni procedurali e l’opposizione è considerata non presentata (art. 24 cpv. 1 OPM).
Nel caso in cui l’opposizione si fondi su più marchi o contesti più di un marchio, ma solo una
tassa sia stata corrisposta entro i termini, l’Istituto fissa un termine supplementare entro il
quale l’opponente può decidere, anche successivamente alla scadenza del termine
originario, a quale delle opposizioni presentate si riferisca il pagamento effettuato36. Una
volta scaduto il termine di opposizione non è, tuttavia, più possibile pagare la somma
mancante e il proseguimento della procedura è escluso37.
2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell’Istituto
La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione legale e in
conformità con l’OTa-IPI anche quando l’Istituto è chiamato a emettere una fattura (cfr. Parte
1, n. 11.3 segg., pag. 50).
3. Irregolarità dell’opposizione
3.1 Irregolarità irrimediabili
Se l’opposizione è presentata dopo la scadenza del relativo termine, non si entra in materia.
Poiché il termine è stabilito dalla legge, non è possibile prorogarlo (art. 31 cpv. 2 LPM in
collegamento con l’art. 22 cpv. 1 PA). Lo stesso vale se la tassa di opposizione non è pagata
o non è pagata tempestivamente (art. 31 cpv. 2 LPM) 38. Non si entra inoltre in materia se
l’opposizione
- non è motivata (art. 31 cpv. 2 LPM);
- contesta un marchio cancellato o non registrato (art. 31 cpv. 1 LPM);
- non si fonda su un marchio (anteriore) (art. 31 cpv. 1 LPM);
- contesta un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 in collegamento con l’art. 3 LPM);
- contesta una domanda di registrazione39;
- non contiene qualsivoglia altro elemento essenziale, tralasciando ad esempio di
designare le parti o identificare i marchi interessati (art. 20 OPM); o se
36 Tuttavia, cfr. CRPI, 1999, 283, consid. 4 – Chalet. 37 Art. 31 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 4 lett. c LPM. 38 CRPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) /
REXOL. 39 Secondo l’Istituto, il tenore dell’articolo 31 LPM, secondo cui l’opposizione è fatta contro la
«registrazione», permette univocamente di escludere le opposizioni che contestano una domanda di
registrazione.
Parte 6 – Procedura di opposizione
209
- non è data la legittimazione attiva40, la capacità di essere parte e/o la capacità di stare in
giudizio.
3.2 Irregolarità rimediabili
Si parla di irregolarità rimediabili se l’opposizione contiene tutti gli elementi essenziali, ma
questi sono lacunosi. Per correggere le irregolarità rimediabili viene stabilito un termine
supplementare. In caso di inosservanza di tale termine, non si entra in materia
dell’opposizione (art. 23 PA).
Viene ad esempio stabilito un termine supplementare se,
- è necessario designare un recapito ai sensi dell’articolo 42 LPM e questo manca;
- le parti hanno designato un rappresentante, l’Istituto ha dubbi in merito al rapporto di
rappresentanza e manca la procura (artt. 21 e 5 OPM);
- manca la firma41.
Un termine supplementare è inoltre concesso nei casi in cui le conclusioni non sono chiare o
devono essere interpretate, segnatamente se esistono dubbi in merito alla portata
dell’opposizione (art. 20 lett. d OPM)42. Le irregolarità di rilevanza minore possono essere
corrette dalle parti o d’ufficio anche senza che sia stabilito un termine supplementare43.
In caso di opposizione parziale, ossia se l’opposizione riguarda solo singole classi o singoli
prodotti e/o servizi, i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio impugnato da revocare
devono essere elencati singolarmente. Sarebbe ad esempio inammissibile la conclusione
seguente: «Tutti i prodotti e servizi simili devono essere revocati». La procedura di
opposizione è una pura procedura di registrazione nell’ambito della quale non può essere
pronunciata una sentenza costitutiva (p.es. una riformulazione della lista dei prodotti e
servizi). Come nell’ambito del processo civile le conclusioni devono essere formulate in
modo che, qualora l’opposizione sia accolta, possano essere integrate, senza modifiche, nel
dispositivo della decisione. All’opponente viene concesso un termine supplementare per
precisare la misura in cui è fatta opposizione. Qualora l’irregolarità non sia corretta
tempestivamente, l’opposizione in merito alle conclusioni non chiare è (totalmente o
parzialmente) irricevibile44.
Qualora la parte opponente non sia (o non sia ancora) iscritta nel registro dei marchi in
qualità di titolare del marchio opponente, le viene concesso un termine supplementare per
provare la sua legittimazione attiva al momento dell’inoltro dell’opposizione45. In caso di
mancanza di legittimazione attiva, non si entra in materia sull’opposizione. Qualora un
40 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 41 Cfr. n. 2.1, pag. 201 seg.
42 TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.). 43 CRPI, sic! 2001, 813, consid. 9 - Viva / CoopViva (fig.). 44 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 4 segg. – LUK (fig.) / LuK. 45 Cfr. art. 17 LPM; TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
210
marchio o un diritto di marchio sia detenuto da più titolari, l’Istituto invita questi ultimi a
designare un rappresentante comune. In questo caso la procura deve essere firmata da tutti
i titolari. Fintantoché non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del
marchio devono agire congiuntamente nei confronti dell’Istituto (art. 4 OPM).
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione
Qualora l’Istituto rilevi irregolarità per la cui rettifica non può essere stabilito un termine
supplementare, entro la scadenza del termine di opposizione, la parte opponente ne è
informata nella misura in cui ciò è possibile. In merito non sussiste, tuttavia, alcun diritto delle
parti. Se l’opposizione è presentata solo uno o due giorni prima della scadenza del termine di
opposizione, è ormai troppo tardi per informare l’opponente delle irregolarità.
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura
4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio
Le opposizioni possono essere riunite in un’unica procedura (art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non
influisce tuttavia sul numero o sull’entità delle tasse di opposizione46.
L’articolo 23 capoverso 2 OPM consente la sospensione dei procedimenti riguardanti altre
opposizioni, se il marchio impugnato è già oggetto di un’opposizione. Per motivi di efficienza,
l’Istituto può decidere in merito a una delle opposizioni e sospendere il procedimento delle
altre.
4.2 Sospensione
Oltre all’esempio di cui sopra (cfr. anche Parte 1, n. 6, pag. 40), la procedura di opposizione
può altresì essere sospesa se l’opposizione non si fonda su un marchio registrato, ma su un
deposito di marchio. In questo caso, la procedura di opposizione è sospesa finché il marchio
è registrato (art. 23 cpv. 3 OPM).
Lo stesso vale se l’opposizione si fonda su una registrazione internazionale che è o potrebbe
essere oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio per motivi di esclusione assoluti. La
procedura di opposizione è sospesa fintantoché sia stato definitivamente deciso in merito al
rifiuto di protezione (art. 51 cpv. 1 OPM).
La procedura è sospesa d’ufficio anche laddove il marchio internazionale opponente o la
registrazione internazionale impugnata è radiato, ma il titolare ha la possibilità di chiedere la
trasformazione47 in una domanda di registrazione nazionale (art. 9quinquies PM e art. 46a LPM).
La richiesta di trasformazione può essere trasmessa all’Istituto entro tre mesi dalla
radiazione della registrazione internazionale. La domanda risultante dalla trasformazione
viene sottoposta a un esame materiale teso a determinare eventuali motivi assoluti
46 Si veda n. 2.6.1, pag. 206. 47 Parte 4, n. 2.5.5, pag. 86.
Parte 6 – Procedura di opposizione
211
d’esclusione. In questi casi la procedura di opposizione è sospesa fino alla conclusione
dell’esame. Se non viene chiesta una trasformazione la procedura è stralciata una volta
scaduto il termine di tre mesi.
4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate
Su https://www.swissreg.ch è possibile verificare se è in corso una procedura di opposizione
contro un determinato marchio. Le informazioni relative alle opposizioni disponibili su
Swissreg consentono di determinare l’inizio del termine quinquennale di carenza. Swissreg
riporta le seguenti informazioni sullo stato dell’opposizione:
- Nessuna opposizione
- Pendente presso l’Istituto
- Decisione dell’Istituto del …
- Pendente presso il TAF
- Decisione CRPI, rispettivamente TAF del …
Se dal termine di opposizione sono trascorse più di due settimane si può supporre che
contro il marchio non sia stata presentata alcuna opposizione48. La pubblicazione di queste
informazioni relative allo stato dell’opposizione non è tuttavia vincolante.
Su richiesta esplicita, l’Istituto conferma per iscritto al più presto due settimane dopo la
scadenza del termine di opposizione, che contro un marchio appena pubblicato non è stata
presentata alcuna opposizione.
5. L’uso del marchio nella procedura di opposizione
5.1 Principio del carattere determinante dell’iscrizione nel registro
Il rischio di confusione è valutato sulla base dei segni, così come sono stati iscritti nel
registro, e dei prodotti e/o servizi iscritti nel registro al momento della decisione49.
5.2 Eccezione del mancato uso
Qualora il resistente intenda far valere il mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, deve farlo
nella sua prima risposta (art. 22 cpv. 3 OPM) in quanto tale rivendicazione non sarà presa in
considerazione nelle fasi successive della procedura50. L’eccezione del mancato uso deve
essere formulata in modo chiaro e inequivocabile nella risposta all’opposizione. Non basta,
ad esempio, che le spiegazioni del resistente lascino supporre che egli abbia visibilmente
presunto un uso limitato del marchio oggetto dell’opposizione, senza che tale affermazione
48 Le due settimane includono un margine di sicurezza per eventuali ritardi nella consegna o
nell’elaborazione.
49 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 50 TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
212
sia enunciata chiaramente51. Se dalle dichiarazioni del resistente non emerge con chiarezza
l’effettiva affermazione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM, gli è accordata la
possibilità di procedere a una precisazione. Nella procedura di opposizione il resistente deve
unicamente invocare (art. 32 LPM) il mancato uso del marchio oggetto dell’opposizione e
non renderlo verosimile, come prevede l’articolo 12 capoverso 3 LPM per i processi civili.
L’uso del marchio oggetto dell’opposizione non deve essere esaminato se al momento
dell’eccezione il termine di carenza non è ancora scaduto o se l’eccezione viene ritirata nel
corso della procedura.
Fintantoché l’uso non è contestato o che il termine di carenza non è ancora scaduto, sono
determinanti per l’esame della similarità i prodotti e/o i servizi registrati, anche se di fatto il
marchio non è utilizzato o è utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi registrati52.
Se il marchio viene usato dopo la scadenza del termine di carenza il diritto al marchio è
ripristinato con l’effetto della priorità originaria (art. 12 cpv. 2 LPM) a condizione che nel
periodo intercorso tra la scadenza del termine di carenza e l’utilizzo del marchio nessuno
abbia invocato il mancato uso dello stesso.
5.3 Termine di carenza
L’articolo 12 capoverso 1 LPM conferisce al titolare un termine di carenza di cinque anni per
l’uso del marchio. L’eccezione del mancato uso in virtù dell’articolo 32 LPM non è
ammissibile prima della scadenza di tale termine e pertanto non va considerata53.
5.3.1 Inizio del termine di carenza
Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di
opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).
Il calcolo del termine di carenza nel quadro delle registrazioni internazionali dipende da vari
fattori. Occorre dapprima verificare se la registrazione internazionale è oggetto di un rifiuto
della protezione. In tal caso il termine di carenza inizia a decorrere dalla fine della procedura
concernente54 analogamente a quanto avviene per i marchi svizzeri secondo l’articolo 12
capoverso 1 LPM.
51 TAF B-5641/2012, consid. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 52 TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office. 53 TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL.
54 La fine della procedura è decretata dall’emissione di una decisione a livello nazionale o
dall’emissione di una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter ResC. Cfr.
in merito al calcolo del termine anche TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.), con rinvii
alla giurisprudenza.
Parte 6 – Procedura di opposizione
213
Per contro, se per una registrazione internazionale è stata emessa una dichiarazione in virtù
della regola 18ter 1) ResC 55, il termine di carenza decorre a partire dalla data di
pubblicazione della Gazette in cui è stata inserita la dichiarazione in questione56.
Qualora non siano stati iscritti nel registro né un rifiuto provvisorio di protezione né una
concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1 ResC, l’inizio del termine di carenza
è definito diversamente. In questo caso non è determinante la data dell’iscrizione nel registro
internazionale, poiché in tale momento non è ancora stabilito se alla registrazione
internazionale sarà accordata la protezione in Svizzera. Il termine di carenza decorre dunque
a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo d’esclusione che si oppone
(o può opporsi) al segno. Per le registrazioni internazionali tale momento dipende dal regime
d’esecuzione a cui il marchio è assoggettato (cfr. Parte 4, n. 3.2.1, pag. 93) e dalla data di
notifica dell’estensione della protezione («date de notification»).
Qualora trovi applicazione il PM, il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione è di 18
mesi (art. 5.2)b) PM)57. Il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 18 mesi dopo la data
di notifica dell’estensione della protezione («date de notification»), ossia dalla data in cui
l’OMPI ha inviato il foglio del registro («onglet») all’autorità nazionale e in cui inizia il termine
per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) ResC). Tale data può differire di
diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale.
Se il PM trova applicazione solo in ragione dell’articolo 9sexies 1)b) PM, il termine di carenza
inizia a decorrere un anno dopo la data della notifica dell’estensione della protezione («date
de notification»).
Qualora trovi applicazione l’AM, il termine per il rilascio di un rifiuto della protezione è di un
anno. In questi casi il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 12 mesi dopo la data
della notifica («date de notification»).
5.3.2 Proroga della registrazione del marchio
La proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2 LPM) è un semplice atto formale e
non dà origine a un nuovo termine di carenza (cfr. art. 12 cpv. 1 LPM). Non è neppure
possibile sollevare opposizione contro il marchio prorogato.
5.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura
Se nella sua prima risposta il resistente fa valere l’eccezione del mancato uso e in tale
momento il termine di carenza è scaduto, l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo
55 Secondo la regola 18ter 1) ResC, la dichiarazione di concessione della protezione è obbligatoria (se
prima non è stato notificato un rifiuto provvisorio) dal 1º gennaio 2011 (modifica ResC del
1º settembre 2009).
56 Questo succede per motivi di sicurezza giuridica: solo la data della pubblicazione nella Gazette è
facilmente e univocamente identificabile sia dal titolare del marchio sia da terzi. 57 La Svizzera ha emesso una dichiarazione che prevede la sostituzione del termine di un anno per il
rilascio di un rifiuto di protezione con un termine di 18 mesi.
Parte 6 – Procedura di opposizione
214
marchio o il mancato uso per motivi gravi (art. 22 cpv. 3 OPM in combinato disposto con l’art.
32 LPM).
Se in tale momento, invece, il termine di carenza non è ancora scaduto, l’eccezione rimane
inosservata. Nel caso in cui l’eccezione venga fatta valere solo a posteriori, essa è
inammissibile e non viene considerata neppure come un novum58. Lo stesso vale per una
procedura di ricorso in cui non viene considerata un’eccezione del mancato uso sollevata
solo in tale procedura59.
5.4 Verosomiglianza dell’uso
5.4.1 Uso in Svizzera
È indispensabile che il marchio sia usato in Svizzera60. Un’eccezione risulta dalla
Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti,
disegni, modelli e marchi61. Giusta l’articolo 5 capoverso 1 di questa Convenzione l’uso del
marchio in uno dei due Stati perpetua la tutela anche nell’altro Stato. Il diritto svizzero è però
determinante ai fini di valutare quali atti vadano considerati in Germania come uso
perpetuante la tutela62. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, soltanto i
cittadini tedeschi e svizzeri o i cittadini di altri Stati con domicilio o sede in Germania o in
Svizzera possono rivendicare i diritti derivanti da questa Convenzione. In particolare, per le
persone giuridiche è sufficiente avere una sede commerciale o industriale effettiva e non
solo apparente in uno degli Stati contraenti63. Il marchio deve inoltre essere protetto in
entrambi gli Stati64.
L’uso di un marchio per l’esportazione (marchio d’esportazione) è espressamente assimilato
all’uso del marchio in Svizzera all’articolo 11 capoverso 2 LPM. Il marchio d’esportazione
non deve essere commercializzato in Svizzera ma deve essere utilizzato per i prodotti e i
servizi offerti dalla Svizzera o dalla Germania. Il semplice uso all’estero non perpetua la
tutela65.
5.4.2 Periodo d’uso
Se è stata invocata l’eccezione del mancato uso, deve essere reso verosimile l’uso del
marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM)66. È sufficiente
58 Cfr. art. 22 cpv. 3 OPM. 59 TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.). 60 TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 61 RS 0.232.149.136; TAF B-6251/2013, consid. 2.5 – P&C (fig.) / PD&C. 62 TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP. 63 DTF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-3294/2013, consid. 3.6 – Koala (fig.) / Koala’s March
(fig.).
64 TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.). 65 TAF B-4540/2007, consid. 5 – Marchio a strisce (fig.) / Marchio a strisce (fig.). 66 TAF B-3294/2013, consid. 4.3 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
215
dimostrare l’uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo
anteriore all’eccezione del mancato uso, il che presuppone che possano essere attribuiti in
maniera ineccepibile al periodo dell’uso. A determinate condizioni è tuttavia possibile
prendere in considerazione documenti non databili insieme a documenti databili 67. Il
momento in cui tale eccezione del mancato uso viene sollevata è altresì determinante per
quanto riguarda la ripresa dell’uso dopo la scadenza del termine di carenza: finché nessuno
fa valere il mancato uso, il marchio può essere usato per la prima volta o riutilizzato anche
dopo la scadenza del termine di carenza (art. 12 cpv. 2 LPM).
5.4.3 Carattere serio dell’uso
Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende
l’intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato68. Ai fini della valutazione
dell’uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio
economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell’uso nonché
le circostanze particolari applicabili nei singoli casi69. Non è ritenuto serio l’uso finalizzato
esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita
simbolica70. Perché l’uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato,
anche se finora il Tribunale federale ha rinunciato alla richiesta di dati concreti relativi al
fatturato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è
sufficiente un fatturato modesto71. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più
ampio rispetto ai beni di lusso72. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio
del marchio73.
5.4.4 Legame tra marchio e prodotto
Il marchio non deve figurare sul prodotto o sulla confezione stessa. Tuttavia perpetua la
tutela solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che un segno sia
considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio: è ad
esempio sufficiente l’uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, eccetera74. L’uso
deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti e/o ai servizi registrati75.
67 TAF B-6251/2013, consid. 2.6 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 68 TAF B-2910/2012, consid. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.
69 TAF B-6251/2013, consid. 2.3 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C. 70 DTF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CRPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay
(fig.). 71 DTF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – Fünf Streifen
(fig.) / Fünf Streifen (fig.).
72 TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ. 73 TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.). 74 TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 75 TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
Parte 6 – Procedura di opposizione
216
Manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene
usato unicamente con riferimento all’azienda76. L’uso esclusivo come ditta o designazione
commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti, bensì rappresenta
un riferimento astratto ad un’azienda77. Di conseguenza, l’uso della ditta nell’intestazione di
bollettini di consegna e fatture è considerato uso commisurato alla funzione e a titolo di
marchio per i prodotti consegnati o fatturati soltanto se il marchio, identico alla ditta, apposto
in posizioni di consegna e di fatturazione concrete è correlato direttamente e adeguatamente
con il prodotto 78.
La mera registrazione di un nome di dominio che contiene il marchio in questione in quanto
tale non rappresenta un uso a titolo di marchio neppure in riferimento a un sito attivo, se non
è al contempo fornita una prova del fatto che (nel lasso di tempo determinante) i destinatari
hanno consultato il sito e c’è stata un’effettiva richiesta dei relativi prodotti e servizi79.
5.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati
5.4.5.1 Sussunzione
Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è
rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre esaminare se i prodotti per i quali
il marchio è usato rientrano tra i prodotti e servizi registrati (cfr. Parte 3, n. 4.5, pag. 76).
Occorre in particolare considerare che l’uso dei termini generali dei titoli delle classi della
classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili80.
Vanno considerate eventuali limitazioni della lista dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, se la
protezione è accordata solo per prodotti di una determinata origine geografica, deve essere
reso verosimile l’uso per prodotti di tale provenienza81.
5.4.5.2 Problematica dell’uso parziale
Si parla di uso parziale quando l’uso di un marchio registrato per un termine generale
(«Oberbegriff») è reso verosimile solo per una parte dei prodotti e servizi attribuibili a tale
termine generale. Ci si chiede in questo caso qual è la portata della protezione conferita
dall’uso parziale, in altre parole quali sono i prodotti o servizi per i quali l’uso del marchio ha
un effetto perpetuante la tutela.
Per non limitare oltre misura le opportunità di sviluppo economico dei titolari di marchi, l’uso
del marchio non perpetua la tutela unicamente per i prodotti o servizi per i quali è stato reso
76 TAF B-5530/2013, consid. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS. 77 TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.). 78 TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY. 79 TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER. 80 TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss
chocolate.ch (fig.); si veda anche Parte 2, n. 4.3, pag. 65.
81 TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE.
Parte 6 – Procedura di opposizione
217
verosimile82. Il Tribunale amministrativo federale applica una soluzione minima estesa,
secondo la quale perpetua la tutela l’uso del marchio in relazione con quei prodotti e servizi
dei quali le cerchie commerciali determinanti presumono e si aspettano che siano utilizzati in
futuro, alla luce dell’uso accertato. Inoltre l’uso perpetua la tutela del marchio per il termine
generale nel suo insieme se l’uso è prototipo del termine in questione e se quest’ultimo è
definito in modo preciso e circoscritto83. I prodotti e servizi attribuibili al termine generale in
questione devono inoltre appartenere all’assortimento corrente di un fornitore tipico del
settore84. Secondo il TAF questo approccio corrisponde alla soluzione minima estesa
prevista dal diritto tedesco85, che essenzialmente coincide con la soluzione adottata
dall’EUIPO e dal Tribunale Ue.
Alla luce di quanto sopra, anche l’Istituto applica la soluzione minima estesa. A determinate
condizioni, che occorrerà sviluppare nella pratica, l’uso del marchio per un prodotto specifico
validerà anche il diritto per il termine generale che lo ingloba. L’uso non può in nessun caso
essere esteso ai prodotti e servizi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere b e c LPM. In
particolare non è possibile estendere l’uso ai prodotti considerati provenire dalle stesse
imprese in ragione del luogo di produzione o dei canali di distribuzione. La protezione non
può inoltre essere estesa ad un termine generale semanticamente vasto86, ossia a una
categoria che comprende un’ampia gamma di prodotti o servizi oppure prodotti e servizi di
tipo diverso87. La tutela del marchio non si estende dunque a tutte le declinazioni
commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi che sono
sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti88.
Appartengono alla stessa categoria o sotto categoria i prodotti e servizi che, considerati
oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità89. Tali
categorie o sotto categorie non sono altrimenti suddividibili se non in modo arbitrario90.
82 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAFr 5871/2011,
consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 83 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 84 TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 85 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.). 86 TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAF 5871/2011,
consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.
87 Cfr. in questo senso TAF 5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita. 88 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, consid. 26 – Respicur. 89 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a –
Cynaretten /Circanetten New. 90 Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a –
Cynaretten /Circanetten New.
Parte 6 – Procedura di opposizione
218
5.4.6 Uso in una forma divergente
In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto
soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni91.
Secondo l’articolo 11 capoverso 2 LPM l’uso di una forma del marchio che non diverga in
maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L’omissione di
elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi,
mentre l’omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un’impressione d’insieme
diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato92. È di conseguenza
determinante che il nucleo distintivo del marchio, il quale ne determina l’impressione
d’insieme specifica, non sia privato della sua identità, e che il carattere distintivo del marchio
sia mantenuto malgrado l’uso divergente93. Questo accade solo quando il pubblico riesce
dall’impressione d’insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio
registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso94. I
requisiti relativi all’identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono
essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione.
Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere distintivo crea in principio un’altra
impressione d’insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi
del marchio cui, nella valutazione dell’ammissibilità alla protezione, è attribuita un’importanza
minore. Ciò può essere il caso se vengono omessi elementi figurativi che dal pubblico sono
considerati mere decorazioni senza carattere distintivo proprio95. Mentre sarebbe da negare
il principio generale per cui l’uso di un marchio verbale/figurativo combinato sia considerato
perpetuante la tutela semplicemente in ragione dell’uso del solo elemento verbale dalla forza
distintiva. Sono determinanti invece le condizioni del caso concreto96. Nell’esame dell’uso
perpetuante la tutela del diritto al marchio, la giurisprudenza suole regolarmente valutare più
severamente le divergenze dovute all’omissione di componenti del marchio registrate
rispetto alle divergenze riconducibili a un’aggiunta di elementi97.
Le aggiunte che vanno oltre all’elemento figurativo con una funzione grafica subordinata
rappresentano un ostacolo per l’uso perpetuante la tutela del diritto al marchio se il marchio
non è più percepito come segno indipendente, ma come parte di un segno più complesso. È
pertanto determinante per l’uso perpetuante la tutela che, nel contesto in cui è utilizzato, il
marchio sia riconosciuto senza ricorso all’immaginazione, non soccomba quindi in una
«foresta di segni», e non appaia come parte di un segno complessivo che lo assorba quasi
91 DTF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) con rinvio a DTF 130 III
271, consid. 2.4 – Tripp Trapp.
92 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM
LIFE. 93 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-6251/2013, consid. 2.4 con rinvii – P&C (fig.) /
PD&C.
94 TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS. 95 DTF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.). 96 DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp. 97 TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 con rinvii – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
219
completamente sul piano del significato. In genere le aggiunte puramente descrittive non
modificano l’impressione d’insieme. Occorre valutare caso per caso se il marchio è ancora
percepito come segno indipendente98.
5.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari
Per prodotti ausiliari e servizi ausiliari si intendono le offerte, di norma gratuite, volte
esclusivamente a promuovere il prodotto principale99. Se l’impiego del marchio per prodotti o
servizi ausiliari è considerato come uso del marchio dipende dal fatto se le cerchie
commerciali interessate riescono a stabilire un legame tra il segno figurante sui prodotti
ausiliari e il prodotto o servizio rivendicato dal marchio, rispettivamente se il segno viene
percepito come mezzo per individualizzare il prodotto principale conformemente alla
funzione del marchio100. Ad esempio, i prospetti riguardanti i servizi di trasporto del titolare
del marchio potrebbero essere considerati prodotti ausiliari dei «servizi di trasporto» (classe
39) ma non degli «stampati» (classe 16).
Il legame diretto con il prodotto principale manca generalmente anche nel caso in cui il
marchio sia usato su articoli pubblicitari distribuiti gratuitamente (accendini, fiammiferi,
posacenere, adesivi, ecc.), cosiddetti articoli di merchandising, e pertanto il loro uso non può
essere attribuito a tale prodotto. Per i marchi concernenti i servizi, invece, l’impiego del
marchio in relazione a prodotti ausiliari è invece spesso l’unica forma in cui è possibile fare
uso del marchio.
5.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso
Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può
autorizzarne l’uso da parte di terzi. L’uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato
all’uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). L’autorizzazione deve essere rilasciata
prima che i terzi utilizzino il marchio101. Tale consenso può essere prestato per via
contrattuale, ad esempio nel quadro di un contratto di licenza, vendita o franchising. È altresì
considerato perpetuante la tutela del diritto al marchio, l’uso del marchio da parte di società
affiliate e di altre società strettamente legate dal profilo economico. L’autorizzazione può
essere rilasciata anche tacitamente102. Per contro, la semplice tolleranza dell’uso da parte di
terzi non equivale a un consenso103. È determinante che chi usa il marchio lo faccia per il
titolare dello stesso, ossia che sia animato dalla volontà di usare il marchio per i terzi104.
98 TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM
LIFE. 99 DTF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola. 100 CRPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.
101 TAF B-3294/2013, consid. 3.10 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.). 102 TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN. 103 TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL. 104 TAF B-2910/2012, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.
Parte 6 – Procedura di opposizione
220
Il consenso anche «tacito» del titolare del marchio deve essere reso verosimile all’Istituto
presentando il contratto o un estratto di esso oppure la struttura aziendale (struttura holding).
Non basta, pertanto, affermare di usare il marchio con il consenso del titolare senza
dimostrare tale fatto in alcun modo.
5.5 Mancato uso per gravi motivi
Qualora sussistano motivi gravi, l’opponente può fare valere il diritto al marchio nonostante il
mancato uso (art. 12 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 32 LPM). Le circostanze che non
dipendono dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad
esempio restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti e/o i
servizi per i quali il marchio è protetto, sono considerate legittimi motivi di non uso (art. 19
cpv. 1 TRIPS). Quest’eccezione deve essere applicata rigorosamente. Soltanto i motivi che
esulano completamente dal controllo del titolare sono atti a giustificare un mancato uso.
Eventuali difficoltà tecniche o economiche prevedibili o calcolabili rientrano nella
responsabilità del titolare105.
5.6 Aspetti procedurali
5.6.1 Scambio di allegati
In merito alle procedure a due parti cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1.2, pag. 37.
5.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova
Giusta l’articolo 32 LPM l’opponente deve rendere verosimile l’uso del suo marchio o il
mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono, pertanto, l’onere della prova e la
produzione dei mezzi di prova106. Siccome dopo la scadenza del termine di carenza l’uso del
marchio non viene verificato d’ufficio ma il resistente deve invocare espressamente
l’eccezione del mancato uso, nell’ambito dell’uso del marchio vige il cosiddetto principio
attitatorio107. Ciò significa che nella valutazione l’Istituto si fonda esclusivamente sui mezzi di
prova prodotti dall’opponente e non procede ad alcuna assunzione delle prove.
L’Istituto non è inoltre (più) tenuto a esaminare i mezzi di prova prodotti nel caso in cui
l’eccezione sia ritirata o il resistente riconosca interamente o parzialmente l’uso del
marchio108. Il fatto che le parti siano concordi circa la fattispecie, ovvero che il marchio venga
utilizzato, è vincolante per l’Istituto che, in ragione del principio dispositivo applicabile nella
procedura di opposizione109, deve basare la decisione su di esso.
105 CRPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora. 106 TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER. 107 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA
/ MILLEZIMUS.
108 TAF B-5732/2009, consid. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.). 109 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.
Parte 6 – Procedura di opposizione
221
Nella procedura di opposizione l’opponente non deve strettamente provare l’uso del suo
marchio bensì solo renderlo «verosimile» (in merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n.
5.4.4.2, pag. 30).
In merito ai mezzi di prova si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.4.4.1, pag 30).
Sono privi di forza probatoria gli estratti da pagine Internet allestiti dopo che è stato reso
verosimile il mancato uso e non contenenti informazioni che permettano di trarre conclusioni
circa un uso perpetuante la tutela del diritto al marchio nel lasso di tempo determinante110.
Secondo la prassi dell’Istituto, nella procedura di opposizione, alle dichiarazioni giurate in sé
non è attribuita una forza probatoria accresciuta, poiché questo mezzo di prova non è
previsto nel diritto procedurale svizzero. Poiché si tratta, tuttavia, di uno dei mezzi più
importanti per illustrare la portata e la durata dell’uso del marchio in Germania e siccome le
false dichiarazioni possono avere conseguenze penali, secondo l’Istituto, le dichiarazioni
giurate fatte secondo il diritto tedesco possono essere prese in conto nella valutazione
complessiva, ossia accanto agli altri documenti validi a titolo di indizio teso a rendere
verosimile l’uso. Il Tribunale amministrativo federale si è dimostrato più severo, considerando
le dichiarazioni giurate pure allegazioni di parte111.
5.7 Decisione sull’eccezione del mancato uso
Se l’opponente ha reso verosimile l’uso del suo marchio devono essere valutati i motivi
relativi d’esclusione ai sensi dell’articolo 3 LPM. Se l’uso non è reso verosimile l’opposizione
non è fondata su un diritto al marchio valido e pertanto va respinta senza l’esame dei motivi
relativi d’esclusione112.
6. Motivi di opposizione
Giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera a–c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio:
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta
un rischio di confusione;
- i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne
risulta un rischio di confusione.
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi
I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli
ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa
azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di
110 TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala’s March (fig.) 111 TAF B-3294/2013, consid. 5.2, Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); TAFB-5902/2013, consid. 2.6 –
WHEELS / WHEELY.
112 TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig), my life (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
222
un unico titolare di marchi113. L’attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi
rivendicati secondo l’Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale
attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa114.
Sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi
contenuti nella lista dei prodotti e/o dei servizi del marchio anteriore e non quelli
contrassegnati attualmente dal marchio115. Se, tuttavia, il resistente fa valere il mancato uso
sotto il profilo formale ed entro i termini, sono determinanti unicamente i prodotti e i servizi
per i quali l’opponente ha reso verosimile l’uso del marchio116.
Nella prassi, si sono sviluppati determinati indizi che secondo l’esperienza pratica possono
essere addotti a favore o contro la similarità117. In questo contesto, occorre partire dal
presupposto che un marchio può essere protetto solo per i prodotti e i servizi per cui è stato
registrato (cosiddetto principio di specialità)118. In una prima fase occorre pertanto
determinare quale significato è attribuito ai prodotti e servizi e quali prodotti e servizi
rientrano effettivamente in tali termini (cfr. Parte 2, n. 4.5, pag. 67).Un’eccezione a tale
principio viene fatta nell’ambito dei marchi famosi (art. 15 LPM), i quali non possono tuttavia
essere fatti valere nella procedura di opposizione a causa della cognizione limitata in virtù
dell’articolo 3 LPM119.
6.1.1 Indizi a favore della similarità
Sostituibilità: I prodotti sono simili se, in funzione del loro scopo d’impiego, delle loro
caratteristiche e del loro prezzo, possono essere «intercambiabili»120.
Stesse tecnologie e stesso scopo: I prodotti sono simili se si può supporre che la loro
produzione si basi sullo stesso know-how121.
Prodotto principale / accessorio: Il produttore del prodotto principale offre solitamente anche
degli accessori complementari. Se un prodotto costituisce un complemento ragionevole al
prodotto principale si è in presenza di un indizio di similarità122.
113 TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).
114 TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 5.2 –
PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 115 TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.); TAF B-6099/2013, consid. 4.2.1 – CARPE
DIEM / carpe noctem.
116 TAF B-2296/2014, consid. 3.1 – ysl (fig.) / sl skinny love (fig.). 117 TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA. 118 DTF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TAF
B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 119 Cfr. Parte 1, n. 5.4.1, pag. 27. 120 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC
(fig.) / Organic Glam OG (fig.).
121 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton. 122 TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.
Parte 6 – Procedura di opposizione
223
Stessi canali di vendita: In questo caso non possono essere determinanti i grandi distributori
in quanto la loro offerta di prodotti è praticamente infinita123. Può invece essere presa in
considerazione la vendita di prodotti in negozi specializzati unitamente ad altri indizi124.
6.1.2 Indizi contro la similarità
Cerchie di destinatari diverse: Se i prodotti sono destinati a destinatari diversi la similarità va
generalmente negata125.
Canali di vendita separati: Canali di vendita separati indicano un know-how di produzione
diverso e quindi solitamente una mancanza di similarità126.
Prodotto principale / componente: Nella maggior parte dei casi non vi è similarità tra il
prodotto principale e le componenti127. Ciò vale segnatamente per i prodotti complessi.
Materie prime / prodotti intermedi: Di norma le materie prime e i prodotti intermedi non sono
simili ai prodotti finiti128. Un’eccezione può essere data quando le materie prime dal punto di
vista del pubblico hanno un’importanza tale per la qualità dei prodotti finiti che vengono
inevitabilmente attribuiti al medesimo titolare del marchio129.
6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi
La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio130. Il valore dei criteri di
distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre
dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi
anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio
per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto131. A tale scopo è
necessario verificare se il servizio riveste un’utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve
alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il
servizio come un pacchetto unico di prestazioni132. Ad esempio, i servizi di manutenzione e
riparazione che completano l’offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti
(cosiddetto «servizio dopo vendita»)133. C’è similarità anche tra progettazione e sviluppo di
123 TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 124 TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.). 125 TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.). 126 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 127 TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx
(fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).
128 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.). 129 CRPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex / Resinex. 130 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.). 131 TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.). 132 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
133 TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
224
hardware e software per computer della classe 42 da un lato e hardware e software per
computer della classe 9 dall’altro. Questi ultimi sono infatti complessi sistemi tecnici
sviluppati sia in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia per un uso di massa, il che
comporta un importante lavoro di adattamento e parametrizzazione che rende difficile, se
non impossibile, delimitare lo sviluppo e la vendita del prodotto finito134. Tutti questi esempi
sono accomunati dal fatto che dal punto di vista dei consumatori tra questi prodotti e servizi
esiste un legame logico in termini di mercato che va oltre il semplice riferimento tematico e la
semplice relazione funzionale135.
Sono rilevanti soltanto i prodotti e i servizi effettivamente offerti dal titolare del marchio a
titolo commerciale. Non vanno considerati i cosiddetti prodotti o servizi ausiliari finalizzati
esclusivamente alla promozione della vendita del prodotto principale. Rientrano nei prodotti
ausiliari i cataloghi, i prospetti, gli articoli pubblicitari, eccetera. Ad esempio, una compagnia
di viaggio non può semplicemente estendere agli stampati (classe 16) la protezione di un
marchio registrato solo per l’«organizzazione di viaggi» (classe 39), anche se i viaggi sono
pubblicizzati per mezzo di cataloghi. Dunque una similarità tra «organizzazione di viaggi» e
«stampati» andrebbe negata136. Non c’è similarità neppure tra singoli prodotti delle classi da
1 a 34 e il servizio «vendita al dettaglio» della classe 35, che secondo la classificazione di
Nizza è «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro
trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente», ossia un
tipo particolare di promozione dei prodotti137.
6.2 Identità dei segni
Sussiste un’identità di segni ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b quando i marchi
sono assolutamente identici. Il criterio dell’identità va interpretato in maniera restrittiva.
6.3 Similitudine dei segni
I segni sono paragonati sulla base del registro138. Secondo la prassi del Tribunale federale la
questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base
dell’impressione d’insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti rispettivamente
servizi in questione139. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i
segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si
134 TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus. 135 TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.). 136 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.
137 Cfr. anche Parte 2, n. 4.12, pag. 69; CRPI, sic! 2007, 39, consid. 4 segg. – Sud Express /
Expressfashion. 138 TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 con rinvii – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 139 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss
Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.
Parte 6 – Procedura di opposizione
225
contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente140. È
pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere
impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio141.
L’aggiunta di elementi supplementari all’elemento distintivo principale di un marchio esistente
è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera
essenziale l’impressione d’insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una
corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali142. Anche l’aggiunta di un
altro segno distintivo al marchio è insufficiente nel detto modo143. Questo modo di procedere
genera associazioni sbagliate e dunque un rischio di confusione in senso lato. Un nuovo
marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza
modifiche e completandolo con l’aggiunta del proprio segno distintivo144. Quando un marchio
anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva e percepito come un elemento
indipendente nell’impressione d’insieme è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei
segni può essere negata solamente se il segno/l’elemento ripreso è integrato nel nuovo
marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento
indipendente in seno al segno più recente145.
6.3.1 Marchi verbali
L’impressione d’insieme di un marchio verbale è determinata dall’effetto uditivo, dall’effetto
visivo e dal senso146. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia
ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali147. L’effetto uditivo è influenzato dal
numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali. Sono indizi di una similitudine
dei segni una sequenza vocale identica148 nonché l’esistenza di una rima tra i segni a
confronto149. L’effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e
dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate150. Poiché l’inizio e la fine di una parola
rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell’effetto uditivo e di
quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane151.
140 TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.). 141 DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS. 142 TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.). 143 TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM. 144 CRPI, sic! 2006, 859 – Pfleger / CP Caren Pfleger. 145 TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). 146 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG. 147 TF, sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF B-
4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.).
148 TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA. 149 TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 –
OMEGA / OU MI JIA (fig.). 150 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch
AG.
151 TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.
Parte 6 – Procedura di opposizione
226
Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente
quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l’impressione d’insieme di un
marchio verbale152. Oltre all’effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le
associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono
alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un
marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell’altro marchio vi sono minori
probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili153. In tale contesto
va osservato che è sufficiente che esista un rischio di confusione in una delle quattro lingue
ufficiali o, a contrario, che il senso dei marchi in conflitto sia direttamente riconoscibile in tutte
le regioni linguistiche della Svizzera per controbilanciare una similitudine dei segni154.
Nell’ambito dei marchi verbali è infine importante la lunghezza. Le parole brevi sono
percepite più facilmente dal punto di vista acustico e ottico e sono quindi più facilmente
assimilabili. Ciò riduce il rischio che il pubblico non ne colga le differenze. È dunque raro che
i segni corti siano confusi a causa dell’ascolto o della lettura non corretti155.
6.3.2 Marchi figurativi
In caso di contrapposizione di due marchi figurativi è necessario esaminare il rischio di
confusione a livello della rappresentazione grafica e del senso156. La difficoltà principale
risiede nel distinguere la similitudine inammissibile dalla semplice corrispondenza del motivo.
Una corrispondenza del motivo astratto è ammessa nella misura in cui il marchio impugnato
è costituito da una rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non è una semplice
variazione o elaborazione del marchio opponente157. Anche in questo contesto sono rilevanti
l’impressione d’insieme e gli elementi che vi si imprimono158.
6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati
Per quanto riguarda i marchi che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare
caso per caso se ad essere dominante o determinante è l’elemento verbale o quello
figurativo. Anche per i marchi verbali/figurativi combinati, in ultima analisi è decisiva
l’impressione d’insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l’elemento verbale né
quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti159. Ad essere
152 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger. 153 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana. 154 TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 con rinvii – CARPE DIEM / carpe noctem. 155 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW
Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.
156 TAF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.). 157 TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /
MARCUARD HERITAGE (fig.). 158 TAF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss
Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).
159 TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
227
determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi160. Se un
marchio contiene elementi dotati di carattere distintivo sia verbali sia figurativi, entrambi
possono influire sulla memorabilità161.Qualora, tuttavia, l’elemento figurativo rivesta
semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata162.
6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)
In linea di massima i principi generali si applicano anche ai conflitti in materia di marchi
tridimensionali. Bisogna tuttavia tenere conto delle particolarità di questo tipo di marchio. Il
campo di protezione è tanto più ridotto quanto la forma è determinata dalla funzione tecnica
o dallo scopo del prodotto e non si distingue chiaramente da altre forme correnti o usuali163.
Se il marchio tridimensionale è composto da più elementi è necessario procedere ad un
esame del valore di ciascuno degli elementi volto a verificare quali di essi sono ammessi alla
protezione e influiscono in modo determinante sull’impressione d’insieme164. Una
corrispondenza degli elementi di forma non ammessi alla protezione, in linea di principio, non
causa una similitudine dei marchi165.
Può esistere anche una similitudine tra un marchio figurativo e un marchio tridimensionale.
Di norma, tuttavia, la differenza della rappresentazione dimensionale condurrà a un effetto
visivo diverso. La protezione dei marchi figurativi trova il suo limite laddove viene ripreso
unicamente il motivo astratto del marchio figurativo, ma in forma divergente166. Non sussiste
alcun rischio di confusione qualora il marchio tridimensionale venga riconosciuto quale
rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non come semplice variazione o
elaborazione del marchio figurativo. La mera possibilità di un’associazione mentale in virtù
della corrispondenza di senso non basta.
Una conseguenza di questo principio è che la similitudine di un marchio figurativo e di un
marchio tridimensionale sussiste solo quando quest’ultimo costituisce una replica
tridimensionale esatta del marchio figurativo167. Ciò presuppone che il marchio figurativo sia
rappresentato in modo tale da poter essere memorizzato come rappresentazione
tridimensionale168.
160 TAF B-7367/2010, consid. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 161 TAF B-3162/2010, consid. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.).
162 TAF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7367/2010, consid. 6.7 –
HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER. 163 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 164 CRPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (marchio tridimensionale) / Käserosette (fig.). 165 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.3.4 e 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.). 166 IPI, sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale). 167 IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – Pincettes de Poisson (marchio tridimensionale). 168 Negato nella decisione di opposizione del 13 maggio 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – “Pincettes de
Poisson” (marchio tridimensionale).
Parte 6 – Procedura di opposizione
228
6.4 Rischio di confusione
6.4.1 Rischio di confusione diretto
L’esame del rischio di confusione si fonda sull’iscrizione nel registro e non sulle modalità
(correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato169. Il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 3
capoverso 1 lettera c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del
marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è il pericolo che le
cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei
marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attributi al titolare del marchio
sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di
associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il
consumatore medio confonda il marchio170.
6.4.2 Rischio di confusione indiretto
La giurisprudenza ammette altresì un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico sia in
grado di distinguere i marchi ma suppone associazioni sbagliate a causa della loro
similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti
diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente171.
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi
L’esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto
astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il
parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell’ambito della
similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall’altro
dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione172.
Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il
rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché
tale rischio sia escluso173 e viceversa. In questo contesto si parla di interazione174. Qualora
169 TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 e 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 –
TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
170 DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat. 171 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch
AG; DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-6099/2013, consid. 2.3 – CARPE
DIEM / carpe noctem.
172 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF
122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel
inside (fig.) / GALDAT INSIDE.
173 DTF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan. 174 TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA.
Parte 6 – Procedura di opposizione
229
già dall’esame risulti che i prodotti o i servizi non sono simili, nella procedura di opposizione il
rischio di confusione è escluso. In tal caso la similitudine dei segni non va più verificata175.
6.6 Grado di attenzione
È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con
quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La
giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è
caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto
rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o
meno ristretta di professionisti176. La formulazione delle liste di prodotti e servizi non
consente in genere un posizionamento univoco; in questi casi si presuppone dunque un
grado di attenzione medio177.
Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente acquistati con
un maggiore grado di attenzione178. Lo stesso vale per servizi delle classi 35 (servizi di
gestione aziendale, amministrativi e pubblicitari) e 36 (servizi bancari, finanziari, di
transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi), poiché in questi settori i destinatari
valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma
preceduta da un esame approfondito di svariati criteri179. La situazione è analoga per servizi
delle classi 42 (servizi scientifici e industriali) e 44 (servizi medici e servizi di informazione
medica), che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto
economico più stretto180. Di servizi d’intrattenimento e di formazione (classe 41) si fruisce per
contro con una certa regolarità, che comporta un grado di attenzione normale181. Prodotti
della classe 14 (orologi e gioielli) possono essere acquistati con grande cura se si tratta di
articoli di lusso, oppure quasi come articoli di uso quotidiano se si tratta di bigiotteria, per cui
si presuppone un grado di attenzione medio182. Si stima un grado d’attenzione medio anche
per l’acquisto di bevande alcoliche (classe 33): pur essendo acquistati da un numero ridotto
di conoscitori, anche con un maggiore grado di attenzione, per questi prodotti generici di uso
quotidiano si presuppone una vasta cerchia commerciale con un grado di attenzione
normale183. Lo stesso vale per i prodotti della classe 34: in quanto prodotti voluttuari le
sigarette, il tabacco e gli articoli per fumatori si rivolgono a un ampio pubblico, dal quale non
ci si può attendere un grado d’attenzione particolare per quanto riguarda l’esame delle
175 TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.). 176 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; DTF 122 III 382, consid. 3a –
Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.). 177 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 178 TAF B-1760/2012, consid. 4.2 con rinvii – ZURCAL / ZORCALA. 179 TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 e 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).
180 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 181 TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 182 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.). 183 TAF B-531/2013, consid. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
230
differenze tra i marchi184. A differenza dei beni di massa di uso quotidiano, i prodotti della
classe 25 (abbigliamento) tendono a essere acquistati con un grado d’attenzione lievemente
maggiore poiché di regola vengono provati prima di essere comprati185. Sono considerati
prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso
derrate alimentari delle classi 39 e 30186, bevande della classe 32187 e saponi e cosmetici
della classe 3188.
6.7 Forza distintiva
Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L’ambito di
similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una
divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente189. Sono considerati deboli,
segnatamente, i marchi i cui elementi essenziali sono banali oppure presentano una stretta
somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente190. Il solo fatto che un segno è
dotato di significato non consente di concludere automaticamente che si tratta di un segno
debole; la forza di un (elemento del) segno è compromessa solo se il significato è descrittivo
in relazione con i prodotti e servizi rivendicati191.
Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di
dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del
commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di
dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si
estende all’elemento appartenente al dominio pubblico192,193. Questo vale, in linea di
principio, anche per i marchi forti194. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di
confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere
soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo
complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell’uso o all’intensità
184 TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS. 185 TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA. 186 TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.). 187 DTF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella. 188 TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.) con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 –
Kamillosan / Kamillan. 189 In merito si veda anche la prassi comune del Programma di convergenza dell’EUIPO concernente
l’impatto sul rischio di confusione di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo
debole (CP5) che corrisponde, per quanto al risultato, allla prassi dell’Istituto e i cui criteri possono
essere applicati. Altre informazioni sono reperibili sul sito https://www.tmdn.org/network/converging-
practices.
190 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic!
2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner. 191 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.). 192 TAF B-8242/2010, consid. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.). 193 Cfr. nota 189. 194 CRPI, sic! 2007, 537, consid. 11 e 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.)
/ (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
231
dell’attività pubblicitaria e l’elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione
estesa del marchio195. All’occorrenza possono essere prese in considerazione altre
circostanze quali l’uso dell’elemento di dominio pubblico quale marchio di serie196.
Con l’opposizione possono essere fatti valere soltanto motivi relativi d’esclusione di cui
all’articolo 3 capoverso 1 LPM. Ciò non esclude, tuttavia, nel quadro dell’esame del rischio di
confusione, di verificare il contenuto distintivo e pertanto il campo di protezione di un
marchio. Senza un accertamento del campo di protezione del marchio anteriore il rischio di
confusione non può essere valutato neppure nella procedura di opposizione197. La
registrazione di un marchio non dice nulla sulla sua forza distintiva in quanto, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame dei motivi assoluti d’esclusione ai sensi
dell’articolo 2 lettera a LPM, vanno registrati i casi limite198.
L’ammissione di una forza distintiva accresciuta o ridotta rappresenta un apprezzamento
giuridico e di conseguenza deve essere esaminata d’ufficio. Occorre distinguere se debba
essere constatata una forza distintiva ridotta o accresciuta. Siccome anche i cosiddetti
marchi «deboli» sono (devono essere) registrati, nell’ambito dell’opposizione l’Istituto deve
poter valutare e constatare l’eventuale forza distintiva ridotta del marchio opponente. A tale
scopo l’Istituto esegue ricerche nei dizionari, nei lessici generici e su Internet. Alle parti viene
accordato il diritto di audizione giusta l’articolo 29 PA circa le ricerche che non dimostrano un
fatto evidente o che le parti non devono mettere in conto (p.es. ricerche in lessici
specializzati, ricerche su Internet).
I marchi conosciuti199 beneficiano di una forza distintiva accresciuta200. Nella procedura di
opposizione la valutazione di una forza distintiva accresciuta può essere ammessa d’ufficio
soltanto in maniera limitata. Spesso l’opponente afferma che il marchio opponente è
conosciuto e dunque ha una forza distintiva accresciuta senza presentare all’Istituto i
documenti necessari. Se l’Istituto non dispone di riferimenti che indichino che si tratta
effettivamente di un marchio conosciuto non basta semplicemente invocare la presunta
notorietà201: un’eccezione è possibile unicamente per i marchi notoriamente conosciuti (quali
p.es. il marchio «Coca-Cola» per le bibite). Se l’opponente non è in grado di dimostrare in
maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della
carenza di prove e l’Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio.
195 TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; TAF B-3757/2011,
consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.). 196 DTF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.). 197 DTF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 e 6 – Lifetex /
LIFETEA.
198 DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d‘orologio (marchio tridimensionale); cfr. Parte 5, n. 3.7
pag. 101. 199 L’espressione «imposto nel commercio» utilizzata dal Tribunale federale è problematica in quanto
può essere confusa con l’espressione «marchio imposto» ai sensi dell’art. 2 lett. a LPM.
200 TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.). 201 TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
232
La forza distintiva del cosiddetto «marchio imposto» si esamina analogamente a quella dei
segni dal carattere originario distintivo. Il fatto che un marchio sia registrato come «marchio
imposto» non fornisce indicazioni sul campo di protezione202. Di per sé l’imposizione nel
commercio significa semplicemente che un marchio viene percepito come indicazione di
provenienza aziendale in virtù del suo uso. Ciò non giustifica tuttavia un campo di protezione
esteso203.
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione)
Se l’opposizione è fondata, è accolta parzialmente o totalmente e la registrazione è
parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l’opposizione è respinta (art. 33 LPM).
8. Notificazione della decisione
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero
Se è impugnato un marchio svizzero, la decisione è notificata al titolare o al rappresentante
in Svizzera oppure eventualmente al designato recapito in Svizzera (la data della
notificazione corrisponde alla data che figura sulla ricevuta dell’invio per raccomandata).
Se la decisione non può essere notificata, è pubblicata nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b
PA). In questo caso la data di notificazione coincide con la data di pubblicazione.
8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali
Se è impugnata una registrazione internazionale, il resistente ha sede o domicilio all’estero e
deve designare un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o
recapito in Svizzera (art. 42 LPM).
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi
assoluti d’esclusione
Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della
protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito o
un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Nel suddetto rifiuto provvisorio vengono
fatti valere solo i motivi relativi d’esclusione. Se non viene designato un recapito
rispettivamente un rappresentante entro i termini, il resistente è escluso dalla procedura (art.
21 cpv. 2 OPM). Il resistente può tuttavia designare ulteriormente un recapito in Svizzera
(art. 11b cpv. 1 PA).
Se il resistente non designa un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o
recapito in Svizzera, la decisione gli è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale
202 TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.). 203 CRPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
Parte 6 – Procedura di opposizione
233
(art. 36 lett. a e b PA)204. Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, in funzione della
decisione sull’opposizione viene trasmessa all’OMPI una «déclaration d’octroi de la
protection», una «déclaration de refus total» o una «déclaration d’octroi partiel de la
protection».
8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi
assoluti d’esclusione
Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene emesso un rifiuto provvisorio della
protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito
rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. In questo rifiuto
provvisorio vengono fatti valere i motivi relativi e assoluti d’esclusione.
In linea di principio sono trattati prima i motivi assoluti d’esclusione e la procedura di
opposizione è formalmente sospesa.
A fini di semplificazione, di seguito è illustrato solo il caso più frequente in cui i motivi relativi
e assoluti di esclusione concernono gli stessi prodotti e servizi della registrazione
internazionale impugnata.
8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante
Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito
rispettivamente un rappresentante è osservato, e il marchio, finalmente, può essere
ammesso per intero o parzialmente in relazione a motivi assoluti d’esclusione (cfr. Parte 4, n.
3.2, pag. 98 segg.), tale decisione è trasmessa al recapito rispettivamente al rappresentante
e la procedura d’opposizione è proseguita.
Se i motivi assoluti d’esclusione sono mantenuti completamente o parzialmente, tale
decisione è notificata al recapito rispettivamente al rappresentante (rinviando alla possibilità
di ricorso in virtù dell’art. 33 lett. e LTAF). Se non è presentato ricorso entro il termine, la
procedura di opposizione è stralciata poiché priva di oggetto oppure proseguita per i prodotti
e servizi non rifiutati. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione
dell’esito della procedura di ricorso.
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un
rappresentante entro i termini
Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito
rispettivamente un rappresentante non è osservato, è emesso un rifiuto definitivo per motivi
assoluti d’esclusione (cfr. Parte 4, n. 4.3, pag. 26)205. Se tale decisione non è impugnata e se
non è presentata una domanda di proseguimento della procedura, la procedura di
opposizione (dopo circa sette mesi) è stralciata poiché priva di oggetto. In caso contrario, la
204 CRPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève. 205 Segnatamente in virtù dell’art. 42 LPM, degli artt. 16 e 17 OPM - con rinvio alla possibilità di ricorso
e proseguimento della procedura ai sensi degli artt. 33 lett. e LTAF e 41 LPM.
Parte 6 – Procedura di opposizione
234
procedura di opposizione è ripresa in funzione dell’esito della procedura di ricorso o del
proseguimento della procedura. La decisione di stralcio è notificata all’opponente tramite
pubblicazione nel Foglio federale.
9. Casistica
Tutte le decisioni materiali emesse dal 1° luglio 2008 sono consultabili nell’Assistenza
all’esame dell’Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).
235
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
1. Introduzione
Per mezzo della procedura di cancellazione per mancato uso ai sensi dell'articolo 35a LPM,
chiunque ha la possibilità di richiedere la cancellazione di una registrazione per mancato uso
del marchio in conformità con l'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per
il mancato uso.
2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva
Chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso
(art. 35a cpv. 1 LPM; per ulteriori dettagli sulla legittimazione attiva cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.3,
pag. 22). La domanda di cancellazione può riguardare sia una registrazione svizzera sia una
registrazione internazionale protetta in Svizzera e può essere presentata, al più presto
cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque
anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM) (cfr. anche
n. 2.4, pag. 236).
2.1 Domanda di cancellazione
La domanda di cancellazione deve essere presentata per iscritto in due esemplari e deve
essere firmata. Può essere inoltrata per e-mail all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch.
La domanda di cancellazione deve contenere (art. 24a lett. a–e OPM):
a) il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del richiedente;
b) il numero della registrazione del marchio di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la
ragione commerciale del titolare del marchio;
c) una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;
d) una motivazione della domanda di cancellazione che renda in particolare verosimile il
mancato uso;
e) i rispettivi mezzi di prova.
Una domanda di cancellazione per mancato uso può anche essere presentata in parallelo a
una procedura di opposizione (cfr. Parte 1, n. 6.1, pag. 40). Una domanda di cancellazione
presentata dal resistente soggiace agli stessi criteri di ricevibilità previsti per una domanda di
cancellazione presentata da terzi. Di conseguenza, il richiedente che è al contempo
resistente nella procedura di opposizione è segnatamente tenuto a pagare la tassa di
cancellazione e a rendere verosimile il mancato uso; non può limitarsi a invocare il mancato
uso del marchio.
Qualora sia presentata una domanda di cancellazione in parallelo a una procedura di
opposizione, giusta l'articolo 23 capoverso 4 OPM l'Istituto può sospendere la procedura di
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
236
opposizione e decidere dapprima in merito alla domanda di cancellazione per mancato uso
(Parte 6, n. 4.2, pag. 210). Nel caso di una cancellazione totale della registrazione oggetto
della domanda di cancellazione, in linea di principio la procedura di opposizione diviene
irricevibile poiché non si fonda più su un marchio anteriore1. Per contro, se la domanda di
cancellazione è accolta solo parzialmente, l'Istituto tratta l'opposizione sulla base del marchio
parzialmente cancellato.
2.2 Conclusioni
Dalle conclusioni deve emergere che viene chiesta la cancellazione per mancato uso di un
determinato marchio in una determinata misura (cfr. art. 24a lett. c OPM). Qualora la
domanda di cancellazione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il
marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati
singolarmente. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione della domanda di
cancellazione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo l'avvio della procedura.
In caso di ambiguità delle conclusioni, al richiedente viene assegnato un breve termine
supplementare entro cui precisarle (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31).
Nell'eventualità di una scadenza inutilizzata del termine non si entra nel merito della
domanda.
2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova
La domanda di cancellazione deve essere motivata, in particolare rendendo verosimile il
mancato uso ai sensi degli articoli 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM). Pertanto la domanda
deve essere corredata dai mezzi di prova a sostegno della verosimiglianza del mancato uso
(art. 24a lett. e OPM) (cfr. anche n. 4.1, pag. 239).
Qualora non siano presentate motivazioni o non siano prodotti mezzi di prova appropriati, al
richiedente viene assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (in merito ai termini
cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Se il difetto non è eliminato entro il termine supplementare, non
si entra nel merito della domanda.
2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione
La domanda di cancellazione può essere presentata al più presto cinque anni dopo la
scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della
procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM).
Per i marchi svizzeri, le informazioni pubblicate in Swissreg permettono di determinare a
partire da quale data è possibile presentare una domanda di cancellazione per mancato uso
(a questo riguardo cfr. Parte 6, n. 4.3, pag. 211).
Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o
meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50a OPM). Se non è stato emesso alcun rifiuto
1 Cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 202.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
237
provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine a
disposizione dell'Istituto per la notifica del rifiuto provvisorio di protezione (art. 5.2) PM)2 o
con la notifica della dichiarazione di concessione della protezione (regola 18ter 1) ResC)3. Se
è stato emesso un rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere nel momento
in cui la procedura concernente la protezione in Svizzera è chiusa con decisione passata in
giudicato.
Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM l'Istituto non entra nel merito di una domanda di
cancellazione presentata prima della scadenza di tali termini.
2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso
La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'Istituto. Si tratta di un importo
forfettario che non è calcolato in funzione del lavoro svolto nella singola procedura. La tassa
ammonta a 800.– franchi 4.
Se la tassa non è pagata entro il termine fissato (in merito alle condizioni di pagamento e
all'osservanza dei termini di pagamento cfr. Parte 1, n. 11.3 segg., pag. 50), la domanda di
cancellazione è considerata non presentata e non si procede all'entrata in materia (art. 35a
cpv. 3 LPM).
2.6 Seguito della procedura fino alla decisione
Se una domanda di cancellazione è palesemente irricevibile non vi è scambio di allegati
(art. 24c OPM). In tal caso l'Istituto emette una decisione d'irricevibilità senza audizione
preliminare delle parti.
Una domanda di cancellazione che non è palesemente irricevibile, viene trasmessa al
titolare del marchio perché possa inoltrare una risposta (art. 24c cpv. 1 OPM; in merito allo
scambio di allegati cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1, pag. 37 segg.).
2 L’obbligo di emettere una dichiarazione di concessione della protezione secondo la Regola 18ter 1)
ResC è in vigore solo dal 1° gennaio 2011.
3 Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», reperibile alla
pagina
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_es
plicativo_IT.pdf): il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto
di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione
(per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la
procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della
protezione, il termine inizia a decorre alla scadenza del termine per l’emissione di un rifiuto della
protezione che è di 12 mesi se è applicato l’AM o di 18 mesi se è applicato il PM. Se è stata emessa
una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame
accelerato, il termine decorre dall’emissione della concessione.
4 Cfr. allegato OTa-IPI.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
238
3. Osservazioni generali in merito alla procedura
3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova
Secondo l'articolo 35b LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del
marchio. Se ciò avviene, il titolare del marchio deve rendere verosimili l'uso del suo marchio
o gravi motivi per il suo mancato uso (in merito al concetto di verosimiglianza cfr. Parte 1, n.
5.4.4.2, pag. 30). Sulle parti incombono l'onere della prova nelle fattispecie in questione e la
produzione dei rispettivi mezzi di prova5.
3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio
Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio possono essere riunite in
un'unica procedura (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non
influisce tuttavia sul numero e sull'entità delle tasse dovute per la cancellazione.
Se lo stesso marchio è già oggetto di una domanda di cancellazione, l'Istituto può
sospendere altre domande di cancellazione (art. 24d OPM in combinato disposto con l'art. 23
cpv. 2 OPM). Per motivi di efficienza, l'Istituto può decidere in merito a una delle domande di
cancellazione e sospendere il trattamento delle altre domande.
4. Motivi di cancellazione
Giusta l'articolo 35a capoverso 1 LPM un marchio può essere cancellato per mancato uso ai
sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per il mancato uso
(art. 12 cpv. 1 LPM). Questa disposizione interessa qualsiasi marchio utilizzato in modo non
conforme alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM.
Nella sua domanda, il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio
impugnato (art. 24a lett. d OPM; cfr. n. 4.1, pag. 239).
Per reagire alla domanda di cancellazione, la controparte ha diverse possibilità: può
contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio (cfr. n. 4.1, pag. 239) e/o
rendere verosimile l'uso del marchio impugnato (cfr. n. 4.2, pag. 239). Ha inoltre la possibilità
di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. n. 4.3, pag. 239).
Se la controparte si limita a contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio
invocata dal richiedente, l'Istituto non ordina un secondo scambio di allegati.
La valutazione dell'uso del marchio nell'ambito della procedura di cancellazione avviene in
due fasi: l'Istituto verifica dapprima se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del
marchio. Questo esame è effettuato d'ufficio, anche qualora la controparte non contesti
formalmente la verosimiglianza del mancato uso.
5 In merito ai mezzi di prova cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 29.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
239
Se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del marchio, in una seconda fase l'Istituto
verifica se la controparte ha reso verosimile l'uso del marchio secondo le condizioni di cui
all'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso.
4.1 Verosimiglianza del mancato uso
Secondo l'articolo 35b capoverso 1 lettera a LPM il richiedente deve rendere verosimile il
mancato uso del marchio. Questa condizione corrisponde all'articolo 12 capoverso 3 LPM,
ma dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. L'Istituto, pertanto, prende in
considerazione in particolare il genere di prodotti e/o servizi per i quali è contestato l'uso del
marchio. Prende altresì in considerazione la persona del depositante.
Il richiedente deve presentare mezzi di prova appropriati (p.es. ricerche sull'uso del marchio,
conferma di terzi). Nella maggior parte dei casi la prova diretta del mancato uso sotto forma
di fatto negativo non è fornibile. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del
mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. Di norma, in tali
circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non è riconosciuta sulla base di un singolo
mezzo di prova.
In quest'ottica la controparte può contestare le asserzioni e i mezzi di prova del richiedente.
Inoltre può produrre mezzi di prova atti a mettere in serio dubbio la verosimiglianza del
mancato uso invocato dal richiedente.
Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di
cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a
rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi
per il mancato uso.
4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio
La controparte può altresì produrre la prova della verosimiglianza dell'uso del suo marchio
conformemente alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM. A tale scopo deve presentare tutti i
mezzi di prova appropriati.
Nell'ambito della procedura di cancellazione giusta l'articolo 35a LPM, la valutazione della
verosimiglianza dell'uso soggiace agli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione,
in cui l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente qualora sia fatta
valere l'eccezione del mancato uso. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni di cui
sopra (cfr. Parte 6, n. 5.4, pag. 214 segg.).
4.3 Mancato uso per gravi motivi
Se il marchio non è utilizzato, la controparte può invocare l'esistenza di gravi motivi che
giustifichino il mancato uso. Sono considerate gravi motivi le circostanze che non dipendono
dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all’uso del marchio, quali ad esempio
restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti per i quali il
marchio è protetto. In quest'ambito vanno osservate le considerazioni sulla procedura di
opposizione di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.5, pag. 220).
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
240
5. Conclusione della procedura
5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale
Se le condizioni per un'entrata in materia non sono soddisfatte6, l'Istituto dichiara irricevibile
la domanda di cancellazione e non emette alcuna decisione materiale.
La procedura di cancellazione può essere conclusa senza decisione materiale anche in caso
di ritiro, transazione e domande divenute prive di oggetto (cfr. Parte 1, n. 7.2, pag. 42 seg.).
5.2 Decisione materiale
Se la domanda è ricevibile (cfr. n. 2, pag. 235 segg.), l'Istituto conclude la procedura
emettendo una decisione materiale7. A seconda dell'esito della procedura la domanda viene
respinta oppure accolta interamente o parzialmente (art. 35b cpv. 1 e 2 LPM). Al contempo
l'Istituto statuisce se e in quale misura le spese (tassa e indennità di parte) della parte
vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cpv. 3 LPM)8.
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione
L'Istituto respinge la domanda di cancellazione nei casi seguenti:
a) il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a
LPM; cfr. n. 4.1, pag. 239);
b) la controparte e titolare del marchio impugnato rende verosimili l'uso del marchio o
gravi motivi per il suo mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. b LPM; cfr. n. 4.2 e n. 4.3,
pag. 239).
5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione
Se la domanda è giustificata, viene accolta dall'Istituto. Dopo la crescita in giudicato9 della
decisione di cancellazione l'Istituto cancella interamente o parzialmente la registrazione
concernente (art. 35 lett. e LPM). L'entità della cancellazione dipende dalle conclusioni della
domanda (cfr. n. 2.2, pag. 236).
5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione
Se il richiedente rende verosimile il mancato uso solo per una parte dei prodotti e/o servizi o i
gravi motivi resi verosimili per il mancato uso riguardano solo una parte dei prodotti e/o
servizi, l'Istituto accoglie la domanda solo per una parte (art. 35b cpv. 2 LPM) e la
registrazione viene cancellata parzialmente (art. 35 lett. e LPM). In questo contesto si pone
la questione delle ripercussioni dell'uso parziale del marchio sulla designazione dei prodotti
6 Cfr. n. 2, pag. 234 segg. 7 In merito al contenuto della decisione cfr. Parte 1, n. 7.1, pag. 40 segg. 8 Cfr. Parte 1, n. 7.3, pag. 42 segg. 9 Cfr. Parte 1, n. 9, pag. 47 segg.
Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso
241
e/o servizi iscritti nel registro, in particolare qualora siano registrati in relazione a un termine
generale.
Nella procedura di cancellazione l'Istituto applica l’approccio adottato nella procedura di
opposizione, ossia la cosiddetta soluzione minima estesa10. L’uso parziale ha un effetto
perpetuante la tutela per i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono
sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità. In caso di uso parziale del
marchio o qualora il mancato uso per gravi motivi riguardi solo una parte dei prodotti o
servizi, la domanda di cancellazione è accolta unicamente per il resto dei prodotti o servizi.
Inoltre, se un marchio è registrato per un termine generale, la registrazione è mantenuta
esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali è reso verosimile l’uso secondo i criteri della
soluzione minima estesa. Per gli altri prodotti o servizi la registrazione è cancellata (art. 35
lett. e LPM in combinato disposto con l’art. 35b cpv. 2 LPM). In altre parole il termine
generale registrato è sostituito con una riformulazione della lista dei prodotti e servizi.
5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni
internazionali
Dopo la crescita in giudicato della decisione dell'Istituto che ordina la cancellazione totale o
parziale, per le registrazioni internazionali viene inoltrata una notificazione ai sensi della
regola 18ter 4) ResC all'OMPI.
6. Casistica
Le decisioni di principio formali e tutte le decisioni materiali sono reperibili sulla piattaforma di
assistenza all'esame dell'Istituto (https://ph.ige.ch/ph/).
10 Cfr. Parte 6, n. 5.4.5.2, pag. 215.
242
Allegato
ISO 8859-15 (caratteri stampabili)
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1
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