PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION
DE LA LOI UNIFORME BENELUX
SUR LES MARQUES (*)
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir d'adapter leur législation sur les marques à la première directive (CEE) du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, J.O.C.E. L40) et de compléter leur législation par des dispositions relatives aux marques communautaires, aux enregistrements internationaux effectués en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, à la lutte contre la contrefaçon de produits protégés par des marques et au pouvoir du Bureau Benelux des Marques de procéder à l'examen quant au fond des marques déposées,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE I
La loi uniforme Benelux sur les marques est modifiée comme suit :
A
Le second alinéa de l'article 2 est abrogé.
B
Article 3
1. Sans préjudice des droits de priorité prévues par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d'un enregistrement auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international).
2. Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :
a. des marques identiques déposées pour des produits identiques ;
b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre les marques ;
c. des marques ressemblantes déposées pour des produits non similaires qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
C
L'article 4 est modifié comme suit :
1. Au début de cet article, les mots « Dans les limites de l'article 14 » sont remplacés par : Dans les limites des articles 6bis, 6ter et 14.
2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
3. Le dépôt d'une marque ressemblant à une marque collective déposée pour des produits similaires, à laquelle était attaché un droit qui s'est éteint au cours des trois années précédant le dépôt.
3. Dans le paragraphe 4, les mots « trois années » sont remplacés par « deux années » et les mots « article 5, sous 3 » par : article 5, deuxième alinéa, sous a.
D
L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
Article 5
1. Le droit à la marque s'éteint :
a. par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement du dépôt Benelux ;
b. par la radiation ou l'expiration de l'enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Arrangement de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d'origine.
2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l'article 14, sous C :
a. dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années ; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve de l'usage à charge du titulaire de la marque ;
b. dans la mesure où la marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit ;
c. dans la mesure où la marque, par suite de l'usage qui en est fait pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits.
3. Pour l'application du deuxième alinéa, sous a, on entend également par usage de la marque :
a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ;
b. l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l'exportation ;
c. l'usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.
E
L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
Article 6
A.
1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et arrêtent la date du dépôt. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer.
2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, l'autorité l'ayant reçu en avertir le déposant sans délai si par écrit en indiquant les conditions auxquelles il n'est pas satisfait et lui donne la possibilité d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement d'exécution.
3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.
4. L'administration nationale transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux des Marques, dès qu'elle constate que le dépôt satisfait aux conditions prescrites.
B. La recevabilité du dépôt d'une marque est soumise à l'accomplissement d'une des formalités suivantes, au choix du déposant :
a. la production d'un certificat du Bureau Benelux des Marques attestant qu'un examen d'antériorités a été effectué ou demandé dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux prescriptions établies par règlement d'exécution ;
b. l'introduction d'une demande d'examen au moment même du dépôt, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de recevoir celui-ci.
C. Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, la marque déposée est enregistrée pour les produits mentionnés par le déposant, à condition que celui-ci, après réception des résultats de l'examen d'antériorités visé sous B et dans un délai à fixer par règlement d'exécution, confirme sa volonté de maintenir le dépôt. Un certificat d'enregistrement est remis au titulaire de la marque.
D. La revendication de priorité basée sur l'article 4 de la Convention de Paris se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.
Sont insérés à la suite de l'article 6, deux nouveaux articles, libellés comme suit :
Article 6bis
1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que :
a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris ;
b. Le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter.
5. Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande d'ordonner l'enregistrement.
Article 6ter
Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, la Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.
G
L'article 7 est remplacé par le texte suivant :
A. Les dépôts internationaux s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement de Madrid et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid. La taxe prévue par l'article 8, sous (1) de l'Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l'article 8, sous 7 (a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid sont fixées par règlement d'exécution.
B. Les dépôts internationaux seront soumis d'office à l'examen d'antériorités.
H
L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
Article 8
1. Le Bureau Benelux enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée, L'article 6bis, alinéas 1 et 2, est applicable à ces dépôts.
2. Le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution. L'article 6bis, quatrième alinéa, est applicable.
3. L'article 6ter, est applicable, étant entendu que la Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du mandataire ou par l'adresse postale.
4. Le Bureau Benelux informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.
Les mots « le cas échéant », sont biffés à l'article 9, deuxième alinéa.
J
L'article 10 est modifié comme suit :
1. Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe à fixer par règlement d'exécution. Les renouvellements ont effet dès l'expiration de l'enregistrement.
2. Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Six mois avant l'expiration de l'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration.
3. La première phrase du sixième alinéa est remplacée par le texte suivant :
Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue du Bureau Benelux.
K
L'article 11 est modifié comme suit :
1. Au paragraphe A, second alinéa, sous 1, les mots « et les licences » sont biffés.
2. Le paragraphe B est remplacé par le texte suivant :
B. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié.
3. Le paragraphe C est complété comme suit : La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.
4. Le paragraphe D est remplacé par le texte suivant :
D. Afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d'intervenir dans une action visée à l'article 13, sous A, troisième et quatrième alinéas, intentée par le titulaire de la marque.
Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens précité qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire à cette fin.
L'article 13, sous A, est remplacé par le texte suivant :
A.
1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :
a. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ;
b. tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque ;
c. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice ;
d. tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque ou d'un signe ressemblant autrement que pour distinguer des produits, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.
2. Pour l'application du premier alinéa, on entend par usage d'une marque ou d'un signe ressemblant, notamment :
a. l'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b. l'offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins sous le signe ;
c. l'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
d. l'utilisation du signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
3. Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa premier, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de l'usage au sens de l'alinéa premier.
4. Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard ; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.
5. Le titulaire de la marque peut intenter l'action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l'article 11, sous D.
6. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage par un tiers dans la vie des affaires :
a. de son nom et de son adresse ;
b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ;
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
7. Le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu.
8. Le droit exclusif n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
M
Est inséré à la suite de l'article 13, un nouvel article libellé comme suit :
Article 13bis :
1. Le titulaire de la marque a la faculté de revendiquer la propriété des biens meubles qui ont porté atteinte à son droit ou des biens qui ont servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. Pareille revendication peut s'exercer à l'égard des sommes d'argent présumées avoir été recueillies à la suite de l'atteinte portée au droit de marque. La demande sera rejetée si l'atteinte n'a pas été portée de mauvaise foi.
2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables.
3. Le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d'une indemnité qu'il fixe.
4. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées au premier alinéa pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l'exercice lui a été concédé et à condition d'avoir obtenu l'autorisation du titulaire de la marque à cet effet.
5. A la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance des biens qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant.
N
L'article 14 est modifié comme suit :
1. Au paragraphe A, l'alinéa 1.b. est supprimé.
2. Au paragraphe B, sous 1, les mots « marque individuelle ressemblante » sont biffés et remplacés par : marque ressemblante.
3. Le paragraphe C est remplacé par le texte suivant :
C.
1. Tout intéressé peut invoquer l'extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l'article 5, deuxième alinéa. L'extinction du droit à la marque en vendu de la disposition prévue à l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l'expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n'est pas pris en considération lorsque les préparatifs peur le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu'une demande en déchéance pourrait être présentée.
2. Le titulaire du droit à la marque dont l'extinction ne peut plus être invoquée en vertu du premier alinéa ne peut invoquer la nullité d'un dépôt conformément à la disposition sous B, lorsque ce dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, sous a, ni s'opposer, en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a et b, à l'usage de la marque ainsi déposée.
O
1. Le titulaire d'un droit exclusif à une marque qui a toléré l'usage d'une marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité du dépôt postérieur sur la base de son droit antérieur en vertu de l'article 14, sous B, sous 1, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure en vertu de l'article 13, sous A, premier alinéa, sous a et b, pour les produits pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
2. La tolérance de l'usage d'une marque postérieure au sens du premier alinéa ne donne pas au titulaire de la marque postérieure le droit de s'opposer à l'usage de la marque antérieure.
P
Il est ajouté à la fin de l'article 15, sous A, une phrase libellée comme suit : La disposition de la phrase précédente relativement à la radiation de l'enregistrement de la marque s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.
Q
A l'article 19 est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors d'un dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits. Une telle marque n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.
R
A l'article 24, les mots « de l'article 6 » sont remplacés par : des articles 6, 6bis et 8.
S
A l'article 25, les mots « soit à l'une des trois administrations nationales, soit au Bureau Benelux », sont biffés et remplacés par : au Bureau Benelux.
T
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 26 sont abrogés.
U
A l'article 39, les mots « Les chapitres I, II et IV » sont remplacés par : Les chapitres I, II, IV, VI et VII.
V
A la suite du chapitre V, est ajouté un nouveau chapitre libellé comme suit :
Article 44
L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire.
Article 45
L'article 3, alinéa 2, et l'article 14, B, sous 1 s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au règlement sur la marque communautaire même s'il y en a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté.
Lorsque l'ancienneté d'un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s'est déjà éteint par la radiation volontaire ou l'expiration de l'enregistrement.
Le Bureau Benelux des Marques inscrit dans le registre Benelux les marques qui sont enregistrées conformément au règlement sur la marque communautaire.
Article 48
Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du règlement sur la marque communautaire.
W
A la suite du chapitre VI (nouveau) est ajouté un nouveau chapitre, libellé comme suit :
Chapitre VII.
Dispositions concernant les dépôts internationaux.
Dispositions concernant les dépôts internationaux.
Article 49
Les dispositions de la présente loi concernant les dépôts internationaux effectués en vertu de l'Arrangement de Madrid s'appliquent aux dépôts internationaux effectués en vertu du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid.
ARTICLE II
Pour l'appréciation du rang des dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole, l'article 3, alinéa 2, de la Loi uniforme Benelux sur les marques reste applicable, tel qu'il était libellé avant cette date.
ARTICLE III
Les dépôts effectués avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 4, sous 3 et 4, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date.
ARTICLE IV
Les dépôts effectués trois ans au moins avant l'entrée en vigueur du présent Protocole restent soumis à l'article 5, sous 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques, tel qu'il était libellé avant cette date.
ARTICLE V
Le titulaire d'une marque ne peut invoquer un usage, au sens de l'article 14, sous C, qui est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.
ARTICLE VI
En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit Traité.
ARTICLE VII
Le présent protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
ARTICLE VIII
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt du troisième instrument de ratification. L'article I, sous V, entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) sur la marque communautaire, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase. L'article I, sous W, entrera en vigueur à la date à laquelle le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid aura pris effet sur le territoire Benelux, si cette date est postérieure à celle visée dans la première phrase.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
* Protocole établi et signé par le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux le 2 décembre 1992. Ce texte entrera en vigueur après approbation parlementaire dans les 3 pays et dépôt des 3 instruments de ratification. Rappelons qu'en Belgique un projet de loi d'approbation doit être soumis au Conseil des Ministres, au Conseil d'Etat et enfin aux Chambres.